פטנט 208538

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

פטנט 208538 (השגה על החלטת בוחן בקשה לתיקון פירוט פטנט)

המבקשת/בעלת הפטנט: זה אסז דג אא דאז ט6אזא ץז

ע"י ב"כ: ד"ר שלמה כהן ושות'

1. בעלת הפטנט ביקשה לתקן את תביעות הפטנט שניתן לה ביוס 1.7.2014. בין בעלת הפטנט לבין הבוחן התעוררה מחלוקת ביחס לתיקון תביעה 23 לפטנט לגביה סירב הבוחן לביצוע התיקון. מכאן ההשגה שבפניי.

2 לשון תביעה 23, אשר מספרה לאחר התיקון 22, הינה כדלקמן (כמקובל התוספת לתביעה מסומנת באמצעות קו תחתון):

-02,3 0חז0וו]0ח1 מסווסיזסקסיזט [6611160סחיזסוזק 1511 זמסחזפתס6סז א" 5 מסווקוץ]510 10101 6וזז ]0 6יזסוח יזס 60% סוק 1011078ע0ז02,6-5 חח -0.2,6 15 חסוז0!ץ!510 10101 6וזז ]0 40% 10 5 וחסיז] חח הסוזוםוץ5101 -02,3 ]60 0010 510[16/ ₪ 05ו] 1511 זתסחזל תזס6סיד 16[ הזסיזסו[קר ;5100 ]0 0165 10 00610 510116 ]0 5ס6!סחז ]0 80 0 ]0 פחזזסז מו 5560סיזקאס] 1 ]מסחו ה 60סיז 0 זס ;[סת/|[סחד 15 10 |סת!סחד 10 ]0 |[חוסוסיוט ז10ו0]ץ]02,6-510 00 -02,3 שהו0ו!6ח מסחסזסקטזט [1160וס6חזסוזט 1 הסחםוץ]510 -62,3 15 הסווס!ץ5101 10101 6 ]0 6יזסה יזס 80% הזשזסועו

".1ז0.2,6-5701710110 15 הסוזם!ץ!510 10101 6וזז ]0 20% 10 5 הזסיזן

3 511 הינו הורמון הממריץ הבשלת וזקיקיס בשחלות. מטבע הדברים, הורמון זה מהווה רצף של חומצות אמיניות. סיאלילציה הינו תגובה שבה מעורבת חומצה סיאלית. בהקשר ה בעת ייצור ההורמון מתווספיס לחומצות האמינו סוכריס וחומצה סיאלית לאותו רצף. הסימונים

3 ו-02,6 מבטאים את כיוון החיבור של החומצה הסיאלית. עניינה של האמצאה ב-511ע

רקומביננטי (מהונדס גנטית) על גבי תאיס אנושייס שבו יחס מסויס של סיאלילציות 02,3 ו-

תביעה 22 כוללת שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה היא כי הטווח של סיאלילציה ₪02,6 הינו בין 5% ל-40%. האפשרות השנייה הינה כי טווח זה הינו בין 20% ל-5%.

הבוחן סבר, כעולה ממכתבו מיוס 8.8.2017, כי אין בפטנט סימוכין לטווח הרציף מ-5 עד 20% של ב0:0ז18ץ02,6-5181. ביתר פירוט, סבר הבוחן כי לא די בסימוכין שהביאה בעלת הפטנט מצוי בעמ' 8 לפטנט כדלקמן:

יזס 50% 6טסו! עסחז הסוזה6טחז 6וזז ]0 (חסווסיזסקטיוט 1/511יו זס) 511 ''ז סד" ,0 ,40 6!קחזםא6 יזס'1 .וז10110ע02,6-570 זט הסזום!ץ5101 [סזסו 6 ][ס 1655

".וז10170ע02,6-5707 26 עסחז הסזז0!ץ]510 [םזסו 6ו1ז ]0 1655 יזס 5% ,10 ,20

לאור האמור סבר הבוחן כי התיקון המבוקש אינו עומד בדרישות סעיף 66 לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967, הקובע כדלקמן:

"הדשס ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקך התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה ;..."

מקובלת עליי עמדת המבקשת כי אין הכרח כי בהכנסת תיקון לתביעה ישתמש בעל הפטנט באותן מליס בהן השתמש בתיאור. עניינו של התנאי הקבוע בסעיף זה הינו מהותי ולא סמנטי כעולה מהשימוש במלה "בעיקרם". מטרת התנאי הינה למנוע מצב שבו תשתנה האמצאה כך שמוצר או תהליך שלא היו כלוליס בה לפני התיקון, יכללו בה לאחר התיקון.

זאת ועוד, אין לאפשר לבעל הפטנט להוסיף לפירוט יסודות שלא היו כלוליס בו מלכתחילה.

על כן מקובל כי הבדיקה האס תיקון עומד בתנאי סעיף 66 לחוק תיעשה בהתאם למבחן ההפרה, דהיינו, האם לאחר התיקון דבר-מה שלא הפר את הפטנט, יהפוך כעת למפר (החלטה התנגדות לבקשת פטנט 101537 (בקשה לתיקון התנגדות לבקשה לרישום פטנט מס' 101537 (בקשה לתיקון פירוט ובקשה להגיש ראיות נוספות) 1₪6 .600 תג 166% נ' אוניפארס בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 30.4.2003) (להלן: "עניין מרק").

השאלה האם ניתן לבחור פריט או חלק מטווח מתוך קבוצה או טווח רחב שנתבעו בכללותס ולצמצס באמצעותו את תביעות הפטנט נדונה הן בעניין מרק והן בעניין התנגדות לבקשת

פטנט 122546 (בקשת תיקון פירוט) חברת טבע תעשיות פרמצבטיות ואח' נ' =ז/וממה

2. אשר לדין האנגלי, המבחן האס הוסף חומר חדש לבקשת פטנט או לפטנט הובא בספרס של

(פורסמה באתר רשות הפטנטים, 2.5.2016). בעניין מרק הוסיפה המבקשת לתביעות טווח של 11ק וזאת על בסיס ההדגמות שנעשו באותו טווח. באותו עניין לא נזכר בתביעות טווח 11ק כלל. בעניין 015 נבחר אנזיס אחד מתוך קבוצה של אנזימיס שנתבעו קודס לכן, כאשר האנזיס נזכר בפירוט והיה ידוע לבעל מקצוע בתחוס כנפוץ בגוף האדס. בשני מקריס סברו סגן הרשם והרשם, בהתאמה, כי תיקוניס שכאלה אינס מוסיפים לפירוט דבריס שלא נזכרו בו מלכתחילה ולפיכך עומדיס בתנאי וה שבחוק.

בעלת הפטנט הסתמכה גם על הפסיקות הבריטיות והאירופאיות בעניין וה הן בטענותיה בכתב והן באלה שהשמיעה בדיון בפניי.

6 בת10 ;זסהזטך (2018) .0 הו18 ,2316015 01 עוב.1 1116 חס [[6ייז ז' בפרק 15, חלק 4:

וזח 000060 ]0 1651 6ו]!ז 0ז ו[6ססוקקם '8וזווס) 6מד" עו )שד [2014] 5וח6חסקוחס 6 הסס1 ט חְחוססת 4 הז [.1 בקסוש עט 6 05) [. 10600. ע5 20560 6חס 6[קחזז5 6וז 15 הסוז5סווף 6וזז 0ח6 סז הז" :.40 ₪ 568 ).שת [1995] 1ח2016 6'5ח1 16%/\-מ050יזסו6ות מז (פסטו חשוזז 5 חו]166 יזג 01011 ט קזס) ז6610/\ חז 1.1 10600 05 הזוח ץש [6טסיזקקם) 1 סה אמזוט 1' :([4] 01 10 .6).ש.ת [2008] ,805 עו )קד [2007] םוז שו 01 מ1!סס! מסקוו ,ה[צוסטו הסח 5111160 זסו16]קר 15 סוד 0060 ]0 6 וע הסוזה6טחז 06 זווספם חחזועחם היזס6! 5661116010 60ה6חזם הזו קעסו!סק 16 '.הסז601ו]ו66ק5 60הח6ההסחו 6הז הזסיז] היזם6] 01 6011 ל 660 הז 60 הז א6 150 סק 0 0ח0001 ז5ח01ףם 6[ויד 6וזז 1 15 11]100ה106 פסע הסזהשט 6[צויז ה יזס] 5הספססיז 6 ]0 006 .[6] סו [5] שוסיזה חח חסווס6ו|!קקם 6וזז זט אסס] סז 16 6 1!גוסו[5 65חיזסק ותו ₪ פחזזיזסקקוו5 זס] 16מם!וטים 15 הזש טוח 51661 וז 0ו 05 מסז8וז[6ח60 6 ץ])ח6וו156ו 5‏ 00000 15 "וטו 601[וו5 ]1 .ץ)סקסחסחז 6160 וז השועו זסת 0+ ץ[סקסתסחז ]ה6ז1]]6 ₪ חוסוקס 1]1ו60 66)ח6וסק

(ההדגשה אינה במקור)".8)1]160צצן ע]!סחזףזיזס מסנזט6ווקקםט

במליס אחרות, המבחן המוצע בדין האנגלי הינו האס בעל המקצוע הממוצע ילמד לאחר התיקון דבר-מה חדש אודות האמצאה שאין הוא ידע לפני התיקון.

בהחלטה של 023 של משרד הפטנטים האירופי 0612/09 1 מיוס 11.4.2013 הסכימה הערכאה האירופית לקבל את הטווח 3 עד 10 מ"ג/ק"ג אף כי לא הוזכר כטווח בבקשה. הטוות שצוין בפירוט בקשת הפטנט היה 3 עד 12 מ"ג/ק"ג וכן צוינו המינוניס המועדפים 3, 4, 5, ..0, 11 ו-12 מ"ג/ק"ג. ההנמקה באותה החלטה הייתה כי אס ציינה בעלת הפטנט, 151סט60

.16 ,66116815 הודזה\, את הטווח הרחב יותר שבו כלול הטווח המצומצם וגם ציינה מינון ספציפי בתוך הטווח הרחב יותר, יכול אותו מינון ספציפי לשמש גס כנקודה הסופית של הטווח החדש והמצומצם.

בענייננו צוין בבקשה הטווח הרחב של 50% או פחות ת1800ץ02,6-5181. בהמשך צוינו הטווחיס הספציפייס הבאיס של 180100ץ02,6-5181 על דרך הדוגמא: 40%, 30%, 20%, 10% ו-5% או פחות. נראה כי גם הבוחן פירש את האמור בפירוט כטווחים ולא כנקודות בודדות.

במליס אחרות, המלים "1655 זס" (או פחות) בפסקה שצוטטה לעיל מתייחסיס לכל אחד מהמספרים שצוינו לפניהן ועל כן יוצריס טווחיס.

לפיכך הטווח המצומצס שנתבע כעת המצוי בטווח הרחב יותר אינו יוצר אמצאה שונה מן האמצאה שתוארה מלכתחילה, במובן גה שאין כעת הורמון מהונדס המצוי בתביעה המתוקנת שלא היה מצוי בתביעה בטרס התיקון.

גם אם נפעיל את המבחן שהובא בדין האנגלי, נראה כי בעל מקצוע בתחוס היה מבין מן האמור בפירוט כי כוונת בעלת הפטנט הינה כי כל נקודה בטווח שבין 50% לבין 0% הינה אפשרית ולפיכך אפשריים גם טווחי משנה הכלולים בטווח זה.

בשולי הדברים אציין כי סעיף 2.5.4 לנספח י"א להוראת העבודה הע-:יא/23.1 מתייחס לסימוכין הנדרשיס בעת צמצוס תביעה וביתר פירוט לבחירה מתוך אפשרויות שאינה נתמכת בפירוט, אשר מכונה שס "בחירה מאוחרת". סעיף זה שולב בהוראת העבודה כחודשיים לאחר החלטת הבוחן ועל כן לא התייחס אליו הבוחן והוא קובע כך:

"בחידה מאוחרת של שילוב רכיבים (קומבינציה) אשר לא היתה אינדיקציה לבחור אותה באופן סביר (כגון באמצעות הדגמה) לעומת יתר האפשדויות הנופלות בתחום שהוגדר בפירוט הבקשה כפי שהוגשה, תיחשב כבחידה שיש בה כדי להוסייף לבקשה תדומה טכנית או משמעות חדשה לעומת האמצאה אשר תואדה בפידוט הבקשה המקודי, שאז ההיקף המתוקן הנתבע לא יחשב נובע באופן סביר מתיאור האמצאה המקורי."

9. משאין מדובר בענייננו בשילוב רכיביס חדש שנבחר מתוך טווח אפשרויות אלא בבחירה של טווח מצומצס בתוך טווח רחב, אשר קצותיו צוינו במפורש, לא ניתן לראות בצמצוס שביצעה המבקשת כ"בחירה מאוחרת".

0. לאור האמור אני מקבלת את ההשגה.

1. כפי שצוין בדיון, תביעה 12 בנוסח המתוקן זּהה לאפשרות הראשונה שנתבעה בתביעה 22 המתוקנת. בעלת הפטנט תגיש את נוסח התביעות המתוקן באופן שלא תיווצר הכפילות האמורה וזאת תוך 30 ימים.

2. עס קבלת נוסח התביעות המתוקן יפורסם התיקון להתנגדויות הציבור בהתאם להוראות סעיף 66 לחוק.

ז'קלין ברכה סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושליס ביוס י"ג כסלו תשע"ט 1 נובמבר 2018

סימוכין: 7