סימן מסחר 952607

ההחלטה:

ישום הסימן במדינות רבות בעולם, בהן גם בישראל. שוכנעתי, כי לא היה חוסר תוס לב בבחירת הסימן או בהגשת הבקשה לרישומו בישראל מצד המבקשת 1 , וזאת במיוחד לאור העובדה כי האפשרות לרשום בישראל סימן מסחר הרשום ככזה בארצ מוצאו מעוגנת בסעיף 16 לפקודה. מאידך, בשאלת תוס הלב של המבקשת 2 בבחירת הסימן, בנסיבות העניין התעורר בי יותר מספק: א. אמנס לא הובאו בפני ראיות ישירות, כי המבקשת 1 העתיקה את הסימן מהמבקשת 2, מה שהיה מעיד ללא כל צל של ספק על היעדר תוס הלב באימוץ הסימן (ראה החלטה בעניין ם תת סא לעיל). עס זאת, ניתן

בענייננו ליישום ולאמץ את ההלכה המיושמת בדיני זכויות היוצרים לפיה אין הכרח שהוכחת העתקה תבוא על ידי ראיות ישירות (ראה ע"א 559/69 דן

ג.

ב. אלמגור נ' גיורא גודיק ואח' פ"ד כ"ד(1) 825 , 830 ). בע"א 559/69 לעיל ובפסקי דין נוספים שבאו אחריו ואימצו הלכה זו (ראה למשל ע"א23/81 משה הרשקו ואח' נ' חיים אורבוך ואח' פ"ד מ"ב(3) 749) נקבע שמקום שלנתבע הייתה אפשרות של גישה ליצירת התובע, וכאשר קיים דמיון מפתיע בין היצירות ניתן

להסיק, כי מדובר בהעתקה.

נעבור עתה מדיני וכויות היוצרים לענייננו בשאלת העתקת סימן מסחר- באשר לדמיון אין כל שאלה, שהרי ענייננו בהליך שעניינו דמיון או זהות בסימנים ולכך גס התייחסתי לעיל. לכן נותר לשאול האם הייתה למבקשת 2 גישה או אפשרות גישה לסימנה של המבקשת 1. המבקשת 2 טענה כי החלה לעשות הכנות לשימוש בסימן כבר באוגוסט 1992 וכראיה הובאו צילומי הכנת התוויות למוצר עליהם מופיעים תאריכיס מאוגוסט 1992 ומינואר 1993. מכאן עולה כי פעולותיה של המבקשת 2 נעשו לאחר שהוגשו הבקשות לרישום סימן המסחר ע"י המבקשת 1 בארה"ב ובמדינות נוספות. ראויה במיוחד לציון העובדה, כי גס באיטליה הגישה המבקשת 1 את בקשתה לרישום סימן

המסחר עוד באפריל 1992, דהיינו, לפני ההכנות הראשונות שעשתה המבקשת 2.

בכל הכבוד, לא סביר בעיני, כי מר קיכלמכר, כמי שמצוי בתחום של אופטיקה בישראל למעלה מעשרים שנה (כך על פי סעיף 9 לתצהירו), העוסק בעיקר ביבוא של מוצרים בתחום האופטיקה, אינו עוקב אחר התפתחויות בתחום, כולל פעילות של מתחרים, וודאי של חברה בעלת מוניטין בינלאומי רב, כגון זה שהראתה המבקשת 1. מר קיכלמכר מעיד (עמ' 36-38 לפרוטוקול) כי יש לו קשרים עסקיים רבים בתחום ייצור מוצרי אופטיקה במדינות רבות, והוא מתעדכן מקצועית לגבי מוצרים אלו לרבות באמצעות עיון בכתבי עת וביקור בתערוכות. יתרה מכך העיד מר קיכלמכר כי רוב מקורות היבוא שלו מס מאיטליה, בה מתקיימת התערוכה החשובה ביותר בענף, ובה גס הוגשה בקשתה לרישום סימן מסחר של המבקשת 1, כפי שצוין לעיל.

לאור ואת, קיימת אפשרות סבירה ביותר כי בעת שבחר מר קיכלמכר בשס המוצר שבו רצה לסחור בישראל, חייתה לו יכולת ידיעה על כוונת השימוש או הגשת בקשת סימן המסחר של המבקשת 1 באיטליה. במקרה כזה ניתן לראות בבחירת סימן ה על ידי המבקשת 2 משוס חוסר תוס לב. מקרה דומה מובא בספרו של צ,31א4 , 65בתגּצ1 1778066 תג 3%68\ 806 01 שוה.1, מהדורה

3, הוצאת [61אואג]/ - 8 56 בעמוד 213 כדוגמא, למצב שבו עשוי להיקבע כי הבקשה הוגשה בחוסר תוס לב,

הספקות בדבר תוס הלב של המבקשת 2 גוברות לנוכח העובדה כי נבחר דווקא שם לועזי למוצר שנועד לשווק בשוק הישראלי. (ראה בג"צ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נגד ואח' פ"ד כ"ב(2) 189, 192, וכן בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים פ"ד ל"ט(2) 148 , 160, כשאותו מוצר משווק ע"י היצרן בחו"ל תחת שס מותג אחר. (כך על פי תצהיר קיכלמכר ),וכמו כן הספקות גוברות נוכח צירוף המקרים התמוה לפיו המבקשת 2 עושה שימוש

בביטוייס כגון שא .81.1 או 60:01 בצמוד לסימן, בדומה לשימוש שעושה המבקשת 1.

מהצטברות הנסיבות שבפנינו עולה כי קיים שם ספק רב באשר לתוס לב של המבקשת 2 בבחירת סימן המסחר. לא תסייע להכרעה על בסיס מבחן זה העובדה, כי בעת שהגישה את בקשתה ידעה המבקשת 2, בעקבות התכתובת בין הצדדים כי המבקשת 1 הקדימה והגישה את בקשת סימן מסחר מס" 95267, שכן על פי הפקודה ובשונה מהליך התנגדות לא קיימת מגבלת זמן להגשת בקשה מתחרה , והליך על פי סעיף 29 הוא נוח יותר במישור נטל ההוכחה. ראה בספרו של עמיר פרידמן סימני מסחר דין פסיקה ומשפט משווה, הוצאת פרלשטיין - גינוסר 1998, בעמוד 242. לפיכך יש מקום להמשיך ולבחון את המבחנים הנוספים אחד לאחד.

מידת השימוש של כל צד בסימנו.

המבקשת 1 לא עשתה שימוש בסימן המבוקש בישראל עד למועד הגשת הבקשה. באשר לשימוש עד למועד הדיון בבקשה, הוגשה ע"י המבקשת 1 בקשה לאישור משרד הבריאות במרץ 1995, ומכירות החלו בדצמבר 1995. הובאו בפני נתונים על היקף מכירות במונחי יחידות מוצר: בשנת 1996 נמכרו 1709 יחידות, בשנת 1997 נמכרו 1737 יחידות, וב-1998 נמכרו 1475 יחידות. (פרוטוקול דיון 11 ביולי 2000 עמ' 19- 20 ) במונחים כספיים מדובר בהיקף רכישות המוצר מהמבקשת 1 ע"י המפיץ המקומי בסך 19,000 דולר ארה"ב בלבד. על פי התצהירים המכירות הופסקו בסוף 1998 אך המבקשת 1 הצהירה, כי אין

בכוונתה לנטוש את הסימן, וכי המכירות הופסקו על מנת להכניס את הגרסה החדשה של המוצר. בקשה לאישור מוצר כזה הוגשה כארבעה חודשים לפני הדיון האמור. המבקשת 1 הוכיחה אמנס שימוש, אך לא בהיקף כזה היכול להכריע בוכותה העדיפה על פי המבחן האמור.

7. המבקשת 2 טענה לשימוש עוד בטרס הגשת בקשתה לרישום סימן המסחר. הובאו בפני הראיות הבאות: מחירון , חשבוניות מס, וקטלוגים של רשתות שווק בהס מופיע הפריט

ד 00 הנושאיס תאריכים שוניס החל מדצמבר 1992 ועד נובמבר 1998. לא

הייתה מחלוקת בין הצדדים כי לפחות בראשית 1995 עשתה המבקשת 2 שימוש בסימן. אולס, לטענת המבקשת 1, מדובר בכמויות זניחות. ואכן המבקשת 2 לא הראתה, כי הצליחה לרכוש הכרה והוקרה בסימן ובכך לבסס את זכותה העדיפה בסימן. לא הובאו נתונים על היקפי מכירות או פרסום. העתקי חשבוניות המס שצורפו בהס הופיע הפריט ד 00 ציינו כמויות בודדות ולא פורטו מונחים כספיים. בנוסף, במקומות רביס צוין בפרטים, כי מדובר בבונוס וגס אס הדבר נועד לקידום מכירות, הרי בהעדר היקף מוגדר של מכירות או פרסום, לא ניתן לקבוע כי המבקשת 2 הצליחה לרכוש לעצמה מוניטין בקרב הציבור הישראלי עד למועד הגשת הבקשה או לאחריה.

מועד הגשת הבקשות

8. למועד הגשת הבקשה ניתן בדרך כלל משקל מועט ביותר. אולס בנסיבות לעיל, בהן המבקשת 2 לא הוכיחה, שימוש מסחרי רחב בסימן בישראל בטרס הגשת הבקשה, והמבקשת 1 הוכיחה באמצעות נתונים אודות היקפי מכירות ופרסום, שימוש ניכר בסימן המבוקש מחוץ למדינה, פעלה לרשום את הסימן במדינות רבות, ועשתה זאת לפני השקת המוצר תוך בחירת הסימן בתוס לב, ראוי להביא בחשבון במאזן השיקוליס את העובדה שהמבקשת 1 הקדימה והגישה את בקשתה לרישום סימן המסחר למעלה מ 10 חודשים

לפני המבקשת 2. ראה בג"צ 460/87 ג' רשם הפטנטים ואח' פ"ד מ"ב(1) 485 בעמ' 493. בכך יש כדי לסייע להכרעה כי וכותה של המבקשת 1 בסימן המבוקש עדיפה.

רישום מקביל לפי סעיף 30(א) לפקודה

9. סעיף 30(א) לפקודה קובע :

"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות אחרות המצדיקות, לדעתו, רישומם של סימני מסחר דומים או זהים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים

אחדים, רשאי הוא להדשת דישום כאמור בתנאים ו(בהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."

כאמור, על פי הסעיף, לרשום סמכות להתיר רישום סימני מסחר דומים או זהים לגבי אותו טובין או הגדר טובין על שמס של בעלי אחדים. השאלה היא כי מהבירור שלעיל עולה, כי יש מקום לעשות שימוש בסמכות זו.

1. המבחנים להוכחת הזכות לשימוש מקביל באותו הסימן והיס בעיקר למבחנים המשמשים להוכחת זכות העדיפות בסימן לפי סעיף 29. (ראה החלטתי בעניין 588ת סא לעיל ) לשון הסעיף מקנה משקל מכריע ליסוד תוס הלב. מאחר ובנסיבות העניין התעורר ספק רב בתוס לב של המבקשת 2 בבחירת הסימן, לא ניתן לומר כי מתקיים שימוש בתוס לב באותו סימן (ראה בג"צ 53/54 "אלפא" בע"מ,חיפה נגד מילוט בע"מ, חברה לתמרוקים, פרס, ואח' פ"ד ט 121 בעמ' 126 ובג"צ 95/68 לעיל, בעמ' 191 )

2. כמו כן, לא מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות רישום מקביל. יתרה מכך, קיים חשש להטעיית הציבור באשר למקור הטובין במידה ויאושר שימוש מקביל של המבקשת 1 בסימן ושל המבקשת 2 בסימן כמבוקש, שכן מדובר במוצרים זהים המופנים לקהל לקוחות זהה, ואף צינורות השיווק זהים מה. (בראיות המבקשת 2 עצמה מופיעה גם המבקשת 1 )ואין מקום להתיר שימוש במקביל מסיבה זו.

סוף דבר

3. הנני מורה על קبول הבקשה לרישום סימן מסחר מס' 952607 שהגישה המבקשת 1. הבקשה שהוגשה על ידי המבקשת 2 , בקשה לרישום סימן מסחר מס' 100851 נדחית.

4. הנני מחייב את המבקשת 2 בהוצאות ההליך בסכום כולל של 30,000 שקלים בתוספת מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

ד"ר מאיר נועס, רשם הפטנטים, המדגמיס וסימני המסחר