סימן מסחר 88222

ההחלטה:

המבקשת מס' בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

| ( ל 4 ו-89666, סעיף 29 לפקודת סימני המסחר (נוסה חדש), התשל"ב-1972 סימני מסחר מס' 88222 זנד סוכנויות בע"מ באמצעות ה"ה מאירי, יצחקי, ורשאי עו"ד על ידי עו"ד ציפי איסר-איציק.

את ,פעסטססתע שת אע באמצעות ה"ה סנפורד ט. קולב ושות', עו"ד ועו"פ על ידי עו"ד איתן שאולסקי.

ה ח ל ט ה

1. הבקשות לרישום סימני המסחר עליהן הותלו הוראות סעיף ‏ 29 לפקודת סימני המסחר (נוסת חדש), התשל"ב-1972 (להלן - "הפקודה") הינן:

)1(

)2(

בקשה לרישום סימן מסחר מס' ‏ 88222 "פרוליקס" "אדתסמק" באנגלית ובעברית, שהוגשה לרישום ביוס 23 ליולי 1993 על ידי זנד סוכנויות בע"מ (להלן - "המבקשת מס' 1") בסוג 31 לגבי "מזון לבעלי חיים".

בקשה לרישום סימן מסחר מס' 89666 "א0-21תע" באנגלית בלבד, שהו גשה 0א (להלן - "המבקשת מס' 2") בסוג 31 לגבי "הזנה נוזלית

לרישום ביוס ה-4 לנובמבר 1993 ע"י פעסטספסתק שגה אס,

אצ 96% | 3 = (230 ד ו לחי בעיקר לבקר וגידולי חיות אחרות".

ההשגה בדבר חלותו של סעיף 29 לפקודה על הבקשות הנזכרות לעיל, הושגה בשל והות הסימנים המבוקשים וכן זהות הטובין שלסימנם נועד הסימן.

המבקשות מס' 1 ו-2 הגישו את ראיותיהן כל אחת בתמיכה לטענתה בדבר זכותה העדיפה לשימוש ולרישום הסימנים נשואי הבקשות לסימני מסחר מס' 88222 ו-89666 (להלן - "הסימנים").

(1) ראיותיה של המבקשת מס' 1 להוכתת זכותה העדיפה לשימוש בסימן כללו את תצהירו על נספתיו של מר ‏ אורי ‏ זנד (להלן ‏ -- "מר זנד") שהינו מנהלה ובעליה של המבקשת מס' 1. בתצהירו מציין מר זנד כי המבקשת מס' 1 הינה היבואנית והמשווקת היחידה בישראל של מזון נוזלי לבקר תתת הסמל המסתרי "פרוליקס" מאז תחילת 1989. מזון זה נרכש מהמבקשת מס' 2 שבאותה עת המבקשת מס' 1 שימשה כסוכנת הבלעדית שלה בישראל.

(2) לדעת ‏ מר זנד המבקשת מס' 1, החדירה למעשה את המזון הנוזלי הנדון לשוק הישראלי תוך השקעת כספים ומשאבים רבים בניסויי שדה שוניס, בהרצאות, כנסיס ואירותה של מרצים, בהשתתפות בתערוכות חקלאיות ובפרסום באמצעי התקשורת השונים. פעילות זו כולה נעשתה ‏ על מנת לפרסם ולקדם את המוצר המשווק תחת הסימן "פרוליקס".

(3) נאמר על ידי מר ונד כי בראשית 1993, הופסקו קשרי המסחר בין המבקשות מס' 1 ו-2, ברות טובה, ביוזמתה של המבקשת מס' ‏ 2 משוס שהנ"ל לא יכלה עוד להתחרות בתנאי השוק שנוצרו בארה"ב, זאת לאחר שסמנכ"ל החברה, מנהל אגף הפרוליקס והמדען שפיתחו את המוצר פרשו מהמבקשת מס' 2.

(4) נטען כי מההתכתבות שבין שתי המבקשות עולה כי המבקשת מס' ‏ 2 בחרה מרצונה החופשי ומשיקוליםס מסחרייס-כלכליים להפסיק את יצוא הפרוליקס לישראל ובעקבות ואת אף מכרה את טרמינל לפפש סש בניו אורלינס, שממנו התבצע היבוא לישראל. מאז, למעשה,

לא עשתה המבקשת מס' 2 כל פעולה להידוש חשיווק בשוק הישראלי ויצאה לתחלוטין מכל פעילות בשוק זה.

(5) הגשת הבקשה המקבילה מטעס המבקשת מס' 2 נעשתה כנראה לא מתוך כוונה לעשות שימוש בסימן בישראל אלא נובעת מהחיכוכים האישייס בין המבקשת מס' 2 ובין בעלי התפקידים שפרשו ממנת בשנת ‏ 1992-91 וגרמו להפסקת פעילותה בשוק הישראלי על ידי 'התחרות הקשה עמה.

מטעמה של המבקשת מס' 2 הוגש תצהירו של מר ת178ת28 פ8תסת1 המשמש בתור מנהל בכיר אצל המבקשת מס' 2 אך מאחר והנ"ל לא התייצב בפני לשם חקירה נפסל תצהירו ולפיכך ניתן לראות את הדבר כאילו לא הוגשו ראיות מטעמה של המבקשת מס' 2.

ביוס ‏ 2 בפברואר 1997 נקבע מועד הדיון בפני ליוס 25 במאי 1997, וזאת לאחר שנדחה קיום הדיון, מטעמי ס שונים, מספר פעמים.

ביוס 25 במאי 1997 נערך בפני דיון במהלכו נחקר המצהיר ‏ מר זנד, שכזכור חתם על תצהיר שהוגש על ידי המבקשת מס' 1.

שני הצדדיםס להליכים אלה הגישו ביום 12 ביוני 1997 את סיכומיהם בכתב והגישו ביום 19 ביוני 1997 את סיכומיהם בתשובה.

עיקרי הטענות מטעם המבקשת מס' 1 בסיכומיה בכתב הינס כדלקמן:

(1) נטען כי הסימן "פרוליקס" ‏ אינו כשיר להירשם ‏ על שמה של המבקשת מס' 2 מאחר שזו מעולם לא עשתה שימוש בסימן בישראל, ובפרט לא ערב הגשת בקשתה לרישום. לא כל שכן הצביעה ‏ על כל כוונה מצידה לעשות שימוש בסימן זה בעתיד. מלשון סעיפים 1 ו-17 לפקודה ברור כי התנאי לרישומו של סימן מסחר ‏ הינו כי המבקש ישתמש בסימן המסחר ו/או תהיה לו כוונה להשתמש בסימן. במקרה שלפנינו, המבקשת מס' 2 לא עמדה בתנאים מוקדמיםס אלו.

(2) יתרה מזאת נטען כי גם אס הרשם ינית כי סימנה של המבקשת מס' 2 כשיר לרישום, הרי שעל פי סעיף 29 לפקודה למבקשת מס' 1

(3)

(4)

ישנה עדיפות על פני בקשתה של המבקשת מס' ‏ 2 מהנימוקים הבאים:

א. | בקשת הרישום מטעם המבקשת מס' ‏ 1 הוגשה ב-23 ביולי 3, בעוד שבקשת הרישום של המבקשת מס' 2 הוגשה ‏ ביום 4 בנובמבר 1993. קרי, בקשתה של המבקשת מס' 1 קדמה לבקשתה של המבקשת מס' 2 בכארבעה חודשים.

ב. גס על פי מבחן השימוש בסימן, נטען כי בקשתה של המבקשת מס' 1 עדיפה על פני זו של המבקשת מס' 2. המבקשת מס' 2 כלל לא השתמשה בסימן המבוקש בישראל ובפרט לא ערב הגשת הבקשות המתחרות. היתידה שעשתה שימוש נרחב בסימן היתה המבקשת מס' 1.

לעובדה כי סימן המסחר א0-11תע רשום על שמה של המבקשת מס' 2 בארה"ב, ‏ אין בכדי להקנות לה יתרון על פניה של המבקשת מס' 1. על פי סעיף 55 לאמנת פריס, הגשת בקשה לרישום סימן בישראל, מכח דין קדימה, ניתן להגיש תוך 6 חודשים מיוס הגשת הבקשה בחוץ לארץ. בענייננו, הוגשה בקשתה של המבקשת מס' 2 כ-30 שנה בערך לאחר הגשת בקשה דומה בארה"ב וכשכזה, ‏ לדין קדימה ולאמנת פאריס אין כל רלוונטיות.

המבקשת ‏ מס' ‏ 2, כך נטען, מנועה מלטעון לזכויות כלשהן הנובעות מן הקשר המסחרי שהיה לה עס המבקשת מס' ‏ 1 לגבי השיווק בישראל ‏ ובגלל זה מנועה היא מלטעון כל טענה הנובעת מהשימוש בסימן "פרוליקס" "א1תסתקע" על ידי המבקשת מס' ‏ 1 בישראל. המבקשת מס' ‏ 1 היא זו שהשקיעה כספים רבים בבניית המוניטין של המוצר הנדון, בהכנתו ובהתאמתו לתנאים השורריס בישראל.

בסיכומים בכתב הובאו עיקרי הטענות מטעס המבקשת מס' 2 כדלקמן:

(1)

נטען כי המבקשת מס' 1 שימשה כסוכנת ומשווקת של המוצר שסומן על ידי המבקשת מס' 2 בסימן א0-21תכ. המבקשת מס' 1 פרסמה את המוצר ‏ ומכרה ‏ אותו בישראל תוך שימוש בחומר פרסומי שקיבלה

(2)

(3)

(4)

(5)

אפנה

מהמבקשת מס' 2.

נטען כי בארה"ב הסימן המבוקש רשום על שמה של המבקשת מס' ‏ 2 כבר למעלה מ-30 שנה. בכך, קנתה הכרה רשמית בזכויותיה מחוצ לישראל ומכת אמנת פאריס יש לכבד זכויות אלו.

נטען עוד כי הבעלות בסימן ובמוניטין של מוצר שייכת ליצרן המוצר ותו לא. לסוכן או למשווק מקומי אין כל זכות במוניטין ו/או בסימן והוא מנוע מלבקש רישוס או סעד כלשהו בגינם. לפיכך, סוכנת כדוגמת המבקשת מס' 1 אינה זכאית להירשם כבעלת סימן המסתר.

המבקשת מס' 1 פעלה בחוסר תוס לב כשבחרה את סימן המסחר "פרוליקס" | "אדַתסתע". נטען כי המבקשת מס' 1 בחרה דווקא בסימן המסתר א0-21תע2 בגלל המוניטין הרב שיצא למבקשת מס' ‏ 2 בסימן ובמוצר. המבקשת מס' ‏ 1 כמו כן, בחרה להשתמש בסימן בעיצוב ובכיתוב היתודייס שבהס השתמשה המבקשת מס' 2.

נטען כי הפרש הזמניס במועדי הגשת הבקשות מטעםס הצדדים הוא לא משמעותי, קרי כארבעה חודשים, ואינו מהווה את המבתן המרכזי והמכריע בתתרות עפ"י סעיף 29 לפקודה.

כעת לגוף החלטתי.

בדבר קביעת עדיפות סעיפים 29 ו-30 לפקודה קובעיס כדלקמן:

"29. הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או הגדר טובין, רשאי הרשם שלא לרשוס אף אחד מהם עד שנקבעו זכויותיהם בהסכמה שבה עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה כאמור, ‏ יעביר את הסכסוך לבית המשפט העליון".

"30. (א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב או שהיו נסיבות מיוחדות אשר המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר ‏ זהים או דומים, ‏ לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמס של בעליס אחדים, ‏ רשאי הוא להרשות רישוס כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיה".

נמצאות, איפוא, בפני שתי מבקשות המעוניינות ברישום סימניס זהים "א0-21תַע" - "פרוליקס", באנגלית ובעברית לגבי שירותים וזהים בסוג 31.

בפסיקה התפתתו ‏ ונקבעו מספר מבתנים לענין קביעת עדיפות למבקש אחד על פני חברו והמבתנים אינס נושאים, בהכרח, משקל שווה; נשאר לרשם לאתר את האיזון הרצוי ביניהם לפי נסיבות כל ענין. למשל, בבג"צ 95/68, מתפרת הדרום בע"מ נ. כ2.א 6םץ. צתהסקתסס 266 ורשס סימני המסתר, פ.ד. כ"ב (2) 9, נפסק, בי היתר, ‏ כי הגור של תום הלב גובר על הגורס של מידת השימוש וכאשר התשובות לכללים אלו אינן ברורות או כאשר נסיבות הענין מצדיקות זאת, ניתן לרשם שיקול דעת לצוות על רישום מקביל, בהתאם לסעיף 30 לפקודה. (ראה בג"צ 58/49 הרשם הכללי (נ. 101666 נסהַ1ת, פ.ד. ט' 1289).

המבחנים הינם כדלקמן: א. תוס הלב של המבקשיס:

על הרשם לבחון את תוס ליבס של המבקשיםס המתחרים במובן זה שאם אחד מהם או שניהס בחרו את הסימן המבוקש שלא בתוס לב ומתוך כוונה ליהנות ממוניטין של רעהו או לפגוע במוניטין של אחר, אין להעניק לו את הזכות לרשוס את סימנו. (ראה בג"צ 95/68 לעיל, וכן בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ גנ. רשס סימני המסחר ואת' ‏ פ.ד. לט' (2) 8, 157).

סוגיית תוס הלב, כידוע, איננה מיותחדת אך ורק להלכות סימני המסתר אלא עוברת כחוט יסוד בענפי המשפט השוניס והינה אחד מעקרונות המשפט המקובל שיש לשמור על קיומו, לכן, על סמך מבתן זה בלבד, לעיתים ניתן לסרב רישוס סימן של מבקש פלוני.

תאריכי הגשת הבקשות לרישוס:

אין כלל בדיני סימני המסחר אשר לפיו "כל הקודם זוכה", כאשר הוכתח שימוש קודם משמעותי בסימנים המתחרים טרם הגשת הבקשות (ראה בג"צ 77/60, רשם סימני מסחר נ.

.6+ .600 8 שַת1ת266 .פסםת?2 ואחר', ‏ 5פ.ד. (2) 1718, 7-5)...

אדרבא, המערכת המשפטית שלנו בנויה על בסיס הגישה האנגלית אשר מעניקה זכויות לא רק על רישום אלא גס על סמך שימוש בפועל בסימן, וזה בין החיתר כי רואים לנכון להקל על הוצאות של עסקים מתתילים וסימנים ניסוייס חדשים. בענין תאריכי הגשת הבקשות לרשם, נקבע ‏ לא אחת כי ‏ לא תמיד יש לייחס חשיבות יתירה למועד הזה וכי יש לבדוק כל מקרה לנסיבותיו ובמיותד כאשר נעשה שימוש קודס בסימנים המתחרים (ראה בג"צ 90/70 לעיל).

גודל המוניטין לפי מידת השימוש שעשה כל צד בסימנו ערב הגשת הבקשות לרישום:

לעומת מצב של כוונה כנה להשתמש בסימניס מתחרים בעתיד, במקריס של שימוש קודס משמעותי בסימנים המתחרים טרם הגשת הבקשה האחרונה, הכלל הוא שיש להעניק עדיפות לבעל הבקשה הנחשב, בקרב רוב אנשי הציבור הישראלי הרלוונטי, בעל תבונה רגילה, כמקור הטובין או השירותים הנושאים את הסימן כתוצאה משימוש או ממידע כללי. כמו כן, על מנת ששימוש קודם יחשב כמשמעותי, השימוש צריך להיות כזה שעל ‏ ידיו נעשה הסימן ידוע ומקובל בציבור עד כדי קשירת הסימן עס סתורתו של אלמוני, ושאם ‏ פלוני ירשם כבעל הסימן לא יהיה בו משום סימן מבחין בין הסחורות

ו

של פלוני ואלמוני. בלשון אחרת, איוה בעל סימן הצלית לרכוש לעצמו, בתום לב, מוניטין גדול יותר בסימנו בקרב הציבור הישראלי הרלוונטי עד ערב הגשת הבקשה האחרונה (ראה בג"צ 77/60 ובג"צ 95/68 הנזכרים לעיל).

גודל המוניטין לפי מידת השימוש שעשה כל צד בסימנו עד תוס הבירור לגופו:

(א)

(ב)

בדרך כלל מודדים את מידת השימוש שנעשה בסימן ערב הגשת הבקשה האחרונה לרישום, אך יתד עם זאת ברור כי מאזו פסק ‏ הדין שניתן בבג"צ 90/70, שהוזוכר לעיל, על הרשם להתחשב ‏ גם במידת השימוש שנעשה לאחר מועד הגשת הבקשות לרישום וזאת ‏ עד למועד הדיון שבפניו. הסיבה לכך היא שלפעמים עובר פרק זמן של מספר שנים בין מועד הגשת הבקשות לרישוס ובין מועד הדיון ובפרק זמן זה קיימת דינמיות בעסקי המבקשות שגם בכך ראוי להתחשב. בבג"צ 5 לל' פרומין ובניו בע"מ נ. חברת פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ ורשם סימני המסהר ‏ פ"ד י"ט ‏ (3), 7, 0, רומזים על רלוונטיות של מעשים לאחר הגשת הבקשה האחרונה, כאשר הרשם דאז בהחלטתו לקת בחשבון את המכירות של חברת פרו-פרו בתודש יולי 1963 אף על פי שהיא הגישה את בקשתה לרישוסם בחודש דצמבר 1967.

אציין כי לעיתים קרובות, קביעת עדיפות בין בקשות מתחרות ‏ הינה מסובכת, ומעוררת שאלה חצי פתוחה בדיני סימני המסחר (לפי הגישה הבריטית אשר ‏ עברה אלינו ‏ בירושה), הנובעת מהעובדה שיש לפחות שני צדדים גלוייס לסכסוך. מחד, בעלי הבקשות המתחרות אשר על האינטרס שלהם הייב הרשם לשמור, ומאידך צד אחד שקט לאותו סכסוך, דהיינו, הציבור אשר גם על האינטרס שלו צריך הרשם לשמור. תפקיד הרשם הוא למצוא איזון צודק והוגן בין האינטרסיס הללו.

מהו אינטרס הציבור מהווה עוד שאלה מסובכת. ניתן

"והר:

לראות זאת, למשל, בהשוואה בין לשון כב' השופט ברנזון בבג"צ 58/49:

כל עיקרו של רישום סימני

מסחר לא בא אלא כדי להגן מצד

אחד,

על וכות השימוש שנכנס לעצמו

בעל הסימן לגבי סתורתו ומצד שני,

להג ן

על הציבור ולמנוע את

הונאתו, שידע בדיוק את סתורתו של

מ:

החוא קונה ושיוכל ‏ על נקלה

להבתין בין סתחורה אחת למשנה מאותו סוג".

(ג)

ולבין פירוש | אינטרס הציבור המתעורר בבג"צ 2, אשר געים בין סטנדרט של "הטעייה בפועל" "עלול להטעות" ובין "עלול לבלבל". כמו כן, בפסק דין חדש שניתן על ידי בית המשפט המתוזי במסגרת של בקשה למתן צו מניעה ומני, השתמש השופט בביטוי "חשש", ‏ של הטעייה בפועל (ככל הנראה). (ראה ת"א 6 חמ' 240/96. 8 88102108 נ. סיכו תכשיטים (ישראל) בע"מ ואת' פ"מ התשנ"ו (2) 346, 0 מול האות ג').

יחד עם זאת, כאשר הפקודה מדברת על סימנים פסוליםס בהתחשב בחלקו באינטרס הציבורי כגון בסעיף ‏ 6(11) ובהתחשב בהלקו באינטרס הפרט כגון בסעיף 12, הפקודה תמיד משתמשת בלשון של "אם יש בסימן כדי להטעות את הציבור". לדעתי, היקף המונופול הראוי נע בין סטנדרט של "עלול להטעות" ‏ ולבין ‏ "עלול לבלבל" בהתאם לנסיבות הענין. כמו כן נדמה לי כי הכלל הנ"ל לגבי מידת השימוש עד מועד הבירור נוטה. להתבסס בהתהשב בשיקולים של הגנת הציבור, ‏ ואילו הכלל השני לגבי תתילת שימוש נוטה להתמקד בסכסוך בין בעלי הסימנים המתתריס בלבד. אף ‏ על פי כן, כאשר קיימת התנגשות בין כללים אלו לבין האפשרות

.1

.2

10

של רישוס מקביל, המגמה נוטה להעדיף שיקולים בנוגע לאינטרס הציבור מעל אינטרס חפרט.

ה. רישום מקביל על פי סעיף 30 לפקודה:

ניתנת לרשם הסמכות, כתוצאה מבירור על פי סעיף 29 לפקודה, להגיע למסקנה שעליו להשתמש בסמכותו לפי סעיף 30 לפקודה ולהורות על רישום מקביל בסימניס כפי שהם ‏ או עם שינויים, לפי שיקולו, כל עוד שקיים שימוש מקביל בתום לב או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות כך (ראה בג"צ 58/49 לעיל והחלטתי בענין הבקשה למתחיקת סימן רשום מס' 61408 מיוס 29 באוגוסט 1994 (טרס פורסם)). יישום האמור בסעיף הנ"ל מביא אותי למסקנות אלה:

מועדי הגשת הבקשות לרישוס

בקשה ‏ לרישום מס' 88222 מטעס המבקשת מס' 1 הוגשה ביום 23 ליולי 3 ובקשה לרישום מס' 89666 מטעם המבקשת מס' 2 הוגשה ביום 4 בנובמבר ‏ 1993, דהיינו הפרש של כארבעה חודשים, הפרש שלפי כל הדעות אינו משמעותי. גסם אם הפרש הזמנים היה גדול יותר נלמד ‏ כי בדרך כלל לא וה יהא השיקול שיביא להכרעה הסופית במחלוקת.

(1) גודל המוניטין עפ"י מידת השימוש שעשה כל צד בסימנו ערב הגשת הבקשה

א. לפי הראיות, התתילה המבקשת מס' 1 לייבא ולשווק בישראל את המזון לבעלי התיים תחת השס "א1עסתע" כבר בסוף שנת 8, ובמשך כ-5 שניס שימשה כסוכנת הבלעדית של היצרן בישראל. במשך תקופה זו החדירה המבקשת מס' ‏ 1 את המוצרים תתת סימן המסתר הנדון לשוק הישראלי תוך השקעה מאסיבית בניסוים שונים, בהרצאות, ‏ כנסים, בתערוכות ובפרסום באמצעי התקשורת השונים. המבקשת מס' 2, לטענת המבקשת ‏ מס' ‏ 1, מעולם לא השתמשה בסימן המבוקש בישראל עד ערב הגשת הבקשה לרישום ובכלל, ולפיכך מנועה מלטעון

לזכויות כלשהן הנובעות מהקשר המסחרי שחיה לה עס המבקשת ‏ מס' ‏ 1, שכן היא זו שהשקיעה כספים ומשאבים עצומיסם בבניית המוניטין של המוצר הנדון, בהכנתו ובהתאמתו לתנאים השורריס בישראל.

כנגד זאת, טוענת המבקשת מס' 2, המבקשת מס' 1 שימשה בפועל במשך כל השנים