סימן מסחר 74788

ההחלטה:

בפני כב' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ד"ר מאיר נועם

בקשות לביטול סימני מסחר מס' 7, 74788

"אדאסעקתת"

בעלת הסימנים: סא אזץ ע"י ב"כ ריינהולד כהן ושותפיו, עורכי פטנטים ובאמצעות גילת ברקת ושות', עו"ד

מבקשת הביטול: ?)ותה יקס 2 50183 "6016"

ע"י ב"כ וולף ברגמן וגולר

ה ח ל ט ה

רקע

1. מונחת בפני בקשה לביטול סימני מסחר רשומים, אשר במקורה התייחסה לארבעת הסימנים הבאים: 74785, 74186, 74181 ו-74788 "הד קת" (לא מעוצב) בסוגים 9, 4, 18 ו-25 (בהתאמה) (להלן: "הסימנים הרשומים"). הסימנים הוגשו לרישום ביוס [תאריך] על ידי חברת ,5.3.1 .)א את (להלן: "בעלת הסימנים") ונרשמו בפנקס סימני המסחר ביוס 06.01.1994. בקשת הביטול מוגשת מטעמ חברת 500188 "ז16סק6א" וטס 0888162008 2 (להלן: "מבקשת הביטול"), בהתאם להוראות סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב- 1972 (להלן: "הפקודה").

2. ביוס 27.03.2005 הגישה מבקשת הביטול את בקשותיה לביטול הסימנים הרשומים. ביוס [תאריך] הוגשה הרצאת הטענות מטעמ בעלת הסימנים הרשומים.

3 דיון בתיק והנקבע ליוס 17.10.2007. ביוס 01.07.2007 הוגשה בקשה לדחיית הדיון מטעם ב"כ בעלת הסימנים. ביוס 07.10.2007 נתקבלה החלטה על ידי כב' הפוסק בקניין רוחני, נח שלו-שלומוביצ, המאשרת את דחיית הדיון. ביוס 23.10.2007 הוגשה בקשה לפסיקת הוצאותיה הישירות של מבקשת הביטול בגין הנזק הישיר אשר נגרם לה בשל

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ביטול הדיון, ובגין אי קבלת תגובתה מטרם מתן ההחלטה. ביוס 30.10.2007 הוחלט כי דבר ההוצאות ידון במתן ההחלטה העיקרית לביטול הסימנים.

בדיון ההוכחות שהתקיים ביוס 29.12.2008 נתבקשו הצדדים להגיע להסכמה דיונית ביחס למשקל שיש לתת לתצהירים אשר הוגשו בהליכים. ביוס 07.04.2009 הודיעו הצדדים כי הסכימו מקבלים את תצהיריהם של הצד שכנגד וכי יינתן לתצהיריהם משקלם המתאים תוך התחשבות בכך שלא נחקרו המצהירים.

ביוס 06.04.2009 נשלחה הודעה מטעמ בעלת הסימנים לפיה מתוך רצון לצמצם את גדר המחלוקת, ימחקו לבקשתה הסימנים הרשומים מס' 74785 ו- 74786 בסוגים 9 ו- 14 אשר במהלך לא נעשה שימוש בישראל במהלך שלוש השנים אשר קדמו להגשת בקשת הביטול. מכאן ואילך הבקשה לביטול הנדונה בפני תתייחס רק לסימנים הרשומים מס' 74787 בסוג 18 שעניינו "תיבות, תיקי נסיעה, מזוודות, ארנקים, חריטים, תיקי יד, תיבות איפור, מחזיקי מפתחות ומחזיקי כרטיסים", ולסימן מסחר רשום מס' 74788 בסוג 25 שעניינו "זיגים, חזיות, מלבושים, חולצות, לסוטות, מעילים, מקטורנים, מכנסיים... חפצים להלבשה תחתונה ונעליים".

ביוס 15.06.2009 הוגשו סיכומי מבקשת הביטול וביוס 17.12.2009 הוגשו סיכומיה של בעלת הסימנים.

טענות מבקשת הביטול:

מבקשת הביטול הינה חברה הרשומה בפולין ועוסקת בייצור, מכירה, שיווק ופרסום של מגוון מוצרי הלבשה, כיסויי ראש ואביורי אופנה נוספים. מבקשת הביטול טוענת כי החלה להשתמש בסימני המסחר "את קת" כבר בעת היווסדה בשנת 1994, וכי מאז היא פועלת ברציפות ובעקביות לקידום הסימן ולהחדרתו למודעות הציבור.

מבקשת הביטול מוסיפה כי ניתן ללמוד על עוצמתה והצלחתה מן העובדה שהיא מפעילה כ- 275 חנויות ברחבי העולם. בנוסף מבקשת הביטול פועלת לקידום ומכירת מוצריה בחנויות מקוונות באינטרנט.

מבקשת הביטול טוענת לזכויותיה בסימן "0071/8ע/1ת" אף מכוח רישומו בבעלותה במדינות רבות כדוגמת פולין, הודו, סין, בנגלדש, דרום אפריקה וכו'.

ביוס 05.02.2004 הגישה מבקשת הביטול בקשות לרישום סימני המסחר מס' 170109 ו- 0 עבור הסימן "10007" לגבי מוצריה ושירותיה הכולל בסוגים 25 (ראה פרטה בפסקה 4) ובסוג 35 "שירותי פרסום וכו'", וזאת מתוך כוונה לשווק את מוצריה בישראל. במכתב שנשלח למבקשת הביטול ציטטה מחלקת סימני מסחר את דבר רישום הסימנים הרשומים, נשוא בקשת הביטול, כמכשול לרישומה של בקשת מבקשת הביטול לפי סעיף 9(11) לפקודה. בשל חסימת אפשרותה של מבקשת הביטול להשתמש בסימן המסחרי בישראל וייסוד חנויותיה כאן, היא מאמינה כי היא עונה על הגדרת הביטוי "אדם מעוניין" בסעיף 41 לפקודה.

מבקשת הביטול שכרה את שירותיו של חוקר פרטי, אשר ערך בדיקות וחיפושים שווקיים בלמעלה משבעים חנויות בערי רבות בישראל. לדעת מבקשת הביטול חיפושים אלו העלו חרס בכל הנוגע לשימוש בסימנים הרשומים בישראל על ידי בעלת הסימנים.

מבקשת הביטול מוסיפה וטוענת כי בעלת הסימנים כשלה מלהשתמש בסימני המסחר

"תד תת" בהקשר הרלוונטי בישראל. עוד טוענת מבקשת הביטול כי גם אם נתייחס לכלל תעודות המשלוח ו/או חשבוניות שהובאו כראיות על ידי בעלת הסימנים, נראה כי מדובר במכירות בודדות בלבד של מוצרים בישראל. מוצרים אלו נמכרו על ידי חברה זרה שאינן, ומעולם לא היו, רשומות כבעלות רשות לשימוש בסימני המסחר הרשומים.

עוד מוסיפה מבקשת הביטול כי בעלת הסימנים לא הצליחה להוכיח כלל כי אותן מכירות בודדות הינן סבירות בנסיבות המסחר בהקשר לטובין. מבקשת הסימנים לא פעלה כאיש עסקי סביר אשר מעוניין להחדיר את מוצריו לשוק.

מבקשת הביטול מלנה כי בעלת הסימנים הרשומים לא עשתה בסימנים שימוש, בישראל במשך השנים שקדמו לבקשת הביטול, בקשר לטובין שלגביהם נרשמו. עוד היא מוסיפה כי לבעלת הסימנים אין כיום ולא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימנים הרשומים בתקופה זו. לפיכך, מבוקש להורות על ביטול רישום של הסימנים.

לטענת מבקשת הביטול, בעלת הסימנים הצליחה להוכיח לכל היותר שימוש מינורי ביותר בסוגים 18 ו-25. מבקשת הביטול מלנה כי בעלת הסימנים היא זו אשר נוהגת כלפיה בחוסר תום לב, בנסותה להראות כי אכן היה שימוש מצידה לכל אורך התקופה הרלוונטית בסימני המסחר בכל הסוגים. את על-אף בקשתה למחיקת שני סימני המסחר מס' 74785 ו- 74786 שהיו בבעלותה, בשלב כה מאוחר בניהול ההליך.

טענות בעלת הסימנים:

בעלת הסימנים היא חברת אחזקות גדולה, המאוגדת באיטליה, העוסקת בין היתר, בתעשיית ההלבשה, ההנעלה, מוצרי העור ועוד.

בעלת הסימנים טוענת, כי השקיעה וממשיכה להשקיע משאבים רבים בפיתוח ופרסום מוצריה הרבים הנמכרים תחת הסימנים הרשומים. הודות להשקעתה זו בסימנים הרשומים צברו אלה מוניטין בינלאומי רב.

לטענת בעלת הסימנים מוצריה משווקים בהצלחה רבה ברחבי העולם, באמצעותה או באמצעות בעלות רישיון מטעמה. עוד מוסיפה בעלת הסימנים כי מוצריה ידועים

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

באיכותו, והס אף מוכרים היטב ב"בירות האופנה" העולמיות כגון: מילאנו, ברצלונה, לונדון, בריסל וניו-יורק.

מוסיפה בעלת הסימנים וטוענת כי סימני המסחר "תת דתסעתת" רשומים על שמה בסוגים ושונים, בעשרות מדינות בעולם ואף חלקם רשומים מעל עשרים שנה, עוד בטרם הוקמה מבקשת הביטול.

בעלת הסימנים טוענת כי מבקשת הביטול פעלה בחוסר תום לב, כאשר בהכירה את סימניה, בחרה להגיש את שתי בקשות הרישום מיוס 05.02.2004 (ראה פסקה 1). משכך, אין לראות במבקשת הביטול כ"אדם מעוניין בתום לב" כהוראת סעיף 41 לפקודה. מכאן, שלא התקיימו במבקשת הביטול התנאים לביטול הסימנים הרשומים ועל כן יש לדחות את בקשתה.

ביוס 02.01.1999 נחתם הסכם ההפצה בין בעלת הסימנים לבין החברות 1/1008 10ח6ת58 ו- 1.106 5.כ.ת.11 (להלן: "הסכם ההפצה" ו/או "ההסכם").

ההסכם נוגע להפצת מוצרים הנושאים את סימן המסחר "173 קת" בישראל. הסכם זה לתקופה של חמש שנים נוספות עד ליוס 02.01.2009. לדעת בעלת הסימנים יש לראות בהסכם זה פעולה סבירה מצידה לעשות שימוש בסימנים הרשומים בתקופה הרלוונטית. בהסכם זה, לטענתה, יש כדי להעיד על כוונותיה הרציניות להשתמש בסימן בישראל.

עוד מציינת בעלת הסימנים כי טענתה של מבקשת הביטול כאילו הסכם זה כלל לא יצא לפועל, בטעות יסודה. יש לראות בחשבונית מיוס 19.06.2000 הוכחה לכך שהתקיים

ההסכם החתום. בנוסף קיימים שני משלוחים אשר בוצעו על ידי חברת סוח6זת58

בגבולות התקופה הרלוונטית (חשבוניות מיוס 24.06.2002 ו-16.07.2002), חברה זו חינה חלק מהסכם ההפצה, ויש לראות במכירות אלו כשימוש לגיטימי בסימנים.

טוענת בעלת הסימנים כי נטל ההוכחה מוטל על כתפיה של מבקשת הביטול. בעלת הסימנים לא היתה צריכה להוכיח שימוש ממושך בסימניה הרשומים, אלא היה עליה להוכיח כי בתקופה הרלוונטית נעשה שימוש בסימנים הרשומים. עפ"י ההלכה הפסוקה גס שימוש מצומצם ולא ממושך מספיק על פידת סימני המסחר נועד למנוע דישום סימני מסחר מטעמים הגנתיים, כאשר אין כוונה להשתמש בסימנים אלו לצרכי מסחר, שיווק או צרכנים. סימני המסחר מעוים להתוות מנגנון מסחרי ראוי ואפקטיבי לבידול בין מקורות הטובין או השירותיים המוצעים בשווקים המסחריים.

הרציונליות המיצבים בלב שיטת סימני המסחר שוללים הפקעת סימנים מדשות הכלל, כאשר אין כוונה להשתמש בסימנים אלו לצרכי בידול מסחרי"

הכוונה להשתמש בסימנים:

.7

.8

.9

.0

סעיף 41 לפקודה עוסק בכוונה לשימוש בנוסף לדרישת השימוש בפועל, קרי: ישנן שתי דרישות מצטברות כוונה לשימוש ושימוש בפועל. לעניין וה ראה ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ כ ]00 ם!וושק אוזס0י1 5חהווטו6]6 6ווסחטקת 7)-ז16501600 (תקדין עליון 2007 (1) 3018, פסקה 5 לפסק דינו של המשנה לנשיאה א' רבלין):

"הנה כי כן, תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהדישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשדות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או לצורך לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלה במרשם. (ההדגשות אינן במקור- מ.נ.)"

בעלת הסימנים טוענת כי הסכס ההפצה מעיד על כוונתה לעשות שימוש בסימן, ומכאן שהיא עומדת בפרשנות המונח "שימוש" כמובנו בפקודה. לטעמי, אין די בעצם הכוונה לבדה, הבאה לידי ביטוי בהסכס ההפצה כשלעצמו בכדי לעלות כדי שימוש. ההסכס הנדון מעיד לכל היותר על רצון למכור אך לא על שימוש בפועל. בכדי לעמוד בדרישת השימוש הקבועה בסעיף 41 לפקודה כוונת המכירה חייבת להיות ממומשת.

בשנת 1999, השנה בה נחתם לראשונה הסכס ההפצה, ניתן ללמוד על כוונה בתוס לב מצד בעלת הסימנים להשתמש בסימנים בישראל. נראה כי חזקה זו נסתרת בשניסם שלאחר החתימה על ההסכם, שכן לא נעשו פעולות (או נעשו פעולות מועטות בלבד) להחדרת הסימנים לשוק. מהפעולות אשר ננקטו על ידי החברות הזרות אשר חתומות על ההסכם, ניתן להסיק כי כוונת בעלת הסימנים לעשות שימוש בסימנים חדלה מלהתקיים.

הכוונה לעשות שימוש בסימן המסחר חייבת להיות מתמשכת. על הכוונה לעשות שימוש בסימן מסחר ניתן ללמוד מתוך המעשים שכן אינו רשם סימני המסחר בוחן כליות ולב. ביחס לתקופה שמיוס חתימת ההסכם ועד ליוס חידושו מוצגות בפני חמש תעודות

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

משלוח ו/או חשבוניות. מיוס חתימת ההסכם ועד ליוס הגשת הראיות מטעמ בעלת הסימנים מוצגות בפני שלוש תעודות משלוח בלבד. לדידי, מתוך פעולות מינוריות אלו לא ניתן להסיק כי נעשו מאמצי שיווק מצד בעלת הסימנים או מי מבין החברות החתומות על ההסכם. אף חידוש ההסכם בשנת 2004 ניכר כי נעשה "מכח האינרציה" ולא בשל כוונה אמיתית וכנה לשווק את הטובין בשוק הישראלי.

השימוש בסימנים י

.1

.2

.3

44

בעלת הסימנים מציגה כראיה לשימוש בסימן, תעודות משלוח לישראל וחשבוניות אשר מסתכמות בסכום כולל של 10,379 יורו לכל אורך שנות התקופה הרלבנטית. אין בקבלות ייבוא אלו כדי להעיד על מכירות בפועל, וגם אין בהן כדי להעיד על מכירות בהיקפי מסחר סביריים של הטובין מן ההגדרה המצוינת. החשבוניות מעידות אמנם על משלוחים ספורים אך אינן מהוות קבלות על מכירות המוצרים בישראל. בעלת הסימנים לא טרחה לצרף דו"חות המעידים על היקפי מכירותיה בישראל ואף לא נמצאו קבלות המעידות על מכירת המוצרים בפועל לספק או ללקוח פרטי בהיקף מסחרי. אין בחשבוניות המצורפות כדי העדה על קיום מחזור עסקי סביר בישראל.

בנוסף נראה כי חלק מן החשבוניות ותעודות המשלוח ממוענות לאדס פרטי בישראל. אין כל אפשרות לדעת מיהו אותו פרט והאם הוא בעל קשר עסקי עם החברה. בחלק גדול מן החשבוניות כלל לא ניתן לקרוא את הכתוב שכן המסמך מחוק לגמרי וחלקן של החשבוניות הינו בשפה האיטלקית.

מבקשת הביטול מלנה כי החשבוניות ו/או תעודות המשלחות הופקו על-ידי חברות שאינן בעלות הסימנים. ואף איני מקבל כנכונה את טענתה של בעלת הסימנים, כי אין דרישה בדין שהחברות יהיו רשומות בפנקס כבעלות רשות או שאותן חברות לקחו חלק בהסכם ההפצה, אין בכך כדי להועיל לה. לא שוכנעתי כי היקף מכירות זניח זה עולה כדי שימוש. עוד אוסיף כי איני מקבל את טענת בעלת הסימנים באשר לרישום בעלי רשות וזאת לאור סעיפים 41(ו)(1) וסעיף 50(ב) לפקודה, המציין במפורש כי על רשות השימוש להירשם בפנקס.

בעלת הסימנים מעלה טענה נוספת אשר מופנית לאיכות בדיקתו של החוקר הפרטי. לטעמי אף בטענה זו אין ממש אכן הנטל להוכיח כי לא היה שימוש מצד כתפיה של מבקשת הביטול אך לדידי בבדיקה זו של החוקר היה כדי להרים נטל זה. אין לצפות מן החוקר לבדוק אלפי חנויות ביגוד או הנעלה, בדיקתו התרכזה בעשרות חנויות הערים הגדולות בישראל ובחנויות המרכזיות בהן. טוענת בעלת הסימנים כי היה מקום לבדוק את החנויות אשר לגביהן צרפה חשבוניות. אציין כי בנקל יכולה הייתה בעלת הסימנים להפריך עדות זו על ידי צירוף רשימה של חנויות בהן משווקת תוצרתה או לצרף מסמך המעיד על היקף מכירותיה בישראל תוך התייחסות לחנויות השונות בהן משווקת,

לטענתה תוצרתה, לתחילופין יכולה הייתה לצרף העתקי קבלות של מכירותיה באותן חנויות.

בעלת הסימנים טוענת כי מבקשת הביטול פעלה בחוסר תום לב ובשל כך יש לדחות את בקשתה (ראה פסקה 20), אין בידי לקבל טענה זו. סעיף 41(א) לפקודה מציין במפורש כי "... רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול..., שלא היתה כוונה בתוס לב להשתמש בסימן המסחר...". הסעיף קובע כי תום הלב נבחן ביחס לשימוש בסימני המסחר, קרי: בחינת תום הלב הינה ביחס לבעלת הסימנים ולא ביחס למבקשת הביטול, אשר לגביה אני קובע כי הינה אדם מעוניין לצורך סעיף 41 לפקודה. שימוש בתום לב הינו שימוש אמיתי במוניטין הסימן לצורך יצירת בידול ולא שימוש למראית עין רק כדי להשתמש בסימן כסימן הגנתי (ללא שימוש בפועל).

נסייבות מיוחדות במסחר:

.6

.7

.8

משקבעתי כי השימוש לו טוענת בעלת הסימנים אינו עומד בדרישות הפקודה, אעבור לבחינת השאלה השנייה (ראה פסקה 4), האם היו נסיבות מיוחדות אשר בגינן לא עשתה בעלת הסימנים שימוש בסימניה. עוד אדגיש כי בעלת הסימנים לא העלתה טענה מעין זו.

בהתאם להוראת סעיף 41(ב) לפקודה באם יצליח בעל הסימן הרשום להוכיח כי שררו נסיבות מסחריות מיוחדות בעתיין נמנע ממנו להשתמש בסימנו הרשום, לא יורה הרשם על ביטול הסימן.

בהחלטת הרשם בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מספר 138834 ("מיג") מיום 7, נסקרו אמות המידה שנקבעו בפסיקה האנגלית, לבחינת הנסיבות אשר יצדיקו היעדר שימוש בסימן, להלן:

(1) יש לקחת בחשבון את העובדה שסימני מסחר נועדו כדי שישתמשו בהם; (2) אין מדובר בנסיבות וקשיים רגילים;

(3) מדובר בנסיבות מיוחדות ולא רגילות במסחר או בשוק או שיבושים חמורים אף אם זמניס בעסקו של בעל הסימן;

(4) עיכובים הקשורים לרגולציה יכולים להוות סיבה מוצדקת אך לא עיכובים רגילים בתפעול ושיווק.

(5) נסיבות שבשליטת בעל הסימן אינן סיבות מוצדקות.

(עניין 125 .6.ק. ₪ [1997] ]סמונסטם1 שצוטט בספרו של ק14611, 11006 'זס סז" .כ ,.0 13% ,"וז 6סי1 וח 5'זס]/ת בעמ' 285).

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

9. בעלת הסימנים לא הביאה ראיות המעידות על נסיבות מיוחדות כלשהן אשר שררו בתקופה הרלבנטית. כמו כן לא שוכנעתי כי נסיבות מיוחדות מעין אלו התקיימו בעניינו ואשר יצדיקו את התארת הסימנים הרשומים בפנקס.

סוף דבר:

0. לאור כל האמור לעיל, לא שוכנעתי כי יש להותיר את רישום הסימנים על כנו. על כן, אני מקבל את הבקשה לביטול רישום סימני המסחר מספר 74787 ו- 74788. לפיכך, יוסר הרישום מפנקס סימני המסחר בישראל.

1. בעלת הסימנים תשא בהוצאות ההליך ושכר טעוות עו"ד בסך כולל של 36,000 ₪ הכולל מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיוס ועד התשלום בפועל. בסכום שהובאו בחשבון, הוצאות מבקשת הביטול בגין ניהול הליך בקשת ביטול סימנים 74785 ו- 74786 (ראה פסקה 5) וכן הוצאות מבקשת הביטול בגין דחיית הדיון (ראה פיסקה 3).

ד"ר מאיר נועס רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ניתן בירושלים ביוס | 9 באוגוסט, 2010 כ"ט באב, תש"ע