סימן מסחר 63267

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים, העיצובים ויימני המסחר

בקשה לביטול עיצוב 63267

מבקשות הביטול: 1. י.כ. השרות לקיוסק בע "מ 2. לג'ונטיל יבוא ושיווק בע"מ ע"י ב"כ: עו"ד טל שרס

בעלת העיצוב: א.א.ט פיתוח בע "מ בעצמה

1. בפני בקשה לביטול עיצוב רשוס מספר 63267, המתייחס לנרתיק לטבק. העיצוב נראה כך:

מבט מקדימה סגור

מבט מצד שמאל סגור מבט פרספקטיבי סגור מבט מאחורה סגור מבט מצד ימין סגור

מבט מלמטה סגור

מבט מקדימה פתוח

מבט מאחור פתוח

מבט מלמעלה סגור

העיצוב רשוס על שס א.א.ט פיתוח בע"מ. הבקשה לרישומו הוגשה ביוס 30.1.2019 (להלן: "המועד הקובע") והעיצוב נרשס ביוס 4.11.2019. הבקשה לביטול העיצוב הוגשה ביוס 1..

מבקשות הביטול הינן חברות העוסקות בייבוא ובשיווק מוצרי טבק. הבקשה מבוססת בעיקרה על הטענה כי מבקשות הביטול שיווקה עוד קודם למועד הקובע נרתיק טבק מלבני מתקפל (להלן: "הנרתיק המלבני"), השולל את החידוש והאופי הייחודי מן העיצוב לפי סעיפים 3, 6 ו 7 לחוק העיצובים, התשע"ו-2017 (להלן: "החוק" או "חוק העיצובים").

כן נטען כי בפנקס העיצובים רשומים עיצוביס נוספים, השוללים את החידוש והאופי הייחודי מן העיצוב.

להשלמת התמונה אוסיף כי בין הצדדים מתנהלת תביעת הפרה שהגישה בעלת העיצוב כנגד מבקשות הביטול (וכן כנגד מר יניב כהן ונתבעים נוספים) בבית המשפט השלוש בתל אביב-יפו, ת"א 9067-05-20, בפני כב' השופטת כוכבה לוי. ביוס 14.10.2021, ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בהתאם לסעיף 109(א) לחוק בה נקבע כי ניתנת רשות לרשם העיצובים לדון בהליך הביטול (להלן: "ההליך המקביל").

דיוןו והכרעה

בכדי להצליח בטענותיהן על מבקשות הביטול להוכיח כי הנרתיק המלבני שווק קודם למועד הקובע, וכן כי העיצוב הרשוס אינו חדש ובעל אופי ייחודי ביחס לנרתיק המלבני. איני סבור כי עלה בידי מבקשות הביטול להוכיח את הנדרש.

מועד שיווק הנרתיק המלבני

הנרתיק המלבני נראה כך:

מתוך נספח 8 לראיות בעלת העיצוב מוצג ב"ע|2

מבקשות הביטול מבססות את טענתן כי הנרתיק המלבני שווק קודם לרישום עיצוב על תצהיריה של מר יניב כהן- מנהל המבקשות, גב' ציפי כהן- אשתו של מר יניב כהן, עובדת בחברה ומנהלת המשרד וחשבונות, ומר דורון (אהרון) דונאשוילי- בעלים ומנהל בית עסק לממכר מוצרי מזון, שתיה, וטבק. תצהיר נוסף שהוגש מטעמו של מר אלעד שירצי, לא ישמש כראיה משלא התייצב המצהיר לחקירה נגדית על תצהירו, ולא ניתנה הודעה במועד לפי תקנה 54(ב) לתקנות העיצובים, תשע"ט- 2019 (להלן: "התקנות"). אמנם, במהלך הדיון הודיע ב"כ מבקשות הביטול כי המצהיר לא התייצב בשל מחלה וכי יומצא אישור מחלה על כך, אולם אישור זה לא הומצא עד למועד כתיבת החלטה זו.

מר כהן תמך את טענתו כי הנרתיק המלבני נמכר בתחילת 2018, במסמכים שצורפו לתצהירו נספחים 7 -9. נספח 7 הינו מסמך מיוס 30.1.2018 שכותרתו 1.151 6א0-411/. נספח 8 הינו

חשבונית מיוס 30.1.2018. בין המוצרים בחשבונית מופיע מוצר 511-7 ולידו תמונה, אשר נטען כי היא תמונת הנרתיק המלבני. נספח 9 הינו הגדלה של תמונה זו.

בעלת העיצוב ערערה על אמינותן של חשבוניות אלו, ולפיכך הגישה בקשה לגילוי מסמכים מיוס 1, בהתאם לתקנה 55 לתקנות, בה ביקשה כי מבקשות הביטול תגלנה מספר מסמכי מקור והמסמכים המקוריים של החשבונית שהוצגה בנספחים 8- 9 לתיק המוצגים,

בפורמט [06א (במקום בפורמט 0 שהוגש בהליך) ; הודעת הדוא"ל מהספק בסין שאליה

צורף קובץ ה- ₪866 המקורי וצרופותיה, שרשרת ההתכתבויות עס הספק בסין שהובילו להודעה אליה צורפו החשבוניות וצרופותיהן.

בעלת העיצוב טענה כי החשבוניות שהוצגו בנספחים 8- 9 עברו עריכה והן מזויפות. כדי לבסס טענה זו בעלת העיצוב הגישה קבצים ובה מס חשבוניות שנשלחו אליה מטעמו של מבקשות הביטול בהליך המקביל, וגם שס עברו עריכה. מבקשות הביטול הגישו תגובה לאקונית ולא חתומה

לבקשה זו, ובה הסכימו להעברת קבצי ה- [66א לידי בעלת העיצוב.

לאחר שהועברו הקבצים, הודיעה בעלת העיצוב כי הקבצים שקיבלה אינם הקבצים שנתבקשו בבקשת הגילוי.

בהחלטה מיוס 14.12.2021 קבעתי כי על מבקשות הביטול לגלות את המסמכים בתצהיר ערוך כדין, וכן נקבע מועד לגילוי. מבקשות הביטול הגישו תגובתן יוס לאחר מכן, ובה טענו, בין היתר, כי אין בידן את המסמכים הנדרשים. לתגובה זו צורף תצהיר לא חתוס ולא מאומת מטעמו של מר כהן וכן עותק מצולס של נוסח התצהיר חתוס (ולא מאומת) ובו פירט כי ערך חיפוש ולא איתר את התכתובות הנדרשות וכן כי החשבוניות שצירף בהליך אמיתיות. בהחלטה נוספת מיס 16.12.2021 קבעתי כי אין להידרש לטענות שהועלו בתגובה השנייה שכן הינן ערעוריות באופיין, ומתייחסות לנושאים שכבר הוכרעו בהחלטה הקודמת.

אני מתקשה לקבל אמירות אלה. לא סביר בעיני, כי חברות שכל תחום עיסוקן קשור לייבוא ולשיווק מוצרי טבק, לא ישמרו תיעוד של התכתבויות עס ספקים, בפרט בעידן הטכנולוגי. תכתובת דוא"ל אינן קשות לאיתור ולשיחזור. יתר על כן, מר כהן בחקירתו הנגדית (פרוטוקול מיוס 22.12.2021, עמוד 8, שורה (1) טען כי ביכולתו להציג חשבוניות (או כי עליו לבדוק בחשבוניות), ולכן לא ברור מדוע לא הוצגו בהליך עד למועד חקירתו הנגדית. גב' כהן העידה בחקירתה הנגדית (פרוטוקול עמוד 27, שורות 8 -10) כי היא מעבירה חשבוניות לרואה חשבון של החברה. מכך ניתן להניח כי צריך היה להיות תיעוד בחברות או בידי נותני השירות שלהן לחשבוניות. לפיכך איני סבור כי ניתן להתייחס לנספחים 8 -9 בתיק המוצגים כראיה בהליך.

למעלה מן הצורך אציין כי נספח 8 ממילא אינו מוכיח את הדרוש הוכחה. התמונות שהוצגו בנספח 8 מטושטשות, ואינן מראות את העיצוב בבירור. ולטעמי יש קושי להסתמך עליהן כראיה לכך שהמוצר יובא לישראל. כאן אציין כי ממילא היה על מבקשות הביטול להוכיח לא רק כי המוצר יובא אלא גם כי הוא פורסס בציבור קודם למועד הקובע.

כתב ההגנה בהליך המקביל צורף כנספח 2 לתיק המוצגים שצורף לראיות מבקשות הביטול וכלל חשבוניות שהוגשו מטעמבקשות הביטול המתוארכות למועדים נוספים (נספח 1 לכתב ההגנה). אלה לא הוגשו כראיות בנפרד בהליך שבפני, וגם הן מטושטשות ואינן מראות את העיצוב בבירור.

אוסיף כי לא מצאתי בראיות נוספות שהוגשו כגון חשבונית של הספק הסיני, חשבונית עמיל המכס, הצהרת ייבוא של אגף המכס, תעודת משלוח או אסמכתא לתשלום לחברה הסינית כדי לשנות ממסקנותיי אלה (נספחים 7, 10-13 לתצהיר מר כהן), בשל הנימוקים המפורטים לעיל.

מבקשות הביטול ביקשו להסתמך על עדותו של מר דונאשוילי כי מכרו את הנרתיק המלבני קודם למועד הקובע. מר דונאשוילי וזיהה את הנרתיק המלבני וזיהה אותו בהשוואה לנרתיק המרובע דמוי הקייס און איט, (פרוטוקול עמוד 30, שורות 11- 19, שורה 24). דונאשוילי העיד כי מכר את הנרתיק המלבני בתחילת 2018 (עמוד 31 לפרוטוקול שורות 15 -18). לתמיכה בעדותו, צירף חשבוניות שניתנו לו ע"י המבקשת 2 (נספחים 19 -20 לתיק המוצגים של מבקשות הביטול). החשבוניות מתוארכות לימים 4.2.2018, 18.2.2018, 21.2.2018 ו- 28.2.2018. גם העד בעצמו התקשה בחקירתו הנגדית לפענח את הכתוב בהן (ראו פרוטוקול מיוס 22.12.2012, עמוד 9, שורות 12, 14), ולא ניתן ללמוד מהן כי דווקא הנרתיק המלבני הוא וה שנמכר תחת חשבוניות אלה.

לסיכום, מבקשות הביטול לא הציגו ראיה כלשהי כי הנרתיק המלבני אכן פורסס קודם למועד הקובע. לפי עדותו של מר כהן (פרוטוקול עמוד 14 שורות 1- 8, שורות 14 -18) נמכרו מאות בודדות של המוצר לפחות למשך מספר חודשים. אני מתקשה לקבל כי אין כל תמונה או תיעוד אמין לאף אחת ממכירות אלו, כפי שהצביעה על כך בעלת העיצוב.

לפיכך, הנרתיק המלבני איננו פורסס קודם כנגד העיצוב הרשוס. שאלת הדמיון בין הנרתיק המלבני והעיצוב הרשוס מסורה לבית המשפט הדן בשאלת ההפרה בהליך המקביל.

חידוש ואופי ייחודי

הדרישה לחידוש ולאופי ייחודי כתנאי לכשירות עיצוב קבועה בסעיף 3 לחוק:

"3. עיצוב יהיה כשיר להגנה כעיצוב רשוס לפי הוראות פרק ד', אם הוא חדש ובעל אופי ייחודי בהתאם להוראות פרק זה."

2. כן פורטו הדרישות בסעיפים 6 ו- 7 לחוק כך:

"6. עיצוב ייחשב חדש אם לפני המועד הקובע לא פורסם בציבור, בישראל או מחוצה לה, עיצוב זהה לו או עיצוב שנבדל ממנו רק בפרטים שאינם מהותיים".

"7. (א) עיצוב ייחשב בעל אופי ייחודי, אם הרושם הכללי שהוא יוצר אצל משתמש מיודע שונה מהרושם הכללי שיוצר עיצוב אחר, שפורסם בציבור לפני המועד הקובע, אצל משתמש מיודע; לעניין זה יובאו בחשבון עיצובים הנוגעים לכל סוגי המוצרים.

(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), בקביעה אם עיצוב יוצר אצל משתמש מיודע רושם כללי שונה כאמור באותו סעיף קטן יובא בחשבון, בין השאר, מגוון האפשרויות הקיים לעיצוב עיצובים ביחס למוצרים מהתחום שאליו משתייך המוצר נושא העיצוב. "

3. בהחלטה בענייון בקשה לרישם עיצוב 63572 מרום אפ.גי.פי בע"מ (פורסם בנבו, 6.1.2020) (להלן: "עניין מרום") עמדתי על הכללי לבחינת חידוש ואופי ייחודי של עיצוב לפי סעיפי החוק. בהתייחס לאופן בחינתה של שאלה החידוש, נקבע כי מבחן החידוש ייבחן תוך השוואת העיצוב המבוקש מול מסמך אחד מהידע הקודם, ולא מול שילוב של מסמכים. כן נקבע כי מדובר במבחן פשוט ואובייקטיבי, והוא לא ייבחן בעיניו של המשתמש המיודע (ראו פסקאות 8 -23 להחלטה בעניין מרום). כן התייחסתי למידת הפרטים שיש לבחון בין העיצובים העומדיים להשוואה:

"18. מבחן החידוש בחוק העיצובים, בדומה למבחן החידוש בחוק הפטנטים, הוא מבחן אובייקטיבי - האם העיצוב המבוקש או עיצוב זהה לו מהותית היה קיים כבר, כאשר החוק רואה בעיצוב הנבדל רק בפרטים שאינם מהותיים כעיצוב זהה מבחינה מהותית. הוצע לראות פרטים שאינם חלק מן המוצר, כפרטים שאינם מהותיים, כגון תווית הנמצאת על מוצר. (ראו: , ]ג | \ 516 א ואט אה פק ס חטש 5 5 הזזה ,2012 ,.0ם 156 60106 65חה0וז6בּק ₪

1. את הביטוי "פרטים שאינם מהותיים" או |בּוזסזהוחוחו" "609|]5)) יש לפרש באופן מצמצם, על מנת לשמור על אופיה הטכני של דרישת החידוש. ככלל, הבדלים המנויים כחלק מהגדרת עיצוב בחוק העיצובים "מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים" לא ייחשבו כפרטים שאינם מהותיים (ז13556|0|3], עמוד 77).

3. הנחת היסוד היא כי לעיצוב שאינו חדש אופי ייחודי זהה לעיצוב הקיים, ויתרונו של מבחן החידוש, הוא לפיכך, בעובדה שאם עיצוב

.1

.4

.5

.6

.7

אינו חדש, אין צורך לבחון את האופי הייחודי שלו בעיני המשתמש המיודע, שהיא בחינה מורכבת יותר (ר' +3556|013 1], עמ' 69)."

בפיסקה 44 לעניין מרום, פורטו הקריטריונים לבחינתו של אופי ייחודי בעיצוב והמס:;

"לסיכום, בבחינה האם העיצוב בעל אופי ייחודי, יבדקו השיקולים הבאים: מהו התחום בו מיושם העיצוב, מאפייני המשתמש המיודע, רמת ההיכרות שלו את התחום, רמת תשומת הלב שהוא מקדיש לתחום, האם מדובר בתחום רווי, והשאלה האם הוא יכול לבצע השוואה ישירה, מידת החופש למעצב בפיתוח העיצוב. "

בעניין מרום עוד עמדתי על כך שבחינת אופיו הייחודי של עיצוב מתמקדת ברושם הכללי שמותיר על המשתמש המיודע ולא בהבדלים הקטנים בין המוצרים (ראו פסקה 25 להחלטה). כן, כפי שנקבע בסעיף 7(ב) לחוק, יש להתחשב במגוון האפשרויות הקיימות לעיצובם של המוצרים בתחום של המוצר נושא העיצוב. בהקשר זה, עמדתי על כך שגם בתחום יש כמות גדולה של עיצוביס, אין הדבר מעיד בהכרח כי מדובר בתחום בו קיימים מגוון מצומצם לעיצוב מוצרים.

העיצובים הקודמים בתחום השוללים חידוש ואופי ייחודי לטענת מבקשות הביטול

מבקשות הביטול טענו כי קיימים נרתיקי טבק רבים דומים לעיצוב המבוקש. בפרט ציטטו מבקשות הביטול את מדגם 57724 ועיצוב 60267 כשוללים חידוש ואופי ייחודי בנוסף לנרתיק המלבני. כן הובא במהלך הדיון תדפיס מאתר אינטרנט העוסק בקיפולי נייר (אוריגמי) (מוצג מב/2) אשר נטען כי הוא שולל את החידוש והאופי הייחודי מן העיצוב הרשוס.

התחום בענייננו הוא תחום המוצרים לעישון טבק וקנביס. בהעדר ראיות ביחס למשתמש המיודע אניח כי המשתמש המיודע הינו אוכלוסיית המבוגרים הכללית. בהיעדר ראיות לגבי רמת ההיכרות את התחום, ומידת תשומת הלב שמקדיש המשתמש המיודע לבחירת המוצר, אניח שמדובר ברמת היכרות ממוצעת, ובתשומת לב לא גבוהה במיוחד בשל כך שמדובר במוצר פשוט וזול.

מדגם 57724 נרשם ביוס 21.9.2016, ולפיכך הינו בגדר פורסס קודם.

מבט מלפנים מבט פתוח

לטעמי העיצוב הרשוס נבדל ממדגם 57724 בפרטים מהותיים, ולפיכך הינו חדש. הפרופורציות של העיצובים שונות. מדגם 57724 מתקפל בצורה שונה (קיפול אקורדיון אל מול קיפול בקווי ישר), ובמצב פתוח אינו הוא אינו שטוח כמו העיצוב הרשוס. במצב מקופל הרושם הכללי הוא כשל מעטפה. לפיכך סבור אני כי בעיני המשתמש המיודע הרושם הכולל של עיצוב 57742 שונה מזה של העיצוב הרשוס גם נראה בתחום כתחום שאינו רווי ועל כן העיצוב הרשוס בעל אופי ייחודי.

עיצוב 60267 שכותרתו "נרתיק להכנת סיגריות", נרשם ביוס 13.7.2017 ולפיכך הינו פורסס קודם.

מבט מלפנים מבט פתוח

בהשוואת העיצוב הרשוס לעיצוב 60267 נראה הבדלים בפרטים מהותיים אשר די בהכל על מנת לקבוע כי בעיצוב הרשוס קיים חידוש. באשר לאופי הייחודי, גם עיצוב 60267 כולל מגרדת, צורת הקיפול של העיצובים שונה, וכן נראות הפרופורציות שלהם שונות. לדעתי בעיני

המשתמש המיודע, שהוא משתמש בטבק ובנרתיקים לאחסון טבק, הרושם הכללי שייצרו שני העיצובים שונה.

בכתב טענותיה ובראויותיה הציגה בעלת העיצוב נרתיק נוסף לאחסון טבק שנושא את הסימן 1 תס 02856. מוצר לדוגמה הוגש אף במהלך הדיון, וסומן כמוצג בע/4. אף שנרתיק זה לא הובא על ידי מבקשות הביטול כעיצוב שפורסס קודם למועד הקובע, בעלת העיצוב הרשוס מודה כי

הוא פורסס קודם למועד הקובע. ה- 1 תס 62856 נראה כך:

מצב סגור מצב פתוח

כפי שטענה בעלת העיצוב במהלך הדיון, ההבדלים בין ה- 1 תס 6886 לעיצוב הרשוסב.

מבקשות הביטול העלו טענות לגבי זכויות שיש להן בנרתיק המלבני כעיצוב לא רשום. אין מקום של טענות אלה בהליך שבפני העוסק בכשירות העיצוב הרשוס, וממילא לא הוכח כי הנרתיק המלבני נמכר עובר למועד הקובע.

הוצאות

בעלת העיצוב יצגה את עצמה באמצעות אחד השותפים בה, מר אסולין, ולפיכך לא נשאה בשכר טרחת עורכי דין. מבקשות הביטול תשלמנה הוצאות בעלת העיצוב בסך של 1000 ₪.

10

רשם הפטנטים, המדגמים, העיצובים וסימני המסחר

אופיר אלון רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס י"א שבט תשפ"ב 3 ינואר 2022

סימוכין: 74