החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר 3 (מעוצב)

המתנגדת: 111110165 1/6516 1 ע"י ב"כ: עו"ד יוסי סיוון ושות'

המבקש: דוד איבגי

ע"י ב"כ: עמיר פרידמן, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 256843 (להלן: "הסימן המבוקש") שהוגשה ביוס 26.6.2013. הסימן המבוקש הוגש לרישום מטעמו מר דוד אבגי העוסק בשיווק מוצרי אופנה (להלן: "המבקש") וקובלה לרישום ביוס 17.11.2014. הסימן המבוקש מתייחס לפרטת סחורות בסוג 25 עבור "ביגוד", וכך הוא נראה:

2. הודעת ההתנגדות הוגשה ביום 27.2.2015 ע"י חברת [מספר/שם] (להלן: "המתנגדת"). לטענתה, המתנגדת הינה תאגיד הולנדי ולה מספר זּכייניס בישראל המשווקת בין היתר דברי הלבשה תחת סימן המסחר אשר בבעלותה, הרשום בישראל מיוס 3.11.1995 בסוג 25 עבור "צורכי הלבשה, דברי הנעלה ולבוש ראש" ומספרו הוא 82802 (להלן: "סימן המתנגדת"). עיקר טענות המתנגדת כנגד רישומו של הסימן המבוקש מתמקדות בהיותה בעלת סימן המסחר דלעיל. סימן המתנגדת נראה כך:

וזו 00

בהחלטה זו פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 תקרא להלן: "הפקודה".

עיקר טענות הצדדים

לטענת המתנגדת, סימן המתנגדת פותח על ידה בעיר לוס אנג'לס שבארה"ב, בשנת 1982 כסימן ייחודי המשקף יוקרה, ומוצריה משווקים בישראל מאז שנות ה-90. כן טוענת היא כי החל משנת 2008 מוצרים עליהסם מוטבע הסימן מופצים ברשתות החנויות הידועות באר,

ביניהן רשת "המשביר לצרכן", רשת "14105 1405"", רשת "אירוקה" וכן חנויות אופנה נוספות ברחבי הארצ.

לגישת המתנגדת, הרכיב הדומיננטי בסימן המבוקש כמו גם בסימן המתנגדת הינו דמויות הסוס והרוכב עליו. על כן, טוענת המתנגדת כי הסימן המבוקש דומה לסימן הרשום שבבעלותה וכי רישומו עלול ליצור חשש להטעיה, ועל כן פסול הוא לרישום על פי סעיפים 1), 6(11), ו- 13(11) לפקודה.

לצורך חיזוק טענתה דלעיל, מציינת המתנגדת כי היות שטובין המתנגדת, כמו גס הטובין להס מיועד הסימן המבוקש, הינס מוצרי מדף, וכן לנוכח זכרונו הבלתי מושלס של הצרכן, יש להעניק משקל ניכר למבחן מראה הסימנים.

כמו כן, מציינת המתנגדת כי הסימן המבוקש וסימן המתנגדת מתייחסים שניהם לגבי אותו הגדר הטובין. בנוסף, טוענת היא כי הטובין עליהס מוטבע הסימן המבוקש משווקים ונמכרים תוך שימוש בצינורות שיווק דומיס לאלה בהס עושה שימוש המתנגדת, וכן כי המבקש והמתנגדת פונים לקהל יעד והם, היינו צרכני ביגוד ואופנה בישראל.

לטענת המתנגדת, בין הסימן המבוקש ולביןו הסימן הרשום יש אף קשר רעיוני-קונספטואלי העלול ליצור מצב בו הצרכן יטעה לחשוב כי מקור הסימן המבוקש במתנגדת. המתנגדת מציינת כי בדומה לשימוש שהיא עושה בסימן, עושה המבקש שימוש בדמות סוס דוהר במבט צד מלא, עליו רכוב שחקן פולו - הוא דמות הרוכב - האוחז במחבט המונף מעלה ומוקף במסגרת מעגלית. כמו כן, סבורה היא כי אף הפרופורציות בין המסגרת המעגלית לבין דמות הרוכב, זהות הן כמעט לחלוטין.

בהחלטה זו פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 תקרא להלן: "הפקודה".

עיקר טענות הצדדים

ביניהן רשת "המשביר לצרכן", רשת "14105 1405"", רשת "אירוקה" וכן חנויות אופנה נוספות ברחבי הארצ.

עוד מוסיפה המתנגדת ומציינת כי כתוצאה מהשימוש האינטנסיבי שעשתה בסימן הרשום ברחבי העולס ובישראל, זכה סימן זה למוניטין רב ואף הפך לסימן מסחר מוכר היטב, כהגדרתו בפקודה. לטענתה, היות שסימנה הינו מוכר חיטב, מדובר בפוטנציאל הטעיה גבוה יותר ביחס לסימן המבוקש.

לפיכך, טוענת המתנגדת כי עלול להיווצר מצב בו צרכניס ירכשו מוצריס תחת הסימן המבוקש, בעוד שהס סובריס בטעות כי המדובר במוצרי המתנגדת או קשורים אליה מסחרית באופן כזה או אחר. על כן, סבורה היא כי הסימן אינו כשיר לרישום לפי סעיפים 13(11) ו/או 1) לפקודה. עוד טוענת היא כי רישום הסימן המבוקש עלול להביא לדילול סימנה המוכר היטב לטענתה.

המתנגדת טוענת כי המבקש פעל בחוסר תום לב עת בחר להשתמש בדמות הרוכב על גבי סוס, וכי למעשה בחר בסימן המבוקש על מנת ליהנות מהמוניטין הנרחב ורב השניס שרכש סימן המתנגדת. עוד טוענת המתנגדת כי רישום הסימן המבוקש יעלה כדי תחרות בלתי הוגנת ולפיכך אין להתירו לפי סעיפים 6(11) ו- 12 לפקודה.

יתרה מואת, סבורה המתנגדת כי עדות המבקש אינה מהימנה. כמו כן, טוענת המתנגדת כי למבקש היסטוריה ארוכה של חיקויי סימניס ידועים וכי גס הסימן המבוקש נוצר תוך העתקת אלמנטים מסימנים מוכרים בתחום האופנה. על כן, סבורה היא כי הסימן אינו כשיר לרישום מכוח סעיף 5(11) לפקודה.

במסגרת סיכומיה טוענת המתנגדת כי מעבר לכך שהמבקש ניסה לחקות את החוזי המעגלי הכללי הנוצר בסימן המתנגדת, בחר לעשות שימוש באלמנט "ענפי ית" באופן אשר לטענתה דומה עד כדי הטעיה לאלמנט בסימן מסחר רשום מס' 227079, אשר בבעלות חברה אחרת

(60ז1רת1. 1 (₪5ה110101) עדו 6סעת).

בנוסף, לגישת המתנגדת, הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין לפי סעיף 8(א) לפקודה מאחר שאין בסימן המבוקש כל סממן שיכול לבדל בינו לבין מוצרי המתנגדת או סימן המתנגדת.

ביוס 22.4.2015 הגיש המבקש כתב טענות שכנגד מטעמו. לטענתו, בין סימני הצדדים אין כל דמיון העלול ליצור סכנת הטעיה ו/או תחרות מסחרית בלתי הוגנת. לדידו, יש לבחון את סימני הצדדים בשלמותם, ואין להסתפק בכך שבסימן המבוקש כמו גס בסימן המתנגדת קיים סוס ועליו ישובה דמות רוכב. לרבות בסימן המתנגדת קיימים רכיבים כגון השס "1111!5 ץ]2607" והכינוי התיאורי "סט]6 2010" אשר כלל אינס קימיס בסימן המבוקש. לטעמו, הס המרכיבים הדומיננטיים בסימן המתנגדת הרשום והס החקוקים בתודעת הצרכן.

המבקש מוסיף כי המוטיב המשותף לו טוענת המתנגדת המורכב מדמות הרוכב על גבי סוס, לא נוצר ולא נהגה על ידי המתנגדת, שהחלה את עסקיה זמן רב לאחר שהחל השימוש השגור במוטיב זה בתחום האופנה.

לטענתו, המתנגדת אף עיצבה את סימן הרשום בהשראת מוטיב השגור דלעיל, שהינו מקובל ונפוץ בתחום האופנה, ומקורו בשימוש רב השניס שנעשה על ידי חברות כגון מס6עט1.3 םק381 ו-45506181100/ 2010 115. כתימוכין, הפנה הוא לסימני מסחר רשומים בישראל, בהס נעשה שימוש במוטיב גה (נספח ב' לכתב הטענות ונספח ב' לתצהיר מבקש הרישום), וכן לסימני מסחר רשומים ברחבי העולס המשתמשים אף הס במוטיב האמור (נספחים ג' וד' לכתב הטענות ולתצהיר מבקש הרישום). כמו כן, מציין המבקש כי עובדת היות המוטיב הנטען נפוץ ושגור נקבעה כמקובל אף בפסיקה הבינלאומית.

לעניין שאלת הדמיון המטעה, טוען המבקש כי הסימן המבוקש שונה מסימן המתנגדת. ברכיבים הבאים: הסימן המבוקש מכיל שתי אותיות "[ת" ואינו מכיל את המילים ס0[סק" "סט[-); צלילי ההיגוי בסימניס שונים לחלוטין; הסוס בסימן המבוקש נתון בתנוחת דילוג;

לדמות הסוס בסימן המבוקש שלוש רגלייס; בסימן המבוקש בולט אלמנט מעגלי; סביב הסימן המבוקש בולט מעגל עלי הזית.

בנוסף, גורס המבקש בתצהירו כי פונה הוא לקהל היעד מהשכבות העממיות ומשווקים בחנויות, בבואריס, בשווקים המוניס ועוד. ואת בעוד שהמתנגדת מתיימרת לייצג תוצר

אקסקלוסיבי הנושא את השם הגיאוגרפי (בתרגום חופשי לעברית) "מועדון הפולו של (שכונת היוקרה) בוורלי הילס". לשיטתו, גם בכך יש כדי לבדל את הסימן המבוקש מסימן המתנגדת, שכן אין השקה בין הסחורות שלו לביןו של המתנגדת או בין צינורות השיווק.

בסיכומיו, המבקש העלה טענה מקדמית לפיה המתנגדת הרחיבה חזית עת טענה כי מוטיב עלי הזית בסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן עלי הזית של חברת 267 00זע, ועשתה ואת לראשונה בסיכומיה.

ראיות הצדדים

ביוס 21.9.2015 הוגש תצהירו של מר אלי חדד (להלן: "מר חדד"), מנהל ובעלים בחברה המתנגדת. כמו כן, הגישה המתנגדת תצהיר של מר דוד בר (להלן: "מר בר"), מנהל ובעלים בחברת בברלי הילס אופנה בע"מ, המייצרת, מייבאת ומפיצה בישראל את מוצרי המתנגדת

מאז שנת 2008 בכפוף להסכם רישיון מסדר עס [מספר] (להלן: ביוס 22.11.2015 הגיש מבקש הרישום את ראיותיו שהסתכמו בתצהירו.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ביוס 11.9.2016 התקיים בפני דיון. במסגרת הדיון נחקרו בחקירה נגדית כלל המצהירים מטעמו הצדדים. סיכומי הצדדים הוגשו ולפיכך בשל התיק למתן החלטה.

דיון והכרעה

ראשית, אתייחס לעניי טענת המבקש באשר להרחבת חזית אסורה. המתנגדת אכן לא העלתה בכתב טענותיה טענה לפיה הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן עלי הזית של חברת 617 7166. המתנגדת העלתה טענה זו לראשונה בסעיפים 31 ו-32 לסיכומיה. על כן, הריני לקבוע כי אכן מדובר בהרחבה אסורה של חזית המחלוקת. הכלל האוסר על הרחבת חזית הדיון, נועד כידוע על מנת למנוע מצב שבו בעל דין "יופתע" על ידי הצד שכנגד, כמו גס לאפשר לאותו בעל דין להיערך כראוי ולהתמודד עובדתית ומשפטית עם הטענות המועלות על ידי בעל הדין שכנגד ראו: רע"א 15/6814 נויה יהלומים בע"מ נ' יהלומי מזל נ.א בע"מ (פסקה 8) פורסם בנבו 2015.12.21). לפיכך, מן הראוי היה לפסול את טענתה זו של המתנגדת. יחד עם זאת, על מנת להביא לדיון ממצה ומקיף בכלל טענות המתנגדת, אדון בה.

האם סימן המתנגדת הינו מוכר היטב?

5. כזכור טענה המתנגדת כי ברבות השניס הפך סימן הרשום למוכר היטב כמשמעותו בסעיף 1

לפקודה שלשונו היא זו:

"סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזדח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר דשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכל כתוצאה ממאמצי השיווק."

6. כידוע, קביעת מעמדו של סימן כסימן מסחר מוכר היטב תיעשה באמצעות מספר מבחני עזר

שגובשו בפסיקה, בין היתר בפסק הדין בעניין ע"א 9193/03 1162013₪/ נ' אבסולוט שוז, פ"ד נה(6) 869. בנוסף ראו לעניין גה החלטה בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 "אהדאתפ", .ז.ת.5 א דאתע נ' זאזתפטס5ג3 0צ00א שאג06א זחהפה

1/3 נבו (2003). מבחניס אלה הם כדלקמן: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש; חיקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף פרסום הסימן ומשך הפרסום; המידה בה הסימן מוכר, מידת השימוש בו, רישום ואכיפה; מידת הייחודיות של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים (בהקשר זה, שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו מיוחס לגורם אחד בלבד); מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי;

אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות.

המתנגדת טענה כי על המוניטין הבינלאומי שרכש סימנה ניתן ללמוד ממסמך הדירוג במגזין העולמי 65וחהקותס:) ₪ה51ח1.106 100 קסד 62100815 1106056 (נספח 4 לתצהיר מר חדד).

עיינתי ומצאתי כי מסמך זה כלל אינו מעיד על המוניטין אשר צבר סימן המתנגדת בישראל בפרט.

המתנגדת טענה כי ראיותיה מבססות את גרסתה אודות השקעה רבה בפרסום וקידום מכירות טובין עליהס מוטבע סימנה ברחבי העולס. אף על פי כן, בנספח 9 לתצהירו של מר חדד לא הוצגו פרסומים אשר הופצו בישראל. כמו כן, העתקי הצילומים מקמפיינים פרסומיים של סימן המתנגדת ברחבי העולס ובישראל (נספח 5 לתצהיר מר חדד), הוגשו ללא פירוט ראוי ממנו ניתן ללמוד מהס הפרסומים שהופצו בישראל ומה הופץ מחוצה לה.

אכן נכון, לתצהירו של מר בר צורפו מספר תצלומי חנויות אופנה גבריס אשר על גבי שלט החצות שלהן מתנוסס השס "טט01 0[0ק 111115 260617" (נספח 1), וכן תצלומיס מתוך קטלוגים המופצים בישראל בהם מוצרי המתנגדת עליהם מוטבעים שם זה (נספח 2). יחד עם זאת, לאור דלות הראיות שהוצגו, לא נוכחתי כי המדובר בהיקפי פרסום משמעותיים בישראל. בנוסף, מציינת המתנגדת כי השקיעה משאביס רבים בקמפיינים לקידום הסימן בישראל, בין היתר באמצעות פרזנטורים מוכרים. כחלק מנספח 11 לתצהיר מר חדד, צירפה היא את מצגת הקמפיין של חברת אירוקה משנת 2012, וציינה כי כתוצאה ממנו וכה סימן זה לסיקור נרחב בערוצי התקשורת הפופולריים בישראל וביניהם ערוצים 10 ו-2, עיתוני 'ידיעות אחרונות', 'מעריב' ו'ישראל היוס', וכן אתרי '6חץ", '10ַתַּת', 'ואללה' ו- סא8חח'.

עס ואת, מרבית הכתבות שהגישה המתנגדת (תחת נספח 11 כאמור) הינן כתבות "סיקור צהוב" המתמקדות בשחקנית מסוימת בששנון שאנון דוהרטי (שיחקה כברנדה וולש בתכנית הקרויה "בוורלי הילס 90210") אשר קידמה את הסימן עבור חברת "אירוקה". מן הכתבות הנ"ל המונחות בפני, התרשמתי כי לא עלה בידי המתנגדת לבסס את מעמדו הרשום לטענתה של סימן המסחרי. בסיקור שנערך במדור הרכילות והבידור של 6חץ' אין כל אזכור לסימן

המתנגדת. כך גם בסדר הרכילות של 'ישראל היוס', בסיקורים שנערכו ב- סאאגז' ובמדור הרכילות של גיא פינס, בכותרת הניוזלטר של 'ישראל היוס' מיוס 4.9.2012, "ברנדה משיקה אירוקה", וכן בכותרת "1.116 טס ץצ 51/16" מיוס 13.9.2012 "אבק של כוכביס ברשת אירוקה בהשקת קו המשקפיים החדש"; כמו כן, בניוולטר מיוס 6.9.2012 אין אזכור של הסימן וכי צוין כי השחקנית שאנון דוהרטי הגיעה ארצה "לצורך צילום קמפיין של אחת מרשתות האופטיקה הגדולות בארץ"; גם ב'ואללה סלבס' הסיקור נערך סביב השחקנית עצמה ולא סביב סימן המתנגדת (לשון האזכור אף ציינה כי השחקנית "חברה לאיוו חברת משקפיים"

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(ההדגשה אינה במקור י.ש.כ.)) אשר אף לא צוין במפורש. יודגש כי אף הכותרות בעיתונים 'ידיעות אחרונות' וב'מעריב סגנון" אינן מתמקדות כלל בסימן המתנגדת אלא בשחקנית עצמה.

בנוסף לאמור לעיל, צירפה המתנגדת כנספח 16 לתצהיר מר חדד, כתבות על כך שרשת 'המשביר לצרכן' משווקת מוצרים נושאי סימן המתנגדת. לעניין זה, אציין כי אף ששסם הסימן אכן אוזכר בגוף כתבה זו, הכתבה עוסקת ברשת 'המשביר לצרכן' ולא בסימן בפני עצמו ותעיד על כך גס כותרת הכתבה. כמו כן, מצאתי כי נספח 3 לתצהיר מר בר במסגרתו הוגשה כתבה ובה מופיע סימן המתנגדת לצד סימן רשת 'המשביר לצרכן', אשר כותרתה היא "כולם אוהבים את פולו" מצביע על פופולריות חולצות הפולו בקרב הצרכניס בישראל אך לאו דווקא על פופולריות סימן המתנגדת.

כמו כן, מספר העוקבים אחר עמוד הפייסבוק של המתנגדת בישראל נכון ליום כתיבת ההחלטה, עומד על כ-800 עוקבים בלבד, כך שלא ניתן להתייחס לחשיפה בהיקף גבוה בערוצ זה (נספח 14 לתצהיר מר חדד ונספח 4 לתצהיר מר בר). כך גם תשדיר חסות המופיע באופן חטוף במהלך משחק כדורגל של נבחרת ישראל (נספח 15 לתצהיר מר חדד; נספח 5 לתצהיר מר בר) אשר אין בו כדי להעיד על חשיפה ניכרת של הסימן לקהל הישראלי. אף בנספח 12 לתצהיר (דף פייסבוק בשם "אשר יוסף הנעלה") אשר צורף לתצהיר אין כדי לשנות ממסקנתי זו. בנספח זה משווקות בין היתר נעליים תחת סימן המתנגדת, אך דף זה אינו פתוח למעקב צרכנים פוטנציאליים וחבריס בו פחות מ-400 איש.

יתרה מזאת, לא הוגש מטעמו המתנגדת חוות דעת סוקר, בצרוף סקר שוק מקיף, אשר יש בו כדי לתמוך בטענתה לפיה סימנה אכן להכרה והוקרה בקרב הצרכן הישראלי. אף לא הובא הסבר מניח את הדעת להימנעותה מכך (ראו: עמ' 26, שורות 19-20 לפרוטוקול). מאחר שעסקינן בטענה כי המדובר בסימן מוכר היטב, וכי סימן שכוה זוכה להעדפה משמעותית בדין על פני סימנים "רגילים", סבורני כי יש לזקוף לחובת המתנגדת מבחינה ראייתית, את הימנעותה מצירוף סקר שוק (על הימנעות מהבאת ראיה ראו: ע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציון בע"מ פד"י (1) 239 בע"מ 2455; ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו ואח' פד"י מה (4), 651, 654). עוד מצאתי כי אין די במסמ כלל רכיביו, רכש הכרה והוקרה בקרב הציבור הישראלי עד שניתן לומר כי הינו מוכר היטב כמוגדר בסעיף 1 לפקודה.

יתרה מכך, עיינתי היטב ולא מצאתי כי יש בראיות המתנגדת כדי להביאני למסקנה כי במנותק מרכיביו המילוליים אשר של סימנה, דמות הסוס כשעל גבו דמות הרוכב היא- היא זו אשר הפכה לסימן מוכר היטב בישראל. במילים אחרות, אין בידי לקבל את הטענה לפיה הרכיב הדומיננטי בסימן המתנגדת הוא דמות הרוכב על גבי הסוס.

בהקשר זה, מקבלת אני את טענת המבקש לפיה המתנגדת אינה עקבית בשימוש שהיא עושה בדמות הרוכב על גבי הסוס (ראו: עמ' 12 לפרוטוקול הדיון, שורות 23-35 ובהמשך עמ' 13, שורות 1-4). כלומר, לעתים משווקת היא מוצריה ללא דמות הרוכב על גבי הסוס, היינו אך ורק באמצעות הרכיבים המילוליים הנלווים לסימן ("111115 3606116 סט!6 ס[סע"). יתרה מכך, מר חדד, המצהיר מטעס המתנגדת, אף העיד כי לא תמיד משתמשת היא ברכיבים המילוליים במלואם, אלא בראשי התיבות בלבד, היינו "-11060 " (עמוד 14 לפרוטוקול, שורות 1). כמו כן, מר חדד העיד כי לעתים משווקת המתנגדת מוצריה תחת הסימן בשינוייס כאלו ואחרים (ראה עמודיס 20 לפרוטוקול שורות 30-34 וההמשך בעמוד 21, שורות 12- 1). לנוכח האמור לעיל, לא ניתן להסיק בוודאות כי דמות הרוכב על גבי הסוס, היא זו אשר רכשה הכרה והוקרה בקרב ציבור הצרכן בישראל.

לטענת המבקש, קייס קושי רב להעניק לגורס כלשהו בלעדיות בגין דמות רוכב על גבי סוס באשר היא. כהוכחה לטענתו, צירף המבקש לראיותיו 14 נסחי רישום המציג דוגמאות לסימנים הרשומים בפנקס סימני המסחר בסוג 25, הכוללים דמות רוכב על גבי סוס (נספת ב' לתצהיר מר איבגי). מצאתי לנכון לקבל טענה זו של המבקש. לא התרשמתי כי הציבור הישראלי מקשר את דמות הרוכב על גבי הסוס דווקא עם המתנגדת. לעניין זה, ראו קביעתי

בסעיף 32 להחלטתי בעניין התנגדות לסימן מסחר מס' 218503 (מעוצב) ‏ 6[שהגּע\ רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

.ק0) [יזהּקכ/ נ' אחים וייס י.ש.י ייצור ושיווק בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 2) (להלן: "עניין ₪0כ0סא"), כדלקמן:

"מלאלות המבקשת עולה כי קיימות רק בישראל קיימות כדוב לתריסר (1) חברות אשר עושות שימוש כזה או אחר בדמות בוקר או רוכב על גב סוס ביחס לביגוד והלבשה. דמויות מסוג זה אף מצויות במדשס סימני המסחר הישראלי. בכל אלו יש כדי להצביע בוודאות על כך שהציבור הישראלי לא מקשר סימנים ובהם דמות רוכב או בוקר בהכרת עם המתנגדת..."

0. אף על פי כן אציין כי ניתן ודאי להגן ואף לרשום דמות רוכב על גבי סוס כאשר הינה מעוצבת באופן ספציפי ומובחן מסימניס אחריס.

1. ברי כי אפילו הייתה מתקבלת טענת המתנגדת לפיה הרכיבים המילוליים באמצעותס משווקת המתנגדת את מוצריה, היינו סט[ ס[0ק 111115 עץ[ז6ש26 או "-6ק11ם", הפכו מוכריס

היטב ברחבי העולם (ואולי אף בישראל), לא היה בכך כדי להביאני לגזור גזירה שווה ולהסיק כי אף דמות הרוכב על גבי הסוס הפכה מוכרת היטב בקרב קהל הצרכן בישראל.

2. לאור מסקנותיי לפיהן סימן המתנגדת עליו מתבסס הליך ההתנגדות בכללותו ו/או דמות הרוכב על גבי הסוס כשלעצמה, אינס בגדר סימניס מוכריס היטב בישראל כמשמעות הדבר בסעיף 1 לפקודה, מתייתר הדיון בעילות ההתנגדות הנשענות על סעיפים 13(11) ו-14(11) לפקודה. כמו כן, בהעדר הוכחת מוניטין נרחב ורס לסימן המתנגדת, מתייתר הדיוןו באשר לסכנה לדילול הסימן הוכן באשר לחשש לתחרות בלתי הוגנת במסחר.

חשש לדמיון מטעה

3. המבחן לבחינת קיומו של דמיון מטעה נקבע בפסיקה וידוע בכינוי "המבחן המשולש". (ראה רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נו(2) 438, וכן ע"א 1427]05, מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים, (פורסם בנבו)) (להלן: "ענין טעם טבע"). מבחן וה מורכב משלושה מבחני עזר: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות, הלקוחות וערוצי השיווק ומבחן יתר נסיבות העניין. למבחן זה נוסף עם השנים מבחן הידוע כמבחן ההיגיון והשכל הישר (ראה ע"א 8441/04 16 6ע16וח0 נ' אלי שגב, (פורסס בנבו, 2006).

4. מבחן המראה והצליל הוא המרכזי מבין כלל המבחנים (ראו עניין טעם טכע, עמ' ס' 13 עמ' 1). לעניין מבחן המראה, עולה שוני חזותי בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת. תחילה אתייחס לרכיב אשר לגביו נטען כי הוא הדומיננטי בשני הסימנים - הוא דמות הרוכב על גבי הסוס. הסימן המבוקש הינו מושחר כולו ואילו סימן המתנגדת הינו צבוע שחור עם קווי מיתאר בלבן. מסכימה אני עם הטענה כי שני הסימנים מורכבים מדמות סוס דוהר במבט צד מלא, עליו רכוב שחקן פולו האוחז במחבט כלפי מעלה. ולכן, הצד אליו פונה מבט של הסוס והרוכב שונה זה מזה: בסימן המבוקש פונה מבט שמאלה ואילו בסימן המתנגדת ימינה. אף בנוגע למסגרת הסימנים ישנו שוני חזותי, שהרי הסימן המבוקש מוקף בצורה מעגלית סגורה הבנויה מאלמנט נפרד מהמלל, ואילו סימן המתנגדת מוקף על ידי המלל העליון בלבד, בצורת חצי עיגול.

כמו כן, בניגוד לסוס המופיע בסימן המתנגדת, לסוס בסימן המבוקש שלוש רגלייס ונתון הוא בתנוחת דילוג. הפוזיציה בה נתוניס הרוכב היא נראית לעין, כאשר בסימן המבוקש הרוכב כפוף ואילו בסימן המתנגדת הרוכב דרוך, כשזרועו הלכה למעשה מניפה את המחבט ולא רק אוחות בו.

בנוסף, לא ניתן להתעלם מהרכיב המילולי המופיע בצורה בולטת בשני הסימנים, כאשר בסימן המבוקש מופיעות אך שתי אותיות, קרי: [2, מתחת לדמויות הסוס והרוכב, ובסימן המתנגדת מופיעות שתי מילים מעל לדמויות, קרי: "11115 ע2606116", ושתי מילים מתחת לדמויות, קרי: "טט6 ס1סק".

באשר למבחן הצליל אין מחלוקת כי פונטית נהגיס שני הסימניס באופן אחר, כעולה מן השוני הרב ברכיבים המילוליים אשר בשני הסימנים. בשוני משמעותי זה, יש כדי לבדל את הסימניס האחד ממשנהו.

באשר למבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וערוצי השיווק, מן הראיות אכן לא עולה הבדליס משמעותיים בין המבקש לבין המתנגדת. אין חולק כי הן המתנגדת והן המבקש מכוונים לשיווק מוצרי ביגוד, לקהל הישראלי בכללותו. יחד עם ואת לאור מסקנתי בדבר השוני הויזואלי והפונטי בין סימן המתנגדת לבין הסימן המבוקש, אין בכך ממש. כאמור לעיל, מבחן המראה והצליל הוא המרכזי ויתר המבחנים משניים לו.

יישוס מבחן יתר נסיבות העניין אינו משנה את התוצאה אליה הגעתי לפיה לא נמצא דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת. שכן, אינני סבורה כי דמות הרוכב על סוס נשל סימן המתנגדת מעבירה מסר קונספטואלי כלשהו אשר בגינו יש להעניק בלעדיות למתנגדת. לעניין זה ראה גם סעיף 25 להחלטתי בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס'

4, 211841 .6ם1 הס1ַזט8צ1 נ' סאסאן חודאדאדי (פורסמה בנבו, 15.2.2012) כדלקמן:

"...אין ליתן בלעדיות באמצעות רישום סימן מסחר, על רעיון (למשל דמות הפדש אוחזת מקל גולף, הרכובה על גב סוס) אלא על הביטוי העיצובי הספציפי של אותו רעיון."

כמו כן, לא מצאתי רלוונטיות בטבלה שהציגה המתנגדת ובה דוגמאות לבקשות לגביהן התקבלה התנגדותה באירופה. ואת משוס שכלל הדוגמאות כללו את הרכיב המילולי המצוי בסימן המתנגדת "פט[) 010ק2", אשר אף נמצא בסימנים שנדחו לרישום. יתרה מזאת, בחלק מההתנגדויות הללו, מצאה המתנגדת לנכון להגיש סקר שוק, בשונה מהתנהלותה בהליך שבפני, כאמור לעיל.

תוס לב המבקש בבחירת הסימן והשימוש בו

המתנגדת טוענת כי הסברי המבקש באשר למניעיו לבחירת הסימן המבוקש אינם מניחיים את הדעת. לגישתה, האותיות 12, המהוות את הרכיב המילולי של הסימן המבוקש, מרמזות על הסימן הרשום של חברה אחרת היא צאג 60% אתאטג. וס ]סע מהד- סתסל .0 1%%65, שמספרו הוא 103307. המתנגדת סבורה כי כמי שעוסק בטקסטיל מזה שנים

רבות ועבד בעבר בחברת 115-כ2)021,0, כפי שהעיד על עצמו המבקש, לא עומדת לו הטענה כי כלל לא ידע אודות סימני המסחר הידועים מהס העתיק לכאורה. עוד טוענת המתנגדת (בהרחיבה את חזית הדיון, כאמור לעיל) כי על אף המעטריס את סימנו הועתקו אף הס מסימן מוכר אחר.

כמו כן, טוענת המתנגדת כי גרסת המבקש אינה מהימנה היות שנמנע מלהעיד את מי שלטענתו עיצב את הסימן המבוקש. לטענת המתנגדת יש בכך להצביע על כך שהמבקש סבור כי עדותו של המעצב תהא בעוכריו. המתנגדת ביקשה להפנות לכך שהמבקש העיד בעצמו במהלך דיון ההוכחות כי דבק בו מוניטין של מי שעוסק במכירת סחורה מזויפת, בקרב חלק מבעלי החנויות להן מכר סחורתו.

לאור כל זאת, טוענת המתנגדת כי סימן המתנגדת אינו כשיר לרישום גם לפי סעיף 5(11) לפקודה משום שהוא נוגד את תקנת הציבור והמוסר.

עיינתי שוב בקפידה בעדותו של המבקש כמוג בתצהירו. אין בידי לקבוע בוודאות הדרושה כי התנהלות המבקש מעידה על כך כי הינו "מעתיק/זייפן סדרתי" כטענת המתנגדת וכי מבקש הוא ליהנות ממוניטין של סימניס ידועים ומוכרים אחרים. כאמור, לעניין סימני המתנגדת, לא עלה בידי המתנגדת להוכיח כי כך הוא הדבר.

אשר לרכיב עלי הוּית בהס עשה שימוש המבקש, אשר לגביו טענה המתנגדת כי מועתקים הס מסימן מוכר של חברת ץק 6, הסימן נשוא הטענה נראה כך:

צ ₪ ל % 4 שג הצצ כ צדי

התרשמתי כי לא עלה בידי המתנגדת להצביע על כך כי נפל פגם בהתנהלות המבקש, זאת מבלי להידרש להשוואה פרטנית בין הסימן אליו הפנתה המתנגדת לבין הסימן המבוקש, ובהיוחד בהעדר הצבעה על כל טענה מטעם אותה חברה שלכאורה העתיק ממנה את הרכיב הנדון.

עוד לא הוכח בפני כי התנהלות המבקש אל מול רשם סימני המסחר או מול המתנגדת עצמה, עולה כדי חוסר תוס לב. כידוע, רף הוכחת הטענה בדבר חוסר תוס לב הינו גבוה וכי יש על המעלה טענה זו לספק ראיות טובות ומוצקות לשס כך. התרשמתי כי המתנגדת לא עמדה ברף ההוכחה זה בהליך שבפני, ובעניין זה אין בידי להסתפק בהפרחת טענות או רמיזות בכלל.

בנוסף, אפילו הייתי קובעת כי נפלו אילו פגמים בעדות המבקש, שאף אצלו אינם יורדים לשורש העניין ואיו בהס כדי לפסול את עדותו כולה. ליתר דיוק, אין בכך כדי לאיין את מסקנותיי לפיהן: א. לא עלה בידי המתנגדת להוכיח בפני כי סימן המתנגד או אילו מרכיביו קל וחומר דמות הרוכב על גבי הסוס הינס מוכריס היטב כקבוע בסעיף 1 לפקודה; ב. כי במבחן המראה והצליל נעדר חשש להטעיה בין סימן המתנגדת מכוחו הוגשה ההתנגדות לבין הסימן המבוקש. לאור מסקנותיי אלו, אף איני סבורה כי היה בעדות המעצב מטעס המבקש כדי לסייע בחקר האמת או הוצאת הצדק לאור ולפיכך הריני לקבוע כי ממילא אין בה כל רלוונטיות.

עוד איני סבורה כי יש לפסול את רישום סימן המסחר מכוח סעיף 5(11) לחוק שעניינו תקנת הציבור. הסוגיה המשפטית המעניינת, האס די בהוכחה כי מבקש סימן/בעל סימן רשום התנהל בחוסר תוס לב מול רשם סימני המסחר כדי להכריז על סימן כבלתי כשיר לרישום, הינה שאלה תיאורטית שחורגת מגדר ההחלטה דנן. זאת, בעיקר נוכח מסקנתי דלעיל כי המתנגדת לא עמדה ברף ההוכחה הנדרש כדי להצביע על כך כי המבקש התנהל בחוסר תוס לב.

סוף דבר

סבורה אני כי לא קיים חשש לדמיון מטעה בין הסימן המבוקש לבין סימן המתנגדת. לאור האמור, מתייתר הצורך לדון בטענה כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין. ואת משוס שטענה

זו הועלתה מטעס המתנגדת על מנת לבסס טענה לחשש להטעיה בין סימנה לבין הסימן המבוקש.

1. אי לכך, ההתנגדות לרישום סימן מסחר 256843 נדחית בואת. הריני מורה אם כן על רישום הסימן.

2. בהתאם לסמכותי מכוח סעיף 69 לפקודה, הריני מורה למתנגדת לשאת בהוצאות שכר טרחת המבקש בהליך בסך 7,000 ₪ לא כולל מע"מ. התשלום האמור יתבצע על ידי המתנגדת בתוך 0 יוס ממועד החלטה זו, שאחרת יתווספו לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל.

יערה שושני כספי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום | ח' אב תשע"ז 1 יולי 2017

סימן מסחר 345678

הצדדים

מתנגדת

המבקש

ההחלטה: