סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 231713 (התנגדות לתיקון פירוט)

המתנגדת: שטראוס בריאות בע"מ ע"י ב"כ: ג'י. אי. ארליך (1995) בע"מ ולוטי ושות', עו"ד

מבקשת הפטנט: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע "מ, חברה ישראלית ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות'

1. בקשת פטנט 231713 (להלן: "בקשת הפטנט") הוגשה ביוס 26.3.2014 בששים תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, חברה ישראלית (להלן: "מבקשת הפטנט"). דבר קיבול בקשת הפטנט פורסם ביוס 29.1.2015.

2 שם האמצאה הנתבעת בבקשת הפטנט הינו "שיטה להכנת מוצר עתיר שוקולד ומוצר עתיר שוקולד כזה". ביתר פירוט בקשת הפטנט עוסקת בשיטה להכנת מוצר עתיר שוקולד על ידי

המסת שוקולד בחלב (]61 610601806), והמסת חומר מייצב אכיל (51401112069) עם חלב ליצירת תסשופסקות 60 שַת50901121 ולאחר מכן, ערבוב שתי התמיסות יחד. התמיסה המתקבלת לאחר הערבוב כאמור (0856 116 610601816), עוברת תהליכים של הימגון, פסטור וצינוון עד שמתקבל מוצר סופי בעל מאפיינים רצויים. אחד מהמאפיינים האלו הינו פרופיל המרקס של המוצר הסופי, אשר בא לידי ביטוי בשני משתנים: האחד, חוזק ג'יל ( |₪6 11שת6י60) ; השני, ציון דביקות (ז0ז10016 655ת80651/6). שני המשתנים האלו מבוטאים

בערכים הנקוביס בגרמיס והינס חלק מתביעה 1 הבלתי תלויה בנוסחה לפני תיקון הפירוט המבוקש.

3 ביום 29.4.2015 הגישה שטראוס בריאות בע"מ (להלן: "המתנגדת") את התנגדותה לבקשת הפטנט. כתב טענות מטעמ המתנגדת הוגש ביוס 29.7.2015. לכתב הטענות צורף תצהיר של פרופ' אייל שמעוני, עובד אצל החברה המתנגדת. מבקשת הפטנט הגישה כתב טענות מטעמה

4. ביוס 13.10.2016 הגישה מבקשת הפטנט תגובה להתנגדות לתיקון הפירוט. בתגובתה כללה תצהיר של מר גבי טריואקס (להלן: "מר טריואקס").

5. ביוס 30.3.2017 הגישה המתנגדת את תצהיריהם של מר מרדכי סגל ופרופ' שמעוני, שניהם עובדי המתנגדת, כראיות בתשובה לתמיכה בהתנגדותה לתיקון הפירוט.

6. ביום 18.4.2017 עתרה מבקשת הפטנט למחיקת התצהירים של מר סגל ופרופ' שמעוני. בהחלטתי מיוס 11.5.2017 דחיתי את ההתנגדות להגשת התצהירים ובמקביל התרתי למבקשת הפטנט להגיש ראיות בתשובה לתצהיריהם של פרופ' שמעוני ומר סגל (ראה התנגדות לבקשת פטנט 231713 (בקשה למחיקת ראיות המתנגדת בתשובה במסגרת התנגדות לתיקון פירוט) שטראוס בריאות בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 11.5.2017)).

7 ביום 5.6.2017 הגישה מבקשת הפטנט את ראיותיה בהתאם להחלטתי מיוס 11.5.2017 אשר כללו את תצהירו של פרופ' שמעוני, מטעמ המתנגדת, שהוגש כאמור ביוס 29.7.2015 במסגרת הליך ההתנגדות העיקרי.

8 ביוס 5.7.2017 השמיעו הצדדים טענותיהם בפניי. הצדדים ויתרו על חקירת העדיס והסתפקו סיכום טענות מטעמ באי כוחו.

9. בבקשה לתיקון עתרה מבקשת הפטנט לתיקון תביעות בקשת הפטנט וכן לתיקון התיאור, כפי שיפורט להלן.

0. אשר לתיקון התביעות, בקשתה הינה כי תביעה בלתי תלויה אחת לבקשת הפטנט תתוקן על ידי מחיקת פרופיל המרקס של המוצר הסופי:

1. בנוסף, הבקשה הינה כי תתוקן תביעה 20 לבקשת הפטנט שהינה תביעה בלתי תלויה למוצר באופן שיימחקו ממנה מאפייני חוזק הג'ל והדביקות וכן שהמוצר יהיה מאופיין באמצעות התהליך בתביעות 1 עד 19, כך:

... (Technical data block) ...

6. בכתב טענותיה טענה המתנגדת ביחס להגדרת פרופיל המרקס שבתביעות כי היא חסרת משמעות בשל העדר פירוט באילו פרמטרים יש להפעיל את המכשיר ולפיכך "טוב אם לא הייתה מוזכרת" (סעיפים 65 - 66 לכתב טענות המתנגדת).

7. בכתב טענותיה הסכימה מבקשת הפטנט כי תיאור תנאי המדידה הוא חסר, דבר היוצר חוסר בהירות. מבקשת הפטנט ביקשה בכתב טענותיה:

"60. המבקשת מסכימה כי תיאור תנאי מדידה הוא חסר, ושגיאה זו אכן יוצרת חוסר בהירות בהגדרת המדגם. המבקשת תבקש לתקן את השגיאה שנפלה, ולהבהיר סוגיה זו, באופן שיובהדו תנאי המדידה בהם נעשות הבדיקות המתוארות בבקשת הפטנט. במסגרת זאת תסכים המבקשת לבקשת המתנגדת לתקן את כתב טענותיה בהתאם לתנאי המדידה המתוקנים [אין מחלוקת כי האופן בו נמדד המוצר ההמצאתי אינו משנה את מהות ההמצאה שהיא התהליך והמוצר שפיתחה המבקשת].

"61. כדי לצקת משמעות לתיאור אנליזת פרופיל המרקם בבקשת הפטנט, יש להשלים את התיאור באופן שיכלול את תנאי המדידה הבאים: סוג הגשש, מהידות החדרתו ומהירות משיכתו, עומק ההחדרה, טמפרטורה וממדי כלי הקיבול בו נערכת הבדיקה. בבקשת הפטנט צוינו מפורשות שניס מתוך תנאי המדידה האמורים, במסגרת הדוגמאות."

"62. בסופו של יום ,המבקשת תבקש לתקן את תיאור בקשת הפטנט כך שיפורטו בה תנאי המדידה כדלקמן:

1 סוג הגשש - גשש של חברת 5\15 מסוג 040-4/8₪; זהו הגשש שבאמצעותו נעשו בפועל הבדיקות המתוארות בבקשת הפטנט,

2 עומק ההחדרה -15 מ"מ; נתון זה לא נכלל כלל בבקשה,

3 מהירות ההחדרה (מש*כה ( "1051-50660" (- "50660 051 -זפס") - 1 מ"מ/שניה; נתון זה לא נכלל כלל בבקשה,

4 כלי הקיבול - כוס סטנדרטית של 515 לצורך בדיקות מסוג זה (בקוטר 50 מ"ט)..."

"63. המתנגדת טוענת כי הטמפרטורה אינה מצוינת בבקשת הפטנט, אולם טענה זו אינה נכונה, שכן התיאור כולל התייחסות וציון מפורש של טמפרטורת המדידה. המבקשת מסכימה כי יש הכרח לכלול נתונים אלה גם בתביעות

המוצר."

למעלה מן הצורך אדון כעת בטענות הצדדים בשאלה האס מחיקת הגדרת המרקס מתביעה 1 בבקשת הפטנט עומדת בהוראות סעיפים 65 ו-66 לחוק. תחילה אבחן האס התיקון חינו בגדר הבהרה או תיקון שגיאה בהתאם לסעיף 65 לחוק.

כפי שעולה מכתבי טענותיהן, הן המתנגדת והן מבקשת הפטנט מסכימות כי הגדרת המרקס בנוסחה הנוכחי בתביעה 1 לקויה וחסרה. מבקשת הפטנט טוענת כי מחיקת הגדרת המרקס יש בה לרפא את הפגם שנפל בתביעה. בעצם, מבקשת הפטנט טוענת כי הסרה של החלק הלקוי יש בו בעצמו לעקור את הפגם.

אין בידי לקבל את גישתה זו של מבקשת הפטנט. נראה כי גישה זו מנוגדת לתכליתם של דיני הפטנטיס ולעיקרון טוהר הפנקס. וכותו של בעל פטנט לנצל באופן בלע אמצאתו המוגנת בפטנט, הינה זכות כלפי כולי עלמא. משכך, מוטל עליו הנטל לשכנע בטרם ניתן לו הפטנט, כי אמצאתו עומדת בקריטריוניס הקבועיס בחוק הפטנטיס.

ראה 15-43 הזהכ ,[2011] ,.00 177 ,18ח6וק ]0 עוס1 סז חס [[סיזיזד, בעמ' 497 : חוויז66חוז סוס6יז6 1[ווסעו חס 6'זוווסח 6ווססט 0 ]0 15 זח6וחתסוחזם חס שיזסתשד" ][חושזדזס 6 ]1 .]סיד 6 [!זר 11 ,השח קסיד םוסח 6ו1 וסחשר סז 05 ו 66 05 11 ,פהזסזוטוסיזכןז6וחוז סט ]0 5115660016 חס פוזסוזסוחזם 15 הזנ[6 6 |[!זק ]הסוח השח סח 150600 1'5זנוס6 6ו[1 ]0 656ז6א6 16 מז מסתז ז10סיזכךזס 1 זוע 16 ]0 ]00 16[ 66)חסוסכן 116 65קך \[16גזטע 0 זררידסכן

".ץ]00 סז 6 ]0 56006 6 ה הוזשיזס!ז6 הזז ]]וו5סיז קוחד פוו1ז 5

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

2. לפיכך, כאשר אנו נמצאים במצב בו קיים תיאור לקוי בתביעות פטנט, על התיקון להשלים את החוסר שנפל בתביעות.

3. מבקשת הפטנט עולה כי ניתן לתאר את מאפייני המרקס של המוצר הנתבע בכמה דרכים חלופיות וידועות שעניינו פרמטריס מכניים של המוצר. ואולס, מבקשת הפטנט בחרה לאפיין אותו באמצעות חוזק הג'ל וציין הדביקות ולא ציינה בבקשת הפטנט פרמטרים מכניים אחרים :

סזסוה זס 06 ₪ 6610261 6 סח )6ווסיזק ו[סדז 60601016 שד" טחוס ]ווסווזד .(128) 5זפק|סחם 6!!]סזק 6זוחא6ו על [סחוסופס 8זסוסהזסיזסקן 5 5)000ז00חוו 06 0ז 15 5ו5ץ]0ח 6!!]סזק 6זוח אש ₪6 וס חן 510 01 000] ]0 16511 [ 6000 0660216 קז סוס הזו 60חס 6 ]0 6זווזא6) 6 0 10518 [60זתסו[66חז 111656 ח66ק6 קוה5חסנם!6יד סז

]001."

ובהמשך, בעמ'13 - 14:

הוס) הס 115 על [26זסו6םזסו[6 6 0150 קשח זסווטסיזכ ה6וז 6601016 שד"

".. .006יז5)0 הזיזגוט 500111

5 ץע 260ז66סיזסו61 15 ]6גוסיזכן \[סזיז 60601016 16 חכוהש 6וזס5 7"

"0 זו יז

10 610001016 זיז םע 260ז6ו6םזסו!6 15 זסגוטסיזכן הסזזז 6ו0!ס6סו[6 6היד"

]."

4. ואולס, למבקשת הפטנט היה ברור כי לא די במאפיינים שאינם מכניים כדי לאפיין את המוצר וכי עליה להתייחס למאפייניס המכניים שנמדדו לשס כך. בתביעות 20 - 27 שקובלו, נכללו המאפיינים הנוספיס שאינם מכנייס בנוסף למאפיין המכני שבתביעה 19, אשר בה תביעות אלה תלויות. אין מחלוקת כי המרקס של המוצר הינו תכונה מהותית של האמצאה. המחלוקת הינה אם המאפייניס המכניים נדרשיס להגדרתו. מחיקה של המאפיינים המכניים כעת מנוגדת למעשה למה שהציגה מבקשת הפטנט עצמה לכל אורך בקשת הפטנט, כאשר כללה את המאפייניס המכנייס לבד או יחד עם מאפיינים נוספים.

אס היה התהליך הנתבע מוביל בהכרח למוצר אחיד בעל תכונות ספציפיות, אין בה כדי לצמצם את היקף התביעות ומחיקתן אין בה כדי להרחיבן. ואולם בענייננו המסקנה כי המאפייניס המכנייס הינס הכרחיים להגדרת המוצר, בהעדר מגבלות אחרות, כגון כמות המייצב במוצר, הוכחה בתצהירו של מר סגל.

מר סגל בדק אם ביצוע התהליך בתביעה 1 כפי נוסחה לאחר התיקון המבוקש מוביל למוצר ספציפי. לשם כך ביצע מר סגל את התהליך תוך שינוי כמות המייצב ושמירה על יתר המאפייניס זהים. יובהר כי כמות המייצב לא מוגדר כלל בתביעה. תוצאת הניסויים הינה שלושה מעדניס בעלי מרקמים שונים מאוד זה מזה. מר סגל מבהיר (בסעיף 18 לתצהירו) כי בביצוע התהליך הנתבע ניתן להגיע למספר רב של מרקמים שונים.

מר סגל לא נחקר על תצהירו.

בטענותיה בפניי הפנתה מבקשת הפטנט למספר ליקוייס אשר נפלו, לטענתה, בתהליכי הייצור שיישס מר סגל ותיאר בתצהירו. לטענתה, התהליך כלל שלב של "עיקור" אשר אינו נכלל בתהליך הנתבע בבקשת הפטנט, תהליך הפוגע במהימנות תוצאות בדיקתו של מר סגל (סעיף 11 לתצהיר מר סגל). עוד לטענתה, מר סגל ערך פסטור לאורך 6 דקות, פרק זמן העולה משמעותית על פרק הזמן הנדרש בבקשת הפטנט (הצמניס והטמפרטורה של הפסטור מתוארים בטבלה 1 בבקשת הפטנט).

בהחלטתי מיוס 11.5.2017 התרתי למבקשת הפטנט להגיש ראיה נוגדת לאמור בתצהירו של מר סגל ובכך להתמודד עם ממצאיו ואולם מבקשת הפטנט בחרה שלא לעשות כן. זאת ועוד, עמדה למבקשת הפטנט הזכות לחקור את מר סגל בגין תצהירו ולנסות לאבחן את התהליך שהוא ביצע מהתהליך בבקשת הפטנט וגס על כך ויתרה המבקשת. על משמעות הוויתור על חקירה נגדית נקבע בפסקה 4 לפסק הדין בעניין ע"א 4584/10 מדינת ישראל נ' רגב שובר (פורסם בנבו, 4.12.2012) :

"ככלל, הלכה ותיקה עמנו, כי הימנעות מלחקור פועלת לחובת הנמנע. אלא שאין מדובר בכלל שאין בלתו, וגם מקום בו מוותר בעל דין על חקירה נגדית של עד, אין הדבר מחייב את בית המשפט לקבל את גרסת העד אם יש טעם של ממש להימנעות (יעקב קדמי על הראיות חלק דביעי 1953 (2009)). כך, לדוגמה, מקום בו בעל הדין שנמנע מלחקור מביא ראות אחדות אזי "אין זה מחובתו של השופט להתעלם מהעדים וההוכתות האלה דק מפני שהצד הנ"ל לא השתמש בזכותו לחקור עד בחקירת שתי-וערב" (ע"א 110/79 ספיאשוילי נ' מוד שמואל, פ"ד לד(2), 589, 596 :597 (1979)). ובקיצור, הימנעות מחקירה נגדית נזקפת ברגיל לחובת הנמנע, אך אינה מביאה מיניה וביה למסקנה כי יש לקבל את גרסת העד או המצהיד כהווייתה ללא תלות במככוע הראיות."

1. משלא הובאו ראיות סותרות אין לי אלא לקבל את האמור בתצהירו של מר סגל כראיה יחידה לצורך ההכרעה בעניין שלפנינו. אציין, כי טענה שהעלתה מבקשת הפטנט באמצעות בא כוחה במהלך הדיון בפניי, אין בה להוות תחליף לראיה מפיו של עד.

1. שני הצדדים הפנו לפסק הדין האנגלי בעניין 16כן 26668 6תו[11וז5 .ט /\5 הסומע 9 .זא [2005] (להלן: "עניין ס'ינתון"). באותו עניין הועלתה השאלה האם יש במידע מוטעה המופיע בבקשת פטנט (הפיקים בשיקוף ₪ 8א) לצורך איפיון פולימורף כדי למונע את איפיון הפולימורף כראוי. הלורד הופמן קבע כי מאחר שגבישים של חומר 2/5 הינס מונומורפים, דהיינו, בעלי צורה אחת אפשרית, ציון הפיקיס אינו הכרחי להגדרת הפולימורף. ואולס, כאשר מדובר בצורה פולימורפית, הגדרת הפיקיס הינה הכרחית על מנת להבחין בין הצורות הגבישיות השונות שיכולות להתקבל:

זז חס 650085 15 סז [6זווקוזוום 6יזגו0156!05 6 זז ז6ווסחז זו 65ס" זו חסזחזקס קז ח1 ? טחסיזו פסלר ,5חזח1] 6'5ף גו[ 6 הס השוע המזויה 566 6 !וסט ]1 \)זו]כןזסוחץ!ס 6יזסקו 050015 6 ]1 56'זווס6 ]00 סמ 0065 ]0 סו 0068 5006 "0 המחו6687ק5 18 מב ץ]60ק5 10 ץז60550סת 5 006 טמוטסה ,מספזס 511[!60 116 .חז6הז1 666 שהזת5וווש וו 58 06 16 זס זחסוסק 6הז 60חחזז]חז עשת וז החז] זוז ,65015 6יזסווה ה66 00 6זסה) ]1 .6וח ה ₪6 ₪10 ה6וחעו הסקוו פחו 66 6 סו םוז 6ג] ]1 6ףהז'ז[חז 6שםו! זסח 1[גוסט 6ג] ,והקזסוהץזסק 6חס חסז 6זם 5)05ץז 6‏ 16 תס וט .החסחססו!קקם 6+ על 0156|0566/ 6חס סו ]0 זזסק פ5וסט!]זסקוו5 0 15 ווה60ק5 18 6הז מוהמזסותסהסות ק]וו]51166655 חוטסו הספזסכ 511[!60 6 זסת) 06 עסחז 18 .הסחזקוז050 % ]0 215-6150015 ע[6וחסח ,1265ז0050 הסווס6ו|!קקם 6וזז זס הלו 6וח וס 1101 0חז] 10 ,160ז01560₪60 ח6ט6 פקסה'זסק ,2!60קווק 6 1[ווסעו ,זיזוות 0 60] 066 סה 6ו] זסחעו חזסיז] זח6ז6]]/ 06 10 זווס ה6חזזוח וחודזו6סק5 ת1 בסו ש6ו תח 675105 6ה) 06סו 6טסו] 1]נוסטור 6 זגו .סטסו|ס

".וח6וס 16 6 הזז ע1'ז666550ז

(פסקה 32 לפסק הדין, הדגשה אינה במקור)

2. משהוכח בעניין ס'ינתון כי מדובר בתרכובת בעלת צורה מונומורפית, נקבע כי הפיקים אינם הכרחיים לתיאור הפולימורף.

3. בעניינינו, כאמור, מבקשת הפטנט לא הוכיחה כי התהליך הנתבע בבקשת הפטנט יוביל בהכרח למרקס אחיד ולפיכך מחיקת המאפייניס המכניים של המרקס אינה מהווה מחיקה של דבר שהיה מיותר לכתחילה.

גס לשון התביעות מוביל למסקנה כי הגדרת המרקס באמצעות המאפייניס המכניים אינה מיותרת.

ניסוח תביעה מס' 1 לפני התיקון באמצעות שימוש בביטוי "ץמ 618186101200" מביא למסקנה כי המאפייניס המכניים של המרקם, הבאים לאחר הביטוי הינם תכונה מהותית של האמצאה שבה טמוניסם החידוש וההתקדמות ההמצאתית. כפי שנקבע בעניין ע"א 6750/10 טרפלקס פל-ים בע"מ ואח' נ' פלסאון בע "מ (פורסס בנבו, 18.12.2014), בפסקה 32 ;

"אמנם,| מקובלת עלי הפרשנות לפיה| השימוש ‏ במונ; " 1260'ז6ו6היוסו!6" נעשה לצורך הבתנה בין החלק המקקדים (6|חוזס6יזט) לבין החלק עליו מבקש בעל הפטנט להגן, ואולם, כפי שיוסבר להלן,

אינני סבור כי במקרה דנן האפיון חל על אלמנט ההגבלה עצמו באופן בלעדי,"

לצורך פרשנות התביעה באותו עניין מפנה בית המשפט העליון גם לכלל 43 (לשעבר 29) לכללים המיישמים את אמנת הפטנטים האירופית (-26/ -- תסנזה6טיהס;) 8161 ההסקסזט) :

"בסעיף הנ"ל מתואד מבנה התביעות הראוי בפטנטים, ואת משמעותו של השימוש במונ "61<זזסוס6סיזס6" בתביעות אלה. לפי הסעיף האמור, תכלול התביעה חלק מאפ בתהליך המוגן."

6.. באותו עניין נדונה התביעה העושה שימוש בביטוי "ץכ 6ַסַתִ81)סס", אשר לפי פשוטו הינו מצמצס

7. כפי שהסבירה המתנגדת, אין קיימת אחדות דעיס בשאלה זו ואולס נראה כי קיימת נטייה לראות הבדל בין שני ביטוייס אלה הן מבחינת היקף התביעה והן מבחינת הבהירות שלה.

8

9. אולם, בעניין (281) 3857 ₪110 [2014] .6מ1 606006166 .ט 116 > הענק5סצז

יותר מן הביטוי "ץמ 6פתופ)טס" אשר מותיר את התהליך שאחריו כאחת האפשרויות לייצור המוצר.

נקבע בהוראות הבחינה של משרד הפטנטים האירופאי כי המונח "ץכ 018160" זהה למונת "ץכ 8016ת00181" בתביעות מוצר, ראה /1 זשוקטת0) ,1 זזסק, בסעיף 4.12 שכותרו "-ז6וו0סיזק

וזז6!0 655ססיזט-ע₪ ":

6יזווו06]ווהסחז ]0 6655סזק 0 ]0 5חזזס) הז 06/1060 5ו6גוטסיזק זס] 8וחוס[כ)" 'זס] 15ח6וחסזוווף6יז שו |ז][גו] 6וז5 05 5וסווטסיזק 6וזז ]1 עחס 6[מסשוסן[ם 6יזם 5 וו חח 16ומ6טחז 0חם ששח 6זם ש6ה זטהז סז[ זסוחז .1.6 ,שז!זסםוח6וסק 0 ]0 פחחזזס) חו חסה] זסוזס ז6ווסיז 60וחום[6 6ו1 6ח06]1 0 551016סקחזז 4 158 ]סוו0סיזק 4 .(2/13 6 0ח0 2/12 ז) 6666 סזווז00]ווחטוח ]0 6655סזק 0 ]0 5חססחז עמ 60ס6ווהסזט 15 זו וס 061] 6הז עש ץ]6יז6חז [6טסח 60יז6 סז ₪ ]0 8וחז'ז16 חז ]6ווטסיזק ‏ חוחז]06 הזוס!6 3 .(150/82 1 566) 6655סזק ששח וחזם]6 16 .6וז5 05 ז6ווהסיזק 6וז 10 הזום!6 0 05 60560 06 10 15 6655סיזק ." ? 06655זן ₪ 0016חז0זס א ז6ווטסיזק" וזיזס] 6ו][ו 1086 66מ)5חו יזס] עסחז ץ]ז6סיוו ו" ," 60הוםזפס" ," 6[מסמוסופס" הזש 6[ "זסו[61הטו ]0 6ט1ו56סידת 5 טט-ץם-61ווסיזכן 16[) מז 560 15 סחזהיזסקו 1ה6[סטזוו6 חס זס " הסוס 6 5*'ס]60 000 56 סק )6וו0סיזכן 16 10 166060 5111 15 16 חזוםן6

".(20/94 1 6606 61וו0סיזק 16 הסקוו הסזו66וסיזט

(הדגשה אינה במקור)

(21/11/2014)(להלן: "8ז1ק1105") נקבע כי קייס הבדל בין שני המונחיס כאשר הס נכללים

בתביעות מוצר. כאשר המונח "עס 0181806" תובע מוצר כאשר הוא מיוצר על ידי תהליך אחד ספציפי:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"ץקל 60חו0ופ0* ]סוו0סיזק 0 10 חזזם]6/ 0 ]0 56006 6ה] 5191 ז5זו] 1" ץכ 06חז ח66 ץ]01ו6 סז [6ועו 5ו6גוסיזק סז ץ]חס 06 [!גוסטו 6655סיזק ]ח6וחסףהזיז[ח חב חז ]ססיזק ]0 8וח6!לסיזק 6 הזו 6זסה1 .6655סזק 6 סח ]1 .ק!וו]]1 סח 15 ששו ץ]!0ווק66 60 זוו שו]סטסח זס] זס 6056 וזום!6 16 ח6ו]) מ05ק 6ו[) חז שסשו ]הז 6 ה066 סטש שה 8וסנוהסיוט ץ]6יז1)חס ץ]51601ץ 6ז 615נוסיז \[6וו5 1סוו ₪61] 6ו11 .[סטסמ 6 [!גזסטו סו 01 0061] 16 'זסז!ם ]סמ 1!גוסטו 51סכ 16 מז 06וח 5זווסיזן 0 [160 16 6ו[פווס 116 10 016]וסץ 06ו ח066 0סו] 6655סיזן 1ס:!1 עס 6הסחז זס6גוהסיוט ץ] 06סחז ץ!0611101 615ווסזן ץש 60סמנז[חו 6 ץ[חס 1[צוסטו עסוד .סיזסוסם 58 על )6ווסיזק ]0 1006 וסוט 16 פסעו 1015 .6655סיזק והסט6][סיד 6 6 )שד [2002]) ח6חוזג המוז חז [ס6קק4 ]0 זזטוסי) 6 מז 5חזזם!6

".(3 6פת [2003] ,1096

(פסקה 129 לפסק הדין, הדגשה אינה במקור)

0. בעניין 8ז1ק1105 נקבע כי לעומת תביעות מוצר המוגדרות על ידי המונח "ץכ 6ַסחו81זסס",

תביעות מוצר המוגדרות על ידי המונח "ץכ 16פַהַה81זטס" מיועדות לתבוע מוצר שעשוי להיות מיוצר על ידי אותו תהליך הנתבע בפטנט. נקבע כי תביעות אלו תובעות מוצר בעל תכונות ספציפיות :

]היז 0 660סחסק סח 6יזם עה ,5החזזם[6 "קט 6[מסחזסופס" סז פהזמזוורד" 606 10 15 חזום61 0 [6וו5 ]0 זחוסק 16 .1₪65וז01]]16 ]סקס 60 משוס זוז סטסו! 1!וו60 ]וו 6655סיזן 06[1₪60 6וז1 על 06סחז 01 פסע ה6זוזשש ]סז ם לעו 06 006וח 061] חז 5סק ה6זהש ז6ווסיזק ם עוסג] 05% הזח 6חכ) .ח66פ 58 6ה] ]1/0 .קסעו זחסיז6]]ו 0 006תז ה266 6טסה ז6ט6 601111 0 שחז'דז6]סיז ₪6 10 060ח6וחז ץ!!ססיד 15 5חזוס!6 ]0 ₪105 111656 מו 6ססנוךחסן

.66וו00יזן 116] ]0 151165ז0610יזסו]6 זט 15116ז6)0יוסו[ ]ויז 0 15

(פסקה 131 לפסק הדין, הדגשה אינה במקור)

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ובהמשך, נקבע כי תביעות המוגדרות על ידי "עס 16פַהַתִ181טס" תובעות מוצר ללא תלות

בתהליך ייצור מסוים. אך מוצר זה הוא בעל תכונה או תכונות שהיו מתקיימות כתוצאה מתהליך ייצור מסוים:

0 וזו6]0 פסשו 10-00 [חזץזו פבטו 66)חסוס 16[ וסעו 65יזסטר סוס מז" !וסט 0 וטו ]וול 006תז פסטו ]1 עוסה ]0 ס6טו)66ק5סידו ]וסוט הזסיו] 5115 16הט 15116'ז6]0יזסו[6 5016 6ג]) 15 ה[6זג[שר 61015116 זו[ 5 מ 155 6616115016 116 וער ז6160 15 ]1 ]1 .6655סיזק ת6טוף ₪ סחזפו 66וונסיזכן 00 הסזהשו 5066/1160 6 60 5חסזזוח60 6655סזק 061] חז סז סוויז וחז0]) .56050 65חז 115 לעו 5606 60 06 ח6ון1 5116יז6ו6סיזסו]6 השטוף 6תז

".6הְסווחָח0! "ץכ 6[הוסופס* 6וזז 560 ץ6הז101 הס5ההס1. מז 1

(פסקה 132 לפסק הדין, הדגשה אינה במקור)

עוד, נקבע כי על תביעות מוצר המוגדרות על ידי "ץכ 16פַהּמ181טס" להגדיר את תכונות המוצר המלוות שימוש בתהליך מסויס :

]0 הז6!מסיזקן [זוח6וסק 00000 חס 60016 5וחזום[6 "קט 6]מסחוסופס" 50" הזזם!6 16 1655 .פוחום!6 "ץש ב6חוסופס* 6וזז 6טספם חס חסטס !6 ז6000יז 511160 16ז 15 עסו ,10 60ידזס]6יז וו 6610115116 6ז 50611165

"0 יז ]יז 61 15 015116 וגוט עוסמ 10

(פסקה 133 לפסק הדין, הדגשה אינה במקור)

1. בנוסף, נקבע בעניין 11050118 כי תביעת מוצר המוגדרת על ידי "ץ0 18188016פס" שאינה מונה את תכונות המוצר יש בה להציב בעיה של בהירות:

5 1000 8חז6101 6655סיזק עמ )6ווסיזק זזסטס 10 ו סססזקקם 0'5 שד" סוס 0 5 יזג[ ]1 (160ווחזיזסכן ע[חס 0חם) 60ווחזדזסכן 06 [[ושו 16 .50100160 הסז8ו066 0 15 1115 .60)ח6וסק 6 10 מ6קס ז6ווטסיזק 116 פחוחו]06 ]0 ענו 1 6 0 8וח6]מסזט עזז'זס!6 1ח66סיזק פוחום]6 56 .ץסו!סק חס 0560 6 6וז הוה06]1 ]0 שץסקש סטזוטחדז6)! סמ 15 6יז6הז ]1 זגו ה06וסטם

.1]160חז'זסכן 6 ]!וטו ע6ג]) הסג ,הזסזז5סווף חז

(פסקה 135 לפסק הדין, הדגשה אינה במקור)

חז 15610560 010 היטק זס 15116ז0616יז 0/6 ע]11ח106 ח60 66זה6וסק ב ]ז" וו חז 00!6!ו0עם 15 תס8ות]06 זסהז סח הסוהטר זס] זחסוסק 6תז 0 חש ,הסוו1ח00]1 6655סיז "ץע 16 סחוסופס* חם מסה ישוס ה10ו601]160ק5 ףחזחזום!6 ]0 קסעו 0 05 ב6שוס!1 06 שסחז הזום]6 655ס6סיזקן עמ זשגוסיזק ]ווסוזועו ץ[זסקסזק ה [סססזקקם )סו ץ]קקםס 0 6[מו55סקחזז 15 ]1 .סוווס וז 0 11560 26 10 15 6זוו]60] 06655 6ו]1 6610715116 ]שר ההוקוסה! 6 עסו )1 וגוט ץ[655'זא6 חזזם!6 6וזו מז 510160 0651 06 [!ווסטו סוד .הו

".5661]1601108 16 הזסיזן יזם60ן6

(פסקה 157 לפסק הדין, הדגשה אינה במקור)

באותו עניין נקבע עוד כי תביעה שאינה מגדירה את התכונות גורמת למצב בו בעל המקצוע לא יהיה מסוגל לדעת לאילו תכונות התכוון בעל הפטנט:

הזע 5/0016 /]655זקא6 )0 0065 628 ]1-0 חחם!|6 60פסקסזק" ]0 1 0 קוו סז 0]ווס6 ז60006יד 511160 116 .0 60יזיז6]6יד 15 15116'ז6 סיס ]6 ו 05טו 06 ו][6והטו טוסת 01 )[נוסקו ץ6הז ]וו 151165ז60יזו]6 ץ[חס 116 .6]ס]עו 0 05 מ50601]16010 1116 הזסז] יזס הזוס[ 6 הזסז] יזסהזוס 60 15 18116ז6)6סיזסו6 16 סץו60ח60 ץזסט6 זס 15 הסזפגו!6 60 1]156סיז ₪ 6086 01 ]!גוסשו זסה) 60505 6תזס5 הו 6מץם] .חסשותו]06 6הז עפ 16 160005 ]ת0ט0]סיז 15 6וו60] שזסטס זז 507 10 6חסו] זוום גוו 0 05ע]56וח6ו][1 'זס] 610016 10 ה מוטסו]! ]0 105% 551016סקחזז 6וזז הזוע 'זסססיו וז 1]צוסעו ז6000ז 511160 6 61ם] 116 .65זוולזזוום זהסטש[סיד [ס 151

".ק[ 01 0065 )15] 6 הס סווסיז יזם!סוחז

(פסקה 158 לפסק הדין, הדגשה אינה במקור)

2. מן האמור עולה כי בהעדר הגדרה מהן התכונות אותן מגדיר התהליך ולאחר שהוכת באמצעות הניסוייס של מר סגל כי התהליך עצמו אינו מייצר מוצר אחד ויחיד, הרי שלא יהיה בהוספת רכיב זה לתביעה מס' 20 כדי לצמצם או להבהיר דבר.

3. לפיכך, התיקון המבוקש בתביעה 20 נדחה.

תיקון שם הגשש בתיאור

4. מבקשת הפטנט טענה כי נפלה טעות בשל הגשש. לתמיכה בטענה זו הגישה את תצהירו של מר טריואקס אשר העיד כי הוא ביצע את בדיקות המרקס בגשש מסוג 4/25-040 ולא כפי שרשוס

כעת בגשש מסוג 225. לטענתו, הטעות אירעה במהלך העברת המידע ממבקשת הפטנט לעורך הפטנטיס שניסח את הבקשה.

5. מר טריואקס הצהיר עוד כי סוג הגשש שבאמצעותו מתבצעת בדיקת המרקם אינו משנה כל עוד מבצעים את הבדיקות באותו סוג גשש בעקביות.

6. המתנגדת טוענת כי מדובר בתיקון בעל משמעות מקצועית לגבי בדיקת פרופיל המרקם, שגילויו לא היה מובן מאליו לבעל המקצוע הממוצע בעת קריאת פירוט הפטנט.

7. מבקשת הפטנט טוענת כי הטעות שנפלה בסוג הגשש הינה טעות סופר.

8. סעיף 69 לחוק עוסק בתיקון טעויות סופר:

"(א) בעל פטנט רשאי לבקש תיקון של טעות סופר שנפלה בפירוט הפטנט, והרשם ירשה את התיקון אם שוכנע שהוא מתקן טעות סופר בלבד. (ב) הרשם רשאי מיזמתו ובהסכמת בעל הפטנט לתקן טעות סופר שמצא בפירוט. " 9. נקבע כי על מנת שטעות תחשב לטעות סופר, על טעות זו להיות ברורה על פניה, ראה עניין פטנט 4 (השגה על החלטת בוחן בעניין בקשה לתיקון טעות סופר) -85 אתאא2]אדאה.ז 108 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 18.9.2016), בפס' 28;

"עצס נפילתה של טעות אינו די על מנת להכיר בה כטעות סופר. משהוסבה תשומת הלב לקיומה של הטעות ונסיבות עשייתה, על מנת שזו תיחשב טעות סופר עליה להיות נחזית כטעות ברורה על פניה בקריאת מכלול תיק הבקשה ועליה להיות תוצאה של טעמים טכניים. כפי שנקבע בעניין מדר, ככל שהטעות פחות ברורה על פניה, כך מידת הבחינה הראייתית תהא מעמיקה *ותד. מכאן שייתכן כי פורמאלית הסתמכותו של הבוחן על הודאות הבחינה לא היתה במקומה. אולם, בפועל המבחן בו שאל האם תיראה גרסא 5 בעיני בעל מקצוע

בתחום על פניה כטעות הנו חלק מהמבחן הראייתי המחמיד במידה המתבקשת לאור נסיבות העניי(, בהתאס לעניין מדר."

(הדגשה אינה במקור)

בענייניו, הטעות שנפלה בשס הגשש אינה טעות סופר - בעל המקצוע הממוצע לא היה יכול לדעת כי נפלה טעות בשס הגשש מקריאה של בקשת הפטנט.

יש לבחון אס כך אס מדובר בטעות ש"בשיקול דעת" שתיקונה אינו מתאפשר לפי סעיף 65 לחוק, ראה עניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 121005 - התנגדות לתיקון פירוט אמ.וי.טי.

מולטי וויז'ן טכנולוגיות בע"מ נ' אבנר מדר (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 4.5.2003) (להלן: "עניין מדר"), בפס' 16 :

"א. לעיתים קדובות קשה למתוח קו בלור בין שלושת סוגי השגיאות: טעות סופד (אליה התייחסתי לעיל), שגיאה במובן סעיף 65 לחוק, אותה ניתן לתקן, כפוף להודאות סעיף 66 לחוק, וטעות שבשיקול דעת, אשר אין להתירה במסגרת תיקון פירוט פטנט או בקשה לפטנט שקובלה."

בעניין התנגדות לבקשת פטנט 36461 (התנגדות לתיקון פירוט) 4060/ - ע6!68טצ1 16750

.16 ,1500065 נ' ד"ר ישעיהו נבנצל ומנחם לוין (פורסמה בנבו, 31.1.1977), בעמ' 183 :

"טענה נוספת של ב''כ המתנגדים היתה שהפרמטרים האמודים הוכנסו לתאור

כתוצאה מלשיקול דעת מוטעה" (1ח6חוזףטוון ]0 יזסידז6) של מנסח הפירוט. נדאה לי כי הסבר המבקשת בכל הקשור לשגיאה מלמד שלא היתה פה טעות בשיקוע דעת כי אם הסתמכות על מקוד אשר, כפי שהתברר לאחד מכן, לא היה מהימן

וזאת בשעה שהערכים הנכונים היו כבר ידועים ובהישג ידם של בעלי המקצוע "

טיבה של הטעות הובהר בתצהירו של מר טריואקס, אשר לא נחקר בחקירה נגדית. לטעמי, די בראיה זו כדי להרים את הנטל המוטל על מבקשת הפטנט כי הטעות שנפלה אינה טעות ש"בשיקול דעת" אלא טעות שתיקונה מותר לפי סעיף 65 לחוק.

משעבר הנטל כאמור למתנגדת, ומאחר שהמתנגדת בחרה לוותר על חקירתו של מר טריואקס, המתנגדת לא הרימה את הנטל להראות כי אכן מדובר בטעות שתיקונה אסור ואשר יש בה כדי להוסיף לפירוט דבריס שלא נזכרו בו מלכתחילה ועל כן מנוגד להוראות סעיף 66 לחוק מאחר

שלטענתה גשש מסוג 25-040/ הינו ערכה הכוללת רכיביסם אשר אינס כלולים בגשש מסוג

22

משמעותית וזאת משוס שהוא כולל גם הוספה של כלי מדידה, קוטר הדיסקית בו מתבצעת המדידה, נתון שהיה חסר בבקשת הפטנט לפני התיקון. עם זאת, פרופ' שמעוני סבור כי עדייו חסריס בפירוט פרמטריס רביס לאפיון הבדיקה, אשר בלעדיהס נותרת אי הבהירות על כנה.

4. באופן פורמאלי ניתן לומר כי כל אימת שמתוקנת שגיאה בפירוט, מוכנס לתוך הפירוט דבר שלא היה בו קודס. ואולס עמדה שכזו תרוקן מתוכן את עילת התיקון הזו שבסעיף 65 לחוק כך שלעולס לא יתאפשר תיקון של שגיאות בפירוט. לטעמי, גישה כזו מנוגדת לתכלית דיני הפטנטיס שהינה לתרוס לידע האנושי. אס נודע למבקשת הפטנט כי חלה טעות בשס הגשש הרי שעליה לתקנה. ברי כי לסוג הגשש השפעה על תוצאות המדידה. ייתכן כי לא די בתיקון זה כדי להסיר את אי הבהירות שבפירוט. ואולס משהופיע שס הגשש בפירוט המקורי, החלפתו בגשש הנכון עומדת במגבלות סעיפיס 65 - 66 לחוק ומגשימה את מטרותיהס.

5. לפיכך אני מתירה את תיקון שס הגשש המבוקש.

סיוף דבר

6. הבקשה לתיקון שס הגשש מתקבלת. יתר התיקוניס המבוקשים נדחית בזאת.

7. מבקשת הפטנט תישא בהוצאת המתנגדת בגין הבקשה לתיקון פירוט בסך 15,000 ₪ הכוללים מע"מ. סכום ּה יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין באס לא ישולס תוך 30 ימיס.

8. על מבקשת הפטנט להגיש תוך 7 ימיס נוסח מתוקן של בקשת הפטנט כאמור בתקנות 22(א1) ו- 2 (א2) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכיס ואגרות), התשכ"ח - 1968.