סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 221005 (בקשה להכרעה מקדמית בפרשנות תביעות)

המתנגדת (מבקשת ההכרעה אדמה מכתשים בע "מ המקדמית): ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות', עו"ד

המבקשת (המשיבה בבקשה): להכברעה מקדמית):

ע"י ב"כ: ליעד וטשטיין ושות'

ה ח ל ט ה

רקע דיוני

1. בפני בקשה מטעם אדמה מכתשים בע"מ (המתנגדת) להכרעה מקדמית בפרשנות תביעות בקשת הפטנט, במסגרת התנגדות לבקשת הפטנט שבכותרת. בנוסף, מבוקש כי חליכי ההתנגדות יושהו עד לאחר מתן הכרעה בשאלת פרשנות התביעות, כך שתינתן הכרעה בשאלה בטרס תוגשנה הראיות מטעם המתנגדת.

2 בקשת הפטנט עוסקת בשיטה להכנת תרכובת בעלת נוסחה כללית, ובפרט לסינתזה של פיפרוניל. על פי פירוט בקשת הפטנט, עניינה של ההמצאה הוא שיטה חדשה להכנת התרכובת באמצעות שיטת חימצון חסכונית וניתנת ליישוס תעשייתי ביתר קלות ביחס לשיטות הידועות בידע הקודם.

3 לאחר הגשת כתבי טענות הצדדים וראיות המתנגדת, הגישה מבקשת הפטנט בקשה לתיקון פירוט, והתנגדה המתנגדת. לאחר דיון בבקשה לתיקון הפירוט ושמיעת טענות הצדדים הותר תיקון תביעה מס' 1 בבקשת הפטנט, בהחלטה מיוס 16.1.2018. בנוסף, בעקבות הסכמת הצדדים נקבע כי הדיון בהתנגדות יימשך בהתאם להוראות תקנה 102(ו) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) התשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות"). כן נקבעו בהחלטה מועדים להגשת כתבי טענות מתוקנים וראיות מתוקנות.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. לאור החלטתי זו, הגישה המתנגדת כתב טענות מתוקן מטעמה ביום 15.3.2018, ואילו המבקשת הגישה את כתב הטענות המתוקן מטעמה ביוס 26.4.2018.

5. כאמור, עתה מבוקש כי יוקדס הדיון וההכרעה בשאלת פרשנות תביעות בקשת הפטנט בהתאם להוראות תקנה 72(א) לתקנות שלשונות:

2 (א) בתום הדיון, או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן הרשם את החלטתו, אולם -

2) רשאי הרשם בכל שלב משלבי הדיון להוציא החלטתו באחת הבקשות לסעד, אם נראה לו שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לענין אותה בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה;

(2) רשאי הרשם, אם ראה לנכון לעשות כן, להוציא החלטת ביניים שבה יכריע בשאלות שבמחלוקת או יתן אפשוות לתקן את הבקשה והפירוט או לנהוג בהם בכל דרך אחרת.

טענות הצדדים 6. בטרם פירוט טענות הצדדים, אציג את נוסחה של תביעה מס' 1 לאחר התיקון שאושר:

6 שתוטהּת תטסקות 60 116 01 תסווהּזהקסיק 116 10 00ג6]א .1

: (1) 18נוווזז0] [26013 ₪תושוס!!10

;הח3[06 0 ה086ץ] 16260611 שיב 112 ה 111 הסיסת וודז0) [26061'3 1116 קושבו[ התנוסקות 60 ב 01 הסווזהּ10א0 השטסהז שחולו1)1אס חב 01 ה 3610 0116100366116 01 66מ656יכ 6 הו (ד1)

0

ו 1 0% 60051508 ק00ץ₪ 116 ומ0+] 56160160 15 +ת6שבּ צס/0תהּ 665וא0ע6 [7)טכ-1 ,1065א670ק ומטו500 ,1665א0ז6ק 5 0616 0160[07086606 תן6ץ6ט תה .66ואס0ע6ק תס6שסעהעת שחולו)ואס 16 ([שטסזו[) 3616 6706116ק0זס[([6016 10 2606ו6ואס ]0 ה0זו00ז1אס 8ח601151 560165 [60וחז6 6 6ו[ז הזסיזסהטו 0 +36 ]0 [חווסקחזס6 6וזז סו 11 ב!וווחיזס] [סיז6ח6ף 6ו ]0 נהווסקחזס6 6ז 6 תועשו תבה 0011 616סיו6קסיזס1ת16 15 1 ם !תס 0 86 )+00 305006 186 ת1 0₪6160ת60 15 הסוַב0וא0

.1 26866116ן1116[11010 יצס/חבּ

‎ 0161070866066 8610(‏ יקרא להלן: "0.4" ו- 866 866606ז6קסזס1ת616 יקרא להלן: "השס .

‏עוד אקדיס כי התוספת המבהירה כי 6:2 הוא המחמצן את תרכובת ]1 לתרכובת 1 הוספה במהלך הדיון, לאחר שנראה היה שהצדדים מסכימים כי כך הוא הדבר על פי ההמצאה, אולס חלוקיס האס לשון התביעה בנוסחה הקודם מוגבלת לחימצון זה (ר' סעיפים 16 -17 להחלטה להתיר את התיקון). לפיכך סברתי כי בהוספתה יהיה כדי לייעל ולקדס את ההליך.

‏בקשת המתנגדת ליתן הכרעה מקדמית בנוגע לפרשנות התביעות, מתבססת בעיקר על הטענה כי במסגרת הליך התיקון, יצרה מבקשת הפטנט מצגיס בנוגע לפרשנות התביעה. בפרט, טוענת המתנגדת כי המבקשת הסבירה במסגרת הליך התיקון כי:

‏א. ה- 26.3 שמתחמצן ל- 26:24 הוא זה המצוי במערכת, ואין 6-4 אחר.

‏ב. ל- .20 פונקציה כפולה בסינתזה, הן כממס והן כמחמצן.

9

.10

.1

.12

.3

4

.5

על פי עמדת המתנגדת, הסבריה אלה של המבקשת מחייביס כי התהליך הנתבע מתבצע הז

51 בכלי אחד. כמו כן, מוסיפה המתנגדת וטוענת כי על בסיס מצגיס אלה הותר התיקון.

המתנגדת טוענת כי פירוש התביעות נדרש בשלב זה, שכן עמדותיה של המבקשת באשר לפרשנות התביעות אינה ברורה, וכי טענותיה בכתב הטענות המתוקן אינן עולות בקנה אחד עם טענותיה במסגרת ההליך לתיקון התביעות, כפי שבא לידי ביטוי בהחלטה מיוס 8.

עוד טוענת המתנגדת כי כתב הטענות המתוקן שהגישה מבקשת הפטנט כולל התייחסות ל- 12 פרסומיס חדשיס ואף מרחיב את גדר המחלוקת בין הצדדים.

המתנגדת מוסיפה, כי הכרעה מוקדמת שכזו תסייע לייעול בזמן שיפוטי, במשאבי הצדדים ועשויה לייתר את הליך ההתנגדות כולו. כן טוענת המתנגדת כי ההכרעה במחלוקת הפרשנית היא הכרעה משפטית, שאינה דורשת בירור עובדתי, וניתן להכריע בה בהתבסס על אמירותיה של המבקשת שעלו בהליך עד כה. המתנגדת מוסיפה כי הגשת ראיות בהתנגדות טרס תינתן הכרעה בפן המשפטי תחייב את בעל המקצוע בתחוס להתייחס לשאלות שבמומחיות לפי שתי פרשנויות שונות של ההמצאה.

מנגד, טוענת המבקשת כי אין לבודד היבט מסויס מן ההליך ולהכריע בו במנותק מחומר הראיות. לטענתה, הכרעה בפרשנות התביעות צריכה להיעשות על בסיס תשתית עובדתית, וכי ההכרעה המקדמית המבוקשת עשויה להוביל ליתרון דיוני בלתי הוגן למתנגדת. כן מתייחסת המבקשת בתגובתה למונחיס ספציפייס שבבקשת הפטנט לגביהס טענה המתנגדת ואליהס אתייחס להלן.

נוסף על הבקשה שבפני, התגובה והתשובה לה, הגישה מבקשת הפטנט בקשה "להשיב בקצרה לתגובת המתנגדת מיוס 15.7.2018". המתנגדת, מצידה, הגישה תגובה גס לבקשה זו.

בבקשה לא צוין טעם כלשהוא לצורך בתגובה נוספת מטעמה המבקשת בניגוד לסדרי הדין, למעט אמירה כללית כי "לאור תגובת המתנגדת והעיוותיס שנפלו בה לא למבקשת מנוס אלא לבקש להגיב בקצרה...", שלאחריה הובאה התגובה עצמה. כאשר בעל דין מבקש לחרוג מסדרי הדין, עליו להציג נימוקיס משכנעיס לכך. הצגת התגובה הקצרה המבוקשת טרס ניתנה רשות להגשתה איננה בגדר התנהלות רצויה. לפיכך, ובטרס אדון בבקשה לפרשנות התביעות, הריני דוחה את בקשת מבקשת הפטנט להגשת תגובה נוספת מטעמה.

דיוןו והכרעה

כאמור, הבקשה מתבססת בעיקרה על מצגיס שנטען כי המבקשת יצרה במסגרת הליך התיקון. הטענה היא כי לאור מצגי המבקשת ולאור פירוט הבקשה, יש לפרש את תביעה מס' 1 לבקשת הפטנט כתובעת רק תהליך העונה לתנאים שפורטו בסעיפים 8-9 לעיל, אף שמילולית, התביעה איננה מוגבלת לכך.

כפי שאפרט להלן, איני סבור כי בהליך התיקון הציגה המבקשת מצגיס המחייבים במפורש את הפרשנות לה טוענת המתנגדת.

הטענות שמעלה כעת המתנגדת, עלו בהרחבה בשעת הדיון. כפי שעולה מפרוטוקול הדיון, ב"כ המתנגדת טען (למשל עמוד 3 שורות 15-22) כי ללא הוספת המילה "186" לפני המילים "8610 6162107086606" במשפט בתביעה מס' 1: 15 0616 066066סזס!\]016/ חוסיזסהקש" "061 טחזקוהואס 6וז וחגוסיזו! 0610 60116סיז6קסיוס!ה16 10 260וזאס אין בתביעה המתוקנת צמצוס אמיתי. ב"כ המתנגדת הוסיף והסביר (עמוד 7 שורות 17- 22) כי לטעמו

אלמנט מהותי בהמצאה הוא העובדה שה- .226 הוא הממס וגס המחמצן, וכי לטעמו, נוסחה של התביעה גס לאחר התיקון, אינו מצומצם לכך.

לעומתו, המבקשת עמדה במפורש על כך שלא תוסף המילה "6" ללשון התביעה. ב"כ

המבקשת עמד על כך שוכות המבקשת היא להגדיר את לשון התביעה לאחר התיקון, וכי כל שיש לבחון הוא האס הלשון עומדת בתנאי סעיפים 65 ו-66 לחוק.

בדיון התייחסו הצדדים לשאלה האם, ללא הוספת המילה "16" כאמור לעיל, עומד התיקון בתנאי סעיפים 65 ו-66 לחוק. התיקון אושר חרף העובדה שב"כ המתנגדת התנגד לו בדיון.

לאור האמור לעיל, איני סבור כי ניתן מצג חד-משמעי מטעמה המבקשת, המביא למסקנה שיש לפרש את התביעות דווקא כטענת המתנגדת. בשל האמור לעיל, גם איני סבור כי ניתן להסיק מלשון ההחלטה שהתירה את התיקון מסקנות לגבי פרשנות התביעה, כטענת המתנגדת.

לפיכך, ובהיעדר מצג חד-משמעי מטעמה המבקשת, הסוגיות שלגביהן נתבקשה הכרעה מוקדמת על ידי המתנגדת - היותו של 206-4 הממס של תרכובת 11 והחומריסם האחריס בסינתזה; היותו של 26:44 ממס יחיד או לא בסינתזה הנתבעת; התרחשות החימצון 51₪ חז

או 51₪0-אס, (סעיף 24 לתגובת המתנגדת לתשובת המבקשת לבקשה) צריכות להיות מוכרעות בהתאם לאופן שבו בעל המקצוע בתחוס היה קורא את פירוט הבקשה.

לשם כך יש צורך בראיות, שיוגשו על ידי הצדדים, כאמור בעניין יאנסן (התנגדות לבקשת פטנט 181650 (בקשה למתן הכרעה מקדמית בנוגע לפרשנות התביעות בבקשת הפטנט) חברת

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' .צ.א ה6זד .)ג ]א הזע את55א (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 11.9.2014) (להלן: "עניין יאנסן"):

"במסגרת הליך התנגדות הרשם נדרש לפרש את תביעות הבקשה לאור הידע הקודם וזאת על פי רוב לאחר שמיעת עדויות מומחים וראיות. לא ניתן לפרש את בקשת הפטנט מבלי להבין את ההתקדמות ההמצאתית הגלומה בה - פרשנות אותה לא ניתן כלל

להבין במנותק מהידע הקודם (ר' ע"א 345/87 ]/110'3\, 65חשטז1

ץתהקוח 0 =) נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4), 45, 69; ע"א 407/89 צוק אור נ' קאר סקיוריטי בע"מ, מחה(5) 661, 688 -684). ככלל הבנתו של הידע הקודם בפני הרשם תלויה בגביית ראיות - לא כל שכן כאשר הדברים נתונים במחלוקת כפי שבמקרה שבפני".

בכל הנוגע לטענות המתנגדת כי הבהרת התביעות כבר בשלב זה עשויה לייעל את הדיון ואולי אף לייתרו, הרי שאין בידי לקבלן. איני משוכנע שניתן להכריע בטענות אלה בנפרד ובמנותק משאר הטענות שעלו בהליך, או כי פיצול ההליך תפשט את ההליך ותייעל אותו. המתנגדת בעצמה עומדת על כך ששאלת פרשנות התביעות הינה סלע מחלוקת מרכני בין הצדדים, ושאלות אלו וכו להתייחסות נרחבת בכתבי הטענות. אס כך הדבר, הרי שאין מקוס להכריע בסוגיה כבדת משקל זו בשלב מוקדס וללא בסיס מדעי ועובדתי כלשהו.

טענות המתנגדת בדבר יעילות הדיון הינו כלליות ונכונות לגבי הליכי התנגדות רבים, ואין בהן לטעמי כדי להצדיק סטייה מדרך ההתנהלות הרגילה בהליך דנן (ר' לעניין זה גם את עניין התנגדות לבקשת פטנט 75934, מרכז הארגזים בע"מ נ' לוי (פורסס באתר רשות הפטנטים, 2) בעמודים 27-28, ועניין התנגדות לבקשת פטנט 218536 (בקשה למתן הכרעה מקדמית בחלק מטענות המתנגדת) פרשפוינט קוואלטי אשוונס בע"מ נ' ₪[

6אז 55 ד הז (פורסס באתר רשות הפטנטים, 6.7.2017)).

אציין כי המתנגדת הייתה מודעת לכך שייתכן כי פרשנותה לתביעה לא תתקבל ואף התייחסה לכך בכתב הטענות המתוקן מטעמה (ר' למשל פסקאות 70 -71 לכתב הטענות).

לסיכום חלק זה, הריני דוחה את הבקשה להכרעה מוקדמת בפרשנות התביעות ולהשהיית הליך ההתנגדות.

יובהר כי אין בהחלטה זו כדי לקבוע את פרשנותה הנכונה של התביעה. פרשנות זו תיקבע בהתאם ללשון התביעה, והראיות שיוגשו על ידי הצדדים.

הבקשה להארכת מועד להגשת ראיות המתנגדת

בד בבד עס הגשת בקשה זו, הגישה המתנגדת בקשה להאריך את המועד להגשת ראיותיה שחל ביוס 29.5.2018, עד לחלוף חודשיים מיוס שתוכרע בקשתה להכרעה מקדמית, או עד ליוס 29.7.2018. כן ביקשה כי תינתן לה האפשרות להגיש כתב טענות מתוקן מטעמה ביחד עם ראיותיה.

בחלוף המועדים שנקבעו בהחלטת מיוס 16.1.2018, ניתנה הארכה שהתבקשה. בנוסף, בהחלטתה של הפוסקת בקניין רוחני מיוס 7.6.2018 ניתנה למתנגדת ארכה נוספת להגשת ראיותיה עד ליוס 29.8.2018.

על אף אלה, בתגובתה האחרונה ביקשה המתנגדת כי המועד להגשת ראיותיה יוארך עד ליוס 8, בשל היעדרות המומחה מטעמה במהלך החודשים אוגוסט וספטמבר, וכן בשל עומס עבודה בחודש אוקטובר.

בשלב זה, בו נפתח הליך ההתנגדות בשנת 2014, ובעת נקבעו מועדים להגשת כתבי הטענות ולשמיעת ההתנגדות עד לחודש יולי 2018 (מועדים אשר בהס לא עמדו הצדדים), איני מוצא כי קיים נימוק משכנע לעיכוב הליך התנגדות זה מעבר לצורך.

יתר על כן, בשלב זה, לאחר שקיבלו הצדדים את יומס בכל הנוגע להעלאת טענות לכשירות ההמצאה לפטנט, הן במסגרת כתבי הטענות הראשוניים, במסגרת כתבי הטענות בהתנגדות לתיקון הפירוט ובדיון שנערך בפני בעניין, וכן בכתבי הטענות המתוקנים, איני מוצא כי יש מקוס להתיר הגשת סבב כתבי טענות נוסף מטעם מי מהצדדים.

הסכמת הצדדים לקבלת התיקון לפי תקנה 102(ו) לתקנות משקפת את הצורך בייעול ההליך וסיומו מוקדם ככל הניתן. בהתאם לאמור, וכן בהתחשב בהחלטת הפוסקת בקניין רוחני מיוס 7.6.2018 ובמועדי ישראל, יימשך הליך ההתנגדות כדלהלן:

א. המתנגדת תגיש את ראיותיה המתוקנות, בהתאם לסעיף 26.ג. להחלטה מיוס 16.1.2018 עד ליום 31.10.2018. אם אין בכוונתה להגיש ראיות מתוקנות תודיע על כך תוך 7 ימים ממועד החלטה זו.

ב. המבקשת תגיש ראיותיה תוך 30 יום מקבלת ראיות המתנגדת או מיוס הודעה כאמור בסעיף א', לפי המוקדם.

ג. ראיות בתשובה יוגשו על ידי המתנגדת תוך 20 יום מיוס קבלת ראיות המבקשת.

ד. הצדדים יודיעו למזכירות תוך 14 ימים ממועד החלטה זו על מועדים מוסכמים לשמיעת הראיות בהתנגדות במהלך חודש ינואר 2019.

5. המתנגדת תישא בשכר ט"ו עו"ד המבקשת בסך 7,000 ₪ בגין בקשה זו. הסכום יישא הפרשי ריבית והצמדה אם לא ישולם תוך 14 ימים ממועד החלטה זו.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס | ב' אלול תשע"ח 3 אוגוסט 2018