סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשת פטנט 227582 (השגה על החלטת בוחנת)

מבקשת הפטנט: צם שאז)תסא ע"י ב"כ: ג'יי אמ בי דייויס בן-דוד

ה ח ל ט ה

בפניי השגה על החלטת בוחנת לסרב לרשום את בקשת הפטנט שבכותרת.

הבקשה שכותרתה: "110% קתתק-צק001.0%0500" או בעברית "תכשיר לקולונוסקופיה" (להלן: "הבקשה" או "בקשת הפטנט"), הוגשה בישראל ביוס 21.7.2013 כבקשה

בשלב לאומי של בקשת פטנט בינלאומית מספר 20/1/013/2012/050526 (פרסום בינלאומי מספר

0,,)ָ46/ָָ אשר הוגשה ביוס 9.3.2012.

הבקשה תובעת דין קדימה משלושה פרסומים אשר המוקדם שבה פורסם ביוס 23.8.2011 והמאוחר פורסם 11.3.2011 (להלן: "המועד הקובע").

רקע דיוני בתמצית

עניינה של בקשת הפטנט הוא שיטה לניקוי המעי (כהכנה לבדיקות או פרוצדורות רפואיות שונות) תוך שימוש בתמיסות ניקוי, תערובות הנכללות בתמיסות הניקוי וערכות הכוללות תמיסות אלה. במהלך הבחינה הועלו מספר ליקויים באשר לכשירות הבקשה לרישום:

1. ליקוי בעניין אי אחידות המצאה, בניגוד לסעיף 8 לחוק הפטנטים, התשכ"שצ-1967 (להלן: "החוק"), הועלה בדוח הבחינה מיוס 6.4.2016. המבקשת התגברה על ליקוי וה באמצעות תיקון מערכת התביעות בגרסה 3, אשר הוגשה ביוס 30.11.2016.

2. ליקוי בעניין העדר התקדמות המצאתית, בניגוד לסעיף 5 לחוק, לאור פרסום 2"( ("1ת") אשר פורסם ביוס 6.5.2004 ופרסום 62-2471954 ("2סש")

אשר פורסם ביוס 9.1.2011 עלה במספר דוחות בחינה. פרסומים 21 ו-22 שניהס על שם המבקשת ומתאריסם, בדומה לבקשה הפטנט, שיטות ותכשירים לניקוי המעי. לטענת המבקשת, התכשיריס בפרסומיס אלה הס בריכוזציס נמוכיס מהריכוזיס הנתבעיס בבקשת הפטנט ובנפתי תמיסות הגבוהיסם מאלה הנתבעיס בבקשת הפטנט. כמו כן, פרוטוקול הניקוי בבקשת הפטנט שונה מזה המתואר בידע הקודס.

3. ליקוי בדבר אי בהירות התביעות בניגוד להוראות תקנה 20(א)(3) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות"). הליקוי עלה במכתב הבוחנת מיוס 26.7.2017, בשל שימוש במונחים בלתי ברורים בבקשת הפטנט, שיוצר רחבה בלתי סבירה וחוסר בהירות בהגדרת ההרכב הנתבע של התמיסות התערובות והערכות. בעקבות ליקויי וה הגישה המבקשת ביום 13.11.2017 נוסח מתוקן של התביעות בגרסה 4.

ביוס 13.11.2017 ולאחר שנבחנה הבקשה בחינה מהותית, בהתאם לסעיף 17(א) לחוק במסגרתה הועלו הליקויים שלעיל, השיבה המבקשת למכתב הבוחנת ובמכתבה ביקשה לבחון את בקשת הפטנט לפי הוראות סעיף 17(ג) לחוק, בהתבסס על הליך הבחינה של בקשת פטנט אירופאית

מקבילה 22683375.

בתשובתה הנזכרת מיוס 13.11.2017 טענה המבקשת כי בקשתה לבחינה לפי הוראות סעיף 17(ג) לחוק "משתיקה" את הליקויים בדבר העדר התקדמות המצאתית היות שהבקשה באירופה התקבלה על אף שבפני הבוחנים באירופה עמדו פרסומים 21 ו-2כ. כמו כן טענה המבקשת כי הבקשה לבחינה לפי הוראות 17(ג) לחוק מתגברת גם על הליקוי באשר לאי הבהירות מבלי לפרט כיצד. על אף שהדבר לא נטען במפורש אני מניחה שטענה זו מבוססת לשיטתה של המבקשת על החזקה כי נוסח התביעות שהתקבל בבקשה האירופאית המקבילה, הוא ברור ומשקף את ההמצאה. כאמור, הגישה המבקשת גרסת תביעות מתוקנת נוספת, גרסה 4.

נראה כי המבקשת סבורה כי משנתבקש מתן פטנט על פי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים אין לבוחן שיקול דעת ועליו לקבל ללא עוררין את קביעותיו של הבוחן של הבקשה המקבילה - במקרה זה הבוחן באירופה. יאמר כבר כעת, אמנס, תכלית חקיקתו של סעיף 17(ג) לחוק היא זירוז הבחינה. אולס, סעיף 17(ד) לחוק מאפשר לרשם, לממונה על הבוחנים או לסגן, שלא לקבל את הבקשה לזירוז הבחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק לאור "חומר העומד לרשותו או שהומצא להס במהלך הליכי הבחינה" "או כי קיים טעס מיוחד אחר" כעולה מסעיף 17(ד) לחוק (ר' התנגדות לבקשת פטנט מס' 136482 (בקשת סף) ה018010כךז0:) 3116 הזיז126/ נ' תרכובות ברום בע"מ (פורסם בנבו, 20.8.2007), סעיף 2 להחלטה, בו נידונה בן היתר פרשנותו של סעיף 17(ד) לחוק).

ואכן, הבוחנת רשמה לפניה את בקשת המבקשת לקבל פטנט בהתאם להוראות סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים. יחד עם זאת, מצאה הבוחנת בהודעתה מיוס 20.9.2018 (הודעה לפני סירוב), כי ההמצאה

העומדת בבסיס הבקשה אינה כשירת פטנט לאור הוראות סעיף 5 לחוק הפטנטים והוראות תקנה

0(א)(3) לתקנות ולכן, לשיטתה, לא ניתן לקבל את הבקשה לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטיס.

ביו24.11.2018 הגישה המבקשת תגובה שכללה תיקון נוסף של התביעות (גרסה 5) ומענה להשגות הבוחנת. גם בתשובה זו לא היה כדי להתגבר על הליקויים שהועלו. לבקשת מבקשת הפטנט התקיימה ביוס 20.1.2019 שיחה עם הבוחנת. סיכום השיחה מיוס ה-30.1.2019 מלמד כי גם במסגרת השיחה, לא עלה בידי המבקשת להתגבר על הליקויים. עוד עולה מסיכום השיחה כי הוצע למבקשת לשנות את תביעות הפטנט כך שיגדירו את התכשיר הנתבע באופן מצומצם המוגבל להרכב, ריכוז ונפח מסוימים. היקף תביעות שכזה יכול והיה מאפשר לבחון את בקשת הפטנט

כ"פטנט מוסף" לפטנט 2 (שמספרו בישראל 217296).

בהודעתה מיוס 29.5.2019 דחתה המבקשת את הצעת הבוחנת, וביקשה להשמיע טענותיה בפניי בהתאם לתקנה 46 לתקנות. ביוס 19.6.2019 נשלחה למבקשת הודעת סירוב לבקשת הפטנט. ביוס 9 הוגשה הבקשה להשמיע טענות.

ביוס 19.11.2019 התקיים דיון בפניי. פרס הדיון הגישה מבקשת הפטנט סיכום טענות וכן נוסח תביעות מתוקן בגרסה 6, אליהן התייחסנו במהלך הדיון שנערך בפניי וכמו להלן בהחלטתי זו.

דיון והכרעה

כאמור, עניינה של בקשת הפטנט הוא שיטה לניקוי המעי תוך שימוש בתמיסות ניקוי, תערובות וערכות מתאימות. למעשה מדובר בפרוטוקול ניקוי הכולל שתי תמיסות (1 0056 ו-11 0056)

שהמטופל נוטל לפני בדיקת קולונוסקופיה ובפרט, נתבעות התמיסות והתערובות וכן ערכות המכילות תמיסות ותערובות אלה.

אין מחלוקת כי שיטות לניקוי מעי כמו גס החומריס אשר נכלליס בתערובות השונות הנתבעות בבקשת הפטנט והמיועדות להכנת תמיסות לניקוי המעי, היו ידועות עובר למועד הקובע. ההמצאה, לטענתה של המבקשת, נעוצה בכך כי הצליחה לייצר תמיסה מרוכזת מספיק בנפח של 500 מ"ל המכילה תערובת רכיביס המאפשרת ניקוי יעיל של המעי באמצעות תמיסה 11 (11 0056). לטענת המבקשת, תמיסה זו, בשל היותה בנפח קטן מזה שפורסם בידע הקודס, מגדילה את מידת הציות של המטופלים לשיטת הניקוי ובכך יתרונה על פני הידע הקודם (עמוד 4 לפרוטוקול הדיון, שורות 3, עמוד 14, שורות 14-11). כן יתרונה בשיפור טעס התמיסה (פרוטוקול הדיון עמוד 8, שורות 0). לטענתה של המבקשת הרכבה של תמיסה 11 המתואר בבקשה וכן פרוטוקול הניקוי הכולל

את שתי תמיסות (1 0056 ו-11 6056) הוא חדש.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כפי שהבהרתי במהלך הדיון (ר' למשל עמוד 9 לפרוטוקול הדיון, שורות 6-3), נוסח התביעות בגרסה 6 מקנה למבקשת היקף הגנה רחב מההמצאה המתוארת על ידה, ואינו משקף את ההמצאה. כמו כן חלק מן התביעות אינן בהירות דין. לפיכך הוריתי למבקשת במהלך הדיון, כשלב ראשון, לתקן את נוסח התביעות בגרסה 6 לצמצום ולהבהירן, וקבעתי כי בשלב הבא תינתן החלטה לגבי כשירות התביעות בנוסח החדש. בעקבות הדיון הגישה המבקשת ביוס 21.11.2019 נוסח תביעות מתוקן בגרסה 7 אליו אתייחס להלן.

תביעות מספר 12-1 בבקשת הפטנט (במספורן החדש בגרסה 7), תובעות את תמיסת הניקוי (םס[60

תסנזט[50 ₪ה51ת6168) ועניינן הרכבה של התמיסה ]1 6056. בעקבות הדיון, נוספה אל תביעות אלה הגדרת נפח התמיסה אשר נעדרה מנוסח התביעה הראשית פרס התיקון. פרס התיקון נתבעו תמיסות ללא הגדרת נפחן, כך שלמעשה נכללו בגדר התביעות אינסוף נפחיס אפשרייס אשר חלקס כלל אינו משיג את היתרון הנטען של ההמצאה (נפח קטן המגביר את ציות המטופל). בשל תיקון זה, נוסח תביעות מספר 12-1 לאחר התיקון, מאושר.

תביעות מספר 22-13 בבקשת הפטנט (במספורן החדש בגרסה 7), תובעות תערובת (ם5100סקנתס6) המיועדת לערבוב עם מים. בעקבות הדיון המבקשת הוסיפה לתביעות את נפח המים שעל המטופל

להוסיף לתערובת על מנת להגיע לתמיסת הניקוי נושא ההמצאה (11 0056). ללא התיקון חייתה התביעה מוגדרת כתערובת אשר ניתן למהול בכל נפח ולקבל אינספור ריכוזיס של התמיסה לניקוי המעי, וברי כי תמיסות כאלה אינן בגדר ההמצאה ואינן משיגות את היתרונות הנטעניס לה.

במהלך הדיון ציינה המבקשת כי התביעות שעניינו מסוז1פסקנומס6 עוסקות בתערובת של רכיביס יבשים, כמו כן נוסח התביעות כולל את המשפט "ז16ט הנש 6נ₪א1ות 10" דבר היכול לרמז על כך שהתערובת יבשה אולס "ב12051:0ת60" אינה בהכרח תערובת יבשה. על כן נוסחן הנוכחי של תביעות 22-13 נדחה. במידה ויוחלף הביטוי "מס10פ5סקנתס6" ל-"מ5100סקנתס6 ץז0" או " ץז

סק" (תיקון אשר עליו עמדתי גם במהלך הדיון- עמודד24 לפרוטוקול הדיון, שורות 23-17) ניתן יהיה לקבל תביעות אלה.

תביעות מספר 24-23 בבקשת הפטנט (במספורן החדש בגרסה 7) תובעות את השימוש בתערובות ובתמיסות לניקוי, תביעות אלה הותאמו לתיקוניס שצוינו לעיל, ועל כן נוסח וה של תביעות מספר 3 מאושר.

- ן [ 1 1 15 תביעות מספר 34-25 בבקשת הפטנט (במספורן החדש בגרסה 7) תובעות ערכות שונות (6185) המכילות את התמיסות או התערובות השונות אשר נתבעו בתביעות קודמות.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

1. תביעה מספר 25 (במספורה החדש בגרסה 7) תובעת ערכה המכילה (6ח181זקותסס), בין

היתר, תמיסת ניקוי ראשונה (מ5010010 8ח51ת61698 מס[60 ז18!). תכולתה של תמיסת הניקוי הראשונה לא ברורה מתביעה מספר 25. תכולת התמיסה מתבררת רק בתביעה מספר 26. בשל חוסר בהירות לא ניתן לקבל את תביעה 25 בנוסח זה. לפיכך, יש לאחד את תביעות 26- 5 לתביעה אחת.

2. באופן דומה תביעה מספר 27 (במספורה החדש בגרסה 7) תובעת ערכה המכילה, בין היתר, מרכיב ראשון (1ה6תסקנתסס6 ]11/8 8). תכולתו של המרכיב הראשון לא ברורה מתביעה מספר

7 ומתבררת רק בתביעה מספר 28. בשל חוסר ההבהירות לא ניתן לקבל את תביעה 27 בנוסת זה. יש לאחד את תביעות 28-27 לתביעה אחת.

3. לאור האמור, את תביעות מספר 33-29 (במספורן החדש בגרסה 7) יש לתקן כך שישקפו את השינוייס שלעיל בתביעות 28-25, ככל שאלה יבוצעו.

4. תביעה 34 (במספורה החדש בגרסה 7) אינה ברורה ולא ניתן לקבל ודינה מחיקה.

5. תביעות 37-35 אשר הוספו במסגרת התיקון בגרסה 7 עוסקות כולן בערכה המכילה את תמיסת הניקוי הראשונה (ח10זט501 61685108 תס[60 ]1118 8). תמיסה זו כשלעצמה אינה ההמצאה ולכן אינני יכולה לקבל את תביעות אלה ודינה מחיקה.

6. תביעה 38 (במספורה החדש בגרסה 7) עוסקת בשימוש בתמיסות הניקוי הראשונה והשנייה

לניקוי המעי. בתביעה זו נעשה שימוש בביטוי "כמות אפקטיבית" (זתטסוחה 6/)0011/6).

ביטוי וה יוצר אי בחירות אשר עמדתי עליה ועל הדרך למנוע אותה במהלך הדיון (ראו עמוד 2 לפרוטוקול הדיון, שורות 17-13). יש למחוק את הביטוי "כמות אפקטיבית", ולכלול בתביעה את נפח התמיסות, כלומר יש לאחד את תביעה 38 עם תביעה 39.

7. תביעה 40 (במספורה החדש בגרסה 7) תלויה בתביעות 38-39 ומצמצמת אותן, כך שהשימוש בתמיסות כולל שתיה עוקבת של נוזל נקי (על ידי המטופל). יש להתאים את נוסח תביעה זו ומספורה בהתאם לשינוייס בתביעות 38-39.

8. תביעות 43-41 עוסקות בנפח תמיסות הניקוי הראשונה והשנייה, יש להתאים את מספור התביעות בהתאם לשינויים לעיל.

9. סבורני כי נוסח התביעות המצומצם לאחר התיקוניס משקף אמצאה חדשה לפי סעיף 4 לחוק. בעוד

שהידע הקודס (פרסומים 21 ו-22) מלמד תערובות יבשות המיועדות לערבוב עם מיס לקבלת תמיסה בנפח של ליטר ובריכוז אסקורבט של כ- 20-3 גרם לליטר (שהם כ- 113-17 מילימול), בקשת

הפטנט תובעת תמיסה (11 0056) בנפחים נמוכים (800-300 מ"ל) ובריכוז אסקורבט גבוה באופן משמעותי (700-400 מילימול). שינוי וה בהרכב התמיסה ונפחה מגלם אמצאה פשוטה מבחינה טכנית אבל בעלת יתרון על פני הידע הקודם, יתרון המהווה מענה לצורך עליו הצביעו הפרסומים

הקודמים - הגדלת מידת הציות של המטופלים לפרוטוקול הניקוי.

התמיסה נושא ההמצאה (במצבה היבש לערבוב עם מים) מהווה גם חלק מערכת ניקוי שאושרה לשימוש על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ומשווקת על ידי המבקשת תחת השס

"נוות216". קיומו של מוצר המבוסס על ההמצאה יכול להעיד על תרומתה של ההמצאה לתחום.

אני סבורה שהיתרון שבהמצאה מגלם התקדמות המצאתית צנועה וכבר נקבע בפסיקה כי "אין גם צורך שההתקדמות תהיה משמעותית, ודי בצעד קטן וצנוע כדי להוות התקדמות, כל עוד יש בה ניצוץ המצאתי" (ע"א 47/87 חסם מערכות הגנה אמינות בע"מ נ' אברהם בחרי, מה(5) 194 (1991) סעיף 4). כאמור, ההתקדמות ההמצאתית בהמצאה הנתבעת אינה גדולה ובהתאם לכך היקף התביעות המצומצם המגדיר את אמצאה זו. הלכה היא כי רוחב התביעות יושפע ממידת ההתקדמות ההמצאתית הקיימת בפטנט וממידת תרומתו לתחום המקצועי שבו מדובר (ע"א 9 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ, מה(5) 661 (1994) סעיף 7(ז) לפסק הדין, העוסק בהיקף ההגנה המוענק לפטנט אשר תלוי ישירות בהיקף התביעות).

לאור האמור, המבקשת תגיש נוסח תביעות מתוקן בהתאם לאמור בסעיפים 18-15 לעיל עד ליוס 0. ככל שיוגשו התיקוניס בנוסח בהתאם לאמור לעיל, יקובל נוסח זה ויפורסם להתנגדויות הציבור. במידה ולא יוגשו התיקוניס כאמור, יפורסם נוסח מצומצם של התביעות אשר נקבע שאינן דורשות תיקון.

ד"ר רויה ישראלי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס כ"ה כסלו תש"פ 3 בדצמבר 2019