סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים, העיצובים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר 51 "ההרצלים"

המבקשת 1: ווקה פיפל בע"מ

ע"י ב"כ: ערן כהן-ציון, עו"ד

המבקש 2: אופיר קידר

ע"י ב"כ: שלמה הרדי

ה ח ל ט ה

בפני הליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר[נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") עבור שתי בקשות לרישום סימן מסחר. האחת הוגשה על ידי חברת ווקה פיפל בע"מ (להלן: "המבקשת 1") והשנייה הוגשה על ידי מר אופיר קידר (להלן: "המבקש 2").

ביוס 05.12.2018 הגישה המבקשת 1 בקשה לרישום סימן מסחר מס' 311541- "ההרצלים", בגין שירותים הנכלליים כולל בסוג 41: "חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות".

ביוס 18.02.2019 הגיש המבקש 2 בקשה לרישום סימן מסחר 313926- "ההרצלים", בגין שירותים הנכלליים כולל בסוג 41: "מתן שירותי מוסיקה, הופעות מוסיקליות, שירותי הפקת מוסיקה, שירותי הלחנת מוסיקה, שירותי בידור מוסיקליים, שירותי בידור".

בהודעת מחלקת סימני המסחר מיום 14.04.2019, הועלתה השגה לפי סעיף 29 לפקודה ואת בשל הזהות בין הסימנים והדמיון בפרטות.

סדרי הדין בהליכים בפני הרשם לפי סעיף 29 לפקודה נקבעו, לאור נוהג רב שניס ופסיקה ענפה, בחוזר רשם 013/2012 - סימני מסחר (עדכון 1) "בקשות מתחרות" מיוס 21.12.2014 (להלן: "חוזר הרשם").

רשם הפטנטים, המדגמים, העיצובים וסימני המסחר

6. על פי חוזר הרשם, הליכים לפי סעיף 29 לפקודה נפתחים בהגשה במקביל של ראיות הצדדים וללא שלב מקדים של הגשת כתבי טענות, ובשלב הבא לשני הצדדים יש את האפשרות להגיש בו זמנית ראיות בתשובה.

7 ביוס 05.01.2020 הגיש המבקש 2 את ראיותיו, וביוס 14.01.2020 הגישה המבקשת 1 את ראיותיה. ראיות בתשובה הוגשו ע"י המבקש 2 ביוס 17.02.2020, וביוס 18.02.2020 הוגשו ראיות בתשובה ע"י המבקשת 1.

8 ביוס 16.08.2020 הוגשה ע"י הצדדים בקשה לאישור הסכם פשרה לשימוש מקביל בסימנים

תוך יצירת בידול ביניהם. בהחלטתי מיוס 19.08.2020 אושר ההסכם בין הצדדים בכפוף לכך שכל אחד מהצדדים יגיש בקשה חדשה לרישום הסימן על פי ההסכם.

9. ביוס 14.09.2020 ביקש המבקש 2 לחדש את הליך התחרות, לאחר שלטענתו המבקשת 1 הפרה את ההסכם וגרמה לו לנזקים, משכך הליך התחרות חודש. ביוס 08.04.2021 התקיים דיון מקדמי בניסיון ולגבש הסדר אשר יאפשר את השימוש המקביל בסימנים. אולם לנוכח התנגדותו של המבקש 2 הדבר לא צלח.

0. לפיכך, ביוס 16.06.2021 התקיים בפניי דיון ובו נחקרו חלק מהמצהירים. ביוס 12.09.2021 הוגשו סיכומיס מטעמ הצדדים וביוס 04.10.2021 הוגשו סיכומיס בתשובה של הצדדים.

1. כל ההדגשות בהחלטה זו הוספו אלא אם צוין אחרת.

ראיות הצדדים

2. ראיות המבקש 2 הוגשו כאמור ביוס 05.01.2020. במסגרת הראיות הוגשו שלושה תצהירים והמצהירים נחקרו במהלך הדיון כמפורט להלן:

1. תצהירו של המבקש 2, מר אופיר קידר (להלן: "תצהיר קידר"). 2. תצהיר מר אילן לווי - מנהלו האישי של מר אופיר קידר ולהקתו מאפריל 2018 ועד פברואר 2019. 3. תצהיר מר אבי אלבוחר - מפיק מוזיקלי ומעבד.

3. ראיות המבקשת 1 הוגשו ביוס 14.01.2020 וכללו 13 תצהירים ו-30 נספחים. חלק מן המצהירים נחקרו במהלך הדיון כמפורט להלן:

1. תצהיר מר דורון לידה - אחד מבעלי המבקשת 1 ומפיק מופע "ההרצלים"; אשר נחקר במהלך הדיון.

2. תצהיר מר ליאור כלפון - מפיק שותף; אשר נחקר במהלך הדיון. 3. תצהיר מר רונן שרון - מנהל הפקה הראשון של מופע "ההרצלים".

4. תצהיר גב' רונה יעקובי - ארט דירקטורית של מופע "ההרצלים"; אשר נחקרה במהלך הדיון.

5. תצהיר מר גילי ויינטראוב - כותב ראשון של מופע "ההרצלים"; אשר נחקר במהלך הדיון.

6. תצהיר מר אודי גוטשלק - כותב ובימאי של מופע "ההרצלים".

7. תצהיר מר אלעד פרץ - מנהל ומעבד מוויקלי של מופע "ההרצלים"; אשר נחקר במהלך הדיון.

8. תצהירים מטעם זמרי מופע "ההרצלים": בן זּבלודובסקי; אהרון (רון) רווח; נדב עדר; ברק קדושים; אלון שר; עידו פרמון.

4. ראיות המבקש 2 בתשובה הוגשו ביוס 17.02.2020 וכללו תצהיר מטעמו וקובץ שמע (להלן: "תצהיר קידר בתשובה"). ראיות בתשובה מטעמ המבקשת 1 הוגשו ביוס 18.02.2020 וכללו תצהירים מטעם גב' ליאורנה סולומונס (אשר נחקרה במהלך הדיון) - אחת מבעלי המבקשת 1 ומפיקי מופע "ההרצלים", וכן תצהיר מטעמ מר ליאור כלפון.

5. כל ההדגשות בהחלטה זו הוספו אלא אם צוין אחרת. דיון והכרעה

6. בפניי הליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29(א) לפקודה שעניינו בקשות לרישום סימני מסחר דומיס או דומים שהוגשו בידי מבקשים שונים. סעיף 29(א) לפקודה קובע כדלקמן:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."

7 על פי סעיף זה, בידי הרשם לקבוע, לגבי מי מהסימנים המבוקשים יימשכו הליכי הבחינה. המבחנים שנקבעו בפסיקה לקביעת עדיפותו של סימן אחד על פני האחרים שלושה: מבחן מועד הגשתן של הבקשות לרישום הסימנים, מבחן היקף השימוש שעשה כל צד בישראל וכן מבחן

תוס הלב בבחירת הסימן המבוקש (ר' למשל, ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל בע"מ נ'

רשם הפטנטים, המדגמים, העיצובים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 5.5.2005); ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה משק שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית (פורסם בנבו, 30.4.2007) (להלן: "עניין יוטבתה"); ע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 7 (להלן: "עניין סבון של פעם"); וכן בקשות לרישום סימני שירות מס' 167390 ו- 5 "פכוכב נולד" (לא מעוצב) (פורסם באתר רשות הפטנטים, 26.12.2005) (להלן: "עניין

כוכב נולד"). יוזכר כי הנטל המוטל על הצדדים בהליך תחרות והה (ר' בג"צ 460/87 711 פז 0 אד זת נ' רשם הפטנטים ואח', פ"ד מ"ב(1), 485).

8. עדיפותו של אחד מהסימנים המבוקשים תיקבע בהתבסס על הראיות שהביאו הצדדים בכדי לשכנע כי סימן עומד בשלושת המבחנים, כאשר המועד בו הוגשו הבקשות הינו בעל חשיבותו משנית בהשוואה לשני המבחנים הנוספים:

"מה יהיו המבחנים שלפיהם יקבע הרשם זכות עדיפות? כאמור לא תאליך הגשת הבקשה קובע בדרך כלל, אלא יצירת הזכות החומרית ע"י עצם התחלת השימוש. התחיל מבקש להשתמש בסימנו מזמן והשני כלל עוד לא השתמש בסימן, יזכה הראשון. אבל אם שניים התחילו להשתמש בסימניהם, אפילו לא בדיוק באותו המועד, נעשית קביעת זכות העדיפות מסובכת. אם אחד הצדדים התחיל להשתמש בסימן שלא בתום לב (כאמור בבג"ץ 47/43) שוב תהיה התוצאה בלולה." (א.ח. וליגסון, בספרו "דיני סימני מסחר ודיניס הקרובים להם" (תשל"ג-1973), עמ' 53).

א. מבחן מועדי הגשת הבקשות

9. המבקשת 1 הגישה את בקשתה לרישום סימן מסחר ביוס 05.12.2018, המבקש 2 הגיש את בקשתו ביוס 18.02.2019. לטעמי, אין לתת משקל מכריע להפרש שבין מועדי הגשת הבקשות, העומד על כחודשים בלבד. כבר נקבע בעניין כוכב נולד, כי:

"ככל שפרק הזמן שבין ההגשות קטן יותר, כך יקטן משקלו של המבחן בשקלול מערכת הזכויות הכוללת."

0. לפיכך אין הראוי להקנות לצד אחד מהצדדים יתרון בשל מועד הגשת הבקשה כשלעצמו, ויש לתת את הדגש על שני המבחנים הנוספים: מבחן היקףמוש מסיבי בסימן המסחרי, אלא יש צורך בשימוש שיביא לכך שסימן המסחרי יזוהה את היצרן."

0. בעניין זה, אופי השימוש שנקטה המבקשת 1 (הופעות פומביות, תכניות טלוויזיה ופרסוס במדיה) הוא מסוג שימוש כזה שסביר להניח שמביא לזיהוי הסימן עמה במידה רבה יותר מאשר את המבקש 2. לא הובא סקר אשר יכול לשלול הנחה זו, לפיה ככל שהיקף השימוש גדול יותר, הסימן מזוהה ביתר מובהקות את היצרן אשר עשה את השימוש.

1. לאור האמור, אני סבורה כי המבקשת 1 היא זו אשר הוכיחה משך והיקף שימוש נרחב יותר בסימן המבוקש עד הגשת הבקשה לרישום ואף לאחריה.

ג. ‏ תום הלב

2. מבחן תוס הלב המיושס בהליכיס לפי סעיף 29(א) לפקודה, הינו תוס הלב בבחירת הסימן ובשימוש בו. במילים אחרות, אש בחר מבקש בסימנו שלא מתוך רצון להיבנות מן המוניטין של מתחרהו ואס גס בהמשך השימוש בסימן לא ניסה לייחס לעצמו מוניטין אשר אינו שייך לו, הרי שניתן לקבוע כי עמד במבחן זה (ר' סעיף 14 בעניין סבון של פעם).

רשם הפטנטים, המדגמים, העיצובים וסימני המסחר

המבקש 2 טוען כי בעת הרישום ידעה המבקשת 1 על קיומה של להקת "ההרצלים" ולכן זו הסיבה כי אתה לה הדרך לרשום את הסימן, ולכן סבור הוא כי הגשת הבקשה לרישום מטעמה של המבקשת 1 לא נעשה בתוס לב (סעיפים 21-23 לסיכומי המבקש 2).

רישום סימן על מנת להגן על השימוש בו הוא אינטרס מסחרי לגיטימי ביותר ואינו מהווה חוסר תוס לב (ר' עניין יוטבתה, פסקה ל"ז לפסק דינו של השופט א' רובינשטיין). לפיכך, השאלה המתבקשת היא האם בחירת הסימן (ולא הבקשה לרישומו) נעשתה בחוסר תוס לב?

על סמך הראיות והחקירות שהיו בפני אני סבורה שהתשובה לשאלה זו היא שכל אחד מהצדדים בחר את סימנו באופן בלתי תלוי מסיבות שונות ובמועדים שונים ללא רצון לרכוב אחד על המוניטין של השני, אשר ממילא, טרם התגבש במועד בחירת הסימן.

מראיות המבקשת 1 עולה, כי הסימן נהגה על ידי מר ליאור כלפון - מפיק שותף של המבקשת 1, באחת מפגישות העבודה להקמת מופע חדש, בין החודשים פברואר עד מאי 2017 (סעיף 12 לתצהירו של מר ליאור כלפון ודורון לידה).

על פי תצהירו של מר דורון לידה בין החודשים פברואר עד מאי 2017 התקיימו מספר פגישות בנושא היגוי והקמה של מופע חדש ללהיטי העברייס הגדולים של המדינה מאז הקמתה. לטענתו, באחת מן הפגישות הללו, העלה מר ליאור כלפון את הרעיון לקרוא למופע "ההרצלים" כמחווה לחוזה המדינה. על כך הצהיר גם מר רונן שרון בתצהירו (סעיף 5). בנוסף, מר ליאור כלפון בתצהירו (סעיף 13) מצהיר כי הגה את השם "ההרצלים" ללא כל עזרה או סיוע מכל אחד אחר. עוד עולה מתצהירו של מר דורון לידה כי ישנן תכתובות וואטסאפ ודוא"ל מחודש אוגוסט 7 סביב השם "ההרצלים" עבור המופע (נספחים א'-ו' לתצהירו).

בחירת השם "ההרצלים" עבור המופע הייתה בשל אופיו המיוחד של המופע (סעיף 5 לתצהיר דורון לידה; סעיף 13 לתצהיר ליאור כלפון). כך גם עלה מחקירתו הנגדית של מר כלפון, פרוטוקול דיון מיום 16.06.2021 בעמוד 13:

"דיברנו על שנת חזון חוזה המדינה, שנה של 70 שנה למדינה, רוצים שירים בעברית, הרצל זה, אז אני כאיש קריאייטיב ישר קפץ לי שישה הרצלים כאלה עם זקן. זה מאוד טבעי",

העובדה שנושא המופע הוא שנת ה-70 למדינה מעידה כי הסימן נהגה זמן מה לפני שנת 2018.

המבקש 2 בסיכומיו מנסה לערער את הטענה שמר כלפון הגה את השם, ואף על סמך סתירות שנתגלו כביכול לגבי הנוכחיים בעת הגיית השם והמועד המדויק להגייתו (סיכומי המבקש 2 סעיפים 52-63). איני מוצאת שיש בסתירות אלה אף אם קיימות כדי לשלול את עובדה שהוכחה כדבעי שההגייה של השם נעשתה בשנת 2017 וללא קשר ללהקה של המבקש 2.

בדומה, המבקש 2 מצהיר כי הרעיון לסימן הוא רעיון מקורי שלו וכי נהגה לאחר מחקר למציאת שם מתאים לו, בספטמבר 2017 (סעיפים 3-6 לתצהיר קידר). כאשר נשאל על העניין בחקירתו השיב מר קידר:

"אופיר קידר : בסיומו של מחקר זה הגיתי את הדמיון כי הלהקה תיקרא ההדצלים, כאשר השם הרצלים נוצר מהשיר הרצל שכתבתי אותו ב-2017.

עו"ד כהן ציון : אוקיי, טוב . ואז כבר הוא היה, נקראת הדצלים?

אופיר קידר : אני,

עו"ד כהן ציון : הלהקה?

אופיר קידר : הגיתי את הרעיון ההרצלים,

עו"ד כהן ציון : הגית את הדמיון, אבל מתי הלהקה התחילה להשתמש בשם הזה? אופיר קידר : מהרגע שהיא התחילה לצאת בתור כאילו הקלטות, כשהתחלנו לעבוד על ההקלטות." (עמוד 126 לפרוטוקול הדיון מיום 16.06.2021).

לאור סמיכות הזמנים בבחירת הסימן שעה שטרם התגבש לצדדים מוניטין, כל אחד בסימנו, ואף טרם פורסמו הסימנים ברבים, אני סבורה כי בחירת הסימנים על ידי כל אחד מהצדדים נעשתה בתוס לב מבלי לנסות לרכוב אחד על המוניטין של האחר.

זאת ועוד, מקובלת עלי טענתו של המבקש 2 כי לצדדים מוסיקה שונה (שירים מקוריים של להקת "ההרצלים" לעומת מוזיקת קאבר של המבקשת 1) וכי הסגנון לקהל לקוחות אחר (סעיפים 71-74 לסיכומי המבקש 2) ולכן גם מסיבה זו אני סבורה שהצדדים לא ביקשו לרכוב אחד על המוניטין של השני.

המבקשת 1 טענה כי המבקש 2 עשה שינויים ברבים בדף הויקיפדיה שלו בכדי לחקותה (נספח כ"ו לתצהיר דורון לידה). המבקש 2 טען מנגד כי המבקשת 1 העתיקה ממנו את הסימן באמצעות גב' יפעת לדר שהייתה אשת יחסי הציבור שלו ושלה (סעיפים 45-46 ונספח 18 לתצהיר קידר). טענות אלה ונוספות עלו גם במסגרת החקירות הנגדיות ולא הוכחו, ואינני מוצאת טעס לדון בהן.

סיכומי המבקש 2 כוללים דיון במידת האמינות של העדים מטעמ המבקשת 1 ובניסיונות כביכול מטעמ להסתיר מידע ולהתחמק ממתן תשובות (סיכומי המבקש 2 סעיפים 27-46). אינני רואה צורך להתייחס לאמירות אלה ואין בהן כדי לתרום להכרעה בשאלות שבפני. כמו כן, איני מוצאת מקום לדון בנרטיב השלילי שהמבקשת 1 ניסתה לכאורה לייצר למבקש 2 במהלך הדיון ובסיכומיה (עמודים 71, 100-101, 210-211 לפרוטוקול הדיון מיום 16.06.2021

רשם הפטנטים, המדגמים, העיצובים וסימני המסחר

וסעיף 104 לסיכומי המבקשת 1), וכן טענה בדבר סתירות בעדויות המצהירים מטעמ המבקש 2 (סעיפים 111-115 לסיכומי המבקשת 1).

סוף דבר

לאחר שקלול כל המבחנים סבורה אני כי כוונתה של המבקשת 1 עדיפה.

היות שקבעתי לא בלב קל, כי כוונתה של המבקשת 1 עדיפה אני מורה על המשך הבחינה של הבקשה לרישום סימן מסחר מס' 311541 ועל דחיית הבקשה לרישום סימן מסחר מס' 313926.

יובהר כי כוונתו של המבקש 2 לעשות שימוש בסימנו אינה נפגעת, ובלבד שהמדובר בשימוש אמיתי. ואף לאור הוראת סעיף 47 לפקודה הקובעת כדלקמן:

"דישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמיתי בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שעו."

באשר להוצאות לא ניתן להתעלם מהתנהלות המבקש 2 אשר גרר למעשה את המבקשת 1 להמשך הליך אשר יכול היה להסתייע בהסדר דו קיום ללא צו להוצאות.

כאמור לעיל, הצדדים הסכימו לשימוש מקביל בסימנים תוך יצירת בידול ביניהם כך שסימן של המבקשת 1 ירשום כ-"ההרצלים מבית הווקה פיפל", וסימן של המבקש 2 ירשום כ- "ההרצלים - הלהקה". ההסכם בין הצדדים אושר בכפוף לכך שכל אחד מהצדדים יגיש בקשה חדשה לרישום הסימן על פי ההסכם.

זמן קצר לאחר מכן ובתום הוגשו הבקשות החדשות לרישום, ביקש המבקש 2 לפתוח את הליך ההתנגדות מחדש, לאחר שלטענתו המבקשת 1 הפרה את ההסכם וגרמה לו לנזקים. המבקשת 1 הודיעה כי בכוונתה להמשיך ולקיים את הסכס הפשרה, לעומת זאת המבקש 2 לא הבהיר את עמדתו. בניסיון לצמצם את גדר המחלוקת ולגבש הסדר אשר יאפשר את השימוש המקביל בסימנים זומנו הצדדים לדיון מקדמי.

במסגרת הדיון המקדמי הדגשתי בפני הצדדים ובעיקר בפני המבקש 2 כי המשך ההליך יהווה בזבוז של משאבי הצדדים. היות שעל בסיס הראיות שכבר היו בפני, סברתי כי דרך המלך לפתרון המחלוקת היא שימוש מקביל בסימנים תוך יצירת בידול מסוימים ביניהם (ר' עמודיס: 8 לפרוטוקול הדיון מיום 08.04.2021). במהלך הדיון המקדמי המבקשת 1 הביעה שוב את הסכמתה לשימוש מקביל בסימנים תוך יצירת הבחנה ביניהם ויצירת מנגנונים אשר ימנעו הטעייה בשימוש בסימנים (ר' עמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיום 08.04.2021). המבקש 2 לעומת זאת, עמד על דעתו כי לא ניתן לאפשר שימוש מקביל בסימנים (ר' עמודים :3, 9, 11 לפרוטוקול

רשם הפטנטים, המדגמים, העיצובים וסימני המסחר

הדיון מיום 08.04.2021) וכי אין בכוונתו לשנות את הסימן על מנת לבדלו מסימנה של המבקשת 1. המבקש 2 דרש את המשך קיום ההליך וגם עמד על כך שיתקיימו חקירות נגדיות בנוכחות כל המצהירים מטעמ המבקשת 1 (13 במספר), כל זאת תוך ידיעה כי הוא מסתכן בחיוב הוצאות ההליך (ר' עמוד 13 לפרוטוקול הדיון מיום 08.04.2021).

3. לאור התוצאה, בבחינת נסיבות העניין ובהתחשב בהיקף העבודה שהושקעה בתיק ובהכנת כתבי בי-דין והראיות בפרט, המורכבות המשפטית והעובדתית של ההליך, השלב אליו הגיע ההליך, התנהלות הצדדים מול רשות הפטנטים ומול בעל הדין שכנגד, ומספר המצהירים. המבקש 2 יישא בהוצאות המבקשת 1 ובשכר טרחת עורכי דין בגין הליך וה בסך 35,000 ש"ח. הסכום שנקבע יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ואף לא ישולם תוך 30 ימים.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום א' טבת תשפ"ב

5 דצמבר 2021