החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

המבקשת:

המתנגדת:

להלן בפני רשם הפטנטים, והמדגמים וסימני המסחר התנגדות למתן פטנט עפ"י הבקשה מס' 72078

באמצעות ה"ה ד"ר ריינהולד כהן ושות', עו"פ על ידי ד"ר מיכאל כהן, עו"ם תרכובות ברום בע"מ באמצעות ה"ה לוצאטו את לוצאטו, עו"פ על ידי ד"ר אדגר לוצאטו, עו"פ

זוהי התנגדות בגין התנגדות למתן פטנט עפ"י הבקשה מס' 72078 (להלן - "בקשת פטנט") שהוגשה ‏ ביום 12 ביוני 1984 על ידי (מם01 ממ58₪) (להלן - "המבקשת").

בקשת הפטנט, אשר נושאה חוא "מזרז ציאנוהידרינציה המכיל ציקלו (פנילאלאניל-היסטידין) דיפפטיד והכנתו", הוגשה תוך תביעת דין קדימה לפי בקשת הפטנט האמריקאית מס' 535,500 מיוס 26 בספטמבר

דבר קיבולה של בקשת הפטנט פורסם כדין ברשומות "יומן הפטנטים והמדגמים" מס' 5/88 מיום 30 ביוני 1988.

השתלשלות העניינים:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ביוס 29 בספטמבר 1988 הגישה תרכובות ברום בע"מ' (להלן - "המתנגדת") הודעת התנגדות אשר בה נטען כדלקמן:

א. קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט.

ב. בין השאר נושא בקשת הפטנט אינו כשיר פטנט על פי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן - "חוק הפטנטים").

ג. בקשת הפטנט אינה עונה ‏ על דרישות סעיפים שונים להוק הפטנטים, וביניהם הסעיפים 5,4 ו-13.

ביוס 8 בדצמבר 1988 הגישה המתנגדת את כתב טענותיה. כתב הטענות שכנגד הוגש על ידי המבקשת ביוס 11 ביולי 1989.

ביוס ‏ 9 בנובמבר 1989 הגישה המתנגדת את ראיותיה בצורת שלושה תצהירים שניתנו על ידי ד"ר יגאל בקר, ד"ר אשר אלגבי וד"ר לאונרד מ. שור.

ביוס 22 במאי 1990 חגישה המבקשת בקשה לתיקון מערכת התביעות על פי הוראות הסעיפים 29 ו-65 לחוק הפטנטיס.

התיקונים שנדרשו בתביעות ‏ 1 ,2 ,5 ו-7 אושרו על ידי ביום 17 בספטמבר 1990 ודבר מתן הרשות לתקן פורסם ברשומות "יומן הפטנטיס והמדגמים" ‏ מס' ‏ 44/90 מיוסם 5 בנובמבר 1990 בהתאם לסעיף 6 לחוק הפטנטים. התנגדות לתיקונים האמורים בהתאם לסעיף 67 לחוק הפטנטים לא הוגשה על ידי המתנגדת או על ידי גורם אחר.

ביוס 24 ביולי 1991 הגישה המבקשת את ראיותיה שכנגד בצורת תצהיר שניתן על ידי ד"ר וויליאםס י. לין.

ראיות בתשובה מטעס המתנגדת בצורת תצהיר שניתן על ידי ד"ר יגאל בקר הוגשו ביוס 16 בספטמבר 1991.

ביוס 18 בדצמבר 1991 ביקשה המבקשת רשות להגיש תצהיר נוסף של ד"ר וויליאם י. לין וזאת בטענה שבתצהיר התשובה ‏ של ד"ר ‏ יגאל בקר הועלו ‏ עניינים חדשים אשר מחייבים תשובה מצד מר לין. לבקשה זו צורפו הראיות הנוספות.

(9) ביוס 10 בפברואר 1992 החלטתי לקבל את הראיות הנוספות הנ"ל ובו %מנית נתתי ‏ רשות למתנגדת להגיש ראיות נוספות בתשובה. הראיות הנוספות האלה בצורת תצהיר, שניתן על ידי ד"ר ‏ יגאל בקר, הוגשו ביוס 18 בפברואר 1992.

(10) ביום ‏ 27 בפברואר 1992 ל ב"כ המתנגדת כי בשעת הבירור בכוונתו להסתמך, לפי הוראות התקנה 66(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ת-1968, על המסמכים הבאים: א. בקשות לפטנטים ארה"ב

ב. בקשות הבכורה של הפטנט האירופי מס' 109681.

ג. רשימת משפחת הפטנטים המקבילים לפטנט האירופי מס' 109681.

העתק של כל אחד מהמסמכים שהוזכרו לעיל צורף מטעס ‏ ב"כ המתנגדת. (11) ביום ‏ 17 במרס ‏ 1992 הודיע לי ב"כ המבקשת שבשעת הבירור בכוונתו להסתמך על הפטנטים הבאים (כולם של המבקשת): א. -4,554,102- ב. 3+ ג. :ו ד. 1 135691 0-עם העתק של כל אחד מהפרסומים הנ"ל צורף להודעה מטעס ב"כ המבקשת. (12) בימי 9 ,10 ו-26 במרס 1992 התקיים בפנגני הדיון בהליכים אלה אשר במהלכו נחקרו ד"ר אשר אלגבי, מר וויליאס יגאל בקר.

(13) ביום ‏ 22 במרס 1992 התקבל מכתב ‏ מאת ‏ ב"כ המתנגדת אשר תוכנו כדלהלן: "ד"ר יגאל בקר הודיע לי כי נפלה טעות בדף ‏ 7 של תצהירו מיום 9 (תצהיר ראשון). בשלוש השורות האחרונות של הדף האמור כתוב:

ד"ר בקר מבקש לתקן זאת כדלקמן:

(14) ביום 29 ביוני 1992 הוגשו הסיכומים מטעם המתנגדת. ו (15) סיכומיה של המבקשת הוגשו ביום 16 ביולי 1992. (16) ביום 18 בספטמבר 1992 הגישה המבקשת את סיכומיה בתשובה. (17) סיכומיה בתשובה של המתנגדת הוגשו ביוס 30 בספטמבר 1992.

אשר לבקשת הפטנט בקשת הפטנט מתייחסת ‏ למזרז ‏ לשימוש בתהליך ‏ של ציאנוהידרינציה (תס8%1ת621צתסתהַצס) של אלדהידים וקיטוניס, מזרז בעל איתחוד מיוחד לקבלת תוצרים בעלי מבנה מרחבי מיוחד (א10%089815%עאהאת 10ַע01מ52).

להלן התביעות (לאתר תיקון) שעמדו בדיון שהתקיים בפני.

ס1סעס 80118 8 1808עקחסס תס1תש מסנ61הת821צתסתהצס 02ס+ 5%צ681ב0 ת .1

6 0% שעסחת עס 20% ת1פעפתש ‏ ,62%186ק81 (6ת150161םת-כע-71מת1818צמסתם

. פטסתק+סות8 18 95%צ08%81

ב 0% 6עסת ‏ עס 45% תנפעספתט ‏ ,1 018178 סס בַם01תסססה8 08%8179% 2 .2

. פטסתק:סותה 18 08%8175%

(6ת18%101ת-כ71-2ת1818צתסתק-2) ס1סצ0ס 501186 8 הַםת60821:ק +ס בסתצפת םת =

םס%10ף28סק8ט6 280216 (8) צם 1 ת0181 60 הַםת1נ26סססה 868175%ס 6

+ 06ת088עק 68ת% ת1 8117ת10לקס ‏ ,08981799 פתס ‏ +0 מסנטסט1ספ 8% 05

+ ת60121%8610:ק 8218ע (ס) ;160298ס1תת1 צ1%ת5%8111צש2ס עס 1%1698תגמקת1

(ס) ;ל%תפט501 עססק 8 ת1 ת0סנסט011 צֶ5 תס61ט1ס5פ 8 מסע+ 75%ץ08%81 6ת%

+ סְַםצ1ססס 280216 (6) ;085811950 סתס +0 תס%1ו501 8 +0 שַםת1צ 82‏ 526626

עס 1%1098ע0ק 10‏ +0 6סת690תס 6ם% ת1 צ811תס61קס %פ7ץ08%81 616006 6

8 צ1%ת79%8111ס 0% 6פט (6) עס ;55ס1%סנתת1 0-11 .תס501181+108%1 שַת1תטה

(8(( 4‏ 18 6סת6%ת 6ת6 תדסעסתט ,3 01818 סט 8[ת8000201 0סת6%ת ת .4 1. .8%8178%ס 6ת6 0% מ0ס1סט801 8 0% ת0ס28%1סקה8טס צָפ 19 תסנ1ס28סק8ט0 28216 פת6 תנפעסתשט ,4 ת181ס 60 שַת201סססה בסתספת ת .5

‏ץצ צְהעספ

‏תצ1ט 69ת%8%0 בתה 8095עת8186 +ס תס%1הבת21הצעתסתהצס 6תס עס+ פפסססמק ‏ םת .4 86 צת61סגמהתסס | 219098קתסס מס+תט צצ501600101% סנעסתס1פתהת6 מףט1ת

‏חנהנס ת1 66ת8011 85 79%ץ08%81 8 +0 כן טענת המבקשת ‏ מטעה ‏ והיא בלתי מדוייקת. ד"ר בקר גם מצביע ‏ על כך שמ-61 דוגמאות שהובאו בפירוט רק ל-18 ה- פם מעל ל-80%. במקרים רבים ה- טפש הוא פתות מ- % ובמקרה אתד הוא אפילו אפס.

אשר למאמרו של עאס טוען ד"ר בקר כי בשלבים המוקדמים של התגובה מתקבל ‏ 90% מם שקטן ‏ עם ‏ זמן התגובה (42 שעות) ל-10.1%. נכון שהקונברסיה עולה עם הזמן אך כשהיא מגיעה לשיא אחרי 5 שעות ‏ ה-מטש הוא ‏ עדיין 60%. אפשר איפוא להגיע לקונבסרסיה ‏ ו-58 טוב אס מפסיקים את התגובה בזמן.

יתר על כן ניתן ללמוד מהירידה התלולה של מם, לאהחר שהקונברסיה הגיעה ‏ לשיא, ‏ כי בתגובה הקטליטית עצמה יש ספציפיות מרחבית וכי הירידה היא תוצאה של רסימיזציה מאוחרת - תגובה שהיא אינה תלוייה במזרז ואינה יכולה להיות מושפעת ע"י הצורה הגבישית ‏ או אמורפית של המזרז.

בסיכום הפירוט אינו מבסס תביעות לגבי אחוז קריטי של הצורה האמורפית שבמזרז ולכן התביעות 1 ו-2 אינן נובעות באופן סביר מתיאור הפירוט.

אשר לתצהירו של ד"ר ליונרד שור לאור תיקון התביעות תצהיר זה אינו נוגע לענין שבפני. אשר לתצהירו של ד"ר אשר אלגבי - (להלן - "תצהיר אלגבי")

בתצהירו מעיד ‏ ד"ר אלגבי על ניסויים שנעשו על ידו כדי לברר את שלוש השאלות הבאות הקשורות למזרז אליו מתייחסת בקשת הפטנט:

(1) מהו אתוז של הצורה האמורפית במזרז שתוכן ‏ לפי שיטות שיגרתיות ידועות מלפני תאריך בקשת הפטנט?

לדבריו ‏ ד"ר ‏ אלגבי הכין לפי השיטה של פאת א1פץפאפט 0 .1.0 2דאנשא .א (שהוזכרה בעמוד 4 של בקשת הפטנט), את היזומרים ע,ע ו-2,2 של ציקלו (פנילאללניל היסטידין) (להלן - מעס-,ם ו-8פ0ס-1,2). מידת הגבישות של המזרזיס שנתקבלו נמדדה לשביעות ‏ רצונו של ד"ר אלגבי בשיטה שהוזכרה בעמ' 2 לפירוט בקשת הפטנט. עבור צעס-2,2 נמצא 53.6% צורה גבישית ועבור העס-כע,ע 53.8%, זאת אומרת שבראשון יש 46.4% צורה אמורפית ובשני ‏ 46.2%. בהתתשב בסטיות הרגילות בין ניסויים מסכם ד"ר אלגבי ואומר שבמזרזיס שהוכנו לפי שיטה שיגרתית אתוז הצורה האמורפית הוא 46%.

(2) מחו חאהחוז של הצורה האמורפית במזרז של עשאס?

ד"ר אלגבי הכין ‏ - ַת05-,ם לפי שיטה שיגרתית, גיבש אותו ממים בדומה להדגמה 5 אשר במאמרו של שאס ומצא כי ‏ החוא מכיל % צורה גבישית ו-59.3% צורה אמורפית.

ד"ר אלגבי מציין שכימאי היה מעדיף לגבש את המזרז ממתנול כי מתקבל ‏ ג'ל שלאחר הוספת אתר מקבלים מזרז בצורה! אבקה שהינו קל יותר לשימוש. שיטה ‏ זו מתוארת כשיטה שיגרתית בפטנט

אירופאי מס' 109681.

ד"ר ‏ אלגבו מסביר את ההבדל בין הכמות של צורה אמורפית של 8 שתהתקבל לפי השיטה שתוארה בסעיף 1 לעיל לבין האתוז שהתקבל ‏ לפי טאס. יש ללמוד כי הג'ל שנוצר בעת' הכנת המזרז מכיל אחוז גדול יותר של צורה אמורפית, ויתכן שזה הרבה יותר מ-60%. כשמוסיפים אתר לג'ל ‏ כדי לקבל אבקה, משתנה מבנה המזרז ‏ וחלק ‏ ממנו נהפך לגבישי. המסקנה היא שבמורז של טאס כאשר הג'ל מגובש ממיס הוא מכיל 59% בצורה אמורפית ‏ אך ‏ יש להניח שבג'ל עצמו האחתוז הינו גבוה יותר.

(3) כיצד משתנה אחוז של הצורה האמורפית במזרז של אפס בסינתזה של מנדלוניטריל לפי הדגמה 5 של המאמר של שאס?

א. ד"ר אלגבי השתמש ב-אסס-ע,ע ו-אעס-2,ת בעלי אחוז נמוך יותר מחומר אמורפי שהוכנו לפי סעיף 1 של תצהירו. הוא עשה ‏ זאת משתי סיבות: האתת היא שדווקא משום שהאחוז של צורה אמורפית היה קטן יותר; והשניה היא משום שלדעת ד"ר אלגבי, כימאי לא היה מייהחס החשיבות לצורה האמורפית והיה מעדיף, בשל נוחיות הדבר, לגבש את המזרז ממתנול ואתר במקוס מים.

ב. השינוי באחוז של הצורה האמורפית במזרז נמדד לאורך שעה והחצי של תגובה כאשר כל פעם נלקתה דגימה של המזרו ונמדדה הגבישות שלו.התוצאות הובאו בטבלאות ומהן ניתן ללמוד כי המצב הגבישי יורד מהר מאוד בעשרים הדקות הראשונות של התגובה (עבור 628-כ2,ע מ-53.8% ל-24.5% ואת אומרת שאחוז הצורה האמורפית עולה מהר ומתייצב ‏ ב- % לאחר 40 דקות בערך.

גם ‏ לגבי 1,2-058 התוצאות הן דומות זאת אומרת שבתתילה יורד אחוז הגבישות מהר, הוא מתייצב בערך לאחר 40 דקות כאשר אחוז הצורה האמורפית נע בין 70% ל-80%.

ראיות המבקשת

אשר לתצהירו של ד"ר וויליאם לין (להלן - "תצהיר לין")

מתצהיר לין עולים הנושאים הבאים:

(1) (2) (3) (4)

התביעות המקוריות הנתבעות בבקשת הפטנט מתייחסות למורזים אפס-5,כ ו-2,2-05₪8 המכילים כמות ניכרת של חומר ‏ אמורפי או בלתי גביש. תביעות אלה תוקנו כך שכיום נתבע המזר: אַפס-כ2,ע ושיטות להכנתו. נטען כי התרומה של המבקשת היא חשובה. היא מצאה ש-אקס-2,ע הינו מזרז ‏ מצויין ‏ עבור ציאנוהידרינציה של אלדהידים וקיטוניס, כי פעילותו של המזרז היא פונקציה של דרגת האמורפיות ושהאחוז של אמורפיות צריך להיות לפחות 20% אך עדיף שהוא 45%. המבקשת תיארה שיטות המאפשרות קבלת מזרז המכיל לפתות 20% צורה אמורפית.

יתרון המזרז צויין בעמוד 7 לפירוט בו נאמר שהוא מאוד ‏ יעיל מבחינה סלקטיביות אננטיומורפית בתהליך להכנת הידרוקסי ניטרילים בעלי מבנה פעיל אופטי. מהטבלאות 2 עד 5 שבפירוט נובע כי אפס-פ,פ נותן קונברסיה מצויינת של ציאנהידרין.

המתנגדת ‏ לא תיקנה את כתב טענותיה לאחר תיקון הפירוט וצמצמה את טענותיה למורז כע,ע המכיל לפהות 20% צורה אמורפית. כתוצאה מכך אין רלוונטיות בתלקן או בכללן של ראיות המתנגדת כדלקמן:

א. כל החלקים מתצהיר ‏ אלגבי המתייחסים לניסויים שהוא עשה לפי מאמרו של שטאס כאשר הוא השתמש ב- עאעקס-ם,ם.

ב. חלקים מתצהיר בקר המתייחסיס למונתים - אסא פאת פטשסאעתסאה- פאזתתתדפצתס

ג. תצהירו של ד"ר שור בכללותו. ו

ד"ר לין מצביע על מקומות בפירוט בהם מתוארים מזרז אעס-כ,ע, שיטה לבדיקת דרגת האמורפיות, שיטות להכנתו, הפיכת מזרז גבישי לאמורפי בחלקו, ‏ תהליך לציאנוהידרינציה ותנאים לביצועה והדגמות. הוא

(5) (6) (7)

מסביר כי ההדגמות שבעמ' 12 עד 18 לפירוט מלמדות ‏ כיצד לבצע את האמצאה, זאת אומרת איך להכין מזרז פעיל וכיצד להשתמש בו. התיאור שבפירוט מגדיר מזרז המכיל לפחות 20% צורה אמורפית. ד"ר לין קובע איפוא כי יש סימוכין בפירוט וכי התביעות נובעות באופן סביר מהתיאור.

נטען על ידי ד"ר לין כי רק "סאנפתסתת מתנתתפתתטקת ספאזתתדפ" של בקשת הפטנט ‏ יכול לשים סימן שאלה על ביסוס התביעות מכיוון שלא תואר עבור כל מזרז את דרגת האמורפיות שלו. ההדגמות | מתארות את מורזי הבקשה שמעצם הגדרתן מכילות לפחות 20% צורה אמורפית.

בסעיף ‏ תל לתצהיר ‏ לין 1 מתייחס המצהיר לתצהיר אלגבי. בנוגע למימצאים לגבי המזרז של עטאס חתחוזר ד"ר ‏ לין ואומר שהם ‏ לא רלוונטיים לבקשת הפטנט. הוא מצטט מתצהירו של ד"ר בקר, שבו נאמר כי אין הפתעה שיש הבדלים ב-₪8 כאשר בתהליך של ציאנוהידרינציה משתמשים בחומרי ‏ גלם שונים, ומצביע על כך שבקשת הפטנט יש שני הבדלים לעומת שאס: אתד מדבר בתומרים שוניס והשני במזרז שונה (חפעס-52,פ לעומת 2,2-06298). יתרה מזה, הוא אומר ש- שא0 לא מצביע על ההבדלים או על כך שמבנה אמורפי של מזרז אשר בבקשת הפטנט משחק תפקיד חשוב בתהליך של ציאנוהידרינציה או שניתן להכין 8אַפס-כ,כ בעל ‏ מרכיב אמורפי של לפחות 20% ע"י התהליך שנתבע, בתביעה 3 של בקשת הפטנט.

א. בנוגע לחלק של תצהיר אלגבי המתייחס לידע הקודם בהכנת מזרוים ציקלו (פניל אלניל היסטידין) אומר ד"ר לין כי לא מדובר באף מקום בספרות על חשיבותה של דרגת האמורפיות במזרז 028-כ,ע בתהליך של ציאנוהידרינציה או על תס8%2ט1טסה של מזרז גבישי כדי שתהוא יכלול לפחות 20% צורה אמורפית.

ב. לפני תאריך הגשת הבקשה לפטנט ‏ לא היה ידוע שיש בכלל צורך שהמזרז יהיה בהלקו אמורפי. היה אפשר שבעל מקצוע היה מנסה, ‏ ע"י גיבוש נוסף, להגדיל את האחוו של הצורה הגבישית. העובדה שהמבקשת הלכה לחפש בספרות מזרז בעל תכונות של מזרז, כפי שהוא מופיע בבקשת הפטנט מהווה חכמה לאחר המעשה.

ג. לפני האמצאח, הנוכחית, בעל מקצוע לא היה יכול לדעת אם המזרז יהיה פעיל או לא. הדרך היחידה שעמדה בפני בעל מקצוע היתה לנסות.

א. ד"ר ‏ לין אומר שהוא בעצמו בדק דגימות של מזרז אפס-5, פ של מספר יצרנים ומצא כי הקונברסיה ו-585 בתהליך של ציאנוהידרינציה היו נמוכיס. לעומת ‏ זאת, כאשר המזרזים המסהריים טופלו בשיטות המתוארות בבקשת הפטנט הם הפכו לפעילים עס קונברסיה ו-8₪ם גבוהיס.

ב. המבקשת למדה איפוא לראשונה כי ניתן להיות בטותים שמזרז הוא פעיל כאשר ‏ הוא מכיל 20% או יותר של צורה אמורפית ולכן היא התגברה על אי-הוודאות בתתחום זה שהיתה קיימת לפני האמצאה.

אשר לתצהיר בקר אומר ד"ר לין ‏ כי נאמר לו כי אין לד"ר בקר הכישורים לפרש את רוחב התביעות בהתאם לחוק הפטנטים הישראלי.

ד"ר ‏ לין טוען כי יש בפירוט סימוכין מספיקים כדי לבסס|את התביעות ודוחה את טענתו של ד"ר בקר כי אין בפירוט תיאור ספציפי ‏ לגבי כמות הצורה האמורפית שבמזרז. המבקשת ציינה שהאחוו של הצורה האמורפית הוא % או יותר - דבר שלא הוחש ע"י המתנגדת. המתנגדת גם ‏ לא מכתישה ‏ כי אפס-ע,ע הינו בעל אחוז של צורה אמורפית המתואר לעיל.

אשר לבקשת הפטנט האירופאית מס' 109681, אומר ד"ר לין כי אין בה תיאור בנוגע לדרגה האמורפיות של אפס-2,פ הדרושה למזרז פעיל ואף אין בה תיאור לגבי הדרכים לפיהן ניתן לקבל מזרז כזה ולשימוש בו בציאנוהידרינציה. לכן בקשת הפטנט היא הראשונה שמתארת ‏ את המזרז ‏ כפי שהחוא נתבע ולאור העובדה שהבקשה האירופאית הנ"ל פורסמה לאחר תאריך דין הקדימה הנתבע בבקשת הפטנט אין היא רלוונטית.

ראיות בתשובה של המתנגדת תצהירו של ד"ר יגאל בקר 11 (להלן - "תצהיר בקר 11")

מתצחיר בקר 11 עולים הדברים ‏ הבאים:

(1) תצהיר אלגבי מייצג עבודה ניסויית ונתוניס שהתקבלו ממנה. ד"ר לין לא סתר את העבודה הזאת או תוצאותיה ולכן הוא מסכים שהן נכונות.

(2) (3) (4)

ניסוייו של ד"ר אלגבי מוכיתים כי פנילאלניל היסטידינים ציקליס ובתוכם 8₪8ע2-02,ע שהוכנו לפי שיטות ושהיו ידועות מלפני תאריך בקשת הפטנט, ‏ מכילים ‏ 20% או 40% צורה אמורפית ולכן אינן חדשים. ד"ר בקר מצביע על כך שניסוייו של ד"ר אלגבי כללו את | הכנת ‏ שני המזרזים 1,2-028 (שלא נתבע לאהר תיקון הפירוט) ו-2-098,ע, ועבור

זה האתחרון מצא 46.2% צורה אמורפית.

הטענה היחידה של ד"ר ‏ לין בנוגע לתצהיר של ד"ר אלגבי היא כי המאמר של שא0 מתאר 2,2-028 בו בזמן שבבקשה נתבע אפס-כ2,פ. טענה זו קטנונית היות ותוצאות הניסויים לגבי קאַ02-כ2,ע היו זהות לאלה עבור אפ1,2-05 ואין לשכוח שלפני תיקון התביעות ‏ נתבעו שני המזרזים.

א. ד"ר ‏ אלגבי הוכית כי בעת ביצוע תהליך הציאנוהידרינציה עולה במהירות רבה האחוז של הצורה האמורפית הן לגבי אַעס- 2,2‏ והן ‏ ו- אפס-5,פ.

ב. ‏ אם הריכווז ההתחלתי של צורה גבישית של אַפס-כ2,ע הוא 53.8% הוא יורד ‏ מהר ‏ ב-20% כך שאחוז הצורה האמורפית עולה מ-46.8% לכ-80%. יוצא אפוא שכל מזרז, אפילו אם במקור הוא מכיל פתות ‏ מ- 20%‏ צורה אמורפית, ‏ ייהפך בעת ציאנוהידרינציה לאמורפי יותר. דבר זה אינו תלוי בתרכובת שעוברת את תהליך הציאנוהידרינציה אלא בתוצאה של נוכחות החומצה הידרוציאנית ביחד עס ממיס אפרוטי. הסיבה לכך היא התפרקות או מניעת היווצרות קשרים בין מולקולריות ברשת הגבישי ‏ - דבר שהופך את הצורה הגבישית לצורה אמורפית (הסבר המבקשת בעמ' 5 לפירוט). פירוק זה קורה כנראה כאשר ‏ המזרז עובר למצב ‏ של ג'ל במהלך ‏ ציאנוהידרינציה. הדבר הזה הוכת ע"י ד"ר אלגבי, וד")3(

)4(

)5(

נטען בתצהירו טוען ד"ר לין כי בתצהיר בקר 11 נטענת טענה חדשה אשר מחותו היא שאין צורך להציג ידע קודם שפורסם כדי לבסס את טענותיו.

ד"ר לין מסביר שע"י צמצוס התביעות אין המבקשת תובעת עוד מפ2ס-2,ת שלגביו שאס0 היה רלוונטי אס כי הוא לא התייחס לצורה האמורפית.

לא קיים ידע קודם לגבי א028-כ2,פ בכלל (כולל הבקשה האירופאית מס' 1) ולא לגבי המזרז עעס-כע,ע האמורפי של המבקשת.

המתנגדת מנסה לבסס את טענותיה על האמצאה שהמבקשת תיארה ומצאה כ: אעס-כע,ע הוא אמורפי. נאמר שזו עובדה מדעית. אם כי זת נכון, פ,כע- אפס אמורפי אינו חייב להיות כך (לאור התיאור אשר בבקשת הפטנט) כדי להבטיח תהליך מסחהרי. אולם עובדה זו תוארת ע"י המבקשת, והמתנגדת רק אישרה זאת.

לדעת ד"ר לין אין המתנגדת וכאית, בהעדר ידע קודם, לטעון שהבקשה אינה כשירת פטנט על סמך עובדות מדעיות שהמבקשת הציגה בבקשה.

תצהירו של ד"ר בקר 111 (להלן - "תצהיר בקר 111")

)1(

ד"ר בקר מתייחס לטענת ד"ר לין בתצהיר לין 11 בנוגע לטענה חדשה כביכול שאין צורך לבסס התנגדות על ידע קודם. הוא אומר שבתצהיר

(

בקר 11 הוא לא העלה שום טענה חדשה ומדגיש שהוא מדען, אך לא עורך פטנטים ושאין לו ידע בשאלות משפטיות. יחד עם זאת, נאמר לד"ר בקר כי ניתן לסרב למתן פטנט על בסיס טענות אחרות מאשר ידע קודם וכבר בתצהיר בקר 1 הוצהר כי התביעות 1 ו-2 אינן נובעות באופן סביר מתיאור הפירוט.

(2) השאלה מה מהווה ידע קודם ביחס לבקשת הפטנט הנוכחית הינה שאלה משפטית. ד"ר בקר הודרך שהבקשה האירופאית מס' 1 בהתחתלה מהווה ידע קודם לגבי הבקשה הנדונה אך אין לזה קשר להצהרותיו כי התביעות 1 ו-2 אינן מבוססות על התיאור. ד"ר לין מאשר בעצם את העובדות המובאות על ידי ד"ר בקר ועל ידי ד"ר אלגבי.

(3) בסיכום אומר ד"ר בקר כי תצהיר לין 11 מבוסס על פירוש לא נכון של תצהיר בקר 11. .

שמיעת ההתנגדות

בדיון שהתקיים בפני נהקרו המצהירים ד"ר אלגבי, ד"ר בקר וד"ר לין. כהקדמה מר קסטאלו (עורך פטנטים אצל החברה כעאה פתשסאמא מפ צאספ טפ צאג0ס6 שרכשה מתברת םמםמא5 את הענף האגרו-כימי ויתד עם זה גם את בקשת הפטנט), נשא את דבריו כדלקמן:

(1) המבקשת מציאה את המזרז א028-כ2,ע הבסיסי ובקשה להגן עליו בבקשת הפטנט האמריקאית מס' 109861 (שהוגשה לפני בקשת הפטנט הנוכתית אך פורסמה אתריה). השיבותו של מזרז מתבטאת בהכנת א1תפצאסאתצס- 5 שהוא תומר גלם להכנת פירתרינים שהם חומרים קוטלי הרקים חשובים. המזרז הבסיסי לא תמיד נותן תוצאות רצויות.

(2) בקשת הפטנט האירופאית שהוזכרה לעיל מתארת את המזרז אך אין בה שוס התייחסות לאופיו הגבישי או האמורפי. לפי השיטה שתוארה בבקשה האירופאית, ניתן לייצר מזרז אמורפי אך אין בה הדרכה כי המזרז חייב תמיד להיות אמורפי.

(3) בבקשת הפטנט בדיון מתארת המבקשת מה שהיא למדה על חשיבותו של המצב המורפולוגי של המזרז ואיך להגביר את אחוז הצורה האמורפית.

(4) כאשר מורז 028ס-כ2,ע הינו גבישי אז פעילותו לא טובה. עס 20% צורה אמורפית המצב משתפר וב-45% או יותר של צורה אמורפית פעילותו משתפרת עוד יותר.

(5) המבקשת היא הראשונה שגילתה לעולם את המזרז המבוקש והמזרז המסויים הזה הוא בעל המבנה הקיראלי המסויים, שתייב'! להיות גס בצורה מורפולוגית מסויימת כדי שפעילותו תהיה מוצלתת.

(6) השאלה העומדת בפני הרשם היא:

לדעת מר קסטאלו התשובה לשאלה זו תייבת להיות שלילית.

למסקנות שנובעות מתקירת העדים אתייתס כאשר אדון בשאלות שעומדות בפני ואלה הן: |

1. חוסר ביסוס התביעות בתיאור הפירוט. 2. חוסר התקדמות המצאתית לאור המאמר של שאס. 3. חוסר הידוש והתקדמות המצאתית ביחס לפטנט האירופאי מס' 109681.

סיכומי המתנגדת: אשר לתחוסר ביסוס התביעות בתיאור הפירוט נטען כדלקמן:

(1) מדובר באמצאה שלפי אופיה היא אמצאה פרמטרית או כמותית. האמצאה מבוססת כביכול על הגילוי שמזרז זַּפס-כ,ע, אשר המבנה הכימי והשימוש בציאנוהידרינציה הם ידועים, אינו פעיל ואינו בעל פעילות פחותה כאשר הוא מכיל פחות מ-20% או 45% מרכיב אמורפי. לעומת זאת כאשר המזרז מכיל 20%-45% או יותר מרכיב אמורפי הוא כן פעיל.

(2) העובדה שמדובר באמצאה פרמטרית אושרה ע"י מר כסטאלו שאמר שה מבוססת על

(עמ' 4,3 לפרוטוקול מיום 9 במרס 1992).

(3) נטען על ידי ד"ר לין (עמי 10 לתצהיר לין 1):

נטען כי העדיס תמימי דעיס בנוגע למהות האמצאה.

(4) מטרת המזרז הוא לאפשר ציאנוהידרינציה של 3-פנוקסיבנזאל התוצר של ציאנוהידרינציה הוא ציאנו-5-3נוקסיבנויל אל שמבתינת מבנה מרתבי יכול להיות ת או 5. למעשה, מתקבלת תערו שתי חצורות המרחביות והעודף של אחת הצורות בתערובת נקרא אננטיומרי או מטש. פעילותו של המזרז נמדדת ע"י מם של הרצויה והקונברסיה של החומר המוצע (האלדהיד).

בחקירתו אמר ד"ר לין שמזרז הוא פעיל אס הקונברסיה היא 90% הוא 75% (עמ' 39 ו-40 לפרוטוקול).

אשר לביסוס תביעות של אמצאות פרמטריות נטען כדלהלן:

אמצאה

דהיד. כוהול בת של

עודף הצורה

וה-םם

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

כדי לבסס תביעות לגבי אמצאות פרמטריות צריך שחפירוט יכלול נתונים המקשרים בין התוצאות לבין הפרמטר שתוא עיקר האמצאה, כאשר במקרה דנן התוצאה היא "הפעילות" והפרמטר הוא האמורפיות. מקובל לציין יחס זה ע"י עקומה שנקראת רגרסיה (אסדַפפַמַתסמת) או ע"י נתונים כמותיים אחריס שמראים כי עד לערך מסוים של הפרמטר התוצאה איננה טובה ומעל לערך שנקבעה התוצאה היא טובה. דבר זה אושר אמנס ע"י ד"ר לין במהלך חקירתו (עמ' 63 ,64:% לפרוטוקול הדיון מיום 10 במרס 1992)

טענת המבקשת היא שכדי לבסס את התביעות תיאור הפירוט אינו חייב להיות מלא פרטים כמו פרסום מדעי. לדברי המתנגדת, טענת המבקשת הנ"ל אינה מתקבלת על הדעת. הסיבה לדרישה שלתביעות יהיה ביסוס סביר בתיאור החפירוט היא שהמבקשת מראה שהדבר שנתבע מהווה הדבר שהוא המציא בפועל או מאמין בכנות שהוא המציא. מבקש פטנט אינו כאי לתאר דבר אתד ולתבוע דבר אתר או לא לתאר כלוס' ובכל זאת לתבוע משהו.

במקרה שהמבקשת טוענת טוען כי האמורפיות של המזרז נשוא הליכים אלה הוא הגורם שמווסת את הפעילות מבלי לתת נתונים המלמדים כי מתחת לאתוז אמורפיות מסוים אין פעילות ומעל זה הפעילות טובה, אזי היא לא עמדה בתנאי המינימלי להראות שהיא עשתה אמצאה כשירת פטנט. אם כי המבקשת אינה חייבת לתאר בפירוט פרטיס מדעיים, היא חייבת להראות שמעשית היא בדקה מה שהיא טוענת כי נתגלה ומהווה הבסיס של התביעות. דבר הוה צריך להיות בתיאור הפירוט.

המתנגדת אינה טוענת כי פירוט פטנט צריך לכלול תיאור של יתרונות האמצאה. אולם היות ובקשת הפטנט הנוכחית מתייחהסת להשפעת האתוז האמורפי על פעילותו של המזרז, חייבת המבקשת להביא הדגמות לגבי אחווּ האמורפיות של מזרוזיס ספציפיים והדגמות שמלמדות שהאמורפיות אכן משפיעה על הפעילות. אחרת אין בפירוט הדגמות לביסוס התביעות.

המבקשת טועה בטענתה שהמתנגדת היתה צריכה לעשות נסיונות כדי לקבוע את כמות החומר האמורפי אשר במזרז. יש להבחין בין הוראות סעיף 12 לחוק הפטנטים לבין הוראות סעיף 13 אשר אי-קיומן היא אחתת העילות של ההתנגדות.

(6) סעיף 12 לתוק הפטנטים דורש שהתיאור יכלול תיאור דרכי הביצוע של האמצאה ומשקובע חן התוצאות האינהרנטיות המתקבלות בהפעלת הפעולות שתוארו. כך למשל, אס התיאור אינו מפרט מספיק פעולות שמביאות לתוצאות מסויימות אך התוצאות כן מתקבלות אזי ייתכן כי הפירוט ממלא אתר הוראות סעיף 12. לעומת ואת, דורש סעיף 13 כי "כל תביעה תהא נובעת באופן סביר מתיאור הפירוט". אשר לסעיף 13 הדבר הרלוונטי הוא אך ורק נוסת התיאור. מה שתסר בתיאור הפירוט לא ניתן להוסיף ע"י ניסוייס או באמצעים אחרים שמחוצ לתיאור (עמ' 0 ,1 סעיף 3 לסיכומי המתנגדת). |

(] אשר לתיאור הפירוט נטען כדלקמן:

(1) בתיאור הפירוט נאמר שקבלת אתוז גבוה של אע בהכנת ציאנו-3-פנוקסי בנזיל אלכוהול תלויה בצורה פיזית מסויימת של המזרז. המזרז צריך לכלול כמות ניכרת, 20% או יותר (עדיף 45% עד 65% או יותר) של צורה אמורפית. כמו כן ישנה הפניה לספרות להכנת המזרז ולשיטות לאקטיבציה של מזרז בלתי פעיל. החל מעמ' 11 לפירוט מובאות הדגמות יצוגיות.

(2) באף אחת מההדגמות הוזכר האתוז של מרכיב אמורפי במזרז כל שחוא, לא של המזרז הבלתי פעיל לפני שהוא עבר אקטיבציה ולא של המזרזים לאחר שעברו אקטיבציה. מה שכן הובא בטבלאות 11 עד ט הינן התוצאות

הנתוניםם פזורים בין 88% "פ,ם" (הדגמה ‏ 9) בקנה מידה מעבדת: ( שיורד ל- 45%‏ "ם,ם" ובקנה מידה תעשייתי. כאשר משתמשים בשיטה של אידוי איטי (שהיא אחת השיטות שנתבעות בתביעות 3 ו-4 של הפירוט)

"ם,ם" יורד לאפס. |

(3) אין בפירוט דבר שמקשר בין התוצאות הפזורות שנתקבלו לבין המרכיב האמורפי ובוודאי לא כדי לייחס לאמורפיות ערך קריטי. התוצאות יכולות לנבוע מהשפעת פרמטרים לגמרי שוניס (המתנגדת הציעה מודלים שונים שצורפו כסקיצה 1 ,2 ו-3), וגם מהעדר של פרמטרים קריטיים.

(4) המבקשת ביקשה לדחות את טענת המתנגדת לחוסר ביסוס התביעות וד"ר

(5)

(6)

לין בתצהירו הצביע על העמ' 2 שורות 24 עד 31 של הפירוט שם מוזכר אחוז אמורפיות. זה אמנם הקטע הידי בפירוט בו מדובר באתוזים של אמורפיות וחוא חוזר בעצס על לשון בתביעות, לפי הפרקטיקה בלשכת הפטנטים הישראלית מקובל להתאים בגמר הבחינה את מבוא הפירוט ללשון התביעות אך לא מאשרים תביעות שאינן מבוססות על יתר הפירוט. אחרת היה ניתן להגיע למצב אבסורדי כאשר בתביעות ובהגדרת האמצאה מדובר בזרז וביתר הפירוט על אופנים.

ד"ר לין בעמוד 7 של תצהירו אמר שהיות ובפירוט נאמר כי ההדגמות מדגימות את האמצאה נובע כי "א10עזאדתמת צפ" המורזים מכילים לפחות 20% צורה אמורפית. כשנשאל ד"ר לין בחקירתו:

(2 כפי שנתבע בתביעה)

ד"ר לין לא יודע מהו אתוז האמורפיות במזרז השיגרתי וכשנשאל אם הוא יודע מה אחוז האמורפיות של "צפצתהדתס פפנהט1דסת" הוא ענת שאין לו נתונים. הוא הסכים שאחוז האמורפיות יכול להיות 65%, או 85% (עמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 10 במרס 1992).

למעשה ד"ר לין הודה על אי נכונותה של טענת המבקשת שעל סמך אתוז האמורפיות היא מסוגלת להגיד מראש מה תהיינה תוצאות התגובה הכימית והיתס בין אתוז שם לבין אחו): האמורפיות של המזרז. כל מה שד"ר לין ידע לומר היה שאם הוא משתמש בתהליך האמצאה כדי להכין מזרז אמורפי (והוא לא אמר איזה תהליך ספציפי) אזי הוא מקבל תוצאות טובות.

המבקשת ביקשה להסתמך בעת חקירתו של ד"ר בקר על פטנטים שהיא קיבלה באירופה ובארה"ב כהוכחה לכשירות של בקשת הפטנט הנוכתית.

התביעה הראשית של הפטנט האמריקאי מס' 4554102 היא:

(9)

(10)

(11)

(12)

שתי תביעות נוספות תובעות את המזרז שמכיל ‏ 45% ו-65% צורה אמורפית בהתאמה. אולם אין וכר בפטנט הנ"ל או בתביעותיו לגבי 20% אמורפיות. יתר על כן, התביעה הראשית בפטנט הנ"ל הסרה בהירות היות והמילים "צעתת1צאתד5פט50" ו-"צאמאספאסס" כפי שהסביר ד"ר שור בתצהירו, הינן בלתי מוגדרות וההוכחה לכך משתקפת בתיקון של תביעות אשר בבקשת הפטנט. גם התביעה בה נתבע 45% || עאפאסעפאסס היא בלתי ברורה וד"ר לין בחקירתו הודה על כך שאין בפירוט שוסם תיאור שמקנה ל-45% אמורפיות משמעות מיוחדת.

לאתחר חקירתו של ד"ר בקר השיגה המתנגדת את פטנט של הפטנט58 6ע6ת% 6ת8 מס1נסק9021 0 6םס 86תל +ססעס צתה8

ובהמשך:

6 סטססםףּ 3סתס1+תסת ספת "

)4(

)5(

)6(

)7(

צנתס 1010866 פפגת תס50601+108%1 - 5 םת .מ0ס%1ק865071 8 צ+01קפ %פגת 6תס ‏ ת0ס%1ק609021 8 תהס החש 50 85 186תסתקם 6םת% 8 ---]-!₪]- 6+ צס | סת6> ת1 פעפתטסת %גם ‏ ,%תס6ת1בססתס םת 1‏ עס פת18%10טשס6ת 6פתס ת1 ,חא8ת 8 6 00016 6סת66גע15צטק 6+ 8% %גוססםףּ שח ת6צתהּ ס> ‏ %ססעק 8006006 %פטח צ%ת1108סקת סע פת תסנ1תט 7צ16טש80%1 | 66

"ת601+108%10קפ 6תס ת1

(ההדגשה במקור: מ.א)

המתנגדת לא הביאה ראיות מבוססות על ניסויים כדי להראות שהמזרז הפתס-כע,עת של האמצאה לא מכיל לפחות 45% צורה אמורפית. לכן אין על המבקשת להרים את נטל השכנוע כפי שנקבע בפסק הדין של : בית המשפט העליון 665/84 בענין סנופי נ. אוניפארם.

אשר לנושא הנ"ל הזכירה המבקשת את חקירת ד"ר בקר על הפטנט הבריטי והאמריקאי ‏ שלו. לטענת המבקשת ‏ נובע מההקירה שד"ר בקר, כשמדובר בפטנט שלו, ‏ אינו מאמין כי חפירוט תייב לפרט במפורש את קיומה של ההבטחה המוזכרת בו. כאן הפנה ב"כ המבקשת לעמ' 33 ‎ ,36 ,35,‏ 37, 3 ו-44 לפרוטוקול הדיון מיום 26 במרס 1992.

נטען שיש איפוא לדחות את עילת ההתנגדות לפי סעיפים 12 ו-13 לתוק הפטנטים.

נטען שאין לקבל את ה- תפעקעקתתשט מתענצע של הפטנט האמריקאי מס' 2. תצהירו של ד"ר 6אסכע מיום 11 במרס 1985 שנמצא ב-₪תד1ק פפקקתתשט הנ"ל תומך בכשירותה של בקשת הפטנט הנוכתחית ושהוא מלמד שחמורז מכיל לפתות 45% צורה אמורפית המצאתית. על סמך תצהיר ‏ וה הוענק למבקשת בארה"ב הפטנט שם.

סיכומים בתשובה מטעם המתנגדת: אשר להחוסר תיאור נטען כדלהלן:

חוסר ‏ תיאור מספיק זוהי עילה ‏ לפי סעיף 12 לחתוק הפטנטים. עילה זו לא הועלתה על ידי המתנגדת בהליכים אלה. במקרה דנן עילת ההתנגדות היא שהתביעות אינן נובעות באופן סביר מתיאור הפירוט.

כל התייחסות לתיאור בלתי מספיק חסרה משמעות מכיוון שאין זאת עילת ההתנגדות.

אשר לוויתור על התביעה 1 נטען כי-

(1) האמור במבוא לסיכומים של המבקשת לפיו כבר בדיון שהתקייס לפני אמרה ‏ וחזרה ‏ היא, ‏ שהיא מוכנה לוותר על התניה של לפתות 20% שבתביעה 1 והיא מסתפקת עם ההגדרה שבתביעה 2 של 45% (היא מפנה בדבר זה לעמ' 69 של הפרוטוקול מיום 26.3.92) אינו נכון ולא נובע מהחפרוטוקולים. מה שכן נאמר ‏ (בסוף עמ' 69 לפרוטוקול הדיון מיוס 6 במרס 1992 ושתי המילים הראשונות בעמ' 70) היה במהלך חקירתו של ד"ר בקר וזאת לשונו:

"אז ‏ אני אומר לך די לי אם יתיה לך מעל ‏ 45% אתוז, ‏ אני עכשיו מסתפק בזה לצורך הדיון אתך".

מהמילים ‏ האלה לא נובע כי מדובר בוויתור על ההגדרה שבתביעה 1. למעשה אין מדובר כלל בפרוטוקול הדיון בוויתור.

(2) בכל מקרה, לא ברור מהי המשמעות של "ויתור על התניה שבתביעה ‏ 1". במידה ‏ והרשם ‏ יפרש ‏ את האמור כויתור על התביעה 1 תוכל המבקשת לערער בעילה שהיא כלל לא התכוונה לעשות כן ‏ אלא רק' להגביל את הטיעון לתביעת 2.

(3) אפילו אם כוונת המבקשת היא לבטל את התביעה 1 אין הדבר אפשרי בשלב זה של ההליך. המבקשת תיקנה את תביעותיה לפי סעיף ‏ 65 לחוק הפטנטים אך לא ביטלה את התביעה 1 כשהיתה לה ההזדמנות לעשות זאת.

(1)

יש לפרש את הצהרת המבקשת כהודאה ברורה על אי-יכולתה להגן על תביעה זו, ולכן יש לדתות את בקשת הפטנט דנן.

שאלת נוספת המתעוררת היא האם "הויתור" מתייהס גס לתביעות 5 עד 8 (נראה לי שמדובר כאן בתביעות 3 עד 6: מ.א.) שהן תביעות תלויות בתביעה 1.

לאורךך כל חהליך הנוכתי ניסתה המבקשת לשכנע את הרשם לקבל תביעה שהיא בעצמה יודעת מזמן שאינה כשירה להגנה פטנטית.

ד"ר לין אמר בחקירתו כי הגבול הקריטי לגבי מם הוא 75%. מתצהירו של ד"ר דונג נובע כי לגבי מזרז עד 65% אמורפיות מתקבל מם 30%.

לעומת ‏ זאת, ‏ יש לציין כי בפטנט האירופאי מס' 1, לפיו משתמשים במזרז שהתקבל לפי שיטות שיגרתיות, ה-₪8 הנמוך הוא 42%.

אשר לצד המשפטי נטע| כדלהלן:

א.

נטל השכנוע (1) ככלל, נטל השכנוע בהליכי התנגדות מוטל על המבקשת.

(2) אשר לעילה של הוסר ביסוס סביר לגבי התביעות אין בכלל צורך להוכית אותה ‏ וזאת מאתר ובקשת הפטנט עצמה מהווה את ההוכחה היחידה.תחוץ מפירוט אין ראיח רלוונטית בענין זה. מה שקובע הוא התיאור המילולי בפירוט מצד אחד והתביעות מאידך.

(3) השקפת המבקשת ‏ היא שמבקש פטנט רשאי להגיד בפירוט דבר כל שהוא ולטעון עבור עובדות כלשהן ומוטל על המתנגדת למתן פטנט הנטל לשכנע את הרשם שמה שנאמר ‏ בפירוט ‏ אינו נכון. הפירוש זה מבוסס על פסק חדין בענין (אבקו ע.א. 296/82) ולגבי יעילות על פסק הדין סנופי נ. אוניפארם (ע.א 665/84).

(4) אשר לפסק הדין הראשון, נטען שלא נפסק שסם שבכל התנגדות למתן פטנט נטל השכנוע מוטל על המתנגד. בפסק דין וה המתנגד טען שחוא בעל האמצאה וביקש שהפטנט יינתן לו.

במסגרת ‏ זו נאמר ‏ בעמ' 304 של פסק הדין כי על! סמך העובדה שהמבקש הגיש את בקשת הפטנט נראה הנחה משפטית שהוא בעליה. בכך נטל הבאת הראיות ונטל והשכנוע עברו למתנגד והוטל עליו להוכיח שהוא בעל האמצאה ולא מי שהגיש את בקשת הפטנט עליה.

(5) לא כך המקרה בהליך הנדון. המתנגדת כאן איננה במצב של מוציא מחברו ‏ וזאת. ‏ מכיוון שלמבקשת אין עדיין מה לתת. כל מה שיש למבקשת ‏ היא הארכה של הבותן כי ניתן לקבל את הבקשה כבקשה כשירת פטנט. לעומת ‏ זאת אחרי מתן הפטנט ישתנה המצב מפני שמבקש ביטול פטנט הוא הוא הדורש שינוי במצב משפטי וברור אפוא שבמקרה כוּהת נטל השכנוע מוטל עליו.

(6) גם מפסק הדין השני שדן בהוכחת יעילות, ניתן ללמוד כי בשלב הגשת הבקשה לפטנט ובמהלך בהינתה, הבקשה חייבת לכלול הבטחתה של יעילות. הוכתה על כך דרושה בשלב של התנגדות ונטל ההוכתה בגינה מוטל על המבקש.

(7) בקשת הפטנט מבוססת על ההנחה ‏ כי הצלחת | התהליך של ציאנוהידרינציה תלויה בערך קריטי מינימלי| של דרגת האמורפיות של המזרז. לא מדובר כאן בדבר שהרשם או שופט יכול להעריך, ‏ אלא מדובר בעובדה שלגביה המבקשת הייבת להביא ראיה כדי לשכנע את הרשם. מה שנתבע בתביעות הו מוצר ‏ עם גבול תחתון של אמורפיות מוגדר. לכן הגדרה כללית שאמורפיות גבוהה מביאה לסטריוספציפיות גבוהה אינה מספקת בכדי לבסס את התביעות. :

מטסקנות על בקשות פטנטים מטעות

(1) נטען שבנוסף לעובדה שתיאור הפירוט אינו מבסס את התביעות, תיאור זה גם ‏ כולל הגדרות שאינן נכונות ומטעות את הציבור..

(2) בפסק ‏ דין בענין סנופי נ. אוניפארס שהוזכר לעיל נקבע כי מוטל על מבקש פטנט להבטית יעילות בפירוט. בהתאם לנוהלים הקיימים לשכת הפטנטים אינה בודקת את נכונותה של הבטחה זו.

חוסר

(1)

בבקשת ‏ הפטנט ‏ דנן מצהירה המבקשת כי מזרז המכיל לפתות % צורה אמורפית מבטית ציאנוהידרינציה מוצלחת ומבטיה ‏ גס ‏ יתרון לגבי: המזרו שכולו גבישי. על בסיס וה קובלה בקשת הפטנט בשנת 1988. כפי שניתן לראות מתצהירו של ד"ר דונג שהוגש בשנת 1985 במהלך הבחינה של הפטנט האמריקאי המקביל הוא הודה ‏ כי מזרז בעל ‏ 20% צורה אמורפית הינו בלתי יעיל ושלא מביא לתהליך - צינוהידרנציה משופר ביחס למזרז גבישי. התוצאות של ד"ר דונג מראות שגם ' % ו-65% אמורפיות ‏ הינס בלתי יעיליס וזאת למרות העובדה שהוא בעצמו הודה אך ורק לגבי 20%.

יוצא אפוא כי למבקשת אושרו תביעות על בסיס הבטחה שבמהלך שלוש שניסם קודס לכן היה ידוע על אי-נכונותן. בעת הדיון טען מר כסטאלו שמוּרז ‏ גבישי הינו בלתי ‏ יעיל. אולם במקרה שהמזרז מכיל 20% או יותר של אמורפיות נטען על ידו שהתוצאות משתפרות.

לדברי המתנגדת בכך שהמבקשת ‏ לא תיארה את האתוז של הצורה אמורפית בהדגמות שהובאו בפירוט הוא ניסיון להטעיה. התנהגות ‏ כזאת צריכה להביא לידי סירוב למתן פטנט גם בהעדר עילות אחרות. |

המבקשת איננה יכולה לטעון שהבקשה הוגשה ‏ ביוני 1984 בו בזמן שתצהירו ‏ של ד"ר דונג הוא ממרס 1985 ועל בסיס זה לטעון שתיא לא ידעה ש-20% אמורפיות הינו בלתי יעיל. הדבר הזה היה יכול להראות שהמבקשת לא בדקה את האמורפיות של מזרזיה. אולם אפילו אס המבקשת לא ידעה על כך בשעת הגשת בקשתה לפטנט היה מוטל עליה בכל מקרה לתקן את ההצהרות המטעות כפי שהיא אמנס עשתה ואת בארה"ב.

ביסוס התביעות נטען ‏ כי ‏ הפירוט ‏ אינו מתאר קשר כמותי בין האחוז האמורפיות של

המזרז לבין האתוז של ה- מש המתקבל בתהליך ‏ ציאנוהידרינציה. הפירוט ‏ אינו מתאר ‏ כיצד ניתן לקבל אתחוז אמורפיות מסויים ואינו

מתאר את האחוז האמורפי של המזורז המתקבל ‏ לפי שיטות סינתזה שיגרתיות. כל מה שנאמר הוא< שאם מבצעים פעולות מסויימות עולה האמורפיות של המזרז. |

מי שרוצה לקבל ₪8 מסויים יצטרך לבצע מחקר ‏ עצמי ‏ כדי למלא את הנתונים שחסריס. אין בהדגמות אשר בפירוט כדי לעזור לו, וזאת מכיוון שהן לא מלמדות לפי אלו פעולות מתקבלות: 1) תוצאות טובות, 2) תוצאות רעות ו- 3) תוצאות טובות שלא ‏ ניתן לחזור: בה בקנה מידה תעשייתי.

זאת ‏ ועוד, הפירוט מטעה במובן שמזרז בעל 20% אמורפיות הינו טוב בו בוזאמן שהוא בעצם בלתי יעיל והדבר דומה גם לגבי ‏ 40% ו- 0% שלגביהם ‏ נאמר כי הס מצויינים בו בזמן שהתוצאות פחות טובות מאשר המזרז המתקבל לפי שיטות ידועות בהתאם למידע הקודם.

טיכומים בתשובה מטעם המבקשת

ביסוס התביעות

(1)

(2)

(3)

(4)

המבקשת דוחה את טענת המתנגדת שהתביעות אינן נובעות באופן סביר מתיאור הפירוט. נטען כי הפירוט מתאר במפורש איך לבצע את האמצאה, איך להכין את המורז בעל אחוז אמורפיות גבוה וכיצד לבצע אקטיבציה למזרז ‏ בעל אתוז ‏ נמוך של אמורפיות. ד"ר בקר בעצמו אישר שניתן להכין את המזרז של הדגמה בהתאס לתיאור.

בנוגע לפירוש, כפי שהוא נוגע לסעיפים ‏ 12 ו-13 לחוק הפטנטים טוענת המבקשת כי התיאור אכן מתאר איך לבצע את האמצאה וטוענת גם שהתביעות נובעות באופן סביר מהתיאור.

לא נאמר בחוק או בפסיקה כי ניסויים מעבדתיים אינם ‏ יכוליםס לתאר את האמצאה. בפירוט ‏ מופיע הדגמה בקנה מידה תעשייתי עס תוצאה של מם % וקונברסיה 88% והדגמה חצי תורשתית עם תוצאות מצויינות.

אין בסיס בחוק בפסיקה או בפרקטיקה בישראל כדי להצדיק ‏ את טענת המתנגדת לפיה לא ניתן לבסס תביעות ע"י זה שהוזרים עליהן מילולית

במבוא לפירוט. ההיפך הוא נכון. מקובלת השיטה ‏ לפיה מכניסיםס לפירוט הגדרה של האמצאת כדי לבסס את התביעות.

במחלך הקירתו של ד"ר לין תוא השתמש במילים ‏ "א10צ1א1קעמם צם" והמתנגדת מתייחסת ‏ לזה בעמ' 17 לסיכומיה. אין בזה פגם. המבקשת הגדירה את המצאתה בתור מזרז בעל ‏ 45% אמורפיות והמילים ‏ "צם א10צ1אזעפע" באות להראות שלפי ההגדרה כל הדגמה מכילה את האתוז הזה לפחות.

אשר לטענת המתנגדת כי עד עצס היוס הזה לא הומצאה אמצאה, ‏ מפנה המבקשת לתצהירו של ד"ר לין בו כתוב:

8 םת%81ע06ס ₪6 תס 6תס צל8ת% %6ת8ט 68‏ טסת פהם %ת1108קסת" 5ס 6תסתסקתסס פטסתקצסתה תה פהת 1% 1% אעסט 111ט 08%8175% 1 תאסם צס 86%560%80186 7ץ68911) עסת10ת ‏ עס 20% 1 5%6צעצ08%81 6ם% עסתספתט צ26010%80111%קתגו ( 009 5601 ס+ 8 שסםת ‏ 18 %שב 6םס ‏ ;606ע0ת26 תפסם פהם ‏ %מסט נ18טסנטעפס 6% מב ש1%ט1פסה 08081795% | 6תנת-2646%0ם ו %8ס ‏ 811 18686טספ,ק פהבם 6תב0ס11סקה ‏ ;ת680%610ע ;תטע 18 ת2080010 6ת% 6108 ת 080‏ 800008585 ע0ס5 | צש6558ס6ת 5 0 צ6010%80111%ע2ק תס תסנפטס1ת2פתסס פ5'שתהס1נ1ססת סנת 66 801658 צ18%2תסת0 08%817915 +ס תסתהבטשס %ת8-:ססו+ 06 ב8%10ג810 6ת% פבט סהת0 צץ26010%80111%קתט ‏ פפנ1נת ‏ 5ס 5% 5856 פ'עפפססקס בת 8‏ ;860ת פבש תסגשתסטת1 %תפמעעטס 6ת6> 43 סשתה פס1םת ע0%ס+ %עה8 66 שעטסספ סט שםמ1נת6080 פ'>תהס11ססת שס+ פ 8 8 186ט0ע ססם 8008 פ6פפ1ת

במהלך חקירתו אמר ד"ר לין:

ס+ אס011+ שש שסתא ‏ שש 1% שבת6 6ת1צת2600%02ק ‏ סש +1" 6 ,608%8175% פגמסתקלסתה 6אהת ס%> תס1פתסטםת1 8פ1ת% +01 פפ6ססמם מ1 אעסט 0ס שַת601 198 08%8179% 66 8%ת6 6עטפ 60106 6ס מ8ס

לסכם את טענות הצדדיס. ברור הוא שבענין אשר בפני הסיכומים בכתב באיסם במקוס השמעת טיעונים בעל פה ולכן תקנה 66(א) חלה גס כאן.

עשרה ימיס ‏ לפני המועד שבו היה צריך להגיש את הסיכומים הודיע המתנגדת על כוונתה להסתמך בסיכומיה בכתב על תיק הבחינה של הפטנט האמריקאי מס' 4,554,102 ובכך עמדה המתנגדת בדרישות תקנה 66(א) לתקנות הפטנטים. יש להוסיף גם שלא ניתן למנוע מצד מן הצדדים הזכות לחעלות בסיכומיו דבר שממילא הוא היה יכול לטעון בעל-פה. לא יתכן למנוע מצד מן הצדדים וכות שעמדה לו, לו היה משמיע את טענתו בעל-פה. |

לא מקובלת עלי טענת המבקשת כי ע"י הגשת המסמךלא היה באפשרותה של המתנגדת להשיג את תיק הבתינה של הפטנט הנ"ל. לא ייתכן שבדרך זו ניתן לצד אחד להציג מחצית מעובדה מסויימת בעוד שנמנע מהצד שכנגד להשלימה.

בעת הדיון שהתקיים בפני הרשם נדונה השאלה בדבר הגשת מסמכים וצויין העקרון שבעת מתן החלטתו חשוב שיש בפני הרשם כל מסמך הנוגע לענין אשר בדיון ועל סמך העקרון הזה ניתן לאשר את הגשת כל מסמך הנוגע לענין אפילו בשעת הבירור.

והשאלה האם תקנה 66 לתקנות הפטנטים שחלה על הדיון שנערך בפני חלה גם על הסיכומים בכתב. להלן הנימוקים עליהם מתבססת החלטתי להגשת החומר הנ"ל:

א. תיק הבתינה של הפטנט הנ"ל שייך למבקשת, כך שלא פתוחה בפניה היכולת לטעון שהיא מופתעת מתוכנו או שייגרם לה נוק על ידי הגשתו בדיון שהתקיים בפני.

תיק הבתחינה האמור אינו מהווה תומר ראיות אלא חומר שניתן להסתמך עליו כדי לתוּק את הראיות. בנוגע לזה תשומת לב הופנתה להחלטת קודמי בענין בקשת הפטנט מס' 55214 (קובץ התלטות הרשם 1986-1984 עמ' 208). בהחלטה זו הרשם נקבע שעל חומר שהוגש לפי תקנה 66 לתקנות הפטנטים איןכות להקורא נגדית.

תקנות הפטנטים 65 עד 75 מתייחסות לדיון שנערך בפני הרשם כאל אירוע אחיד אשר במהלכו מעלים את הטענות והוקרים את העדים.

עילת ביסוס התביעות

ראשית כל עלי להתייחס לשאלה שעלתה בדבר הגשת תיק הבחינה של הפטנט האמריקאי מס' 4,554.102 במכתב מיום 16 ביוני 1992 ציינה ב"כ המתנגדת כי בסיכומיה היא מתכוונת להתייחס לתיק הבינה של הפטנט האמריקאי מס' 4,554.102. למכתבה צורף העתק של התיק הנ"ל (שפסה משא 116ק).

ביוס 17 ביוני 1992 הגישו ב"כ המבקשת התנגדות להגשת חומר ראיות נוסף מהנימוקים הבאים:

עניין הגשת המסמכים הנוספים נדון בהרחבה כעניין טרומי בדיון שהתקיים בפני הרשם ביום 26 במרץ 1992. בעקבות הדיון הנ"ל הוחלט לקבל את החומר כתחומר שהוגש כדין.

הפטנט האמריקאי מס' 4,554,102 הוצג בפני ד"ר יגאל בקר במהלך חקירתו.

המבקשת נמצאת עתה בשלב מתקדם של עריכת הסיכומים בכתב. לפיכך תקנה 66 לתקנות הפטנטים אינה חלה על המקרה שבפנינו ואין כל הוראה אחרת הנקבעת בתקנות הפטנטים לפיה ניתן בשלב מאוחר זה להגיש חומר ראיות נוסף.

הבעיה איננה רק פרוצדוראלית, אלא מהותית מעיקרה. מטבע הדברים, הגשת חומר ראיות על ידי צד מן הצדדים מקנה לצד שכנגד הזכות להציג את החומר הזה למצהיר ולחקור אותו אודותיו. הואיל ותקירת המצהירים בענינו נסתיימה מזמן, אפשרות לב דבר החומר האמור לא

תביעה 1:

תביעה 2:

תביעות 3

ביעה 6:

בקשת הפטנט, העומדת בדיון, מתייחסת למזרז 8ע2-0,ע לשימוש בתהליך להכנת תומר ביניים עבור קוטלי חרקיס.

ניתן להגדיר את שש תביעות אשר בפירוט בצורה מתמצתת כדלהלן:

המזרז 058-כ2,2 המכיל 20% או יותר צורה אמורפית שהוא בשימוש בתהליך של ציאנוהידרינציה.

המזרז לפי תביעה 1 המכיל 45% או יותר צורה אמורפית. עד 5: תהליכים לשם הכנת המזרז לפי התביעה 1.

תהליך לציאנוהידרינציה בו משתמשים במורז לפי התביעה 1. בדברי הפתיתה של סיכומי המבקשת לדיון נאמר כדלקמן:

מ18%10ט0ק%1פ 6ת% 6ט81ט סס צַכסגת ₪06 ב1טסשט פסתהס11קקת 6ת+ פטסתקתסחה +00 שתטסתה תטת1ת1ת 66 תסצתט צַס 1 01818 +0 ,1 01818 ת1 0181868 388 20% 18 08%8179% 6תס מ1 6תסתסקתסס חנה!ס +0ס תס%₪018%1ק561 68 תסצש %תס6סתסס 011%6 ₪8 16טסשט 8ם8 ,80016א6 102 ,8686 - 45% 18 %תטסח8 תטת1ת1ת 6ת> תס1תש צָס 2 ,9 שא - 0% 0%0001סע2ק 6תס - 05 858 סשטל 18586 69 סש ,הת1טס011ס+ 6ת% ת1 ,811ם5 1 בס1שסשפתס שַת1ק%86 תז .1992 6 +0 %תס%>תסס תטתנתנת 8 0% 089818 פת% תס 0886 6ת6 8:6

. "45% שַת1פם 08%8175% 6ת% ת1 6ת6תסקתסס פטסתקמ:סתה

מקובלת עלי טענת המתנגדת כי ה"ויתור" הנ"ל מטעם המבקשת הינו מעורפל. לא ברור לי האם כוונת המבקשת היא לבטל את התביעה 1 (וכתוצאה מזה מתבטלות גם התביעות 3 עד 6 המגדירות תהליכי להכנתו ושימושו של המזרז לפי התביעה 1) או האם כוונת המבקשת היא לא לבטל את התביעה 1 אלא רק למחוק 20%. אין בפרוטוקול של הדיון כל רמז שהמבקשת מוכנה לוותר על התנאי של 20% אמורפיות במזרז ולצמצס את תביעותיה לכמות המינימלית של 45% צורה אמורפית. בקטע היתיד אשר בעמ' 69 ו-70 של הפרוטוקול מיום 26 במרס 1992, שבו

מתייחסת המבקשת לשאלות הנ"ל, מופיעה השאלה שד"ר בקר נשאל והיא

מדוע הוא לא עשה ניסויים כדי להוכיח כי מה שנאמר על ידי המבקשת בפירוט אינו נכון. להלן הקטע זה:

"אז אני אומר לך די לי אם יהיה לך מעל 45 אתוז, אני עכשיו מסתפק בוה לצורך הדיון איתך - ואתה אומר לא הדגמתי את זה, אז אני אומר תראה, אני הדגמתי לך איך הכנת קטליסט, אני אומר לך -טאתץ 1% פטגסת 08 1% שהוא מרתיב יותר ממך ב-5 אחוז. אתה לא מאמין לי? תנסה.

אבל לא ניסית. אני אמרתי לך כולם מכילים, הם כולס מכילים יותר מ- 5 אחוז. אתה לא טרחהת להגיד ל: שה לא כך, אתה רק אומר אתה לא מאמין לי. יפה, אתה לא מאמין לי אז לך תבדוק".

הקטע זה אינו מאפשר לי להסיק את המסקנה כי המבקשת מוכנה לוותר על תנאי כלשהו המוגדר בתביעות או שהיא מוכנה לצמצם את הכמות המינימלית ל-45%.

אני סבור שאם המבקשת אכן התכוונה לוותר על תביעות או הלק מהן, הדרך הנכונה לפיה היא היתה צריכה לעשות זאת היתה לפי סעיף 65 לחוק הפטנטים. עם זאת ובנוגע לזה אינני יכול לקבל את טענת המתנגדת שבשלב הסיכומים מאוחר מדי לבקש תיקון פירוט. מאחר ובכל מקרה המבקשת לא הגישה בקשה לתיקון לפי סעיף 65 כאמור אין לי ברירה אלא לדון בתביעות כפי שהן כיוס לאחר התיקון שכן נעשה ואושר בטרם הגשת הראיות שכנגד מטעס המבקשת (ראה סעיף 5(2) לההלטתי זו).

האמצאה שלגביה התבקש פטנט מתייחסת למזרז מהסוג ציקלו (פניל )2( )3( 43

אלניל היסטידין) (א028) לשימוש בתהליך של ציאנוהידרינציה של אלדהידיס או קטיונים תוך קבלת ציאנוהידרינים (ציאנואלקוהול) בעלי מבנה מרחבי מסויים.

אַתס-1,2 ידוע מפרסומיס של 81 8% שא0% והשתמשו 'בו בתהליך לציאנוהידרינציה כדי לקבל מת1תצ1אסלםעסת שאש2אמפמצאסתפצת (פ8) (מנדלוניטריל). אפס-2,ת ידוע גם מהפטנט היפני מס' 58/29757 שגס מזכיר 0298-כע,ע אך מבלי להביא הדגמות. (ר' בעמ' 4 של המכתב מיוס 9 במרץ 1985 אשר ב-אמקקתתח מתד1קת).

בעמוד 1 של פירוט הבקשה נשוא הליכיס אלה הוגדרה האמצאה במילים אלה:

עס+ 75%ץ08%81 8 0 8156009890 18 תסנסתסטת1 %6ת5650ם 6תק" 3 שַת1פנ1עקתסס -, 69ת56%0 עס 7808ת818₪89 +0ס תסנבצהתנ1נ2הצתסתהצס עס (2-008,ע) (6מ18%181ם-כ-1ַצְמהּנהּנ1ַצַמסתק-2) 10סצץ0| 801186 8 שַמנטאת (2,1-008) (6ת18%161ת-1-2צת1818עת6ת0-ם) סנסצס , פהעסש עפתסס ת1 .%תסתסקתסס 6ת275%8111ס-מסת צ%1811ת5%8ספ צנננ6תהספסטפם 8 סתצטהת 6תסמתסקתסס 8 פהם 756צ08%81 6ם%

". 6עטמפסטע892 6ת508111צ+ס-תסת עס פטסםתק2סתה

(יש לציין כאן שהמבקשת צמצמה את תביעותיה ל-א8ַע2-0,כ בלבד).

בעמ' 2 לפירוט מוסבר כדלקמן:

-תסם" | עס "פטסםתק2סתה8" | פת502 | 6ת6 תנסעסת 8 פת" 6% ת10תח 8%621819ת ספץצ08%681 6ע80%10 6ת46+1 "6ת0:75%8111 8 השס פטסתס2סחה תה +0 ספעסת עס 20% 0%₪%ס80 צְףע-א 66 0% 8288 66 עס 6086םת 86%602(1‏ 85 %תס6תסקמסס 48 6806 06 צָס 66ם00681ס 9060%28 ת80%10:++41 "סת19%8111-ס-תסת" עס "פטסתקמ5סתה" 6ת% ,צ6+0801:ק .סטסס8 צהע-א 66 צס 686ת 86%1‏ 85 18158ע8602ת 66 05 %תסתסקתסס .עסתש1ת עס 65% 00%ס80 60 45% 8000% 18 8060%28 מ80%10:++81 "1:6 5%81צת2ס-תסםת" עס " פגוסתססותהּ " 6 ,צ6+02801-ק

".%ע6ת18ת עס 65% 8000% 15 סתסתסקתסס

(יש לציין כאן שהמבקשת צמצמה את תביעותיה ל-א8ַע2-0,כ בלבד).

בעמ' 2 לפירוט מוסבר כדלקמן:

".%ע6ת18ת עס 65% 8000% 15 סתסתסקתסס

(שאר הפירוט)

הפירוט מזכיר שיטות שיגרתיות לבדיקת המצב הגבישי, שיטות לסינתזה של א8ע0ס-2,עם, בין היתר שיטת 2צד1אנחא פאת אזמפצפאמפתס, ושיטות לאקטיבציה של מזרז גבישי להשגת מזרז פחות גבישי. בעמ' 7 של הפירוט מוסבר כי האמצאה הינה יעילה בשיפור התהליך של ציאנוהידרינציה במטרה לקבל סלקטיביות מרחבית אם גבוהה. נאמר גם שהשימוש ב-5-028,ע תואר בפטנט הישראלי השותף (מס' 70155) שבו נאמר בסוף עמ' 11:

ספשפט 606 ע0ס+ 14890ט0ס5ק 826 פ6ת6ת1בססח0 11 ס+ סתי" 9% מס ססת 16וס0ת8 6ת8 תסנסתסטת1 6ת6 ש8ת05%28%1ו111 0%

".צ8ח צַם8 ת1 6ת161ת11 85

הדגמה 1 (1 צעאטשאנפסעאם) אשר בפירוט הבקשה הנדונה מתארת את התהליך לפיו ניתן לקבל חלקיקים עגולים תלולים של א028-ע,ע מתמיסת מתנול חמה באטומיזר. בחלק השני של הדגמה 1 נאמר שכאשר משתמשים במזרז שהוא בלתי יעיל לציאנוהידרינציה בתהליך שתואר בחלק הראשון של ההדגמה הוא עובר אקטיבציה ומקבלים ציאנופנוקסיבנזילאלקוהול ב-מם % ורוקונברסיה 97%. התוצאות מרוכזות בטבלה 2 בה מתוארים ששה ניסויים של אקטיבציה של אפס-כ,ע ע"י 6אזצתם צתתספ ותוצאות של ציאנוהידרינציה.

החדגמה 2, המתייחסת לטבלה 3, בה ניתנות תוצאות של ניסו:י מעבדה, והתוצאות המתייחסות ל- עש אםג0פ של אקטיבציה של אעס-פ,פ ע": נידוף הממיס (מתנול). נאמר שהמזרז שהתקבל לפי שיטת גיבוש שיגרתית אינו פעיל מאוד בו בזמן שנידוף מהיר הביא לידי מזרז פעיל (ניסויים 1 עד 11). בכל הניסויים, להוציא מקרה שהממיס תוא דימתיל סולפוקסיד, התוצאות הן טובות יותר מאשר החומר המוצע. ניסוייס של עש מםת50 עפ"י ניסוי 9 לא היו מוצלתיס. אך פתרון לבעיה הזאת הוא להשתמש ב-6א1צתת צתתפפ.

הדגמה 3 אשר בפירוט מתייחסת להשקעה א8ַעס-ע,ע ממיסים שוניסםס כשיטה לאקטיבציה. התוצאות הובאו בטבלה 4.

(9) הדגמה 4 אשר בפירוט מתארת שיטה לאקטיבציה ע"י סאצצפס שקמסתץ. הניסויים סוכמו בטבלח 5.

(10) אשר לתצהיר בקר 1 העיד ד"ר בקר כי-

א. פירוט הבקשה נשוא הליכיס אלה אינו מתאר את מצב הגבישי של המזרז הבסיסי שמשמש כתומר גלס בתהליך לאקטיבציה. ו

ב. הפירוט הנ"ל אינו מתאר את אחוז האמורפיות של המזרז לאחר אקטיבציה.

ג. הפירוט כלל לא מזכיר אחוז האמורפיות של אף אתד מהמזרזים.

ואכן, מקריאת הפירוט נובע כי לא תואר אחוז האמורפיות של מזרז כלשהוא.

ד"ר בקר גם העיד בסעיף הנ"ל של תצהירו כי מחמת תחוסר נתונים לגבי מצב האמורפיות של המזרזים לא ניתן לייחס את התוצאות של תהליך הציאנוהידרינציה לאחוז הא% 26901065 6תס6 תס1שא 5% 6051 68 | פעפת 86 2111 86ת% 6ת%18%61ת5005%8 ת1 185 א 175% 8120061865 (6םמ158%161ם-כ-גַצְתהגהּגַצְתַסתק-כ )2‏ סנסצס 1+סטט (%17ת1869פת00) צ61ת0ת6תת1 %סת 6 5 ץ0%61 את תנש מ8%10ת צתסתהצס צס+ ב :1

.פפסנש6תהתס 6ת8 תס1פמסטתסס ב6טסע2סת1

6ע8 בי סטססם 6 + פס 8 66 תס1תשט מ1 1 6ע%0ש1ע 66ת3%%580 ת1 צ10811%ת0ק28ש -סת8ץס-8תק 5-81‏ 0% % 66 .פט 100666 1585 פפסתפטסתקנסתחה +ס תג 79%ץ8108%81 600%ס5ק 68תס ‏ תג 01ת8100 1צ2תססצאסתפתק-3 צָם .%תפתסקחסס פטסתקתעסתה8 אס 1‏ 8 פפת צס :יי %טסס8 80006 15 6מ6תסקתסס פטסתקצסחה 6תס 6סתס ,%285%ת00

-5 0% %תטסחה8 66 18 6856ע0ת1 606660קא6תט תה 15 6עסת% ,45%

6 ,1 78016 ת 1‏ תחסםתפ ‏ 89 ,ע82טש260סא .2040088 1סתסס1ה

1.9

צְעסט 18 88602181 סַת8%82%1 06צת8186 05 תסנפפסטתסס +0 28%8 אס 1‏ 8 פ8ת ‏ עס 6ם 027968111‏ 18 08%8175% 6ת6 תפתשט שאס1 פטסתקעסחה ס6םת5ף ‏ 6סתס ‏ ,שפהבעסתסס צַ25 .6תס6תסקתסס פגוסתק:סחה ת1 008586סת 1‏ ת 8‏ 18 62606 ,45% פסטססהב סטססה 15 6מסתססחסס

11 67ת%1ע5%8 81887886 0% תס1פ2סטתסס +0 2868 6םת6

686 ((6ת19%161ת-2-גַצְתְהּנ1ַהּ1ַצַת6ַתק-2) ס1סצס ‏ 8 ,פגםך עצס+ ‎ 08%58175%‏ 8 858 1ג610פ₪ צ811פעסט1תט שסםת 15 ספץ08681 1 1 צ10ט501060%1 10 סת0ס1>תהתס | תש+ת -5 86 פת10פע2סטתסס תע8ת16ת צ60%601סאפת0 .תס8%1ת21הצתסתהצס 39 85%צ08681 6ת6 תפתש צְ1תס 08םת681מ0ס 826 161858 810001 6סס +%6200> 6תס6תסקתהסס 6ת5%8111צע2ס-תסת עס פפגוסתקצסתה ‏ תב

800%₪% 45%."

(5) מסקנות הממציא עצמו הן איפוא שרק מזרז שמכיל מעל ‏ 45% צורה אמורפית ‏ הוא מזרז פעיל בתהליך של ציאנוהידרינציה שמביא מם וקונברסיה טובה. מסקנות אלה נובעות משורה של נסיונות שמספר ייצוגי הובאו בטבלה 1 המצורפת.

ות 5ת23%10+תססתסס

% סצתסות 18 -18ג2 - 68%8 פסתסוות 6ו61סה00%1608117-8 5-89 מס1פעסטת0ס 6‏ פמגוסם | 6בצםת 15% %+תפסתססחס) (18ע-6ת2) ס1סץס /

1-1 1% 0.0200 7 1 2 91

16404-248 1% 0.020 8 1 7 55

4 27 5

5.5 7 55

-- 06 3 1.2 0.21 1% 8ך 11

97 .6 66

147 3 1.1 ב2-(-0 5% 1788

6 67

24 97

8 1 3 0.010 0% י15702-1678 פב |

19 .>9

15702-598 20% 0.020 7 1 2 9

13 >7

19 .|.68

15702-1688 1% 0.019 1 3 143 6 .4 6

מטבלה ‏ זו ניתן לראות כי בין 0% לבין % (כולל) אמורפיות של המזרז, אין הבדל בפעילות המזרז. התוצאות ניתנות באתוז של פ5-אלכוהול והם:

% עבור 0% אמורפיות % עבור 29% אמורפיות % עבור 45% אמורפיות

מנתונים אלה אפשר לחשב (בהתאם לנוסחה שבהערכה "6" של הטבלה 2 שבפרוט) את אחוז של עודף אננטיומורפי והוא 14% ו-10% דהיינו עדיפות קטנה לגב: המזרז עס אפס אחוז אמורפיות. גם באתוזי של אמורפיות של 61% ו-64% העודף האננטיומורפי הוא רק 20% ו-30% בהתאמה.

(6) במהלך חקירתו נשאל ד"ר לין:

8 סט קט ,תס8%1ת1אסמסק8 בת1%ש ,פאת% צ88 טסץ 60016 שסא" טסץ מס1פעסטתסס ם681ת002 6ם8 00898א6 0510ה10טת8מ0 ת00:081 1 800₪ 8 ססת 8%0'8ת% ‏ ;8008 סת פ5'שבּת7 .סם צַ58

. "0% צ58 טסצ 86ת6 6תסצסם

)7(

)8(

תשובתו היתה:

סט %תפט 18טמסא צְ6ססצםת8 עס צְ1ס8מס2ק ב'פש %התס צ88 ב1גוסשט 1" 9 020181ת 000‏ 8 ע 50‏ 08009569 תס סצטפת סץ ע66%ע2ס םת1 .8%ם% 1186 6ת1ת 5006%‏ 75% פט1סטת1 צנטהסס+ס

"...%סט60סעם 6תס 66%

הנתונים שבמסמך דונג רתחוקים מהנתונים שד"ר ‏ לין הגדיר

כעודף

אננטיומרי הרצוי לגבי תהליך תעשיתי. הם גס מלמדים על ההבטחתה

שבעמוד 7 של הפירוט:

68 60 11968סק8 צְ11ט6%פט ‏ 15 תסנסתסטת1 %ת956עק 6תש" תסנת תנפססס ס ת18%10 2 עתסתהצס + %+תפמסטסנקת1 6 ש0+? 08988ססעק 8 0סס 1989 628% ,צ16ט56100%1 6:10ת(%10תאתה8 עס פַ6ַג1ַנ1מטְַַתִטְאסבאצֶת-8תק81 ספט1נפסה%108117-8ק0ס +ס מס8:8%1קסמס

".. .ת1ספתסת6 686ת0ס1תתס 6תגוסא1ת ב הבטחה שאינה קיימת עבור 20% ו-45% אמורפיות לפתות. בתצהיר לין 1 נאמר:

,צעה 66 60 ₪806 פהםת %ת1108קסת התסגתט 610 טס :ץש תסס 6תי'" צינסט 18 ,181859ס 8ַת028601+ 6םס ‏ ת1 60ס6ת 2002050‏ 88 סף 811260%66 826 פת0181 66 ,צ 52601+10811‏ ;181שת558סטפ5 4% סת00110א6% תה 18 2,2-08%8179% 8%ת6 צ62ט01500 6םת+ סצסת ;6%0205< 6ת8 7009ת8186 0% מסנ8%ת21בצתסתהצס 6ת6 ש0ס+ 5 תה ,צָס 66ם1ת:00%01 18 צ1%6ט80%10 9%צ08%581 ,7צ601+10811ס5 58 08%81758%6 8%ת% ת10תט סף 6082068 6ב ,0% תסנשסתט+ ‏ 8 -ע,ע 8%ת5 צע819006 8'סת1108סק2 סַת1סם 16 ;"פטסםתק:סתה" % 188855 8% +0 פתסתסקתסס פוסתקצסתה תה שתנטאת 8%צ08%81 0 סְ₪>008 6ת 6‏ ם1 2050108 45% צ26+02801ק 6עסת 8 שמשת 0% ₪86 הסץ+ 8606ת00%81ס 6%1%ת6ס 6ת7 .צ80%101% 7 888ק מס ת0ק8028+הם 011+ 128%+ 6ת% ת1 558060 18 08%8179%

6 00 1108%610קק8 6םל 0% %א606 סַָהַטחשת18 ת9פ11שתם 66 05 שסץ ‏ 8פפססעק - 8 ם 1‏ "צ16ט01ס56100 סנמפתסנ6תהתס מצ1ת"

ראסה עָההַתק81 %6108117-80%108ק0ס 6ת821ק6כק

(9) ד"ר דונג בעצמו אומר ומוכיח ע"י נתוניסם כי 20% וגם 45% אמורפי

(10) הפסיקה באנגליה כפי שהיא צוטטה ע"י םתמתתםתץ? בספרו ת0 אהת מחך" "פ5צאמץתע מהדורה 13 סעיף 5.13 עמ' 90 קובעת כי- ו

8( 0% >תסתת80581 626 6סתע" 8 עהנ[טסנ6עהם 68 16סתש 06 56%160%60958ת00 6 צ 8‏ 1% תסגסתסטת1 6תס ‏ 05 89 %6 סש צצהפפסססת %6ף 8₪םת%1תסס ‏ 60 6ם8 %806ת8808 עס ב ס 15 1% 1806ת0ס8 111ש ס8ת6 20068888 8091101% סס צ1ע6קסצק ע66עס ‏ ת1

. "תמס1נ%תספטםת1 סשת ובעמוד 108-

8 תהת8%א תק6פסע .טע מסאהתחסהבת תך" :14 688תת212%0 6ש05סע ,.268 .00 טססהף 6ת% 81ט00צסק8 ת1%ש ‏ 000666 5'. צסאצפת תס+ %פפפ עפתפס ם1" :5810 6ת 8‏ ,%תסתססטך 6רשווטווטוט ‏ 18 מ0ס0%1ס%6סעקם ,פבעסש % .41685ַ605ע +0 196תסעק ₪6 צס סץ טססת 004% 6ת 8‏ ,ססם- 64065 + 26גמ811+ 66טסמק 6תס ‏ סט1טעטפ

8+ 606טמ0סעמק ‏ סס ‏ 1568מס+ס 6+

ות אינסם מבטיחים את העודף האננטיומרי הרצוי וכי בתחוס זה לפחות אין לאחוז האמורפיות תפקיד בתהליך של ציאנוהידרינציה.

ב "5ס1טפסם

(11) לאור כל האמור לעיל אין צל של ספק שבמקרה שלפני המבקשת אינה מקיימת את הבטחתה. יש לציין גם כי אפילו אם לגבי אתוזים מסויימים של אמורפיות (שהמבקשת לא הגדירה במפורט) ‏ אכן מתקבלות תוצאות טובות סבורני כי במקרה ‏ שבפני יש מקום לאמץ את דברי

2 אסעמעטסא תמהסלסתץת המוזכרים (בעמ' ‏ 107 של מממתתמתך לשונס:

.1% תנספפת1ט6ם .ט .264 וצ 9 016881 מצד" בת ,ת0ס50001+108%1 פ1םת צם2" :5818 .2.70 תסס1גוסא מ5סת1800קע 9 00ס0ת8%0 66 ,6כפי שהוא נתבע) יש השפעה מכרעת על תהליך ציאנהידרזציה אזי לא היה ספק כי במזרז אשר בבקשת הפטנט ישנה התקדמות המצאתית. אולם לא כך חדבר. מהטבלה שבמסמך 6א0 ניתן ללמוד שעבור מזרז בעל 29% צורה אמורפית התקבל 10% שמ וקונברסיה של 98%, ועבור 45% צורה אמורפית ₪5 10% וקונברסיה 37% (חישוב בהתאם לנוסחה שבעמ' ‏ 13 של פירוט הבקשה). נתונים אלה דומים מאוד לאלה ש- שאס נתן במאמרו (10.1% ממ וקונברסיה 90%). במסמך 6אסם נאמר ‏ גס במפורש ‏ כי רק מזרו שמכיל "למעלה מ-45% צורה אמורפית הינו יעיל.

הטענה בדבר ההתקדמות המצאתית לגבי מזרז בעל אחוזים מסויימים של אמורפיות שלגביהן הממציא ‏ עצמו סבור שאין להן משמעות לא מקובלת עלי היות ולאור המאמר של שא0 היה צפוי שניתן להשתמש בתהליך ציאנוהידרזציה במזרז 8ע0-כ,ע כדי לקבל 5-ציאנהידריניס, ומאתר והניסויים עם מזרז בקשת הפטנט ‏ מלמדים על תוצאות כמותיות דומות לאלה ש- 0% קיבל עבור המזרז א028-ם,ת והיות ובטווחים שבין % ל-45% לפחות של צורה אמורפית אין השפעה ‏ על תהליך זה, הנני קובע כי אין בבקשת הפטנט התקדמות המצאתית.

בהתחשב בהחלטתי לקבל את ההתנגדות מתמת הוסר ביסוס התביעות ‏ ואי קיוס ההבטחה ש-8ע0-ס,ע שמכיל ‏ לפתות ‏ 20% או 45% אמורפיות הוא מזרז יעיל בתהליך של ציאנוהידרינציה, ומחמת חוסר התקדמות המצאתית אין אני רואה צורך להזדקק לשאלה האם ההמצאה היא חדשה או אם יש בה התקדמות המצאתית ביחס לפטנט האירופאי מס' 109681.

לאור ‏ כל האמור' לעיל ובהתחשב ‏ בראיות שתהוגשו, בנספתים, במסמכים ובאסמכתאות שהובאו בפני, בעדות שניתנה ובטענות הצדדים, אין לי אלא לקבל את ההתנגדות ולדחות את בקשת הפטנט.

8. על הצדדיס להגיש את טענותיהם בכתב ביהס להוצאות תוך 45

החלטתי זו.

ניתן בירושלים ביום כח' באלול התשנ"ד 4 בספטמבר 1994

יוס מתאריך

מיכאל אופיר רשם הפטנטים, וסימני המסחר

סימן מסחר 345678

הצדדים

המבקשת

המתנגדת

ההחלטה: