סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני פוסק בקניין רוחני

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 108670

(מעוצב)

מבקשת רישום: .6חז 5ד:)כ אש 5זא זא קז זוה ע"י ב"כ עו"ד דן מירקין ושות' (להלן: "המבקשת ")

המתנגדת: דא ז צאהזאס6 6660)גמסד אה6)זת ואה הפדדוזחם ע"י ב"כ ריינהולד כהן ושות', עו"פ (להלן: "המתנגדת ")

החלטה

רקע

1. הבקשה לרישום סימן המסחר נשוא החלטה זו הוגשה ביוס 17 בנובמבר 1996, בסוג 34 לגבי טבק, חפצי מעשנים וגפרורים, כולם נכללים בסוג 34. הסימן אשר רישומו מבוקש (להלן: "הסימן המבוקש") נראה כך:

יש

ו

הסטו וטו

2. הבקשה לרישום קובלה ופורסמה ביומן סימני המסחר. ביוס 30 בינואר 1998 הגישה המתנגדת את התנגדותה ואת כתב טענותיה.

הצדדים הגישו כתבי טענות וראיות, והתקיימס דיון בפני רשם סימני המסחר הקודס,

במסגרתו סיכמו הצדדים את טענותיהם.

טענות הצדדים

4. טענות המתנגדת, כפי שבאו לידי ביטוי בכתב טענותיה ובסיכומיה בעל- פה בדיון שהתקיימס בפני הרשם הינן, בתמצית, כדלקמן:

א. המילה את ]1:1 זז משמשת במסחר על מנת לציין מסנן עשןו רב מרכיבים המצוי בפיה של סיגריה. מקובל כי סגריות כוללות מערכות סינון מתוחכמות, הכוללות יותר מסוג אחד של מסנן, והביטוי הטבעי לכך הוא

א זז זא

לכן, אין במילה את ]1171 ]זז משמש אופי מבחין, והסימן פסול לרישום לפי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב -1972 (להלן: "הפקודה").

בשל היות המילה א ז']1ד. זז מילה הנוהגת במסחר כמתואר לעיל, פסול הסימן לרישום לפי הוראות סעיף 10(11) לפקודה.

השימוש במילה 7138 ]11 ]1 אינו כולל שימוש בסימן. אולי זהו שימוש במובן סעיף 41 לפקודה, אבל לא שימוש שיכול להקנות לסימן המבוקש אופי מבחין.

קימיס יצרנים העוסים שימוש במילה | תת :11 זז כמילה מתארת. מילה זו לא רכשה אופי מבחין.

הראיות שהביאה המבקשת להוכחת רכישת אופי מבחין אינן מספקות, באשר המדובר הוא במכירות בחנויות ה- ‏ ₪תאע צדנזכלעיתים, אופי מבחין. אולס, במקרה דנן, המדובר הוא במילה "תיאורית" עד כדי כך שאין בעובדה כי המדובר הוא ב-,1.4091 כדי לשלול את העובדה שהמילה היא תיאורית באופן מובהק.

לאור כל האמור לעיל, יש לקבוע כי המילה 753 :711 ]זא הינה מילה מתארת באופן מובהק במקרה דנן, ולכן אינה כשירה לרישום, אלא אם היה מוכח בפני כי היא רכשה לה משמעות שנייה, אופי מבחין, דבר שלא נעשה, כפי שאראה להלן.

רכישת אופי מבחין

אין בראיות ובתצהיריס שהוגשו על-ידי המבקשת, כמו גם בנספחים שצורפו, כדי להוכיח כי הסימן המבוקש, הכולל את המילה ₪ ז/11. זז!/א, רכש לעצמו אופי מבחין, אשר מאפשר את רישומו כסימן מסחר.

לגבי המבחנים המנחים אותנו בבואנו לקבוע אם הוכחה רכישתו של אופי מבחין אציין כדלקמן: א. על מנת להביא לרישומו של סימן מסחר בעל אופי מתאר, יש להוכיח כי זה רכש לו אופי מבחין, כך שהציבור משייך את הסימן לטובין ממקור מסויס.

בפסק הדין שניתן בע"א 18/86 מפעלי וכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ. 1.66 קבע בית המשפט העליון מבחינים וקוויס מנחינים לבחינת השאלה אם סימן מסחר רכש לו אופי מבחין אם לאו. אמנס הדיון באותו המקרה סבב סביב שאלת קיומה של עוולת גניבת העין אולס, כפי שנקבע באותו פסק הדין, המבחנים לבחינת קיומו של אופי מבחין או רכישת משמעות שנייה לסימן, הן לעניין בחינת כשרותו של סימן לרישום והן לעניין עוולת גניבת העין. מפסק דינה של כב' השופטת נתניהו למדיס כי שלשה הגורמים העיקריים אשר עלינו לבחון בבואנו להכריע בשאלת רכישת אופי מבחין: מהו משך תקופת השימוש בסימן המדובר, מהו אופי השימוש בו, מה היקף הפרסוס של הסימן, ובקשר של זה האחרון - מה האמצעים והמאמצים שהושקעו במסגרת הפרסוס ליצירת הקשר בקרב הקהל הרלוונטי, בין הסימן לבין מקור המוצר.

יצוין כי לא הייתה בקרב שופטי בית המשפט העליון אחידות דעת באשר למשקל אשר על בית המשפט לתת לכל אחד מן המבחנים הללו, בואו להכריע בשאלה אם רכש סימן אופי מבחין, אולס, כפי שאראה להלן, נראה בעיני כי

הראיות שהוצגו כאן, אין בהן כדי לעבור אף לא אחת מן המשקולות אשר הציבו מבחנים אלו.

ב. עוד חשוב להדגיש כי ככל שהסימן המדובר הינו בעל אופי מתאר יותר, כך על מבקש הרישום להביא ראיות מוצקות יותר לכך כי הסימן רכש לו משמעות שנייה- אופי מבחין. ראה בעניין ווה בספרו של ע. פרידמן, בע"מ 73:

"מבחינת נטל ההוכחה המוטל על בעל הסימן, הרי שככל שהסימן מתאר את הטובין בצורה ידיעה וממשית *ות ידרש בעל הסימן להוכיח ברמה גבוהה *ות כי השימוש שנעשה בסימן הקנה לו סגולת אבחנה."

הנתונים המספרים בהתייחס למספר הסיגריות שנמכרו בעולם, אין בהם כדי להצביע על רכישתו של אופי מבחין. הנתונים אלה לא הובאו בהשוואה לנתוני מכירה אחרים, כגון נתוני מכירה של סיגריות בעולם בכלל, של סיגריות מתוצרת המבקשת בפרט וכד'. התוצאה הינה כי אין לנו מקור להשוואה ולהבנת המשמעות היחסית של נתון זה. אם 40 מיליארד סיגריות הוא מספר מרשים בהיקף מכירות של סיגריות בעולם, או שזאת טיפה ביס? אם מספר כזה של סיגריות נחשב, בעיני מומחים לדבר, כהישג מסחרי אדיר או לכישלון חרוץ? מקורות כאלה להשוואה, ועדויות ממומחים אשר יסבירו את משמעות הנתונים המספריים, לא הובאו.

ואף זו - אין בהיקף מכירות, כשלעצמו, כדי להצביע על רכישתו של אופי מבחין. לא הובאו בפנינו הנתונים לגבי היקפי ואופי פרסוס הסימן, וראיות נוספות כגון סקר צרכנים כזה או אחר, אשר יהיה בכוחן להוכיח כי הסימן מוכר בשוק כסימן המבחין בין סחורתה של המבקשת לזו של מתחרה.

הנתונים וראיות נוספות כאמור לעיל חשובים במיוחד במקרה כגון המקרה דנן, כאשר המילה הנדונה היא חסרת אופי מבחין מטבעה ומתארת במידה רבה מאוד. ככל שהסימן הוא חסר אופי מבחין אינהרנטי ,כך גובר נטל ההוכחה על מבקש הרישום להוכיח כי סימנו רכש לו אופי מבחין. בחומר הראייתי שהוצג ע"י המבקש לא היה כדי להצביע על קיומו של אופי מבחין במקרה "רגיל", בו המילה הינה פחות "תיאורית" מאשר במקרה דנן, לא כל שכן כאשר המדובר הוא במילה כגון * 78 ז-1.11ז/א". כאמור, נתוני השוואה מספרים לא הוצגו, סקר צרכנים לא הוגש, הצילומים שצורפו מעידים רק על כך שהסיגריות נמכרות בחו"ל ותו לא, ואין בהם כדי להראות כי הצרכנים כלשהו מזהים את הסימן כאחד שמקורו במבקשת. אין הנתונים לגבי אתרי הצילום, לא ברור מהם אותם המגזינים ומה היקף הפרסוס בהם, לא ידוע באילו ארצות בוצעו הצילומים ופורסמו המגזינים, אין נתוני השוואה בין כמות הסיגריות הנושאות את הסימן שנמכרו בחנויות הדיוטי פרי, לבין כלל מכירות הסיגריות בדיוטי פרי, אין נתוני השוואה עם מכירות סיגריות באר בכלל, אין הנתונים לגבי רוכשי הסיגריות ולגבי חלק של הישראלים בהם.

הנטל על המבקשת להוכחת אופי מבחין גדול עוד יותר במקרה דנן, בו מבקש להראות כי הסימן רכש לו אופי מבחין בישראל רק ממכירות בחנויות הדיוטי פרי, בשערי היציאה מהארץ>, שכוללות נקודות מכירה בודדות, אולי שתיים בלבד. מובן כי בנטל הזה לא עמדה המבקשת. יתכן, למשל, כי רוכשי אותן סיגריות את תיירים, אשר מקריס את הסיגריות רק עקב מגוריהם בחו"ל.

לא אוכל לקבל את טענת ב"כ המבקשת כי הצרכנים, בואו לרכוש את הסיגריות הנדונות, מבקש סיגריות | 78 11711 1!זא, ולא פיליפ מוריס | אשד ]ותד זא טענה זו נטענה בעלמא, בעל-פה, ללא קצה של הוכחה. מה קל היה יותר מלהביא סקר הצרכנים אשר יצביע על הכרות ראויה עם הסימן אם ]11 ]זוא ? סקר כזה או ראיה דומה לא הוצגו.

מקבל אני את טענת ב"כ המתנגדת, לפיה גם אם הוכח שימוש בסימן על ידי הצגת היקפי המכירות, יש בכך לכל היותר משווס הוכחה כי בסימן נעשה שימוש, אם תרצה, לעניין סעיף 41 לפקודה, אך לאו דווקא שימוש אשר יש בכוחו להביא לרכישת אופי מבחין.

מגיע אני למסקנה כי פרט להוכחת משך תקופת השימוש בסימן, שהיא תקופה שאינה קצרה כשלעצמה, לא עומד הסימן בהקריטריונים אשר נקבעו כאמור לרכישת האופי המבחין: אופי השימוש (נקודות מכירה מוגבלות במספרן, אותן נקודות מכירה, העדר מכירה בארץ פרט לחנויות דיוטי פרי) לא היה כזה שניתן לומר עליו שבעקבותיו מזהה הציבור בישראל את הסיגריות עם המבקשת.

אין בידינו הנתונים כלשהם לגבי היקף הפרסוס אלא צילומים בעלמא, אשר כולן צולמו בחו"ל, ולא הובאו כלל ראיות לגבי המאמצים והאמצעים ליצירת קשר אצל הציבור בין הסימן לבין המבקשת, היא מקור המוצר.

וב לאור האמור לעיל, אין מנוס מן המסקנה כי הסימן דנן לא רכש לעצמו אופי מבחין, באופן שיותר רישומו בפנקס סימני המסחר. משכך קבעתי, פטור אני

מלדון בטענת המתנגדת לפיה המילה א ]11 ]זז הינה בעלת אופי מתאר במידה את אשר גם אם היה רוכש הסימן אופי מבחין, לא נכון היה ליתן בה מונופול לשימוש של בעלת הסימן בלבד.

הודעת הסתלקות לגבי המילה ה שיד, זז זיד. זוא

בנסיבות העניין, איני מוצא כי יהיה זה נכון לשלול לחלוטין מהמבקשת את האפשרות לרשום את סימנה בישראל, ולכן אני מורה כי הסימן ירשם, בכפוף להודעת הסתלקות של המבקשת לגבי המילה אדץ, :71 ז ז]/א, וכן בכפוף לאמור בפסקה הבאה.

הודעת הסתלקות לגבי הכיתוב "5 100"

נראה בעיני, לפחות לכאורה בשלב זה, כי היה על לשכת סימני המסחר להתנות את רישום הסימן אף במתן הודעת הסתלקות לגבי הכיתוב "100'5". כיתוב זה הוא כיתוב ידוע והוא בא לציין כי הסיגריות הן מן הסוג "הארוך" ולכן, אין לתת בידי המבקשת את המונופול לשימוש בכיתוב "100'5" לגבי סיגריות.

יחד עם ואת, הואיל ולמבקשת לא הייתה הזדמנות להשמיע את טענותיה ולומר את דברה לגבי ההשגה וו, ניתנת לה הודמנות להגיש טיעון כנגד ההשגה, תוך 10 ימים מהיום. אם תגיש המבקשת טיעון כזה, אני החלטתי הסופית בעניין ווה לאחר הגשת הטיעון. אם לא יוגש טיעון כאמור, אראה בכך משווס הסכמה של המבקשת לרישום הסימן בכפוף לקבלת

הוצאות

אני מחייב את המבקשת לשלם למתנגדת את הוצאות הליך ההתנגדות (אגרת התנגדות והוצאות הקלטה ורישום הפרוטוקול) וכן שכ"ט עו"ד בסך 18,000 ש"ח בתוספת מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, לגבי ההוצאות - מיום הוצאתן, ולגבי שכ"ט - מהיום, ועד התשלום בפועל.