סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני פוסק בקניין רוחני

הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב 1972 - בקשות מתחרות מס' 100830 ו-108492 "בא לי בורקס"

מבקש מס'1: חסן סאבג ע"י עו"ד אסף ברק ואח' (להלן: "חסן")

מבקש מס'2 מוחמד כבהא ע"י ב"כ עו"ד בן ציון אלג'ם (להלן: "מוחמד")

1. ביוס 18 בספטמבר 1995 הגיש חסן בקשה מס' 100830 לרישום סימן מסחר מעוצב "סבאג קונדוס בא- לי בורקס קונדיטוריה א 10 ביפו", בסוג 30 לגבי "מוצריס העשויים מדגניס, לחם, דברי מאפה וממתקים, עוגות, עוגיות, בורקסיס ופיצות בכל מיני טעמים וסוגים".

2. ביוס 7 בנובמבר 1996 הגיש מוחמד בקשה מס' 108492 לרישום סימן מסחר מעוצב "בא- לי בורקס קונדיטוריה - אבו שדי - עוגות ועוגיות", בסוג 30 לגבי "בורקס, עוגות, עוגיות ודברי מאפה".

3. מחלקת סימני המסחר הודיעה לצדדים על הפעלת סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") בין הבקשות המתחרות. הצדדים הגישו את ראיותיהם והתקיימו שני דיונים בפני רשם סימני המסחר הנכבד בימים 22 באוקטובר ו-7 בינואר 1999. הצדדים הגישו את סיכומיהם, אך רשם סימני המסחר סיים את תפקידו וניתנה על ידו החלטה בהליך זה.

4. בין הצדדים בהליך שבפני התנהלו גם הליכים משפטיים בבית משפט השלושים בתל-אביב, בתביעה שהגיש חסן נגד מוחמד ואשתו סלימה כבהא. באותה תביעה נתבקש צו מניעה שיאסור על מוחמד ואשתו לעשות שימוש בשם "בא לי בורקס" בקונדיטוריה המנוהלת על ידיהם ברח' ירושלים ביפו, וכן נתבקש סעד של פיצויים. לאחר שהגישו הצדדים את

5. סיכומיהם, ניתן על ידי השופט הנכבד מאיר יפרח פסק דין הדוחה את התביעה. אתייחסי

6. לפסק הדין בהמשך הדברים.

7. מן החומר שבפני עולה כי בשנת 1998, החל מוחמד לעשות שימוש בסימן "בא לי בורקס" במסגרת קונדיטוריה בבעלותו. את השם טבעו מוחמד ואשתו. הקונדיטוריה נוהלה בנכס אותו שכר מוחמד מהבעלים של הנכס אותה עת, שם חסן וקונדוס ג'מאל. מכאן מחלוקת הצדדים לגבי העובדות: גרסת חסן היא כי ביוני 1994 מכר מוחמד את עסק הקונדיטוריה לאדס בשם נימר כבהא (להל: "נימר"), כולל הציוד שהיה במושכר וכן את המוניטין של הקונדיטוריה, לרבות הזכויות בשם "בא לי בורקס". אין מחלוקת כי מוחמד המשיך לעבוד במקום, אלא כי קיימת מחלוקת לגבי תפקידו. חסן טוען כי מוחמד עבד בתור שכיר של נימר בלבד וכי לא היה לו כל חלק בעסק עצמו, ואילו מוחמד טוען כי נשאר בעלים של המוניטין של העסק, כי המשיך למעשה לנהל את העסק וכי נשאר בעלים של זכויות השימוש בשם "בא לי בורקס". חסן טוען כי המכירה לנימר כללה גם מכירה של המוניטין ושל כוכות השימוש בשם האמור. בין חסן לבין נימר אף נחתם חוזה שכירות עבור התקופה החל מיוני 1994 ועד יוני 1995. ביוס 30 במאי 1995 נחתם הסכם לפיו מכר נימר לאסמהן סאבג, שותפתו של חסן, את עסק הקונדיטוריה, לרבות המוניטין והציוד שלה. עבודתו של מוחמד במקום הופסקה, חסן המשיך לנהל במקום עסק של קונדיטוריה תחת השם "בא לי בורקס". השלט שהיה במקום ונשא את המילים הללו נשאר בתחילה על מקומו. בחודש אוקטובר 1995, פתח מוחמד קונדיטוריה בשדרות ירושלים ביפו, תחת השם "בא לי בורקס". תוצאתה של השתלשלות הדברים כפי שתוארה לעיל הייתה תביעה משפטית שהוגשה לבית המשפט השלום. כמו כן, הוגשו הבקשות לרישום סימני המסחר הנדונים, כאשר כל אחד מן הצדדים טוען לבעלות במוניטין של עסק הקונדיטוריה הנושא את המילים "בא לי בורקס".

8 לב ליבה המחלוקת בין הצדדים הוא השאלה הבאה: האם מוחמד, במכירת הציוד של הקונדיטוריה לנימר, מכר גם את המוניטין של העסק, לרבות הזכויות בשם "בא לי בורקס", או שמא שמר מוחמד לעצמו את המוניטין, המשיך לעשות שימוש במילים "בא לי בורקס" עת עבד במושכר יחד עם נימר מכוח בעלותו באותו המוניטין, ולכן גם זכאי להמשיך לעשות שימוש בשם במקום עסקו החדש. אם יתברר כי מוחמד לא מכר לנימר את המוניטין כאמור, הרי שנימר לא יכול היה למכור לחסן, או לשותפתו של חסן, את אותו המוניטין.

9. בתמיכה לגרסאותיהם הנוגדות, הגישו הצדדים תצהירים שונים. כן הוגשו מסמכים אחדים, אשר לגבי אמיתותם ונסיבות החתימה עליהם קיימות מחלוקות בין הצדדים. קיימות סתירות רבות בין עדויות העדים השונים שהעידו בדיונים שהתקיימו בפני הרשם הנכבד, וההכרעה במחלוקת שבפני תלויה במידה רבה באמון שיש לתת בדברי העדים השונים ובהעדפת דבריו על פני דבריו של האחר. מובן כי העדפה של גרסה עובדתית של עד אחד פי גרסתו של אחר, תלויה במידה רבה בהתרשמותו האישית של היושב בדין מהעד וחירתו על ידי באי כוח הצדדים. הבעייתיות המיוחדת הקיימת כאן לגבי נסיבות החתימה על מסמכים שונים, כמו גם פרוטוקול הדיון אותו קראתי בעיון רב, הביאהני למסקנה כי לא יכולתי לקבוע ממצאי עובדתיים חשובים להכרעה בתיק, בנקודת המחלוקת העיקרית שבין הצדדים, מבלי שהייתה לי ההזדמנות להתרשם אישית מהעד העיקריים שהעידו בהליכים בתיק זה. יחד עם זאת, כקרש הצלה באה החלטתו של שופט בית המשפט השלושים הנכבד, אשר ההכרעה במחלוקת שבין הצדדים בפניו, מהווה מעשה בית-דין לעניין ההליכים שבפניי, שכן המחלוקת העיקרית שהכריע בה השופט הנכבד אהה למחלוקת בה נדרש אני להכריע כאן. על כן אפרט בהמשך.

0. סעיף 29 לפקודה קובע כדלקמן: "29. הגישו אנשים שונים בקשות נפדדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, רשאי הרשם שלא לרשום אף אחד מהם עד שנקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה כאמור יעביר את הסכסוך לבית המשפט העליון." בפסיקת בתי המשפט נקבע לא אחת, כי רשם סימני המסחר הוא אשר מברר את זכויות הצדדים, גם במקרה בו לא הגיעו להסכמה ביניהם.

1. ההכרעה בין סימני מסחר אשר רישומם נתבקשים במקביל ואשר לגביהם הופעלו הליכי תחרות לפי סעיף 29 לפקודה, נעשית על פי שלושה מבחנים עיקריים, אשר נקבעו והתבססו בפסיקת בתי המשפט ורשם סימני המסחר:

א. מבחן תוס הלב של המבקשים בבחירת סימן המסחר על ידם. ב. מידת השימוש שעשה כל אחד מן המבקשים בסימן בתקופות השונות, דהיינו, עד מועד הגשת בקשתו לרישום ומאותו המועד עד למועד הדיון בפני הרשם.

ג. מועדי הגשת הבקשות המתחרות.

המבחנים והכללים ליישומם נקבעו, למשל, בבג"צ 228/65 פרומין ובניו בע"מ נ. חברת פרו-פרו ביקויט בע"מ, פ"ד י"ט(3) 337; בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ. רשם הפטנטים סימני המסחר והמדגמים, פ"ד ל"ט(2) 87; החלטת רשם סימני המסחר מיום 22 באוקטובר 2003 בעניין בקשות מתחרות מס' 125438 ו-126755 לגבי הסימן סא"

"אהתע, ועוד.

2. שני המבחנים העיקריים הם מבחן תוס הלב בבחירת הסימן ומבחן השימוש בסימני על ידי כל אחד מן המבקשים. במקרה דנן, הכרעה במחלוקת העובדתית העיקרית שבין הצדדים, כפי שהצגתיה לעיל, תהווה גם הכרעה בשאלות עליהן עלינו להשיב בואנו ליישם מבחנים אלה: אם לא מכר מוחמד את המוניטין בעסקו ולא מכר את כוכות השימוש בסימן "בא לי בורקס", הרי הוא היחיד אשר זכאי לעשות שימוש באותו הסימן, שכן אין מחלוקת כי הסימן נבחר על ידו עוד בשנת 1988, כאשר גם נימר וגם חסן היו לחלוטין מחוץ לתמונה העסקית בהתייחס לעסק הקונדיטוריה. חסן גם אינו טוען כי הוא "המציא" את הסימן באופן עצמאי, אלא מסכים למעשה כי כוכותו בסימן באה לו כתוצאה מהעברת זכויות בעלות, אם אכן עברו וכויות כאלו. אם כן, לפי דברים, השימוש שעשה מוחמד בסימנו היה במשך מספר שנים, משנת 1988 עד 1994, ומשנת 1995 ואילך. אם לא עברה כל בעלות במוניטין של העסק, השימוש שעשה חסן בסימן היה שלא על פי זכות שבדין, והוא לא יובא בחשבון לעניינו מבחן השימוש בבקשות מתחרות. במילים אחרות, ההכרעה בשאלת הבעלות במוניטין היא אשר תכריע, במקרה דנן, גם בשאלת השימוש ובשאלת קיומו של תוס הלב בבחירת הסימן. בנוסף, אם יתברר כי הבקשה לרישום מטעמו של חסן הוגשה ללא כל זכות שבדין, הרי אין במקרה זה לתת כל משקל לעובדה שבקשתו של חסן הוגשה כשנה לפני שהוגשה בקשתו של מוחמד.

3. שאלת הבעלות במוניטין, וממילא כוכות לעשות שימוש בסימן "בא לי בורקס", היא המחלוקת העיקרית דנן, הוכרעה בפסק הדין של שופט השלושים הנכבד בתא 73250/96. וכך הגדיר השופט יפרח הנכבד את הפלוגתא העיקרית שבין הצדדים בהליך שבפניו, בעמ' 2 לפסק דינו:

"הפלוגתא העיקרית נסבה את (צ"ל על - *.א) זהות בעליו של השם "בא לי בורקס" ושל המוניטין שיצאו לו (ככל שיצאו): האם התובע (חסן - *.א.) הוא בעליו של שם ומוניטין אלה (לפי שרכש אותם מבעליהם - נימר כבהא - אשר מצידו רכש זה מן הנתבע 1 - מוחמד - *.א), או שמא הזכויות היו ונותרו של הנתבעים (מוחמד ואשתו - *.א.)"

4. קביעתו של שופט השלושים הנכבד בנקודת המחלוקת הוכרעה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: "מסקנתי היא, איפוא, שהנתבע 1 (מוחמד - *.א.) לא מכר את זכויותיו במוניטין של המקום או בשם "בא לי בורקס" לנימר כבהא. מכאן, שנימר כבהא התיימר למכור לתובע או לסמהאן בו נכס שלא היה שייך לו, מכר זה - לאו מכר הוא ובעטיו לא

.5

.6

17

.8

.9

נגרעה שום זכות של הנתבעים (מוחמד ואשתו - *.א.) או מי מהם להוסיף ולעשות שימוש במוניטין או בשם."

משהכריע בית משפט השלושים בפלוגתא שבין הצדדים בהליך שבפניו, מהווה הדבר, במקרה דנן, מעשה בית דין בין הצדדים שבפניי, ואין עלי להכריע באותה המחלוקת בשנית. הכרעה במחלוקת שבין צדדים להליך מסוים, תהווה בבחינת השתק פלוגתא במחלוקת המתעוררת בהליכים אחרים, אם מתקיימים התנאים הבאים:

א. המדובר הוא באותה המחלוקת.

ב. המדובר הוא באותו צדדים להליכים השונים.

ג. ההכרעה במחלוקת הייתה חיונית להכרעה בהליך הראשון.

ד. צריך להיות ברור כי בהליך הראשון נפלה הכרעה לגבי הפלוגתא הנדונה. ה. המחלוקת הוכרעה בהליך הראשון במפורש או מכללא.

ו. בהליך הראשון נקבע, לגבי הנקודה שבמחלוקת, ממצא פוזיטיבי.

ראה, למשל, בספרו של ד"ר א.