סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר ד"ר מאיר נועם

התנגדות לבקשה לרישום פטנט מס' 136482

המתנגדות : תרכובות ברום בע "מ ע"י ב"כ פיירניק רוטמן, עו"פ ועדיו-ליס עורכי דין

המבקשת: ע"י ב"כ עו"ד מתי ברזס וקבוצת איתן-מהולל עורכי דין ועורכי פטנטים

ה ח ל ט ה

1. בפניי התנגדות לבקשה לרישום פטנט מס' 136482 (להלן: "בקשת הפטנט"), שעניינה תהליך להכנת טטראברומוביפנול-4 (להלן: "/152") שנוסחתו להלן:

2. חומר זה ידוע כמשמש כתוסף כימי המקנה תכונות של עיכוב בעירה וכיבוי עצמי לחומרים, אליהו הוא מוסף.

3. חברת (להלן: "המבקשת") הגישה את בקשת הפטנט בישראל ביוס 31.5.2000 תוך תביעת דין קדימה מבקשת פטנט אמריקאית שהוגשה ביוס

4. הבקשה הישראלית קובלה בהסתמך על סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, תשכ"ז - (להלן: "החוק") ופטנט אמריקאי מקביל (להלן: "הפטנט המקביל"). בקשת הפטנט פורסמה להתנגדויות הציבור ביומן הפטנט ביוס 12.3.2006.

הפטנט המקביל האמריקאי הינו בקשת המשך בחלקה מפטנט אמריקאי שמספרו 1 משנת 1995 (להלן: "פטנט הבסיס"). המבקשת הגישה גם בקשה בינלאומית מקבילה לפטנט הבסיס האמריקאי 96/33964 ורשמה פטנט מקביל בישראל שמספרו 117,987 (הבקשה הוגשה בשנת 1996 והפטנט הוענק ביוס 13.8.2004).

האמצאה המתוארת בבקשת הפטנט הינה תהליכים לייצור טטראברומוביפנול-4 המבוססים על תגובה כימית של ביספנול A מולקולארי לקבלת התוצר המבוקש (טטראברומוביפנול-4). להלן הסכימה של התגובה הכימית כדלקמן (לקוחה מתצהירו של ד"ר יוסף זילברמן, מטעמו המתנגדת):

5. סכימה 1 התגובה הכימית להכנת טטראברומוביספנול-4

חברת תרכובות ברום בע"מ (להלן: "המתנגדת") הגישה התנגדותה לבקשה ביוס 6.

ההליכים שבפניי

7. כאמור, הודעת ההתנגדות הוגשה ביוס 11.6.2006 וכתבי הטענות של המתנגדת הוגשו ביוס 26.7.2006. טענות המבקשת הוגשו ביוס 7.11.2006. ראיות המתנגדת הוגשו ביוס 7, ראיות המבקשת הוגשו ביוס 15.5.2008. הדיון בפני התקיים ביוס 18.3.2009.

במסגרת הליך ההתנגדות, הגישה המתנגדת בקשה לדחות את בקשת הפטנט על הסף בעילה כי בקשת הפטנט קובלה שלא כדין לפי סעיף 17(ג) לחוק באשר הפטנט המקביל מקורו בבקשת 6:12 שלא נבחנה כראוי במשרד הפטנטים האמריקאי.

בהחלטתי מיום 20.8.2007 קבעתי כי "משקובלה הבקשה והוגשה התנגדות, אין נפקא מינה בכך שהקיבול נעשה לפי סעיף 17(ג) לחוק. במסגרת הליך ההתנגדות מתבצעת בחינה מלאה מחדש של כשירות הבקשה לפטנט, כאשר נטל השכנוע מוטל על המבקשת והחזקה שבסעיף 17(ג) נשללת ממילא." כן קבעתי שם כי "שתיים מן הבקשות

בשרשרת פורסמו והפכו לפטנט באיחוד האוציני, לפני מועד דין הקדימה לו זכאית הבקשה בישראל: פטנט 5527971 פורסם ביוס 18 ביוני 199% ופטנט 5723690 פורסם ביום 3 במרץ 1998. בנוסף פטנט ישראלי 117987 נרשם תוך תביעת דין קדימה מהפטנט האמריקאי 5527971. פטנטים אלה מהווים פרסומים קודמים דלוונטיים לבקשה (יש לבחון זאת)."

המבקשת הגישה במסגרת ההליך ביוס 10.3.2009 בקשה להסב את בקשת הפטנט לפטנט מוסף. בקשה זו הינה חלופית לטענת המבקשת כי יש בקשת הפטנט כשירה לפטנט בלתי תלוי והיא תידון במסגרת החלטה זו.

טענות המתנגדת

המתנגדת טוענת כי בקשת הפטנט נעדרת חידוש בחלקה וכן נעדרת התקדמות המצאתית לנוכח פטנט הבסיס (פטנט אמריקאי 5527971) והפטנט המקביל לו בישראל (פטנט ישראלי 117987) (להלן: "הפרסום הקודם"). לטענת המתנגדת, חומרי המוצא, אופו הממס, והטמפרטורה זהים. עודף הברוס החופשי בבקשת הפטנט כולל את הטווח המתואר בפטנט הבסיס. טווח כמות ה-1101 (חומצה הידרוברומית, תוצר לוואי של התגובה) ושני המסמכים כוללים הנחיה ברורה להותיר כמות מספקת של חומר על מנת שלא לפגוע בצבע של התוצר. העדר החידוש של הבקשה הינו בחלק החופף של שני המסמכים.

העדר ההתקדמות ההמצאתית של יתר התביעות בבקשה נובע גם הוא מהמידע שגולה בפטנט הבסיס. לטענת המתנגדת, אמנם בקשת הפטנט כוללת טווח רחב יותר של עודף ברוס מפטנט הבסיס, אך גם הבקשה מצביעה ומדגימה העדפה ברורה לאותו טווח מצומצם כדי להשיג את הצבע המיוחל של התוצר.

עוד טוענת המתנגדת כי בחקירתו הנגדית אישר ד"ר פט[110, מטעמו המבקשת, מפורשות כי כמות החומצה ההידרוברומית המתוארת בפרסום הקודם הייתה מספקת להגן על הצבע גם במידה ועודף הברוס החופשי בתמיסה היה עולה על 20,000 נתקק. דבריו אלה ממחישים, לטענת המתנגדת, באופן מוחלט כי אין חידוש בבקשת הפטנט.

המתנגדת ממשיכה וטוענת כי גם מבחני העזר להתקדמות המצאתית, (מבחן ההצלחה המסחרית ומבחן החסך המתמשך, אמנם מתקיימיס בענייננו, שכן לא ניתן לייחס את ההצלחה המסחרית לבקשת הפטנט שבפנינו אלא היא קשורה לפטנט הבסיס.

לטענת המתנגדת, נטל ההוכחה המוטל על המבקשת בהליך זה כבד יותר מהנטל בהליך ההתנגדות ה"רגיל" וזאת משום שבקשת הפטנט כלל לא עברה בחינה מהותית וקובלה על פי סעיף 17(ג) לחוק.

וממשיכה וטוענת המתנגדת כי הענקת פטנט בגין הבקשה הנדונה תוביל לרישום כפול של פטנט בקשר לאותה המצאה ממש וזאת בניגוד לסעיף 9 לחוק.

עוד טוענת המתנגדת כי תביעה מספר 50 בבקשת הפטנט והתביעות התלויות בה הן רחבות ואינו מגבילות את המונופולין המבוקש באמצעות הוספת מרכיבים חשובים של האמצאה ועל כן אינן נובעות מהפירוט ואינן כשירות לפטנט.

וממשיכה וטוענת המתנגדת כי העדיס מטעמו המבקשת לא התמודדו עם החפיפה הקיימת בין בקשת הפטנט לפטנט הבסיס ולפיכך לא הובאו ראיות המכשירות את הבקשה לפטנט לרישום.

בנוגע לבקשת המבקשת להפוך את הבקשה לפטנט מוסף, טוענת המתנגדת כי לא ניתן להפוך פטנט בלתי תלוי לפטנט מוסף לאחר הקיבול, כפי שנקבע בחוק הפטנטים בתקנות ובהלכת 10ת10058/ (ע"ש 47/80 .020 ס0זם58תס1/ נ' מכתשיס מפעלים כימיים (לא פורסם), נספח 31 לכרך האסמכתאות מטעמו המתנגדת), אשר לא נס ליחה.

טענות המבקשת

המבקשת טוענת כי המתנגדת לא הוכיחה את טענותיה כנדרש וכי טענותיה בתחומי המדע הוצגו בסיכומיה ללא ביסוס ראייתי.

המבקשת ממשיכה וטוענת כי גם לא תתקבל טענתה כי הבקשה כשירה לפטנט עצמאי, יש לאפשר לה לקבל בגינה פטנט מוסף.

המבקשת טוענת כי עיקר האמצאה הוא השילוב בין רמות גבוהות של 1157 ועודף ברוס בתגובה ואת לקבלת התוצר הרצוי בצבע הרצוי. לטענת המבקשת, על השילוב בין המרכיבים השונים והחידוש בהס לעומת הפרסום הקודם העידו גם עדי המבקשת.

עוד טוענת המבקשת כי בטווחי עודף הברוס שנתבעו בבקשת הפטנט ואשר גם חופפים לפרסום הקודם (מעל 20,000 נתקק ועד 80,000 נפקק) מדובר למעשה באמצאה חדשה שיש בה התקדמות המצאתית לעומת הפרסום הקודם. המבקשת מצביעה על דוגמאות 3 ו-4 לבקשת הפטנט המצביעים על כך שבניגוד לפרסום הקודם ניתן להשתמש בטווח עודף

ברוס גבוה מ- 20,000 נתקק שכן מה שחשוב הוא היחס בינו לבין החומצה ההידרוברומית.

המבקשת ממשיכה וטוענת כי העובדה שנדרשו למבקשת ניסויים רבים, מחקר ופיתוח כדי להגיע לאמצאה הינה אינדיקציה לקיומה של התקדמות המצאתית. היכולת לצפות את התוצאות בתחום האמצאה הינו נמוך מאוד. לטענת המבקשת, היא גם הוכיחה את היתרון הגלוב בעבודה עם ריכוזי עודף ברוס ו- 115 גבוהים יותר שמקלים על הפיקוח על התהליך כולו. המבקשת טוענת עוד כי הפרסום הקודם דווקא מרחיק מן האמצאה משום שהוא כולל אזהרה ברורה נגד העלאת כמות עודף הברוס בתגובה.

המבקשת טוענת כי מעצם הגשת הבקשה לפטנט מוסף הסכימה כי תקופת הפטנט תקוצר והפטנט יפוג יחד עם הפטנט הבסיסי 117987 ביוס 21.4.2016. המבקשת ממשיכה וטוענת

כי אין ערכאה זו מחוייבת להחלטה שניתנה בעניין סזַתַ5תס1א, שכן זו ניתנה על ידי

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בימ"ש מחואי לפני למעלה משנות דור והיא מנוגדת לתכלית חוק הפטנטים, לגישה המודרנית הרואה בהתנגדות חלק מהליך הבחינה ולגישה במערכות משפט ורות שיש בהן פטנט מוסף. כמו כן יש לראות בקיצור תקופת הפטנט כ"צמצום תביעות" כמשמעו בסעיף 5 לחוק.

ראיות הצדדים

6. מטעם המתנגדת הוגש תצהירו של ד"ר זילברמן, כימאי בעל תואר שלישי בכימיה אורגנית המועסק בתמי (אימי), מכון למחקר ולפיתוח בע"מ. עיקרי תצהירו של ד"ר זילברמן הס כדלקמן:

א. הפרסום הקודם שולל את החידוש שבאמצאה שכן הוא מגלה את הגורס לבעיית שינוי הצבע (ריכוז ברוס חופשי גבוה) ואת פתרונה (החומצה ההידרוברומית 1151). ב. השוואה בין תביעה מס' 1 בבקשת הפטנט לפרסום הקודם מגלה כי ישנו שוני מסויס ביניהם אך אין בו התקדמות המצאתית. השוני מתואר בתצהיר כך: רכיב התהליך | תביעה מס'1 | פרסום קודם עודף ברוס חופשי | 50-80,000 וחק 0 ונתקק (עמ' 3, שורות 20- | 1) חומצה כמות המספיקה להגן על צבעו של | 130% עפ"י משקל מהפאוה

הידרוברומית התוצר מפני חריגה מכוונת או בלתי | הנוזלית של תערובת התגובה. (עמ'

מכוונת | לעודף ברוס בתחום | 15). לטענת המצהיר, ישנה חפיפה בין עודף הברוס החופשי בשני הפרסומים ובקשת הפטנט כוללת המלצה (פסקה בעמ' 26) שלא לחרוג מהתחוס של 20,000 נמקק. יתר על כן, לטענת המצהיר, תרגום ההגדרה הפונקציונלית שבתביעה מס' 1 לכמות חומצה הידרוברומית על פי המתואר בפירוט הבקשה לפטנט מראה שעבודה על פי תביעה מס' 1 מפרה את הפרסום הקודם.

לטענת המצהיר, כימאי הקורא את הפרסום הקודם היה מבין שעליו להתאים את כמות הברוס החופשי לחומצה ההידרוברומית והעניין נכון גם לתחוס שמעל 20,000

בהמשך משווה המצהיר בין יתר תביעות בקשת הפטנט לבין הפרסום הקודם וטוען כי גם הן נעדרות חידוש או התקדמות המצאתית.

7. מטעם המבקשת הוגשו ראיות כדלקמן: תצהירו של ד"ר 110100, אחד מן הממציאים של האמצאה המתוארת בבקשה שבפניי, וחוות דעת מומחה של פרופ' אמנון שטנגר מהפקולטה לכימיה ע"ש שוליך בטכניון.

8. עיקרי תצהירו של ד"ר 1101 הינס כדלקמן:

א. ד"ר 110105 מתאר את הניסויים שנעשו על ההשפעה של החומצה ההידרוברומית על הצבע של התוצר בתחילת המחקר בתחום. המסקנה שהסיקו החוקרים מהניסויים הייתה כי לחומצה יש השפעה שלילית על הצבע (וזאת בניגוד למסקנות בהמשך המחקר, אשר הראתה כי זו מגנה על הצבע). כן מתאר ד"ר פט[110 את הניסויים שנעשו בהתאם לפרסום הקודם מהסיקה המבקשת כי איכות הצבע אינה עקבית, כאשר היה ידוע שעודף הברוס החופשי מביא לשינויים לא רצויים בצבע.

במהלך הניסויים התגלו תהליכים המתוארים בבקשת הפטנט בהס כמות החומצה גבוהה יותר ממה שנצפה כאפקטיבי בפרסום הקודם. יתרה מכך, הניסויים גילו כי יש לחומצה זו אפקט חיובי על הצבע.

היחס שנמצא בין החומצה ההידרוברומית לבין הברוס החופשי תורם ליצירת תוצר המספק את דרישות השוק. הנתונים של מחזור המכירות העולה של החומר החדש מראים כי הוא התקבל בשוק באופן חיובי.

9. עיקרי חוות דעתו של פרופ' שטנגר הינס כדלקמן:

א. התהליך המתואר בבקשת הפטנט הינו חדש ויש בו התקדמות המצאתית לעומת הפרסום הקודם וזאת משום שהתהליך המתואר בבקשת הפטנט מאפשר להשתמש בריכוזי ברוס גבוהים יחסית למקובל עד כה בתחום ועדיין להשיג את התוצר ברמת לובן סבירה.

כפועל יוצא מכך התהליך מאפשר למשתמשים לאמץ נורמות בקרה קפדניות פחות על המשתנה האקוטי בתהליך - ריכוזי הברוס החופשי ותנודותיו לאורך התהליך. חשיבות ריכוז הברוס החופשי בתגובה היה ידוע לבעל מקצוע ממוצע גם מהפרסום הקודם, שכן לעודף ברוס או לחוסר ברוס במסת התגובה השש בבקשת הפטנט שבפניי התקדמות המצאתית לעומת הפרסום הקודם (פטנט הבסיס)? באס התשובה לשאלה הראשונה הינה חיובית, יש להעניק פטנט בגין ההמצאה המתוארת בבקשת הפטנט.

ב. האם התשובה הינה שלילית תעלה השאלה האם מגיע למבקשת לקבל בגין ההמצאה המתוארת בבקשת הפטנט, פטנט מוסף, כאמור בסעיף 44 לחוק הפטנטים?

שאלת ההתקדמות ההמצאתית בבקשה שלפנינו

סעיף 5 לחוק הפטנטים קובע התקדמות המצאתית מהי:

"התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר פורסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4."

בבחינת ההתקדמות ההמצאתית בהמצאות בתחום הכימיה, יש לזכור תמיד שתחום זה הינו מתחומי המדע הניסויי, כפי שנקבע גם בהחלטת הרשם בעניין התנגדות לבקשות פטנט 131392, 166550, 166189, 135898 אוניפארס נ' 20663, פורסמה באתר רשות הפטנטים:

"עולם הכימיה הוא עולם מורכב עם משתנים רבים ויש לבדוק כל תהליך לגופו. יש לבדוק באיזה ריאגנט חיזור מדובר ועל איזו מולקולה ובאיזה תנאים הוא מופעל, וכמובן גם מלול זה מפתיע את בעל המקצוע הממוצע..."

אמנם נסוב על הצדדים כי בקשת הפטנט מלמדת כי ניתן לבצע את התהליך המתואר בפרסום הקודם בעודפי ברוס גבוהים יותר עד 80,000 מזקק (לעומת עד 20,000 נתקק) וזאת

בנוכחות של כמות מספקת של חומצה הידרוברומית. הכמות הנדרשת של 1181 להגנה על הצבע תוארה בפרסום הקודם במונחים שונה מן הכמות הנדרשת בבקשת הפטנט. בעוד בבקשת הפטנט תוארה הכמות כיחס של פי 6 עד פי 50 מעודף הברוס החופשי, הוגדרה כמות החומצה בפרסום הקודם כ- 1-30% עפ"י משקל מהפאזה הנוזלית של תערובת התגובה. העובדה כי החומצה היא המסייעת לקבלת הצבע המתאים מצויינת במפורש בפרסום הקודם (עמ' 15, שורה 18).

אין מחלוקת כי 1% על פי משקל הינו שווה ערך ל- 110,000פק. לפיכך כמות של 30% של ז1] כמתואר בפרסום הקודם, (300,000 נתקס) תהווה פי 10 מעודף ברוס בשיעור של

0 נומחסק ופי 6 מעודף ברוס בשיעור של 50,000 ותקק ותגן על הצבע גם בעודפי ברוס גבוהים כאלה, המתוארים בבקשת הפטנט.

התהליך המתואר בבקשת הפטנט הינו למעשה שיפור של התהליך שתואר בפטנט הבסיס. המרכיבים בתהליך הס אותס מרכיבים שהיו ידועים כבר מהתאריך הקובע והתוצר זהה. מדובר בשיפור מסוג השיפורים הנעשים תדיר בתהליכים כימיים ידועים ואין בו את "קפיצה" הנדרשת כדי להוות צעד אמצאתי. גם העד המומחה מטעמו המבקשת הסכים בחקירתו הנגדית, כי בניגוד לאמור בחוות דעתו, ההבדל בין עודף הברוס שבקשת הפטנט

לבין עודף הברוס בפטנט הבסיס אינם גדולים ואינם משניס את משך התגובה פי 4 ואין אינדיקציה על תהליך יותר מהיר (עמ' 149 - 150 ו- 152 לפרוטוקול הדיון):

"עו"ד עדין: | אתה טוען שסליכוז ברום פי ארבע יקטין את משך התגובה לרבע. אבל פה אנחנו מדברים על עודף ברום, לא על ריכוז הברום הכללי, לא מדובר בפי ארבע ריכוז בלום, ר(ע, תשמע את אלה אלא פי ארבע עודף בלוס. לא 400% ברום, אלא 108 במקום

העדל בוא, אני,

"עו"ד עדין: | פה אנחנו משפטנים. לכן, עבודה, תאשר לי בבקשה, שעבודה בעודף ברוס 80000 חלקים ממיליון, לא תקטין את משך התגובה פי אלבע. נכון?

העד לא. ואני אסביר למה, עו"ד עדין: | היא כן תקטין פי ארבע? אני רוצה להבין מה, העד: 0% אז עכש:ו אני חייב נייר. אני חייב,

על אם מדובר על אותו תחום טמפרטורות (ואכן מדובר באותו תחום בדיוק - מ.נ.), אז אם באמת מדובר על אותו תחום טמפרטורות, אז אין פה אינדיקציה על תהליך יותר מהיר, אבל לא מדובר פה, זה לא, לא כתוב."

מן האמור לעיל אני מסיק כי השינויים שנעשו בין פטנט הבסיס לבקשת הפטנט שבפניי הם שינויים קטינים יחסית, שכלול, שיפור מובן מאילו של האיש במקצוע, או "שכלול או שיפור של בעל מלאכה ", כדברי בית המשפט העליון בעניין ע"א 259/71 רוטשילד נ' מישליבורסקי, פ"מ כו(2) 317, אשר אין בהם התקדמות המצאתית.

הבקשה לפטנט מוסף

פטנט מוסף הינו פטנט שהוא "שכלול או שינוי לאמצאה שעליה ניתן הפטנט", ואינו חייב להיות בעל התקדמות המצאתית לעומת הפטנט העיקרי. הפטנט המוסף פוקע יחד עם פיעונו של הפטנט העיקרי, דהיינו, הוא מוענק לתקופה קצרה מן המקובל, ותלוי בפטנט העיקרי. ההוראות הנוגעות לפטנט מוסף מצויות בסעיפים 44-48 לחוק הפטנטיס והן קובעות תנאים למתן הפטנט וסיגניס לכך, תנאים אשר לתוקפו של הפטנט ותלותו בפטנט העיקרי.

משקבעי כי אין בבקשה התקדמות המצאתית, אדון בשאלה האם ניתן להסב את בקשת הפטנט לפטנט מוסף.

על שאלה זו ניתנה תשובה שלילית לפני כ- 30 שנה בפסק הדין של בית המשפט המחוזי

בעניין תס58ת10/ (ע"ש 47/80 .6:0 10ת1/1058 נ' מכתשיס מפעלים כימיים (לא פורסם)).

הנימוק שניתן לתשובה זו היה כי שלב ההתנגדות ושלב הבחינה הם שני שלבים בבחינת פטנט המנותקים זה מזה. שלב ההתנגדות הינו מעין "תקופת המתנה" שבה אין בעל הבקשה יכול להגיש תביעת הפרה בגין בקשתו, אך מגיעים לו בגין תקופת ההתנגדות פיצויי הפרה ואף יוענק בסופו של יום הפטנט. תקופת ההמתנה אינה מייצגת, לדעת בית המשפט המחוזי, את אינטרס הציבור או אינטרס המבקש, אלא את האינטרס של היריב הפוטנציאלי. מבחינת מהותה, דומה תקופת ההתנגדות לתקופת הפטנט וגם תיקוני פירוט במהלך ההתנגדות כמוהו כתיקוני פטנט. על פי כללי המפורטים בפרק ד' של החוק "פטנט, שינויו וביטולו" אין אפשרות להפוך את בקשת הפטנט הבלתי תלויה לפטנט מוסף שכן שינוי שכזה אינו בגדר השינויים המותרים על פי סעיף ג' לפרק זה.

בעניין תס58ת1/ ראה בית המשפט המחוזי בתקופת ההתנגדות ובהליך ההתנגדות, הליך שנועד לשרת את "היריב הפוטנציאלי" של מבקש הפטנט.

עס כל הכבוד, הנני סבור כי תפיסה זו של בתי המשפט השתנתה מאז, והיום רואה בית המשפט העליון בהליך ההתנגדות הליך שמשליס את הליך הבחינה המנהלי, במובן וה שהוא נועד לשרת גם את האינטרס הציבורי לטוהר הפנקס. כך למשל, קבע בית המשפט

העליון בעניין רע"א 2826/04 רשם הפטנטים נ' 11160ו. 161361, פ"ד נט(2) 5:

"בית המשפט עמד על מדיניות ליברלית שהונהגה בהיעתרות לבקשות ארכת מועד על ידי צד המתנגד לרישום הפטנט. צד המתנגד לדישום פטנט עונה, בעצם הגשת התנגדותו, לא רק על האינטרס העצמי שלו, אלא גם על אינטרס הציבור בשמירת טוהר הפנקסים."(ההדגשה אינה במקור - מ.נ.)

סעיף 44 לחוק הפטנטיס מעגן את זכותו של בעל פטנט עיקרי לבקש בגין ההמצאה השנייה פטנט מוסף, בלשון:

"(א) בעל פטנט שהוא בעל אמצאה שהיא שכלול או שינוי לאמצאה שעליה ניתן הפטנט (להלן - הפטנט העיקרי), רשאי לבקש כי הפטנט על האמצאה השנייה *ינתן לו כפטנט מוסף.

(ב) פטנט מוסף *וענק על אמצאה שהיא כשידה לפטנט מוסף לפי סעין קטן (א), אף אס אין בה התקדמות המצאתית לעומת האמצאה שבפטנט העיקרי או בכל פטנט מוסף לו.

(ג) הגיש מבקש אחד כמה בקשות, רשאי הוא לבקש שפטנט על אחת מהן *ינתן כפטנט עיקרי והיתר *היו מוספים לו, וסעיפים קטנים (א) ו- (ב) יחולו בשינוייס המחוייבים.

הסיג למתן פטנט מוסף קבוע בסעיף 45 לחוק והוא קובע סדר קדימויות בין הפטנט העיקרי לבין הפטנט המוסף, היינו, אין החוק מאפשר מתן פטנט מוסף בגין בקשה לפטנט שהתאריך שלה מוקדם מן הבקשה לפטנט עיקרי:

"לא *ינתן פטנט מוסף אם הבקשה עליו הוגשה לפני תאריך בקשת הפטנט העיקרי,

סעיף 44/א) דן בבעל פטנט עיקרי שיכול לבקש כי הפטנט בגין האמצאה השנייה תינתן לו כפטנט מוסף.

סעיף 44(ג) מאפשר למבקש לבחור איזו בקשה תהפוך לפטנט עיקרי ואילו בקשות יהפכו לפטנט מוסף ויש בסעיף זה כדי להצביע כי על מנת לבצע בחירה זו על המבקש להיות במעמד של "מבקש" ולא במעמד של "בעל פטנט". אין ספק כי המבקש מספיק להיות מבקש והופך להיות בעל פטנט במועד הענקת הפטנט. הבחנה זו מתאימה גם להגיונו של סעיף 44(ג) המאפשר גם למי שטרס הפך לבעל פטנט עיקרי לבקש לקבל פטנט מוסף.

סעיף 44 לחוק אינו מגביל את המועד בו יכול מבקש לבקש כי הפטנט שיינתן לו יהיה פטנט מוסף. להבדיל מבקשה לחלוקת בקשה, אותה ניתן להגיש עד הקיבול (סעיף 24(א) לחוק) המועד להגשת בקשה כי הפטנט שיינתן יהיה פטנט מוסף אינו קבוע בסעיף 44.

עינינו הרואות כי ב-30 השנים שחלפו מאז שפסק בית המשפט המחוזי את פסוק בעניין תס58תס]/. חל שינוי בגישה של בתי המשפט ובראש של בית המשפט העליון כלפי הליך

ההתנגדות ותפקידו. שינוי תפיסה ולשון החוק מטיס בענייננו את כף לטובת המבקשת. שינוי הגישה של בית המשפט העליון משנה גם את הבסיס תחת קביעת בית המשפט

המחוזי בעניין תס58תס]/.

לא ניתן להתייחס לבקשה לפטנט מוסף כבקשה לתיקון פירוט. אין מקובלת עליי העמדה שהעלתה המתנגדת שבקשה ממין וה לפטנט מוסף הינה בקשה לתיקון פירוט וכי יש להחיל עליה את הוראות החוק הנוגעות לתיקון פירוט. בדיוק כפי שבקשה לחלוקת הבקשה אינה בקשה לתיקון פירוט, כך גם בקשה לפטנט מוסף. בעוד שתיקון הפירוט משנה את תוכנו של הפטנט, הבקשה לקבל פטנט מוסף משנה את מעמדו של הפטנט מבחינת תקופת ההגנה והיחס בינו לבין הפטנט העיקרי (ראה סעיפים 46-48 לחוק).

יתר על כן, הנני סבור כי לא תהא זו תוצאה צודקת של הליך ההתנגדות שלא להעניק פטנט כלל למבקשת שעה שהחוק מאפשר לרשם ליתן בגינה פטנט מוסף והמבקשת עצמה מסכימה אף היא לקבל את הפטנט כ"פטנט מוסף" על מגבלותיו ואינה "חומדת" הגנה שאינה מגיעה לה.

תביעה 50 והתביעות התלויות בה

המתנגדת טוענת כי תביעה מס' 50 והתביעות התלויות בה רחבות משום שאינן כוללות אלמנטים מצמצמים חשובים שהם חלק מהמצאה. לצורך הדיון אביא את נוסח תביעה 50 כלשונה:

ד"ר וילברמן מטעמו המתנגדת העיד על כך בחוות דעתו ואף נחקר על כך בחקירתו הנגדית. בחוות הדעת כותב ד"ר וילברמן כך (סעיפים 32 - 33 לחוות הדעת):

"התביעה הבלתי תלויה 50 מציינת את חומדי המוצא, העבודה בעודף ברוס חופשי (נוכחות חומצה הידרוברומית אשר תגן על הצבע של התוצר מפני חריגה אפשרית של ריכוז הברום החופש: מעל ל- 20/0000 חל"מ באופן הזהה במהותו לתביעה מס' 1. התביעה מס' 50 נבדלת בנוסחה מתביעה מס' 1 בכך שאין היא מציינת במפורש שמערכת הממיסיס בתהליך היא תערובת של מים וממס מסיס במים ואין היא מציינת את תחום טמפרטורות העבודה שבין 100 -30. מע"צ. תחת זו נוקטת התביעה בניסוח פונקציונלי וקובעת שהתגובה מתרחשת בקצב מהיד דוו המונע שיקוע של חומר הבימים הבלתי רצוי

טריברומוביספנול 4/....

ואמנם, התיאור של בקשת הפטנט מסביר שהשות התוצאה הרצויה היא הודות לשימוש בתערובת של מים וממס מסיס במים, ועבודה בטמפרטורה גבוהה, אותם אמצעים המוכדים לנו מהפרסום הקודם...."

מן הציטוט עולה כי גם המתנגדת מסכימה כי למעשה תביעה 50 אינה אלא חזרה על תביעה 1 במונחים פונקציונליים. אותם אלמנטים "חסרים", היינו, הממס והטמפרטורה הגבוהה, מובנים מאליהו לבעל המקצוע הממוצע מתוך התיאור. כידוע, סעיף 13(ב) לחוק הפטנטיס מאפשר ניסוח של תביעה במונחים פונקציונליים, כאשר האופן שבו מושגת המטרה המוגדרת בתביעה מתואר בפירוט ו"לאוים תביעה שבוטאה כאמור כאילו פורטו בה המבנה, החומר או הפעולות הנוגעות בדבר כפי שתוארו בפירוט", כלשון סעיף 13(ב)

לחוק. גם ד"ר צילברמן, כבעל מקצוע ממוצע הבין את התביעה באופן וה, כפי שעולה מחוות דעתו.

לפיכך אני דוחה את טענות המתנגדת בדבר רוחב תביעה מס' 50 והתביעות התלויות בה.

לנוכח האמור אני נעתר לבקשת המתנגדת בהתנגדותה שלא להעניק פטנט (רגיל) למבקשת, אך מאידך הנני נעתר לבקשה להסב את בקשת הפטנט דנן לפטנט מוסף. בגין בקשת פטנט מס' 136482 יוענק פטנט מוסף לפטנט העיקרי מס' 117,987.

לאור התוצאה אליה הגעתי, לפיה התקבלה, למעשה, ההתנגדות בחלקה, תשא המבקשת בהוצאות המתנגדת ובשכר טרחת באי כוחה בסך כולל של 8,000 ש"ח בצירוף מע"מ. לסכום והיתוספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

ד"ר מאיר נועס, רשם הפטנטים המדגמים, וסימני המסחר ניתן בירושלים היום | 7 נובמבר, 2010 ל' חשון, תשע"א