סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסקת לקניין רוחני יערה שושני כספי

התנגדות לבקשות פטנט

7, 113611, 143612, 3, פ113619, 171063 (בקשה לפסיקת הוצאות)

המבקשת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

(המתנגדת לפטנט): ע"י ב"כ ש. הורוביץ ושות' עו"ד

המשיבה .ץצ 6דא ית

(מבקשת הפטנט): ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות', עו"ד

1. ביוס 22.6.94 הוגשו חמש בקשות פטנטים על ידי המשיבה כבקשות חלוקה של פטנט מס' 6. מספריהן הם: 143611, 143607, 143612, 143613, 143619. בקשת פטנט מס' 171036 הוגשה ביוס 17.6.99 (סה"כ שש בקשות פטנט).

2. מטעס המבקשת הוגשו שש הודעות התנגדות לבקשות הנ"ל, לאחריהן הוגשו כתבי טענות המבקשת כפי שיפורט מטה: ביוס 24.2.2008 הוגש כתבי טענותיה באשר לבקשות מס" 143607, 1, 143612, 143613, 143619 וביוס 5.5.2008 הגישה המבקשת את כתב טענותיה באשר לבקשה 171063.

3 המשיבה נמנעה מהגשת כתבי טענות שכנגד מטעמה, וביוס 23.11.08 הגישה בקשה לתיקון פירוט ביחס לכלל הבקשות שנמנו לעיל. לאור אישור בקשת המשיבה לתיקון הפירוט, הודיעה המבקשת ביוס 5.8.10 על הסרת התנגדותה לכלל שש בקשות הפטנט הנ"ל.

4. לפני בקשה לפסיקת הוצאות אשר הוגשה מטעס המבקשת ביום 14.10.10. טענתה העיקרית של המבקשת היא כי בעקבות תיקוני פירוט שביצעה המשיבה בבקשות הפטנט הנ"ל, צומצס היקף המונופולין הנתבע במסגרתן באופן משמעותי ואי לכך הוסרה ההתנגדות. לדידה, בקשות המשיבה לתיקון הפירוט כמוהן כביטול וזניחה של חלק מהותי מן המונופולין הנתבע בנוסחן המקורי של בקשות הפטנט. על כן, כך נטען, על המשיבה לשאת בהוצאות המבקשת בסך 02 ו.

5 ביוס 17.11.10 הגישה המשיבה את תשובתה לבקשה לפסיקת הוצאות וכן בקשה מטעמה לפסיקת הוצאות כנגד המבקשת. ראשית, טוענת המשיבה כי נוכח חוזר רשס מ.נ. 80 מיוס 0 אחרה המבקשת בהגשת בקשתה לפסיקת הוצאות. כמו כן ולגופם של דברים, טוענת המשיבה כי בקשותיה לתיקון הפירוט נבעו מרצונה לסלק מכשולים טכניים מיותרים, לצמצס ולפשט הליכים על מנת להימנע מהליכי התנגדות ממושכים. לשיטתה, אין בתיקונים שנערכו בכדי לפגוע במונופוליו המהותי בגינו הוגשו בקשות הפטנט הנ"ל וכי תיקוני הפירוט התייחסו לרכיבים שממילא אין להן כל משמעות מסחרית ואינם מעניינים את הצדדים.

6. עוד טוענת המשיבה כי ההתנגדויות מטעס המבקשת הוגשו על רקע תביעות שהוגשו כנגדה בגיו הפרת פטנטיס בבעלות המשיבה הנוגעיס לחומר 016880186א16, שהינו החומר נשוא בקשות הפטנטיס דנו. לטענתה, המבקשת הגישה התנגדויות סרק אשר נתמכו בטענות מלאכותיות ומאולצות ואשר הגשתן הנה אך ניסיון נוסף לעכב את רישוס בקשות הפטנטיס מטעס המשיבה. לאור האמור, טוענת המשיבה כי יש להשית את הוצאותיה בגין ההליך דווקא על המבקשת.

7 ביוס 25.11.10 הגישה המבקשת בקשה לדחייה על הסף של בקשת המשיבה לפסיקת הוצאות וזאת לנוכח האיחור שבהגשתה.

דיון והכרעה

8 בהתאם לחוזר רשס מ.נ. 80 על בקשה לפסיקת הוצאות להיות מוגשת בתוך חודשיים ימים מיוס סיום ההליך. הצדדים העלו בבקשותיהם מועדי שונים אותם ניתן לראות כמועד הקובע בו נסתייס ההליך. יהא התאריך הקובע אשר יהא, נראה כי אין הדבר רלבנטי לענייננו שכן אין לדעתי למהר ולדחות על הסף בקשה לפסיקת הוצאות רק משום שזו הוגשה בחלוף המועד. יש ליתן משקל לטענות הצדדים לגופו של עניין ולהימנע ככל שניתן מסילוק על הסף של כתבי טענות, ביחוד כשאין המדובר באיחור ניכר.

9. בנסיבות העניין הנני סבורה כי יש להשית את הוצאות המבקשת על המשיבה. הלכה למעשה, היו אלו הבקשות לתיקון הפירוט אשר הגישה המשיבה בעטיין התייתרו הליכי ההתנגדות, כפי שיובהר להלן.

0. ראשית יצוין כי לא די בכך שבקשה לתיקון פירוט מטעס מבקש הפטנט תתייחס לאותם מספרי התביעות בבקשת הפטנט אשר ביחס אליהן הוגשה הודעת התנגדות על ידי מאן דהוא. בענייננו, יש לבחון את מהות הקשר בין ההתנגדויות לפטנט שהוגשו מטעס המבקשת לבין בקשות המשיבה לתיקון התביעות בבקשות הפטנט. מעיון מעמיק בחומר שלפני עולה כי המבקשת התנגדה לאותם הרכיבים בבקשות הפטנט אשר את תיקונס ביקשה המשיבה לאחר מכן. די בכך כדי לקבוע כי אלמלא הגשת ההתנגדויות מטעס המבקשת לא הייתה המשיבה מבצעת את התיקונים בפירוט בקשות הפטנט מטעמה. נראה כי אף המשיבה עצמה אינה חולקת על מסקנתי זו שכן אף לטענתה תיקוני הפירוט עצמס מנעו את קיומס של הליכי התנגדות ארוכיס ושמטו את הקרקע מתחת לטענות המבקשת.

1. לא אוכל לקבל את טענת המשיבה, לפיה המדובר למעשה בהתנגדויות סרק אשר נועדו לנגח את המשיבה על רקע הליכים משפטיים נוספיס המתנהליס בין הצדדים. טענה זו לא הוכחה במסגרת כתבי טענות המשיבה בהליך שלפני. אף איני מקבלת את טענת המשיבה כי תיקוני הפירוט שבוצעו בבקשות הפטנט הינס קוסמטייס בלבד והתייחסו לרכיבים שממילא אין להם כל משמעות מסחרית. אילו הייתי מקבלת טענה זו, שאז הייתה מתעוררת השאלה מדוע מלכתחילה תבעה המשיבה מונופולין בגין רכיבים מיותרים אלו? בנוסף, לא התרשמתי כי המונופולין המצומצס אשר נתבע על ידי המשיבה לאחר תיקוני הפירוט שבוצעו, הינו המונופולין אשר אותו ביקשה המבקשת לתקוף במסגרת התנגדויותיה.

2. אין במסקנותיי דלעיל כדי להסכים עס טענת המבקשת לפיה המונופולין הנתבע בבקשות הפטנט צומצס באופן משמעותי עד כי ניתן לראותו כזניחת חלק מהבקשות עצמן. כמו כן, לא אוכל לקבוע כי תיקון פירוט הבקשות על ידי המשיבה כמוהו כקבלת כלל טענות המבקשת. כל שניתן לקבוע הוא כי בנסיבות העניין, תוקן הפירוט בשש הבקשות כתוצאה מהתנגדות המבקשת וכי בעקבות התיקונים הללו, לא היה עוד מקום להמשיך ולנהל את הליכי ההתנגדות. משום כך, הריני לקבוע כי על המשיבה לשאת בהוצאות המבקשת.

3 בבג"צ 891/05 תנובה נ' משלד התעשייה (המסחל, תק-על 2(2005) מיום 30.6.05, (להלן :"פס "ד תנובה") נקבע כי על בעל דיו הטוען להוצאות בפועל, להוכיח את שיעורן. או-אז, תבחנה סבירותן, נחיצותן ומדתיותן בנסיבות העניין. הכפפת סכום ההוצאות המבוקש למבחן הסבירות, נדרש אף לאור סעיף 162(ב) לחוק הפטנטיס התשכ"; 1967. יודגש כי ככל שגבוה יותר וחריג סכום ההוצאות המבוקש, כך יעלה רף הפירוט וההסבר הנדרש מן העותר להן. ראו: החלטה בעניין אוניפאלם נ' .קזס) 6הזוסכ1 6 קזסו5 א (מיוס 29.3.2011 פורסמה באתר הרשות); החלטת כב' סגן הרשם (כתוארו אז) בהתנגדות לפטנט מס' 113433 בעניין

(ת5%) אסוד4תסקת0) ווג6מת3 מאזואנודוו5 נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (מיוס 5, פורסמה באתר הרשות).

4. לשם הוכחת שיעור הוצאותיה בפועל, הגישה המבקשת תצהיר ד"ר דקלה אנג'ל, עובדת מחלקת פטנטים בטבע, אליו צורפו חשבוניות לתשלום בגין הסכום ששילמה המבקשת בגין ההליך. המשיבה אינה טוענת נגד תקפות ראיות המבקשת לעניין הוצאותיה בפועל. עס זאת, המשיבה טוענת והצדק עמה, כי אין הבקשה שלפני עומדת בדרישות פירוט ההוצאות אשר נקבעו זה מכבר בהחלטות רשות הפטנטים. ראה למשל: התנגדות לבקשת פטנט מס' 141561 לפא"ל נ'

אלתא, התנגדות לרישום סימני מסחר 195806, 195805 ועוד. העדר הפירוט בולט דווקא לאור הסכום הגבוה (בהתחשב בשלב המוקדם אליו הגיע ההליך) לו עותרת המבקשת. אי לכך, לא אוכל להתחשב בסכום שנדרש על ידי המבקשת כנקודת המוצא לפסיקת הוצאותיה.

5. בנסיבות העניין אף קיים קושי לקבוע כי כלל ההוצאות להן נדרשה המבקשת עומדות במבחן הסבירות, הנחיצות והמידתיות כקבוע בפס"ד תנובה לעיל. מקובלות עלי בחלקן טענות המשיבה. סבורני כי אין לחייב את המשיבה בגין הוצאות להן נדרשה המבקשת לקראת הליך משפטי כזה או אחר, אשר בסופו של יום בחרה המשיבה שלא לנהלו. כמו כן, עלי להסכים עמה כי אין להשית על המשיבה הוצאות בגין פעולות כאלו ואחרות אשר נבעו מרצון המבקשת למהר ולהכין עצמה לשלבים מתקדמים יותר בהליכי ההתנגדות דנן, אשר לא מוצו לבסוף. עוד שוכנעתי בטענת המשיבה כי קיים חוסר בהירות באשר לנחיצות מספר השותפים הרב בניהול הליכי ההתנגדות ובאשר להיקף העבודה שבוצע על ידי אחדיס מהם. אי לכך, יפסקו הוצאות המבקשת על פי המקובל בדין.

6. כאמור לעיל, המדובר בשש התנגדויות לבקשות לרישום פטנטים. בקשות אלו קשורות האחת לרעותה ומתייחסות לתהליכים וחומרי ביניים להכנת החומר 6801608016, החומר הפעיל בתרופה שהינה פרי פיתוח המשיבה. דבר ידוע הוא כי ההתמצאות והמומחיות בתחום הפרמצבטיקה אינם דבר של מה בכך. בתחום זה, להחלטת הרשם בעניין הבקשות לפטנט הנ"ל המונחת בפניו, השפעה מסחרית בלתי מבוטלת על המבקשת. על רקע הדברים הללו יש לבחון את ההוצאות להן נדרשה המבקשת. אכן נכון, נמצא כי קיימת חפיפה מסוימת בתוכן ההתנגדויות השונות שהוגשו על ידי המבקשת כנגד בקשות הפטנט, ואף נעשה שימוש חוזר בפרסומיס קודמיס שנמצאו על ידי המבקשת. עס זאת, מן החומר שלפני עולה כי במסגרת לימוד וניתוח תחום האמצאה וכן בהכנת כתבי טענותיה הושקעה עבודה לא מעטה וכי המבקשת נדרשה לניתוח סוגיות משפטיות ועובדתיות כאלו ואחרות.

7. אף יש לתת את הדעת לכך שבהליך התנגדות לפטנט, בשל אופיו ודרישות החוק, על המתנגד להניח תשתית ראויה וממצה להתנגדותו ולפיכך נדרש לרוב רובן של ההוצאות כבר בשלב הגשת כתב הטענות מטעמו. ראה: התנגדות לרישום פטנט מס' 133957 (בקשה לפסיקת הוצאות)

8. לא אוכל לקבל את טענות המשיבה כי אין להשית עליה את הוצאות המבקשת בגין תשלומי האגרות ששולמו לרשות הפטנטים. אף דיווחיס ללקוח יוכרו כהוצאות בעל דין שזכה בדינו, בכפוף למבחני הסבירות.

9. במסגרת החלטה זו אין לדון בטענות המבקשת או המשיבה אשר היה עליהן להתברר בהליך העיקרי. אף לא מצאתי פגם בהתנהלות הצדדים זה מול זה או מול הרשות. משכך, אין באלו כדי להשפיע כך או אחרת על פסיקת הוצאות המבקשת.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

0. לאור השיקולים שנמנו לעיל וכלל הפרמטרים לחישוב הוצאות בעל דין, ותוך התייחסות לשיקוליס הייחודיים והנוספיס שעל רשם הפטנטיס להתחשב בהס בואו לפסוק הוצאותיו של בעל דין, הריני מחייבת את המשיבה לשלם למבקשת את הוצאותיה ושכ"ט עורכי דינה בסך 120,000₪. סכום ההוצאות יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

יערה שושני כספי

פוסקת קניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס | י"ט באייר תשע"א 3 מאי 2011