סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רקע

כ רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

פטנט 213353 (השגה על החלטת בוחן לפי סעיף 161 לחוק בעניין צו להארכת הפטנט)

המבקשת: באז ,6 דאתצא

על ידי גילת ברקת ושות'

האס יש מקום לבטל צו הארכה שניתן לפטנט בסיסי בישראל בשל ביטולו של פטנט ייחוס שצווי ההארכה שימשו בסיס למתן הצו בישראל, כאשר הפטנט הבסיסי טרם פקע? זו השאלה לפניי.

המבקשת היא בעלת פטנט 123353 שכותרתו: "נוגדנים אנטי 20-1.1 ושימוש בהס להגברת תפקוד תא 1". הפטנט יעמוד בתוקפו, ללא הארכה ובכפוף לתשלוס אגרות חידוש עד ליוס 9. ביום 14.2.2021 ניתן צו להארכת תקופת תוקפו של הפטנט שאורכו 161 ימים.

הבקשה לצו הארכה הוגשה ביוס 30.8.2017 בהסתמך על רישומו של תכשיר רפואי בשם ( א הכולל את החומר 80ותט162012. במועד הבקשה טרם ניתן צו להארכת פטנט הייחוס בארה"ב וטרם הוגשו בקשות לצווי הארכה לפטנטי הייחוס במדינות האירופיות המוכרות. לפיכך פורסמה ביומן הפטנטים מיוס 31.12.2017 הודעה על כוונה ליתן צו הארכה לפטנט לפי סעיף 64ה(ה)(1) לחוק לתקופה בת 161 ימים.

במהלך השנים 2018 - 2019 עידכנה המבקשת את הרשות בדבר מתן צווי הארכה בצרפת ובספרד לפטנט הייחוס האירופי 02376535.

ביוס 21.9.2020 הגישה המבקשת תצהיר הכולל מידע משלים לגבי צו שניתן להארכת פטנט הייחוס האמריקאי (8,217,149). משנתמלא תנאי "שתי המדינות" פורסמה הודעה על כוונה

ליתן צו הארכה לפטנט לפי סעיף משפט בעניין ניורון, פסקה 37:

"המערערות מציינות כי מטרת התיקון הייתה בראש ובראשונה ליישום את מסמך ההבנות שנחתם בין מדינת ישראל וממשלת אדצות הברית. במזכר ההבנות הוזכרו שני תנאים בלבד, והס הגשת בקשה למתן צו הארכה בתוך 0 ימים מיוס שניתן היתר השיווק בישראל, ומתן הצווים להאדכת פטנט ייחוס בחוץ לאדץ בזמן שהפטנט הבסיסי בתוקף. מכאן שאס מסמך ההבנות מזכיר שני תנאים, וחוק הפטנטים מוסיף תנאי נוסף (חובת הדיווח בתוך 90 הימים) הרי שקיימת סתידה בין החוק ובין מסמך ההבנות, וכל מטרת התיקון תסוכל,

גם טיעון זה דינו דחייה.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

ברור שמטרת המחוקק הייתה ליישום את מסמך ההבנות, אך לא הייתה זו המטרה היחידה. המחוקק ביקש גם להגביר את הוודאות בשוק המקומי, ולאפשר לחבדות הגנליות ולמתחדות לפעול על בסיס מידע מדויק בכל הנוגע למועדי ההארכה של תוקף הפטנט הבסיסי בארץ. על רקע זה אינני סבור שקמה הפדה של חובה בינלאומית בגין חובת הדיווח שהוספה לחוק. שני התנאים שבמסמך ההבנות נשמרו, אך הוסף תנאי שמטרתו הגברת הוודאות כאמור. כפי שראינו בית המשפט העליון קבע כי ההתחשבות בתקופת ההגנה השוררת בחוץ לארץ ראויה להתחשבות אך אין היא בגדר אמת מידה מחייבת (עניין 600 /), לעיל בפסקה 29 )."

לאור האמור איני סבורה שהפרשנות לה טוענת המבקשת נתמכת במסמך ההבנות או מתחייבת ממנו.

האם תפוגת הצו לפי סעיף64י מאפשר להותיר את הבקשה לצו בתוקף?

המבקשת טוענת שעס תפוגתו או פקיעתו של צו ההארכה ובטרם פקע הפטנט הבסיסי, ניתן להחזיר את הגלגל אחורה ולהשיב "לחיים" את הבקשה לצו הארכה כבקשה תלויה ועומדת בגינה פורסמה כוונה לפי סעיף 64ה(ה)(1).

לא מצאתי לטענה זו של המבקשת ביסוס בלשון החוק או בתכליתו.

ראשית, המנגנון לבחינת בקשות לצו הארכה ולמתן צו הארכה שנקבע בסימן ב'1 שבפרק ד' לחוק הוא מנגנון מפורט, שנע על ציר התקדמות בכיוון אחד - ממועד הגשת הבקשה לצו ועד למועד מתן הצו. הדבר עולה בין היתר מהמועדים המוגדרים בסעיפי החוק לבחינת הבקשה ולהגשת מסמכים ולפרסום ההודעות על שלבי הבקשה השונים בתהליך זה על ידי הרשם.

אינטרס הוודאות של החברות המתחרות והכרעה מוקדמת ככל הניתן בבקשה למתן צו הארכה צוינו כחלק ממטרות תיקון מס' 11 לחוק הפטנטים, וכך גם פתיחת השוק הישראלי לתרופות גנריות (ראו: הצעת חוק הפטנטים, (תיקון מספר 13) (הארכת תקופת הגנה) התשע"ב-2012, ה"ח 682, 792).

בתוך הליך הבחינה התחוס בזמן, המחוקק היה נכון להותיר על כן בקשות לצווי הארכה שעברו בחינה מהותית ראשונית תלויות ועומדות עד שיתקבלו צווי הארכה לפטנטי ייחוס במדינות המוכרות. הדבר נדרש מכוח מסמך ההבנות. לשם כך חוקק סעיף 64ה לחוק ונקבעו בו מנגנון בחינה ייחודי.

אכן, ייתכן שבשניס שעד שיפקע הפטנט הבסיסי יחולו שינויים במצב צווי ההארכה לפטנטי הייחוס באירופה. אולס, המחוקק בישראל ביקש לקדש את בחינתן של בקשות לצווי הארכה בהליך ממוקד ותחום בזמן, על מנת ליצור ודאות באשר אליהן.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

המחוקק היה נכון לאזן את אינטרס הוודאות אל מול וכויותיהם של מבקשי צו הארכה במקרים בהם על פניו עומדת הבקשה בתנאי החוק, והמידע החסר על מנת לקבוע אם קיימת וכאות לצו הארכה בישראל ואת תקופת תוקפו, הוא מידע הנוגע לסטטוס הבקשות לצווי הארכה במדינות המוכרות בהן ניתן היתר שיווק לתכשיר הרפואי הכולל את החומר.

לכאורה, וכפי שטוענת המבקשת, זה המצב בענייננו. הבקשה לצו הארכה עמדה בתנאי החוק ונמצא כי היא מקנה למבקשת זכות לקבל צו הארכה בגינה. אולס, בענייננו, צו ההארכה כבר ניתן. איני סבורה כדעת המבקשת, כי קיימת תמיכה בלשון החוק מכוחה, כפי שמציעה, ניתן "לחזור אחורה". לבטל את הצו ההארכה שניתן מחד, אולס להותיר את הבקשה לצו ההארכה תלויה ועומדת. הדבר שקול בעיני למעשה למתן "מקצה שיפוריס" ובחינה חוזרת של הבקשה לצו הארכה שכבר הוגשה, נבחנה, וכבר הוכרעה.

המבקשת טוענת כי כל עוד הפטנט הבסיסי תקף ותקופת צו ההארכה טרם החלה להיספר, הרי שמשמעות הדבר היא שהבקשה לצו הארכה עודנה תלויה ועומדת וכי ניתן לבצע שינויים בנוגע לצו וכי עד שהפטנט הבסיסי פוקע, אין מקום להכריע בגורל הבקשה. איני מסכימה עם מסקנה זו של המבקשת. טענה זו אין לה על מה לסמוך, שכן המחוקק היה נכון להטיל על הרשם להכריע בגורל הבקשה לצו הארכה במועד המוקדם ביותר האפשרי, ולא מצא לנכון להמתין עד למועד פקיעת תוקף הפטנט הבסיסי.

צודקת המבקשת כי המנגנון שנקבע שבסעיף 64ה מאפשר למעשה לבקשה לצו הארכה לעמוד בתנאי שתי המדינות עד סוף תקופת הפטנט הבסיסי. אך מכאן לא ניתן להסיק על ענייננו. לאמור, שאם עמדה הבקשה בתנאי החוק ונמצאה כשירה למתן צו, וכבר ניתן צו בגינה, אין פירוש הדבר כי הבקשה נותרת תלויה ועומדת עד למועד פקיעת הפטנט הבסיסי. למנגנון שנקבע בסעיף 64ה(ה)(1) לחוק התייחס גם כבוד הרשם אלון (כתוארו או) בהחלטתו בעניין טבע, סעיפים 44-46 (ההדגשות אינן במקור):

"44. סדר הסעיפים הקטנים שבסעיף 64ה לחוק מותאם לסדר בו יכופות להתמלא אבני הדרך בבקשה למתן צו הארכה בישראל. ההודעה שבסעיף קטן (ג) מיועדת למקרה בו התמלאו כלל התנאים למתן צו הארכה בישראל במועד בחינת הבקשה. ההודעות שבסעיפים קטנים (ה)/1) ר(ה)(3) הנן למקרה בו נבחנת הבקשה בשני שלבים. בשלב הראשון (סעיף קטן (ה)/1)) נבחנים התנאים לקבלת צו הקבועים בסעיפים קטנים (1) עד (4) שבסעיף 4, ובשלב השני (סעיף קטן (ה)(3)) נבחנים התנאים הקבועים בסעיפים קטנים (5) עד (7) שבסעיף 64ד לחוק.

"במילים אחרות, כאשר מבוטל פטנט הייחוס בטרם הושלס תנאי שתי המדינות, ייתכן ולא תהיה לביטול פטנט הייחוס משמעות, משום שבשלב זה לא פורסמו כוונות לפי סעיפים 64ה(ג)או 4ה(ה)(3) ולא ניתן צו הארכה. כל שפורסם הוא כוונה לפי סעיף 64ה(ה))1) וזו אינה מתבטלת עם ביטול פטנט הייחוס. בשונה מעניין טבע בו דן כב' הרשם, אנו מצוים בשלב שבו כבר ניתן צו הארכה על בסיס פטנט הייחוס האמור. נדגיש כי בעניין טבע בוטל פטנט הייחוס על ידי משרד הפטנטיס האירופי בשנת 2017 ואילו הצו בישראל ניתן רק שנים לאחר מכן, בשנת 2020, וזאת על בסיס צו שניתן לפטנט ייחוס אירופי אחר. במילים אחרות, בעת ביטול פטנט הייחוס והצו בגינו כל שפורסם בישראל הוא כוונה לפי סעיף 64ה(ה))1). על כן אס הייתה המבקשת שם מודיעה על ביטול פטנט הייחוס לא היה מקום לבטל את הכוונה לפי סעיף 3(:64) לחוק.

למעלה מן הצורך אציין שנראה שהודעה לפי סעיף 64ה(ה)/(1) איננה נמנית במפורש בסעיף 3(:64) כהודעה שיכולה לפקוע, כי בשלב הזה לעתיד לא ברור מה יהיו פטנטי הייחוס שעל פי הצוים שינתנו עבורם תחושב תקופת הצו בישראל. לפיכך סעיף 64ה(ה)(1) לא מצוין בסעיף 3(:64) כי למעשה אין מה לבטל. זו כוונה שלא יכולה לפקוע כי היא אינה מלאה ואינה יכולה להשתכלל לצו ללא מילוי התנאי הנוסף (תנאי שתי המדינות).

המבקשת טוענת כי בכך שסגנית הממונה על הבוחנים ביטלה את הצו היא ביטלה למעשה גם את הכוונה לפי סעיף 64ה(ה))1). אולם, משניתן צו הארכה ואפילו בשלב מוקדם יותר, כשהתמלאו התנאים הנוספים למתן הצו לפי סעיף 64ד(ל)-(7) ומשפורסמה כוונה ליתן צו הארכה לפי סעיף 64ה(ה)(3), לא ניתן עוד להישען על כוונה זו.

מוסיפה המבקשת וטוענת שעד תום תוקפו של הפטנט הבסיסי נותרו מספר שנים ויש ליתן לכך משקל בקבלת בקשתה להותיר את ההודעה לפי סעיף 64ה(ה)(1) לחוק על כן. טענה זו לטעמי אינה מעלה או מורידה לענייננו שכן ייתכן מקרה דומה בו מועד פקיעת הפטנט היה קרוב. גם במקרה זה לא היה מקום לשנות מהתוצאה אליה הגעתי.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בנוסף טענה המבקשת כי ניתן להשוות את העניין הנדון למקרה בו בוטל קיבול של בקשת פטנט. במקרה אחרון זה תהיה בקשת הפטנט תלויה ועומדת והמבקש יוכל לבצע בה תיקונים. איני סבורה שהנדון דומה לראיה. יש להמשיל את הצו לפטנט ולא להודעת קיבול. ביטול הפטנט אינו "מחייה מחדש" את בקשת הפטנט והיא אינה מוחזרת לבחינה עד שיצליח המבקש להכשירה שוב כך שתקייס את תנאי החוק לקיבלו. ביטול הפטנט מפקיע את הזכויות גם אס סיבת הביטול נעוצה בכך שרק חלק מתנאי הכשירות לפטנט לא מתקיימים. זאת ועוד, הרשם יבטל קיבול בקשת פטנט לפי סעיף 15 לחוק הפרשנות בהתקיים תנאים מסוימים וחריגים, ביניהם שהבקשה קובלה בשל טעות של הרשות. אין בענייננו כל טעות במתן הצו - הוא ניתן על בסיס מידע נכון שהיה בידי הרשות ולאחר שהתקיימו התנאים הקבועים בחוק למתן הצו.

לתמיכה בטענותיה הציגה המבקשת כמה תרחישים תיאורטיים אפשריים, שהמענה להם, לשיטתה, ניתן באמצעות הדרכים שהציגה לעיל - חזרה להודעה לפי סעיף 64ה(ה)(1) לחוק, שאינה מתבטלת, או התארת המצב הקיים על כן עד למועד פקיעת הפטנט הבסיסי. לא סברתי שיש מקום להתייחס לתרחישים תיאורטיים אלה. העניין שהובא לפניי הוא השגה על החלטת סגנית הממונה בסוגיה ובמקרה ספציפיים. קשת המקרים והתרחישים בכל הנוגע לצווי הארכה היא רחבה. בהחלט ייתכן שהמחוקק לא נתן דעתו לכל התרחישים בעת שקבע את הכללים אותם קבע בחוק. עם זאת, משנקבעו הוראות החוק, מוטל על הרשם לפעול על פי השוק.

מכל מקום, אין בדוגמאות אלה כדי לשנות מהתוצאה בענייננו. בהינתן שכבר ניתן צו הארכה לפטנט ובהינתן שבוטל פטנט הייחוס וצו הארכה שניתן בגינו, אין מנוס מביטול צו ההארכה בישראל, בהתאם לשון החוק. איני סבורה, כדעת המבקשת, כי התרחישים מובילים למסקנה שמועד בחינתו של תנאי שתי המדינות הוא מועד פקיעת הפטנט הבסיסי, וזאת כפי שפורט בהרחבה לעיל. ראו גם בהקשר ואת דברי כבוד השופט גונטובניק בפסק דינו בעניין ניורון, פסקה 34:

"נראה שכזה הוא המקרה שלפנינו. לפשטות יישום הכלל יש מחיר. לעיתים הוא יוביל לתוצאות שאינן מתיישבות עם תכלית החקיקה, ועדיין המחוקק מוכן להשלים עם כך כדי להשיג את פשטות היישום. זה המחיר שאנחנו נאלצים לשלם על הבחירה ב"כלל". ועדיין, במקרים רבים המחוקק מוכן לשלם את המחיר האמור, כדי להגיע להסדר חקיקתי קל ליישום, שמקנה ציבות (ודאות)."

טענה נוספת שלא מצאתי לה עיגון בלשון החוק או בפסיקה היא כי יש להחיל את הוראות סעיף 4ב,(3) לחוק על צו הארכה בתוקף בלבד. בענייננו צו ההארכה טרם נכנס לתוקף ועל כן "טרם השתכלל". על כן סברה המבקשת כי לא ניתן לבטל את הצו במצבו זה. טענה זו היא למעשה

1

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

ניסוח אחר לטענתה העיקרית של המבקשת שאין לבטל צו בתקופת הפטנט הבסיסי. דנתי בטענה זו לעיל.

1. ואת ועוד אני סבורה שמדובר בטענה מעגלית גם מבחינה לוגית, שהרי, אם צו ההארכה לא יכול לפקוע (מהסיבה שטרם השתכלל), מדוע יש לחזור "אחורה" להודעה על כוונה לפי סעיף 4ה(ה)/1) לחוק? לא מצאתי בטיעוני המבקשת תשובה לכך ויתרה מכך לא מצאתי בהס פסיקה התומכת בעמדתה.

2. סוף דבר, צו הארכה לפטנט 213