סימן מסחר 345678

ההחלטה:

8 באוגוסט 2023);

"כאשר נתבעות צודות גבישיות/אמורפיות חדשות או מלחים חדשים (גבישים/אמורפיים )לתרכובת ידועה ו/או שיטות להכנתם, מידת ההוכחה הנדדשת להצגת התקדמות המצאתית דבה, מאחד שהתדכובת אינה חדשה ומתואדת בידע הקודם, והשיטות המקובלות <הכנת הצולות הגבישיות/האמורפיות או השיטות להכנת המלחים :דועות היטב לבעכ2 מקצוע ממוצע בתחום. במקרים אלו, אם אין בפידוט תוצאות השוואתיות של כל הצודות הגבישיות/האמורפיות ביחס לידע קודם, על המבקש להציג לבוחנים נתונים המעידים על יתרון ממשי ובלתי צפוי בהשוואה למתואד בידע הקודם. לתשומת לב הבוחנים, הצהרדות כלליות או הבדלים בשיטות האפיון אינס יכולים לשמש הוכחה להתקדמות המצאתית."

3. בענייננו, הסכימה המבקשת בעצמה כי אין כלל מדעי לפיו ניתן לבסס ציפייה ביחס למלח או לגביש על בסיס מבנה התרכובת כשלעצמה. ראו את תשובתה לבוחנת הפטנטים מיוס 3 שש ציינה:

(תשובה לבוחן מיוס 20.11.2013, עמ' 2) " ... 65 סח ץוח זס ץוח

ראו גם, תיאור התהליך בתצהיר פאנג (פס' 9): "6606 ז ןח ה 16360 ו 60 5 חס וח כןסוס 0 זןפ5... "

וכן, דברי המבקשת במהלך הדיון שהתקייס ביוס 15.04.2019 (פרוטוקול הדיון, עמ' 26 שורה 9 עד עמ' 27 שורה 3):

"כב' הרשם : איזה ידע מלמד אותי, ידע שפורסם, ידע קודם, ידע פורסם. איזה ידע מלמד אותי שבעל מקצוע שהיה מסתכל בתרכובת ה -6חס"606זהּ וט] היה אומר לעצמו "להכין מלח לתרכובת הזו זו בעיה".

עו"ם ד"ר בן שפרוט : אתה לא יכול לדעת אף פעם, אתה לא יכול להסתכל על התרכובת ולהגיד "להכין מלח שלה או להכין גביש שלה יהיה קל או יהיה קשה", אתה אף פעם, זה לא עובד ככה. זה כמו שאתה מסתכל על תרכובת,

כב' הרשם : אוקיי, אז אדוני טוען שכל מלח אינהונטי הוא בעל התקדמות המצאתית.

עו"ם ד"ר בן שפרוט : לא, אני אומר שכל מלח הוא מקרה לגופו.

4. בהינתן אי יכולת לצפות את תוצאות המחקר ובהעדר נסיבות מיוחדות, עמדו בפני בעל המקצוע שתי אפשרויות: הראשונה, להמשיך במחקר אף שלא ניתן לצפות מה יתקבל, והשניה זניחתו. הפסיקה הזרה הכירה במצב זה וכינתה אותו ":

"... (187 ,7.2. .! ,זפ

( ה ויה רוק ה ד 6 0/הסט6טסזכ !!!| \ סה +חהּחוט וה 660 ח) 0688/14 ח [24-07-2019

5. על כן, כאשר ניתן להמשיך במחקר באמצעות פעולות שגרתיות שאינן כרוכות בהפעלת משאבים חריגיס, האפשרות המסתברת יותר היא כי בעל מקצוע ימשיך במחקר ולא יונח אותו רק בשל כך שהוא אינו יכול להעריך מה תהיה התוצאה הסופית. מאחר ועסקינן כאמור בפעולות שגרתיות, הרי שלא מופעל כל שיקול דעת המצאתי.

6. המחקר הרלבנטי בענייננו הוא סקירת מלחים אשר לא ניתן לצפות את תוצאותיו:

5 | וח ,00156 615 !3 -0ח6ן) )חב 2665311005 א6 סח ספווח \ .79" 060 !53 6 0ף וסווכן 60הובּזטס 06 זסהחהּס (עו!וט !50 זס+ 6!כ ההא זס)) 6 10 20551016 06 ץ!!ז666553 0% 6!טסש זו חהּ סז רווקס 6 6עה ה !סע 531% זהּ!ט06 בכ השוע +6ו60"וכן סל וסזה|טוחזוס ] .10 005306 !063 660ה וח הכ זבּ]ט6וזזהּק 3 ח! ₪56 0+ פסםוסקסיוט 5 וז 10 16)וס ח! 53/5 01 [0ה 1050 0 ווח 3 0'6ו6 6+ 15 ה56600 וו 36105 ]0 ה506600 6ח ד .65ווסקסיוכן זס 66חהּ!ב3ּ0 |הההחקס סוט וטו 6 חו 6066065 6 עס סוט 06 |!וש | ג חגּ 01 !53 66 ס+ ה6וח 0 65000 חב 3016 וח 06 סל 660 ||ו/\ 535 6+ זווכ ,סה 060 6605 )סיו

"165ז0כןסזכן ||ה'ו6עס 005% 6 סעבּח |!ו/ש (6)5חס ה6וחע הוהז 56ב

תםצגם .ץצ פפדואוו 5שוה זפטפא! 41 6ודט5 6 ואחג הק עצפ ד [(8.10.2021) (3ק) 2690 6 /\= [2021] . 6 םח ג 6 ד וג 5 ₪

7. לאחר ביצוע הסקירה יקבל בעל המקצוע תוצאות שונות, מתוכן יבחר באפשרות הטובה ביותר לצורך שהוגדר במקרה המסוים. ואולס כפי שהוסבר לעיל, בהינתן שלא ניתן לצפות אילו תוצאות יתקבלו, אזי אין בכך כל המצאתיות:

"עו"ד גילת: | ... אני אגיד רק במילה, ופה אני לא רוצה לשים על זה דגש, .-016

6% עו ולא רוצה שניתפס לזה, אבל בכל זאת אני כן רוצה להגיד על זה מילה, שגם האפשרות להמליח, לא הייתה הדוך היחידה שבעל מקצוע היה מטפל בלומאטפרון, ותכף אני אסביר למה. ולמרות, ששוב, אני מודה שההמלחה, זה בסדר,

כב' הרשם :| אדוני, כי באמת יש מה שנקרא מושכלות יסוד. עו"ד גילת : | נכון. כב' הרשם : | אם אדוני טוען שלהמליח פה,

עו"ד גילת : | לא, אז לכן אמרתי, אני לא נוגע בזה".

0. בנוסף, הידע הקודס במועד הקובע מלמד את בעל המקצוע בתחוס לפסוע בכיוון בו פעלה המבקשת. פרסום 123 מלמד כי אחד מהפתרונות המקובלים לשיפור המסיסות של תרכובת היא הפיכתה למלח (עמ' 427, עמודה שמאלית):

"01]165 סיכ [3168 1661 מה ,והדזס) [61513 ,דז

וגס (עמוד 428 עמודה ימנית):

".512513065 קיז 01 501011107 5טוססטובּ

1. כידוע, המלחה היא דרך מקובלת לשיפור מסיסות שהיא אחד הקשיים אליהס מפנה המבקשת וזאת, כפי שאף מפרטות הוראות העבודה של רשות הפטנטים, נספח י"ח בסעיף 6.6 (ההדגשה הוספה):

"מלחים - שיטות סטנדרטיות ומקובלות בתחום להכנת מלחים עבור תרכובות ידועות כוללות סקידה של מלחיס המתקבלים משימוש בחומצות ו/או בסיסים *:ח7 עס התרכובת הידועה. מטלת הסקירה היא קבלת תדכובת מלתית בעלת מסיסות ל/או יציבות משופדות. לפיכך תביעה לשיטת הכנת מלח של תרכובת ידועה בשיטות אלה תיחשב כבעלת התקדמות המצאתית כל עוד הודגם יתרון ממשי ובלתי צפוי בתהליך ה'יצור או בתוצר."

2. גס פרסוס 21 בפסקה [3149] מכוון לאפשרות להכנת מלחיס של התרכובת לומאטפרון ותובע

בין היתר, מלחיס מקובלים שלה וביניהם גם את מלח הטוזילאט (0501)00816ת100[ס)).

3. לפיכך ובהינתן שסקירת מלחים אינה פעולה המערבת ברגיל שיקול דעת המצאתי, היה וה אך מתבקש שבעל מקצוע יפנה לחפש צורה מוצקה חלופית המשפרת את תכונת המסיסות וזאת באמצעות סקירת מלחים וגיבושס כפי שעשתה המבקשת:

"סה הז 501016 ע[1ה5₪1)1616 01 15 התיז0) 2356 166 הו 6ה0יז166ה וח 1 .9" 3 10חו מסוז3ּ]טומז10 שוס!31 40 ה[₪נוסת6 518216 ₪01 6 0+ התטס] פבהּטו 6חבּ ץז0ש16[1) זוז [6101:3 0] 1013110 63516 "צס 131161 [היצס [המ0110בּי ץ[[ה1)זסוחות60 3 0זת! 6ת60670)הותט| ק6[0ש16) 10 02069 גו ,1676/0706 6 הבה ת0] 568768 10 ץ6665581 פבּע\ ]1 1660)סיזכן קורז 16351216 1 וַז0] )[58 6ת!][677518 ,50[10 ,5130[6 ה קס][6ש006 10 .6.2 ,ת01:0ט[50 58| )ת6ותק0606[0 ‎ 58[%‏ ]0 06085ע 116 ,ע[[678ת26) .67086ק6)הותטן

(פאנג, פס' 9, ההדגשה אינה במקור) ".6016)3916קתט מב 11681606 ו 60

4. לא הובאה בפני כל ראיה ולפיה קשיים צפויים בפיתוח היו מוביליס איש מקצוע לזנוח כיוון מחקר זה. כאמור, סקירת מלחיס היא הפתרון המקובל לקשייס שהעלתה המבקשת. לפיכך,

55. המבקשת טוענת שמבנה המולקולה של לומאטפרון מקשה על ההמלחה (מבנה המולקולה מסעיף 53 להשלמת הטיעון) :

ב בת ספתו בו

ח

|

6 6

% ₪ 6מולגיזסקוק

א.,

.6

7. בבחינה ראשונה, היה בעל המקצוע מצפה שהחומצה תיקשר לחנקן הפיפרידין בעל הבסיסיות הנמוכה יותר. הציפיה הייתה שהבסיסיות שלו תהיה 3-4 211 ואולס בפועל הערך היח 5.5, כפי שהתברר בניסויי טיטרציה. המבקשת אינה מצביעה כי הבדל זה יצר קושי בהמלחה.ימני המסחר

באנגליה בעניין ‏ .% פש=שז|א!! 5ם!מזפטפא! ו6ודעם6האההחק מצפד (8.10.2021) (8ק) 2690 6 ה \\ם [2021] . 6 1 1 ם םת 16 ד 1 שח 5 ה 8, לפיו אין במספר הרב של הניסיונות להגיע אל ההמצאה כדי להעיד על כך שהנתיב שהוביל בסופו של יוס

להצלחה אינו מובן מאליו ונעדר שיקול דעת המצאתי:

מן האמור, ובשעה שבעל מקצוע בתחום יכול להגיע לגבישים המתאימים לשימוש רוקטי בשיטות מקובלות או בשימוש בממסים מקובלים הנלמדים מהידע הקודם, הרי שגיבוש מלח הטוזילאט בענייננו נעדר התקדמות המצאתית. כך, לפי נספח י"ח להוראות העבודה (ההדגשות

הוספו) :

"6.6. מלחים - שיטות סטנדרטיות ומקובלות בתחום להכנת מלחים עבור תרכובות ידועות כוללות סקירה של מלחים המתקבלים משלבים בחומצות ו/או בסייסים יחד עם התרכובת הידועה. מטרת הסקירה היא קבלת תרכובת מלחי בעלת מסיסות ו/או יציבות משופרות. לפיכך תביעה לשיטת הכנת מלח של תרכובת ידועה בשיטות אלה תיחשב כבעלת התקדמות המצאתית כל עוד הודגם יתרון ממשי ובלתי צפוי בתהליך הייצור או בתוצר. כאשר נתבע מלח גבישי של תרכובות ידועה ולא הוכחה התקדמות המצאתית של המלח כשלעצמו, יהיה ניתן להכיר בהתקדמות ההמצאתית של צורה גבישית המתקבלת שעבורה הוכח יתרון ממשי ובלתי צפוי, למעט במקרים שבהם הידע הקודם כיוון במפורש את בעל המקצוע הממוצע בתחום ללכת בנתיב לקבלת אותה צורה גבישית או במקרים שבהם הצורה הגבישית התקבלה באופן

ספונטני בתהליך יצירת המלח.

7. כאשר המבקש טוען שהגבישים ו/או המלחים או התהליכים להכנתם בעלי התקדמות המצאתית, עקב התגברות על קושי טכנולוגי מיוחד, העובדה שתוארו בבקשה מספר צורות גבישיות ו/או מלחים לתרכובת ידועה, שהתקבלו בשיטות ידועות, מעידה על נטיית התרכובת להתגבש ועל סבירות גבוהה שבעל מקצוע ממוצע בתחום יקבל צורה גבישית אחת לפחות מהצורות המתוארות, ועל כן נוגדת את טענת

המבקש."

עוד מצביעה המבקשת על תכונותיו הפרמצבטיות של לומאטפרון טוזילאט. לטעמה, נמצא באופן מפתיע כי לצורה הנתבעת שילוב תכונות ייחודי לצורך שימוש פרמצבטי והדבר מבסס קיומה של התקדמות המצאתית (השלמת טיעון, פרק ד5). לטענתה, מאחר והידע הקודם כלל אך ורק את הבסיס החופשי של התרכובת לומאטפרון, עצם ההצלחה לגבש חומר זה מחייבת הגעה למסקנה כי בכך יש התקדמות המצאתית:

"...ואני אומר שעצם העובדה שהידע הקודם הקרוב ביותר היה הבסיס החופשי, וגם זאת לא באופן מובהק, כפי שאנחנו נראה תכף. והתוצר הסופי הוא גביש שמשמש בתרופה שאושרה במבחנים קפדניים. זה כשלעצמו אינדיקציה חזקה מאוד לקיומה של התקדמות המצאתית. הפער הוא עצום. והמבחנים של ה- הם מבחנים מחמירים מאוד."

בסיכומו טענותיה מעלה המבקשת את הטענה שמלח הטוזילאט הוא בעל אפקט תרפויטי רב יותר ביחס לבסיס החופשי וזאת על פי תוצאות ניסויים בעכברים.

הטענה שתכונותיו של מלח הטוזילאט הן מיוחדות או מקנות לו יתרונות בלתי צפויים לא הועלתה בבית המשפט המחוזי ולא לשם הכרעה בה הוחזר הדיון לערכאה זו. אף טענה חדשה ובית המשפט לא פתח למבקשת את הפתח להעלותה בדיוןו המחודש בפני הרשם. די בכך מקדמי זה כדי לדחות את הטענה.

אך דין הטענה להידחות גם לגופה. בפסק הדין בעניין עש"א 45243-09-19 51115 )א חא 0 א נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, פס' 62 (פורסם בנבו, 3.12.2021)

(להלן: עניין ?כ) דחה בית המשפט הנכבד טענה כי יש בתכונות משופרות כשלעצמן על מנת לבסס התקדמות המצאתית, ועל כן די היה בכך בכדי לדחות את טענת המבקשת :

"על רקע זה העובדה שמלח ה -2115 אוחז בתכונות משופרות, כשלעצמה, אינה מהווה התקדמות המצאתית. השאלה האם הדרך לפיתוח החומר האמור, בהתאם להכוונה שבפרסום הקודם כוללת התקדמות שכזו. ככול שגם בעקבות ההכוונה יידרש כושר מחשבה אמצאתי, הרי שתבוסס התקדמות. ככל שהדרך קדימה בעקבות ההכוונה תלווה בקשיים ובבחירות, תבוסס התקדמות. ולהפך. אין בכוחה של העובדה שהתוצר הסופי אוחז בתכונות משופרות - כשהיא עומדת לבדה - לשחרר אותנו מהצורך לבחון את ההתקדמות הלכה למעשה."

5. ראו גם את פסיקתו המאוחרת יותר של בית המשפט המחוזי המאזכר בהסכמה את עניין עה

בעש "א21 -11 -61570 <), 1 1 31:6 116311116 236 נ' אוניפארם בע "מ (פורסם בנבו, 8 באוגוסט 3):

"הנה כי כן, עניין מרק מתייחס לצורך בכושר מחשבה אמצאתי, בדרך המלווה בקשיים ובבחירות או כיוצא באלה, כדי לבסס קיומה של התקדמות המצאתית ומבהיר כי לא די בתכונות כשלעצמן."

6. לכך אוסיף כי תכליתה של סקירת מלחים וגיבוש המלח הנבחר היא למעשה מציאת צורה בעלת תכונות משופרות אל מול התרכובת כבסיס חופשי. מכאן, שקשה לקבל טענה שקבלת צורה בעלת תכונות משופרות כתוצאה מתהליך זה היא בגדר תוצאה מפתיעה. לא הובאה גם השוואה של מלח הטוזילאט ביחס למלחיס אחריס בהיבט האפקט התרפויטי.

7. לאור האמור, אני סבורה כי אפילו ההמצאה איננה המלח כי אם הגביש, אזי אין בכך כדי לשנות לעניינו הקביעה שבתהליך ההמלחה והבחירה במלח הטוזילאט ובגיבושו אין צעד המצאתי.

הערות לפני סיום

8. בחלק האחרון של השלמת הטיעון מפנה המבקשת למצב המשפטי באיחוד האירופי ובארצות הברית. בפסק דיניו הורה בית המשפט המחוזי על דיון בסוגיה מצומצמת שאת גבולותיה התווה היטב בסעיפים 45, 48 ו-55-56 לפסק הדין. איני סבורה שיש מקום להרחיב את היריעה מחדש לאחר שבית המשפט המחוזי קבע את אמות המידה לקביעת קיומה או העדרה של התקדמות המצאתית בענייננו.

9. לאור האמור לא מצאתי מקום לדון בטענות המבקשת בעניין וה ובפסיקה הזרה שהביאה.

ז'קלין ברכה

סגנית רשם הפטנטים

ניתנה בירושלים ביוס | י"ט טבת תשפ"ד 1 דצמבר 2023