סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה למחיקת סימני מסחר

5 ו -187386 (2111) והתנגדות לרישום סימני מסחר

1 ו -200702 (2111) מעוצב)

המתנגדת ומבקשת המחיקה: ע"י ב"כ עו"ד מרק בדנר

בעלת הסימנים מס' 6 -187385

ומבקשת הסימנים מס' 200701-2: ע"י ב"כ עו"ד אייל פרייס ה ח ל ט ה

1. בפני שני הליכים שאוחדו לבקשת הצדדים בהחלטה מיום 30.12.10, לאור והות הצדדים והשאלות המשותפות. ההליך האחד הוא התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 200701 בסוג 16 עבור "תעודות של אותנטיות של יהלומים, אבני חן, פנינים ותכשיטים; תעודות של דירוג יהלומים, אבני חן, פנינים ותכשיטים" וסימן מסחר מס' 200702 בסוג 42 (סימן שירות) עבור 'שירותים גמולוגיים, דהיינו, נתינת הערכה, זיהוי, אוטנטיות ודירוג של יהלומים, אבני חן, פנינים ותכשיטים והנפקת תעודות מודפסות הקשורות לשירותים הנ"ל; רישוםם על יהלומים, אבני חן, פנינים ותכשיטים ; בדיקת מתכות יקרות ". שוו דמותם המעוצבת:

ההליך השני הוא בקשה למחיקת סימניס המורכבים מהאותיות 01111 ב-1.6016:5 3106% ללא עיצוב. האחד הוא סימן מסחר מס' 187385 בסוג 16 עבור "תעודות מודפסות של אותנטיות של יהלומים, אבני חן ופנינים; תעודות מודפסות של דירוג יהלומים, אבני חן ופנינים", והשני הוא סימן מסחר מס' 187386 בסוג 42 עבור 'שירותים גמולוגיים, דהיינו, לתת זיהוי, אוטנטיות ודירוג של יהלומים, אבני חן והנפקת תעודות לדירוגים כאלה; בדיקת מתכות

יקרות ".

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

2 כל הסימנים והבקשות נשוא החלטה זו בהחלטה (להלן "המבקשת").

3 המתנגדת ומבקשת המחיקה היא חברת 671608 (להלן "המתנגדת"). למתנגדת סימנים רשומים, ובהם סימנים מעוצבים והן סימנים לא מעוצבים (ב-1.600678 2106%), ביניהם סימניס המתייחסים לשמה המלא וסימניס המתייחסים לקיצור שמה באמצעות ראשי התיבות 01 ב-1.61105 106% לבדם וגם יחד עס עיצובים שונים.

4. שתי החברות עוסקות בדירוג והערכה של יהלומים ואבני חן. במסגרת עיסוקן מקבלות החברות אבני חן לבדיקה ומעבירות אותן לסוחרים בליווי תעודה המונפקת על ידן המעידה על טיב האבן. ככלל, התעודה מצורפת במעמד המכירה לצרכן הסופי לו אין את הכליס להעריך נכוותה את נתוני האבן.

5. המתנגדת, חברת 021, היא חברה אמריקאית ותיקה המוגדרת כתאגיד ללא כוונת רווח. אין חולק ש-014 היא אחת מהחברות הוותיקות והמובילות בתחוום הערכת אבני חן, היא פיתחה את השיטה המקובלת בעולם להערכת יהלומים (שיטת ה"O'5 עטסע") והיא מקיימת כעניינה שבשגרה הדרכות והכשרות בתחוום ומשתתפת בתערוכות ובכנסים.

6. המבקשת, חברת 0111, גם היא חברה אמריקאית, הוקמה בשנת 2006. יש לציין שבעליה של חברת 2111) הוא בעלי של חברה נוספת העוסקת בתחוום זה, חברת \/115-1)021. שני הצדדים הסכימו שיש קשר בין שתי החברות, וכי חברת 602111 הוקמה במטרה לקדם מחוץ לגבולות ארה"ב את שירותי המעבדה של .021. זאת, לנוכח הסכמים מגבילים את בעליה

של המבקשת לעשות שימוש בשם 01 מחוץ לצפון אמריקה (ארה"ב וקנדה).

ראיות הצדדים

7 ראיות המתנגדת הוגשו באמצעות תצהיריה של הגב' סת01 ותוא מנהלת אצל המתנגדת, תצהירו של מר אליוט טננבאוס סוחר יהלומים ובעלי של חברה בינלאומית לסחר וליטוש יהלומים, חוות דעת המומחה ד"ר רוברט פרנק ותצהירו של ב"כ המתנגדת, עו"ד דן סגל. ראיות המבקשת הוגשו באמצעות תצהיריו של נשיא החברה, מר נחוס קרסניאנסקי ושל מר דוד גוטפריד סוחר יהלומים בישראל ובארה"ב.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בטרס כניסה לעומק הקורה אתייחס לשני מסכתבי הראיות שהגישה המתנגדת להוכחת טענותיה: חוות דעת המומחה, ד"ר רוברט פרנק ותצהיר עו"ד דן סגל.

המתנגדת הגישה את חוות דעת המומחה מר רוברט פרנק, מקיס חברת 40.1 4 0035,

מחברות החיפוש המוכרות בעולם וכיוון הבעלים והמייסד של חברת זסתנותט!!1. מר פרנק מתמחה במחקר, ייעוץ ומתן חוות דעת בענייני סימני מסחר, ואין ספק באשר למומחיותו בתחוום חיפוש סימני המסחר. מר פרנק ציין כי חיפוש סימן מסחר נעשה בדרך כלל כאשר

שחקן בשוק מעוניין לבדוק האם מותג מסוים נמצא בשימוש על ידי שחקן אחר בשוק (סה"כ), בדיקת תיאוריות או גנריות של סימן, חיפוש מפריס ובדיקת חוזק הסימן לצורך הערכת שוויו. במסגרת בדיקה שכזו, נערך חיפוש גס של איות דומה לסימן נושא החיפוש, ובסיווגים וטוביו קרוביס. במסגרת חוות דעתו, ערך המומחה חיפוש במאגר המידע

וכן ברשת באמצעות מנוע החיפוש !ססגג צ.

חיפוש סימן מסחר על ידי חברות חיפוש כגון אלו שהקיס ד"ר פרנק הוא כלי חשוב בתחוום סימני המסחר וכלי יעיל בשלב הראשון של בחירת הסימן ובדיקת היותו או כדי להעריך את שוויו. חוות דעת מומחה לגבי חיפושים שנעשו בעניין סימני מסחר עשויה להיות רלוונטית לצורך הוכחת היותו של הסימן סימן מוכר היטב, ומידת השימוש בסימן ברחבי העולם עשויה לסייע ולתמוך במסקנה כי הוא מוכר היטב גם בישראל (למרות שאין די בה להוכיח כי הסימן אמנס מוכר היטב בישראל). בענייננו, חוות דעתו של ד"ר פרנק לא הועילה בדבר לגבי עובדות הנוגעות לסימן בישראל. גס הראיה היחידה שהביא והנוגעת ישירות לגבי ישראל (נספח עם לחוות הדעת) היא משנת 2003 ומהווה אירוע חולף של המתנגדת במסגרת פעילות של נשיא בורסת היהלומים בישראל. בשעת חקירתו ענה ד"ר פרנק שהמאגר בו ערך את החיפוש אינו כולל מקורות בעברית וכן שאינו דובר עברית וכי ככל שקיבל תוצאות בעברית לא עשה עמן דבר מה מהותי (פרוטוקול 20.9.2011, עמוד 73, שורות 27-26; עמוד 81 שורה 20; עמוד 82 שורות 5, 18-12).

כמו כן, עיקר החיפוש שערך ד"ר פרנק נעשה במאגר מידע פרטי שלציבור הרחב אין גישה אליו. אמנם, המומחה ערך חיפוש במנוע חיפוש חופשי לשימוש הציבור ברשת, אולם החיפוש נערך באנגלית ובמנוע חיפוש שלא ידוע עד כמה הוא פופולרי בישראל (כפי שד"ר פרנק עצמו העיד שאינו יודע על מידת היות מנוע החיפוש נפוץ בישראל, פרטוקול 20.9.11, עמוד 87 שורות 10-8).

לפיכך, חוות הדעת של ד"ר פרנק אינה מועילה לשאלת מידת היכרותו של הציבור בישראל עס הסימן המדובר.

גס לשיטת המתנגדת עצמה לא היה די בחוות דעתו של ד"ר פרנק כדי לבסס את היכרות ציבור רלוונטי בישראל עס סימנה של המתנגדת. לפיכך, המתנגדת הגישה תוצאות של חיפוש בעברית ברשת, שנערך באמצעות מנוע החיפוש 20016). חיפוש זה עשוי היה להיות רלוונטי לצורך הוכחה כי הסימן מוכר היטב בישראל. אך כמתואר להלן, חיפוש וה שנערך על ידי ב"כ המתנגדת כמו גם חוות דעתו של ד"ר פרנק, חסרו את הנתונים לאורם ניתן היה ליתן לדברים משקל ראייתי כלשהו.

אין ספק שלא ניתן להתעלם ממידע המצוי ברשת. עס ואת, במעבר מכללי קבילות למשקל (ע"א 6205/98 מייקל סקוט אונגר ואח' נ' דניאל עופר ואח', פ"ד נה(5) 71, 84), בהינתן הגמישות הרבה של המידע ברשת יש לברור בזהירות איזה מידע להעדיף. כבר נקבע כי יש מקום לתת משקל לנתונים ממרחב הרשת כראיה קבילה, ב-ב"שא (ת"א) 12658/07 אשר הרשקובי נ' פקיד שומה תל אביב (28.6.2007), נבו:

"נשאלת השאלה עד כמה על ראיה שנמצאה ברשת האינטרנט לעמוד בכללים שנקבעו בדיני הראיות על מנת שתהא קבילה או כי יש מקום

להגמישם (ראה 26 ע3) 130106866 10167161 ,606 ]1 106556

אס ץנוצ 10 0 6 ,

4 =2161 כ5/31)1016.[5[/ו 60 עו13.טוצוש//:כווו[ | פורסם | ב 7) . בתי משפט בארה"ב למשל, אינם ממהוים להתיר הגשת תדפיסים של או מתוך אתרי אינטרנט בשל החשש של אי היות אילו אמינים, אותנטיים, לרבות מתוך חשש של שתילת מידע פיקטיבי ופעילויות של האקרים באתרים. אולם יש הסוברים כי על בתי המשפט להתיר הגשת ראיות מתוך רשת האינטרנט לרבות בשל העובדה כי האינטרנט הפך מקור מידע שמיליוני אדם פונים ונסמכים עליו בחיי היוס יום, בעסקיהם, השקעותיהם, וכישותיהם וכו', כל עוד מדובר במקור

אמין ונטול פניות וראה 720115 תהץ1 .[, ת! 210666 61ת6)הז ?8-0 - 168) %)מוסק :1 וני | 2004,

ב 161/[15516/2004/31010604יד/שיזס. 0 06.צעוצ\צו//:קות ) . גם בישראל קיים מעבר ליתר פתיחות לקבלת ראיות שמקורן באינטרנט בעיקר בקשר עם מידע כללי שאינו מידע בנוגע לאירוע מוגדר, באשר מידע פרטני מצריך אימות בעדויות נוספות וראו סקירת הפסיקה ב-ת.א. (שלום-

ת"א) 731916/03 קווי זהב בע"מ נ. גז אליהו פילי [60.1. 16/0 עושעש "

באופן דומה נקבע במשרד סימני המסחר בארה"ב, שסוזה:) 1 6ץ הז

קטסיצ), (2007 8 דד) 1028 0570026 84:

1 5011 הו 5007665 1167166 01 161301111 116 01 515ל1התהּ ה מז" 1 121511166 ת50₪1[167 116 תו ]60017 011501161 116 ,תסותוקס 2671א6 תב 6 666נטסע] תסוהתז0]ת1 16)" 118% 60תו61670 א%עסצ עושאז 6 10 35 6[סב6[13עתט ע][)מ6ז6תת1 50 ₪0% 15 [ב3נ661קואג/\] 6 ת6הטו 656618117 ")1 665ת6ע1616 +1[18 תסותוקס לתב 55116ווהבהּת1 5 10 55161 3010615317 116 01 10015 1116 ע[קקהּ* עבּו ץזיזבּק שתופ5סקקס

2 ,357 20.קקט5. 1 475 ,03% ]1 00/00 טש .קז 1)3 ".+זסקסי 605100 [!ו 10ה 50 116 ,₪ח0601] 1116 01 עוסו מז .(2007 .צ.א.כ.5) ץזיזה 8ח1ז]01-סת 116 35 שתס! 50 11126013//\ נחסי) 1356 61016866

".הס1זָה 11'ז10חו 116013

הדברים שלעיל נאמרו לגבי אמינות נתוניס מהאנציקלופדיה המקוונת, אך איני רואה מניעה לייחסם גס לתוצאות עריכת חיפושים ברשת שהם בגדר מידע פרטני הדורש אימות. לפיכך, על התחשבות בתוצאות חיפוש ברשת להיעשות בוהירות ובדרך מתאימה ובאמצעות ראיות אשר יהיה בהן לתמוך באמיתות תוצאות החיפוש ומשמעותו.

כבר עתה ייאמר כי הצדדים לא נתנו בידי כליס על פי הש אוכל ללמוד דבר על אופן ואמינות עריכתס של החיפושים ברשת או להעדיף תוצאות חיפוש זה או אחר. לא הוצגה בפני כל חוות דעת של בעל מקצוע אשר היה ניתן באמצעותו לבסס את משמעות החיפושים שנערכו

באמצעות מנועי החיפוש השונים. כך למשל, 0100816 הוא מנוע חיפוש מסחרי אשר תוצאותיו עשויות להיות מוטות בזמן, במקום כלי עריכת החיפוש ואף תלויות בחיפושים קודמיים של המשתמש. ללא התייחסות כלשהי לגבי אופן עריכת החיפוש ונסיבותיו, לא ניתן לתת לחיפושים ברשת משקל כלשהו. חוות דעת שכזו לא ניתנה לא לגבי תוצאות חיפושו של ד"ר פרנק ולא לגבי תוצאות החיפושים האחרונים שהוגשו.

בכל מקרה, עדיף כי תוצאות אלו לא יוגשו באמצעות עו"ד המייצג בתיק. לפי כללי האתיקה של עורכי דין (כלל 36 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986), עו"ד מייצג רשאי להעיד על פרטים טכניים, כגון המצאת מסמכים או עניינים פרוצדורליים אחרים, אך לא על עובדות הנוגעות לעילה. פעולת החיפוש ברשת עשויה להיחשב פעולה טכנית, אך

בתיקים מעין אלה לתוצאות החיפוש עשויה להיות משמעות מהותית ולפיכך ספק אם עו"ד מייצג רשאי להגיש תצהיר בנושא זה.

7. לגופו של דברים, יצויין כי תוצאות חיפוש שנערכו על ידי בא כוח המתנגדת בעניין זה נסתרו על פניהן באמצעות תוצאות חיפוש דומה שהוגש בשעת הדיון מטעם המבקשת (מב/16) אשר הציג תוצאות שונות. במצב דברים והאין באפשרותי להעדיף גרסת תוצאות חיפוש אחת על פני השנייה. די אסיכם לעניין זה כי לא ניתן לתת משקל ראייתי כלשהו לשימוש ב"כ זה או אחר במנועי החיפוש במרחב הרשת. כמו כן, אין בחוות דעתו של ד"ר פרנק כדי לסייע בשאלת מידת נפוצותו של סימן המתנגדת בישראל.

דיון והכרעה

8. המתנגדת טוענת כי הסימנים אינם כשירים לרישום לפי סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), ואת משום שאין בסימן 02111 כדי להבחין בין טובין של המבקשת לבין טובין של אחריס, שכן המבקשת לא מספקת כל טובין או

שירותים אלא הוקמה רק כדי לשרת את חברת \/115-1)11, באמצעות רישום סימני מלאי.

9. המתנגדת טוענת כי לאור דמיון לסימניה שלה, בסימניה של המבקשת יש כדי לגרום לסכנת

הטעיה. לטענתה, די בוהות האותיות, ו-1 כדי להטעות, וזאת במיוחד מאחר שיש לתת משקל מיוחד לזהות שבאות הראשונה שבסימן בן שלוש האותיות, שכן האות הראשונה בסימן יוצרת רושם ראשוני ועיקרי על הצרכן (ר' למשל, התנגדות לסימן מסחר מס' 124969

פססשואא נ' עזסשא5א החלטה מיום 25.4.2004). כמו כן, לשיטת המתנגדת ישנו דמיון רב בהגיית האותיות א ו- י. המתנגדת מוסיפה וטוענת שקהל הלקוחות של שני

הצדדים הוא אותו קהל - ציבור צרכני יהלומים שנעדר היכולת לבצע הערכה מקצועית של טיב האבן הנרכשת וגם לא של טיב התעודה הנלווית אל האבן.

0. המבקשת טוענת כי הסימנים אינם דומים עד כדי הטעיה. לטענתה, האות ג בראשית המילה מייצגת מילה גנרית בתחוום אבני החן (גמולוגיה - ע1010ת26)), ומשכך אין לתת לדמיון זה משקל כלשהו. לטענתה, ישנן חברות רבות בתחוום העושות שימוש בראשי תיבות הכוללים את האות נ) ואת האותיות 1 או 4, ודבר אה מלמד על כך שמדובר בסימון שנמצא בנחלת הכלל.

1. בתגובה לטענות המבקשת, טוענת המתנגדת כי החברות האחרות בתחוום העושות שימוש באות ז) אינן עושות ואת כאות ראשונה או שמדובר בסימניס שונים באופן משמעותי כגון היותם סימניס בני ארבע אותיות.

הצדדים נחלקו באשר לסיבת הבחירה על ידי המבקשת בשם 02111. בעוד שהמתנגדת סבורה שהסימן נבחר על שם דמיון - לטענתה - לשמה ולסימנה, 0213, המבקשת טוענת שהסימן

נבחר בלי קשר לסימן המתנגדת, ולאחר שלטענתה בדקה ומצאה שהסימן 2111) אינו מצוי בשימוש.

אופי מבחין

בהתאם להוראות סעיף 10(11) לפקודה סימן המורכב מאותיות הנוהגות במסחר לציוון של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם לא יהא כשיר לרישום אלא אם הוא בעל אופי מבחין. בענייננו, שני הסימנים שבמחלוקת הנס צירופי אותיות שרירותיים אשר לכשעצמם חסרי משמעות מילולית או שלצירופם נעדר דמיון לאותיות המקובלות במסחר. למתנגדת טענה באשר לשימוש שנעשה במסחר הרלוונטי באות 02), בה אדון בהמשך החלטה זו. צירופי האותיות דנן אינם מכוונים לתאר את אופיים של הטובין. אין חולק שמטרתם לציין את מקור באמצעות ראשי תיבות אשר לכשעצמם נחשבים כשרירותיים. סימן המורכב מאות אחת בלבד לא כשיר לרישום שכן לא ניתן להפקיע אות בודדת מרשות הציבור. כפי שפורט, בין היתר, בחוזר רשם מ.נ. 37 מ-2.1.2005, צירוף של שלוש אותיות ויותר לא יידחה רישומו על פניו וייחשב כסימן כשיר לרישום, גם אם אינו מעוצב, בכפוף לשאר הוראות החוק. כמצויין בחוזר, מובן שרישום של סימן שכזה לא יהיה בו להעניק למבקש זכות ייחודית באותיות המרכיבות את הסימן. ההחלטה אם סימן המורכב מאותיות הנו בעל אופי מבחין, תקבע בהתחשב בטובין או בשירותים, שביחס אליהם מתבקש הרישום.

המתנגדת טוענת כי חברת 2111) הינה חברת קש, שנועדה לשמש כמסגרת להרחבת עסקיה של

חברת \/115-1), באמצעות רישום "סימני מלאי" הדומים לסימניה של המתנגדת. טענת המתנגדת היא כי המבקשת אינה עושה שימוש בסימניה אלא רק בוחנת את ערכו ואת

סיכוייו להתקבל לרישום, על מנת שבסופו של דבר תוכל ליהנות ממוניטין הסימן 14) של המתנגדת.

המבקשת אינה מכחישה כי טרם נעשה שימוש בישראל בסימניה אך טוענת כי לפי הפקודה ניתן להגיש לרישום סימן מסחר גם טרם שנעשה בו שימוש. עוד טוענת המבקשת כי העלאת הטענה בדבר "סימן מלאי" בסיכומיס מהווה הרחבת חזית אסורה.

אבהיר כי אינני רואה בהעלאת הטענה בדבר "סימן מלאי" הרחבת חצית. הטענה כי הסימניס המבוקשים מה שהמתנגדת מכנה "סימני מלאי" היא פרשנות משפטית לעובדות שעלו במהלך התיק ומתיישבת גם עם העובדות שנטענו כבר בתחילת ההליך. מכל מקום, כפי שיוסבר להלן, איני מוצא שיש מקום להעלות טענה זו לאור לשון הפקודה ופרשנותה הנוכחית.

המתנגדת (פרוטוקול 12.12.11, עמ' 24 שורות 21-7) מפנה לספרו של המלומד א.ח. זליגסון, דיני סימני מסחר ודיניס הקרובים להם (הוצאת שוקן, תשל"ג) בעמ' 12-11 ואלו דבריו:

"תנאי לקיום סימן מסחר הוא שהסימן "משמש או מיועד לשמש לאדם" כסימן לגבי סחורה מסוימת: על ידי התניה זו, שלל המחוקק הישראלי שיטות הקיימות בארצות אחרות: ראשית, השיטה שלפיה רק הרישום של סימן מסחר הוא האקט הקובע את קיום סימן המסחר מצד אחד, ושנית, השיטה המוכנה להכיר בסימנים שכלל אין משתמשים בהם ואף לא ישתמשו בהם בעתיד אלא נרשמו למטרות אחרות... השיטה השנייה, היא זו הנהוגה לדוגמא בגרמניה, שם מרשים וישום סימן מסחר ללא התחשבות בשימוש כלל, בגון: גרמניה מרשה רישום של "סימנים להגנה"

- בלע"ז - (1261651/26160) 5)'זהוח 173016 126165106. סימניס אלה דומים בצליל או בחזותם בפועל. כמו-כן, מוכר

בגרמניה "סימן מלאי" - "0117815201616/\" היינו סימן שבעליו אינו מתכוון להשתמש בו אלא רק בבוא המועד המתאים לכך, לפי שיקול דעתו. "

במונח "סימן מלאי" (הידוע בספרות גס בכינוי אזפו ₪6567/6) הכוונה כפי הנראה לסימן הנרשם כאשר יש כוונה להשתמש בו, אולם לא באופו מיידי אלא בעתיד. בעל סימן המסחר מגיש את בקשתו לרישום כהכנה לקראת כניסה של הטובין לשוק, כך שבמועד זה כבר יהיה

בידיו סימן המסחר המגן על קניינו הרוחני. ואת, בשונה מסימן הגנתי (אזחוז 261605106) שאין כוונה להשתמש בו (השוו, ת2608) ח1 16015ק1260610 16661" ותוס[ת6עט1.06 מסגוונז סאג 14 תס מגאתטס! מאד גמכ] 213 "ש18 1780648 תהסקסצטם תה (1982-1983) צ6ס.זסא 16 בעמ' 216-215).

סעיף 1 לפקודה קובע כי "סימן מסחר הוא סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם, וסימן שירות הוא סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין השירות שהוא נותן" (ההדגשות הוספו - א.ק.). לאור האמור, על פי לשון הפקודה נקבע שאין חובה כי ייעשה שימוש בפועל בסימן המסחר המבוקש בזמן רישומו, אלא מספיקה כוונה להשתמש בו.

הדברים מתיישבים אף עם יתר הוראות הפקודה. אך בדיעבד יתברר כי לא נעשה שימוש בסימן במשך שלוש שנים, או כי הוא הוגש לרישום ללא כוונה תוספת להשתמש בו, כלומר שמדובר בסימן הגנתי ולא בסימן מלאי, הרי שניתן למחקו לפי סעיף 41 לפקודה, בתנאים האמורים שס. הסדר זה הוא הסדר מספק, והוא אינו מונע רישום של סימן כל עוד יש כוונה להשתמש בו. אולם, כאשר הכוונה להשתמש נטענת לאחר רישום רב שניס ללא שימוש

.1

.2

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בסימן, אין די בה כדי למנוע את מחיקת הסימן (בג"צ 67/71 פרמו נ' שמידגל, פ"ד כה[1), 2), אך אין וה המקרה בענייננו.

אצייו שהמתנגדת העלתה טענה ו בגדרת הטענה בדבר העדר רכישת אופי מבחין. ייתכן כי, הטענה, כפי שנטענה יכולה היתה להיות מועלית גס בקשר עם תחרות בלתי הוגנת במסחר. אולם, בכל מקרה, לאור האמור איני סבור כי הדוקטרינה אליה מכוונת המתנגדת בטענתה לגבי הגשה לרישומו של "סימן מלאי", ביום סאס כאמד לבחינתו של אופי מבחין וובאין סאס כאמד לבחינת תוספת לבו של המבקש, אינה רלבנטית לדין הישראלי.

נקודת המוצא של המתנגדת להעלאת הטענה ל"סימן מלאי" מתבססת על כך כי אין הבחנה בין סימני המבקשת ובין סימנה של המתנגדת. בכך יש כדי להקדים את המאוחר. תחילה יש לבחון אם בכלל ניתן להבחין בין הסימנים אלא, כפי שנדון להלן.

חשש להטעיה

.3

.4

כאמור, טענתה המרכזית של המתנגדת היא לדמיון בין הסימנים. כידוע, דמיון זה ייבחן על פי המבחן המשולש: (1) החוזי והצליל; (2) קהל הלקוחות וסוג הסחורות ; ו-(3) יתר נסיבות העניין. אם מבחנים אלה נוסף מבחן השכל הישר וכן פותחו קריטריונים כמבחני עזר, כגון: מבחן העין, מבחן החזות והפרטים המבחינים, מבחן צליל הסימנים (דמיון פונטי), מבחן סוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין, מבחן צינורות השיווק ומבחן כלל הנסיבות [לעניין המבחן המשולש ר': ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) נ. פרומין ובניו, פ"ד כ"ג(2), 43 (1969); ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' א.ב.ס.

פרסום, שיווק וקידום מכירות בע "מ, פ"ד נה(3) 933 (2001); רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופהרב, פ"ד נז(2) 438, 453-451 (2003); התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 115807 "א" (ש4.7.2006); התנגדות לרישוס סימן מסחר מספו 105772 "ז\. ג 0.2..8. זק"ש" (3.9.1998). לענייו מבחן השכל הישר ר' ע"א 10959/05 3085 היד נ' אגזז06 5.3.07 מזפת6אז.1 ב זצס פ"ד תק-על 4(2006), 3332 (7.12.2006), בפסקה 0; ת"א (תל-אביב) 914/88 דניאל נ. ברקוביץ, תק-מח 2(91) 339 (8.7.1991); התנגדות לבקשות סימני מסחר מספר 105772, 105773, 105774 אפעז בע"מ נ. ₪11 ]אב 058

(4.3.2001); התנגדות לבקשה לרישוס סימן מסחר מספר 95470 גול תעשיות בע"מ נ. עלית תעשיות בע "מ (10.7.2003)].

הפעלת המבחנים האמוריס לשס בחינת סכנת ההטעיה תיעשה על פי נטלי הראיה בתיק. דהיינו, במסגרת ההתנגדות מוטל נטל השכנוע על מבקשת הסימנים, ואילו במסגרת בקשת המחיקה מוטל נטל השכנוע על מבקשת המחיקה (ר' למשל החלטה בהתנגדות לסימן מסחר

מס' 170851 6₪אב025 נ' גמקום, (11.10.2009), פסקה 17, לעניין נטל ההוכחה בהליך

ההתנגדות, וכן בקשות לביטול סימני מסחר מס' 74787, 74788 "אך3 קת"

.)א א נ' פדפסעתת (9.8.2010), פסקה 35, לעניין נטל ההוכחה בהליך ביטול). להלן ייבחנו הסימנים הנדונים לאור המבחנים האמוריס תוך התחשבות בנטל המתאימים.

מבחן החוזי והצליל

.5

.6

.7

.8

בהקשר זה ייבחן הדמיון באותיות, ביחס לסימן המעוצב ולסימן הלא מעוצב. לשני הסימנים 2111) ו-214) משותפות האותיות 0 ו- 1. האות 61 מופיעה בשני הסימניס כתחילית וכזו נטען כי יש ליתן לה משקל יתר.

ככלל, בהתאם לפסיקה, ההתייחסות לסימן תהיה לסימן בכללותו. יחד עם ואת, לעיתים יהיו חלקיס בולטים וניכר יותר, ולהס יינתן משקל מיוחד. כך למשל בהתנגדות לרישום סימן מסחר 169507 'טל עדן', סיימן סחר נ' תנובה (2.2.2009) נקבע, כי יש לתת משקל למילה הראשונה או לתחילית הסימן. מאידך, יהיו מקור בהס לתחילית הסימן ינתן משקל פחות לעומת סיומת הסימן:

"בבואנו לבחון את מידת הדמיון שבין שני סימני מסחר, עלינו לבחון כל סימן וסימן כמכלול יחד עם מתן דגש על מידת הדמיון הקיימת בין המרכיבים היסודיים שבסימנים, אלו שהשפעתם על מכלול הסימן בולטת במיוחד. כך למשל, ייתכן וסימן יכלול מספר מרכיבים הזהים לחלקים הנמצאים בסימן אחר, ואולי אף יכיל את רוב מרכיעשה פעילות מקבילה ל"חברה אחות", הלא היא 115-.011)ם, וכי ישנס עובדיס המועסקים על ידי שתי החברות. יחד עם זאת, כאמור לעיל, לטענתה, השימוש בסימן מסחר חדש נובע מהסכמיס האוסריס על 1153-.01 להשתמש בצירוף .021 מחוצ לצפון אמריקה. לטענת המבקשת הבחירה בצירוף 01111 נעשתה לאחר שחיפוש מטעמה העלה שהשם "פנוי" (ובדיעבד התברר שהחיפוש היה שגוי, היתה חברה בארה"ב שהשתמשה בצירוף זה, אך הזכויות נרכשו ממנה לאחר שהתברר הדבר למבקשת). לבסוף, כפי שהעיד על כך מר קרסניאנסקי (פרוטוקול 20.9.2011, עמוד 151, שורות 27-17), המבקשת החלה בתהליך בחינה להחלפת סיימן המסחר שלה שכן הצירוף 6111 קשה יותר להגיה, וגם מבחינה תחבירית, מיקומה הנכון של המילה "[1678801008ח1" בשמה הוא באמצע הצירוף ולא בסופו. במסגרת זו, הוגשו הבקשות לרישום סימן מסחר על הצירוף 1 במספר מקומות בעולס (אך לא בישראל).

לאור העדר הדימיון בין הסימניס כאמור לעיל בדיון על מבחן החוזי והצליל, לנסיבות בחירת הסימן יש משקל פחות. על כל פנים, לאור הסבריה של המבקשת השתכנעתי כי עמדה בנטל שכנוע להראות כי פעלה בתוס לב בעת בחירת הסימן 2111). הסימן 2111) אינו עומד למבחן בהליך וה ולפיכך אינני קובע דבר בקשר אליו.

לאור האמור לעיל, אני קובע כי אין סכנת הטעיה בין הסימניס 02711 ו-214) כשהס אינס מעוצבים, במיוחד לאור העובדה שקהל הלקוחות הוא קהל מתותחכס של סוחרי יהלומים, שהס גס "שחקניס חוזרים", ומן הסתם מכיריס את שתי החברות וידעו להבדיל ביניהן.

כאמור לעיל, נטל השכנוע בהליך ההתנגדות מוטל על המבקשת, להראות כי אין בסימניס המבוקשיס סכנת הטעיה לסימני המתנגדת. לעומת זאת, בבקשת המחיקה מוטל הנטל על מבקשת המחיקה, הלא היא המתנגדת דכאן. בענייננו, בהליך ההתנגדות, בו מוטל הנטל על מבקשת הסימן, ההשוואה נעשית בין הסימניס המעוצבים לסימן 01, ואילו בהליך הביטול, בו מוטל הנטל על המתנגדת, תיעשה ההשוואה בין הסימניס המורכבים מאותיות ב- 81,008 בלבד. משקבעתי שאין דמיון בין הסימניס שאינס מעוצביס עד כדי חשש להטעיה, קל-וחומר שהמבקשת עמדה בנטל השכנוע שאין דמיון בין הסימן המעוצב אותו היא מבקשת לרשוס ובין הסימן הלא מעוצב.

סימן מוכר היטב

המתנגדת טוענת כי סימנה הוא סימן מוכר היטב, ולכן יש להרחיב את היקף ההגנה עליו.

בהחלטה בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261, א18ח6 נ' 60870 1408360 4531 3 1305181 (4.9.2003), סוכמו הכלליס ומבחני העור לקביעה האם סימן מסחר הוא סימן מוכר היטב, וביניהסם: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש, היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף ומשך פרסוס הסימן; המידה בה הסימן מוכר, נעשה בו שימוש, פרסוס, רישוס ואכיפה; מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדיסם שלישיים, כאשר שימוש על ידי מספר גורמיס בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו במוד אף לא לאחד מהם; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק: והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות. השאלה אס סימן הנו מפורסס אס לאו, היא שאלה שבעובדה, ויש לבחון אס הסימן מוכר היטב בקרב הציבור הנוגע לעניין.

אמנם, ייתכן שהסימן 0213 הוא סימן מוכר היטב בקרב הציבור הרלבנטי (סוחרי יהלומים). זאת, בעיקר לאור היקף ומשך השימוש בסימן, ואף לאור חוות דעתו של המומחה ד"ר רוברט פרנק (אליה התייחסתי לעיל) אשר נתנה מענה ראשוני לגבי המצב בעולס. אך כאמור לעיל, מהראיות שבפני לא ניתן ליתן משקל לדבריס שהוצגו כרלבנטיס למצב בישראל. אין חולק גס ש- 218) הס שיצרו את שיטת הדירוג של ה- 6.5 עטס, המקובלת בכל העולם, והם מקיימיס תכניות הדרכה לשיטה וו בה אף השתתפו אנשי המבקשת. יחד עם זאת, משדחיתי את ההנחה שישנו דמיון בין הסימנים, איני מוצא צורך להכריע בשאלה האס הסימן של המתנגדת הוא מוכר היטב.

טענות נוספות

בפי המתנגדת גס טענות לתחרות בלתי הוגנת ולגבי דילול סימניה. טענות אלה נשענות על טענת הדמיון בין הסימניס. משהכרעתי כי הסימניס אינס דומיס כדי חשש להטעיה בנסיבות הנדונות לעיל, הרי שאין חשש לדילול סימני המתנגדת ומכאן גס לא לקיומה של תחרות בלתי הוגנת.

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את ההתנגדות ואת בקשות הביטול. המתנגדת תשלם למבקשת את הוצאותיה ושכ"ט עו"ד בסכוס כולל של 25,000₪ תוך 30 יוס, שאס לא כן יישא סכוס זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד ההחלטה ועד לתשלוס בפועל.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ניתן בירושליס ביוס | ז' סיון, תשע"ב 8 מאי, 2012