סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשות מס'9 -163798 ; התנגדות לבקשה מס' 166319 ; בקשות 3 -169048, 170889, 180345, 67 -193259, 68, 3 -199980

המבקשת 1: חברת שבע זיביונות בע"מ באמצעות ב"כ ש. הורוביץ ושות'

המבקשת 2: חברת ארומה הולדינגס בע"מ באמצעות ב"כ עו"ד גיא קולן/סורוקר אגמון ושות'

1. עניינה של הבקשה שבפני הוא אישור ההסכם לרישום מקביל של סימני מסחר על פי הוראת סעיף 30 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"). ההסכם הינו בין חברת שפע זיכיונות בע"מ (להלן: "מבקשת 1") לבין חברת ארומה הולדינגס בע"מ (להלן: "מבקשת 2"). הן המבקשת 1 והן המבקשת 2 הגישו בקשות לרישום סימני מסחר אשר ביניהם קיימים דמיון רב (ראו מטה טבלה להלן המפרטת את הסימנים המבוקשים לרישום).

2. המבקשות עוברות ליישוס ההסכם שנחתם ביניהן, לפיו ההגנה אשר תוענק להן במסגרת רישום הסימנים המבוקשים תוגבל טריטוריאלית, כך שמבקשת 1 תורשה לעשות שימוש בסימניה בכל שטח מדינת ישראל למעט העיר תל אביב-יפו, בעוד שהמבקשת 2 תוגבל לשימוש בסימניה אך ורק בשטחה המוניציפאלי של העיר תל אביב-יפו.

3. הבקשה לאישור ההסכם הוגשה ביוס 25.5.2009. בהחלטתי מיוס 8.6.2009 נקבע כי ייערך בפניי דיון בעניין אישור ההסכם והדיון נערך ביוס 7.9.2009. לבקשת הצדדים, הוגשו ביוס 2 מטעמ מבקשת 1 טיעונים משלימים בצירוף ראיות (להלן: "מסמך הטיעונים המשלימים"). ביוס 28.5.2012 נתקבלה הודעה משותפת מטעמ המבקשות לפיה המבקשת 2 מצטרפת לטיעונים המשלימים שהוגשו על ידי המבקשת 1.

4. עובדה אשר הינה מהותית עד מאד להחלטה זו, היא כי בבעלות מבקשת 1 מצוי סימן המסחר (שירות) "ארומה" שמספרו 117648 אשר נרשום בסוג 42 ביחס לבתי קפה. הסימן נראה כך:

רומה

אספרטו גי

5. להלן טבלה המפרטת את הבקשות לרישום סימני המסחר נושא הליך זה, על פי סיווג ופרטת הסחורות. כלל הבקשות מאוחרות בתאריך הגשתן לתאריך רישום הסימן הנ"ל. יובהר כי טבלה זו אינה מציינת את פרטת הסחורות המלאה לגביהן נתבקשו הסימנים לרישום, שכן

הדבר אינו נדרש לצורך החלטה זו. טבלת הבקשות שהוגשו לרישום

המבקשת 1

ארומה (163798) ארומה (163799) סוג 43: בתי קפה ארומה - -

סוג 30: דברי מאפה, תערובות גרנולה ודגניס; קפה, פולי קפה (שלמים וטחונים), אבקות ותערובות להכנת משקאות על בסיס קפה, קקאו, תה, תה צמחים, משקאות שוקולד, ממתקיס קפואים ומצונניס, משקאות מצונניס וקריס, לרבות משקאות על בסיס פרי, מילק שייקים; ממתקיס וחטיפיס

המבקשת 2

(רומה)169053( ארומה סוג 43: מסעדות, בתי קפה, קפיטריות, מזנון ובר קפה; הכנת מזון ומכירת מזון למשלוחים

(רומה ארומה סוג 30: קקאו, תה, קפה; דברי מאפה; דגניס המבוססים על פירות וגרגירים; מילקשייק וממתקיס קפואים; שוקולד; גרנולה

)169051(

ארומה נו (199981)

סוג 35: יבוא, יצוא, שיווק וסחר של מוזיקה, לרבות תקליטים, קלטות, תקליטורים, קלטות וידאו ואמצעי מדיה סימנים, וכן מוצרים נלווים; רשת חנויות למכירת טובין כנ"ל

ארומה נו (199982)

סוג 41: בידור, פעילות תרבות, שיווק ומכירה של מוזיקה ושל מוצרים נלווים

ארומה נו (199980)

סוג 25: פרטי לבוש וביגוד לרבות חולצות, מכנסיים, מיולדים, סינרים וכובעים אייס ארומה (1708869)

סוג 30 : משקאות קפואים המבוססים על קפה

ארומה קארד (193259)

(169049) סוג 35: שירותי חנויות למכירה קמעונאית של פולי קפה טחון, משקאות קפה, תה, קקאו ואספרסו; דברי מאפה; דברי מזון ארומה; דברי מזון מוכן; פריטי ש, זוכה הציבור לוודאות מסחרית, שכן יוכל לזהות במהירות את מקור המוצר בו הוא חפ על פי סימן המסחר המשויך לו. אף כן, רישום סימן מסחר מטרתו היא כפולה: האחת, לאפשר לבעל הסימן הרשום להגן מפני מתחריו על המוניטין אשר גלום בסימנו והשנייה, לאפשר לציבור הצרכנים להבדיל או להבחין בין מוצריו של עוסק אחד לבין עוסקים אחרים ולהימנע מבלבול ביניהם. אלו שתי מטרות העל העומדות בבסיס המנגנון לרישום סימני מסחר. מנגד, עומדות מטרות נוספות כגון הרצון לשמירה על זכותו של האדם לחופש העיסוק וזכותו לחופש הביטוי. הוראות הפקודה לבחינת כשירותו של סימן מסחר לרישום נקבעו על ידי המחוקק לשם איזון בין המטרות דלעיל (ראו: ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 888-887 (2004).

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הוראה מרכזית בפקודה היא זו לפיה לא ירשום סימן מסחר אשר הינו זה לסימן אחר או דומה לו באופן שיש בו כדי להטעות את הציבור. לעניין הפיסוק הדברים הבאים אשר נפסקו

על ידי ביהמ"ש העליון הנכבד בע"א 10959/05 10618 ,0370 763 נ' 1166116 בו[6 33 >) .02. .5 ([פורסם בנבו] 07.12.06 :

"הטעות והסכנה להטעיה, היא נשמת אפו של הפקודה. זוהי הסכנה העיקרית עמה היא מתמודדת. חלופותיו השונות של סעיף 1, המונה את הסימנים הבלתי כשירים לוישום, משקפות היבטים ואפשרויות שונות של הטעיה שכדי למנוע אותן-הוצבה החלופה הרלוונטית. "

כידוע, המבחן לקיומה של סכנת הטעייה בין סימני מסחר הוא מבחן המראה והצליל, סוג הסחורות וערוצי השיווק חוג הלקוחות וכן יתר נסיבות העניין (ראו למשל: ע"א 261/64 פרו- ביסקויט (כפר סבא) בע"מ ואח' נ. חברת פרומין ובניו בע"מ, פ"ד י"ה(3), 275; ע"א 5 בנק איגוד לישראל בע"מ נ. בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד י"ט(2), 673; ת"א (ת"א) 1769/83 .קוז60 ₪ת2061 1116 נ' בואינג נסיעות, פ"מ תשמ"ט (3) 108, 119; רע"א 3 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות (1984) בע "מ, פ"ד מז(5) 165, 167).

מקום בו עסקינן בסימנים הזהים זה לזה המשמשים ביחס לאותו סוג סחורות או סחורות מסוג דומה, תתגבש ההנחה הלכאורית לפיה קיים חשש להטעיית הציבור. זהו המקרה בו מטפל סעיף 9(11) האוסר רישומו של סימן מסחר הזהה לסימן מסחר רשום. למעשה, הוראת סעיף 9(11) לפקודה מקפלת בתוכה הנחה כי ברישום סימן המסחר המבוקש אשר הינו זה לסימן רשום קיים, קיימת סכנה להטעיית הציבור. ולראיה, בחקקו את הוראת סעיף 9(11), המחוקק אינו מטיל חובה לבחון את הסכנה להטעיית הציבור במקרה של סימן רשום זה הזהה לסימן המבוקש לרישום, אלא רק כאשר הסימן המבוקש לרישום דומה לסימן הרשום.

מכל מקום, בין אם הסימן המבוקש לרישום זהה או אך דומה לסימן רשום, הבחינה לפי הוראת סעיף 9(11) מתייחסת אך ורק לזהות או למידת הדמיון בין הסימן המבוקש לבין הסימן הרשום והיא מנוטרלת לחלוטין משקילת ראיות בדבר אופיו המבחין הנרכש של הסימן המבוקש לרישום (ראו: בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' ויטה קולה, פ"ד ח 772, בעמ' 777 - 778).

נראה כי תכליתה העיקרית של הוראת סעיף 30(א) לפקודה היא לעדן את תוצאת הבחינה המתבצעת לפי סעיף 9(11) באופן שיש בו להפריך את ההנחה לפיה בין הסימנים קיים דמיון מטעה (ראו: עמיין אפעז) סעיף 55 עמ'17:

"סע' 30 מהווה חריג לכלל הנוקשה שקובע סע' 9(11) לפקודה והוא נועד לרכך את תוצאתו במקרים יוצאי דופן. מסיבה זו הוסף לחוק סימני המסחר האנגלי מ- 1905, סע' 21 (שהוא מקבילו של סעיף 30 לפקודה). אומר השופט סרג'נט בפסק דין

"

ואכן, בחוק סימני המסחר האנגלי מ-1938, אשר החליף באנגליה את החוק מ-1905, והוליד בישראל את פקודת סימני המסחר, מופיעים הכלל והחריג בגדר אותו סעיף. "

5. הצורך למנוע מצב שבו רישום בפנקס סימני המסחר סימנים זהים או דומים כדי להטעות הוא הרציונל הקייס גס בבסיס העלאת השגת בוחן סימני המסחר לפי סעיף 29 לפקודה ראה: ע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע "מ ([פורסם בנבו] 9.10.2007) בסעיף 9 לפסק הדין:

"לעומת זאת, כאשר אנו ניגשים לבחינה על פי סעיף 29 לפקודה, משמעות הדבר היא כי ישנם שני מבקשים, העושים שימוש באותו סימן או בסימן דומה עד כדי להטעות. במצב זה, ההכרעה שתיעשה תשלול מאחד מהם את הזכות להשתמש בסימן (אם בסופו של ההליך יאושר רישום הסימן), אף על פי שבפועל הוא כבר עושה בו שימוש (למעט במקרים שבהם ייעשה שימוש בסמכות לרשום את שני סימני המסחר במקביל, על פי סעיף 30 לפקודה)."

פרשנות זו לתכלית סעיף 30(א) לפקודה, משתקפת היטב בלשון סעיף 12 לחוק סימני המסחר האנגלי משנת 1938 "1938 ]46 1/8885 11806 116" אשר היווה בסיס לחקיקת סעיף 30(א)

לפקודה הישראלית לעניין העיקרון הידוע בשס: "1356 6061601 ז11065". בעוד שסעיף 2) לחוק זה אוסר על רישום של סימני מסחר אשר הינם זהים או דומים עד כדי להטעות, קובע סעיף 2(12) לחוק את סמכות הרשם לאשר רישומם של סימנים זהים או דומים מאוד, וסעיף 3(12) לחוק מתווה את הליך התחרות בין בקשות לרישום סימני מסחר והם או דומים.

חוק סימני המסחר האנגלי משנת 1938 הוחלף ביוס 31.10.94 בחוק חדש הקרוי 71806 6גד.

בסעיף 7 בחוק החדש שימר המחוקק האנגלי את סמכות הרשם להורות על רישום סימנים זהים או דומים מאוד, זה לצד זה, בכפוף להוכחת שימוש מקביל בתוס לב סימנים אלה. יושס אל לב כי במעבר מן החוק האנגלי משנת 1938 לחוק החדש משנת 1994, בחר המחוקק האנגלי, ולא בכדי, להשמיט את האפשרות לטעון לקיומן של נסיבות מיוחדות אשר יש בהן כדי להתיר רישום מקביל של סימנים והם או דומים מאוד. סעיף 30(א) הישראלי, עדיין מכיל את חלופת "הנסיבות המיוחדות" ובכך למעשה משקף את החוק האנגלי משנת 1938 אשר אינו בתוקף עוד.

ניתן אם כן לסכם: בחקקו את הוראות סעיפים 9(11) ו - 29 לפקודה, ביקש המחוקק במפורש למנוע את רישום של סימני מסחר זהים או דומים זה לזה ואשר נעשה בהם שימוש ביחס לסוג סחורות או דומה, ולפיכך יש בהם לכאורה כדי להטעות את הציבור. סעיף 30(א) לפקודה מקנה לרשם סימני המסחר את הסמכות להתיר רישום של סימני מסחר במקביל, על אף היותו זה או דומים יותר וה לזה וחרף ההות או הדמיון בסוג הסחורות בגינן נתבקשו לרישום. סעיף 30(א) הוא בבחינת עידון הכלל לפיו לא ירשמו בפנקס סימני מסחר דומיים או זהים, ביחס לסחורות והם או דומות. עם זאת, סעיף 30(א) אינו בבחינת חריג לכלל, ואין בו כדי להתעלס ממטרותיו של סימן המסחר הרשום כאמצעי להגן על בעלי סימנים רשומים מפני מתחריהם כמו גם שמירה על אינטרס הציבור לבל יוטעה.

כפי שכבר נקבע בפסיקה, על המבקש החלט סעיף 30(א) להצביע על ראיות מובהקות לפיהן על גם אם הזהות או הדמיון הרב בין הסימנים, אין בו כדי להטעות את ציבור הצרכנים ראו למשל: בג"צ 296/85 סיאה סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים פ"ד מ(4) 770, בעמ' 775; החלטה בעניין בקשות מתחרות עתהּקוח0:) 146086 נ' תוצרת מזון ישראלית בע"מ בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 76951, 84120, 84350 (לא פורסם). לעניין וה ראו גם דברי ביהמ"ש העליון הנכבד בערעור על החלטת הרשם בהליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 ע"א 34 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ([פורסם בנבו] 30.4.07) באשר לסעיף 30(א) בו עסקינן:

"בהחלטות לפי סעיף זה יושם הדגש על תום ליבו של כל צד באימוץ הסימן, וכן על הצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני סימנים דומים העלולים לגרום להטעיה או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת (פרידמן, בעמ' 431). על שאלת תום ליבם של הצדדים עמדנו לעיל - בדיון לעניין סעיף 29 לפקודה. בנוסף, סבורני כי בנסיבות העניין רישום מקביל עלול לגרום להטעיה." (הדגשות אינן במקור י.ש.כ)

במקרה הנ"ל, קבע ביהמ"ש העליון כי בדין סירב הרשם לרישום מקביל של הסימן "אשל"

לצד הסימן "אשל יטבתה" נוכח הדמיון הרב הקיים בין שני הסימנים והעובדה כי המדובר באותו סוג של מוצרים, המקימים חשש כבד להטעייתו של ציבור הצרכנים.

במקרה אחר, אישר ביהמ"ש העליון את החלטת כב' רשם סימני המסחר שלא להתיר את רישום המקביל של סימני המסחר: "166ק1ת0:)" ("תכשירים לטיפול בעדשות מגע בצורת תמיסה או טבליות לחיטוי, לניקוי, להרטבה, להחזקה, להשריה, לאחסון ולשטיפה של עדשות

מגע) וסימן המסחר - "ות506ע5 1606ק1תס:)" (תכשיריס לעדשות מגע), שניהם בסוג 5, לאור הדמיון המטעה בין הסימנים. ראו ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ([פורסם בנבו] 5.5.05).

על המבקש רישום מקביל לפי סעיף 30(א) יהא אם כן להוכיח שעל אף הזהות או הדמיון המטעה לכאורה בין הסימן המבוקש לרישום לבין סימן רשום (במקרה של השגה לפי סעיף 1) או בין מספר סימני מסחר המבוקשים לרישום (במקרה של השגה לפי סעיף 29) כי לכה למעשה, אין חשש ממשי ואמיתי כי ציבור הצרכנים יוטעה לבלבל ביניהם (ראו למשל: בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 186396, 188442 מיצומצום בע"מ נ' אביב ישראל (פורסם באתר הרשות 12.7.10)

לעיתים, די יחיה בשינוי כזה או אחר בסימן המבוקש לרישום, בפרטת הסחורות או בסיווגים בגינם נתבקש הסימן לרישום על מנת לקבוע כי במתכונת החדשה, אין חשש להטעיית הציבור. במקרי מסוימים, עשוי הדבר לייתר כלל ועיקר את הדיון בצורך בהחלת סעיף

(א) לפקודה (ראו: החלטה בבקשה למחיקת סימן מסחר רשום מס' 175594 "צדנאתעאז"

.16 ,1011511165 הּתַסזבּת16מ1 תַהּנמזה11 נ' טובישי סחר בע"מ (לא מעוצב) 23.4.12 (פורסם באתר הרשות).

עם זאת, במקרה שלא די בשינוי כגון זה ועסקינן בסימני מסחר אשר הזהות או מידת הדמיון ביניהם הינה גבוהה למדי ולפיביל של סימני מסחר וודאי שאינו השיקול היחידי והמכריע.

על אף האמור לעיל, אבחן את טענות הצדדים לגופן לאור הוראת סעיף 30(א) תוך התייחסות לשאלת הבידול בין סימני המסחר המבוקשים ובהקשר זה לשאלת החשש להטעיית הציבור, ההסכם אשר נחתם בין המבקשות לרישום הסימניס המבוקשים תוך הגבלה טריטוריאלית, וכל זאת תוך שקלול כלל נסיבות המקרה שבפני.

הראיות לבידול בין הרשתות

כתמיכה לטענות בדבר הבידול ביניהן, צירפו המבקשות צילומי של סניפי המבקשות לפי שנראה כי בעיצוב חזית סניפי המבקשת 2 קיים אלמנט של פס אדום תחת המילה "ארומה", במקום המילים "אספרסו בר" בהן נעשה שימוש לצד המילה "ארומה" בחזית סניפי המבקשת 1. על פי צילומים שהוגשו, גם כוסות השתייה ואריזות אחרות של המבקשת 2 נושאות את הסימן הכולל את הפס האדום, וזאת בשונה ממוצרי המבקשת 1 הנושאים את הסימן כפי שהתבקש לרישום. נראה כי סניפי המבקשות נבדלים מעט זה מזה גם בעיצובם הפנימי כך שבסניפי המבקשת 2 הקירות מעוטרים בכיתוב צפוף בקווי מתאר של כתב יד בעודום, בניגוד למצב בארה"ב, במדינה קטנה במיוחד כמו ישראל, אשר את המרחק בין החלק הצפוני שלה לדרומי ניתן לגמוא במספר שעות בלבד, לא די בהפרדה גיאוגרפית כדי למנוע סכנה להטעיית הציבור. ביטוי מובהק למסקנה זו ניתן בהחלטה בעניינה בקשות

22

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מתחרות לרישום סימני מסחר מס" 105968 ו-107479 גרייט שייפ נ' אוסרן (החלטה מיוס 6, (להלן: "עניין גרייט שייפ") שקבע כב' הרשם כדלקמן בעמ' 8 :

"נושא של חלוקה גיאוגרפית בין סימנים בישראל אינו דבר תדיר ויינתן רק במקוים מאוד מיוחדים בהם נשמוים עקרונות היסוד של שמירה על תחרות הוגנת במסחר והגנה על הציבור שלא יתבלבל בין הסימנים."

4. בהמשך ההחלטה (עמ' 8-9) קבע כב' הרשם תנאי סף מחמירים לשס אישור הסכם לרישום

מקביל של סימני מסחר זהים או דומים תוך חלוקה גיאוגרפית : "לפיכך חייבים להתקיים ארבעה תנאים מצטברים כדלקמן:

א. שני הצדדים לא יצרו לעצמם מוניטין בלעדי עולמי או למצער בלל ארצי.

ב. המוצר או השירות נשוא הסימן בעלי אופי מקומי בלבד.

ג. ניתן לתחום את האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעת הפעילות העסקית של הצדדים באופן ברור.

ד. כל צד פועל באזור מוגדר ונפרד מהצד השני, כאשר אף צד אינו חודר לתחום משנהו."

5. איני מקבלת את טענת המבקשות לפיהן בנסיבות המקרה אין מקוס להלכה שנקבעה בעניין

גרייטשייפ וכי ענייננו למעשה בבקשה לרישום סימנים בתוספת הודעת הסתלקות אשר הינה בעלת אופי של הגבלה טריטוריאלית (ראו: פרוטוקול הדיון עמ' 46-47).

6. אף טענתן החלופית של המבקשות לפיה המבחנים הקבועים בעניין גרייטשייפ מתקיימים גם

בעניינן דינה להידחות כפי שיוסבר מטה. בעניין גרייטשייפ מדובר היה בסימן המסחר (שירות) ₪5 7 ת"" אשר היה בשימוש שני בעלי עסקים בתחום הספורט, האחד מפעיל מכון כושר והשני מכון להתעמלות אירובית לנשים. כב' הרשם סבר כי הסימנים המבוקשים אינם בעלי מוניטין כלל ארצי וכי אופי השירות בגינו נתבקשו הסימנים לרישום (מכוני ספורט) הינו מקומי בלבד. מסקנת הרשם הייתה כי ניתן להגדיר במדויק את אזורי הפעילות המסחרית של כל אחד מן המבקשים וכי בפועל הצדדים אינם פולשים זה לתחום פעילותו של האחר. לפיכך סבר כי ניתן להתיר את הסכם דו קיום כפי שנתבקש כך שצד אחד ישתמש בסימנו המבוקש באזור ירושלים וסביבותיה, ואילו הצד השני ישתמש בסימנו המבוקש בשאר האזורים במדינת ישראל. כב' הרשם ציין כי עצס העובדה שהסימנים המבוקשים לרישום היו שניס והמזה בעיצובו ובפונט בו נעשה שימוש, הקלה על מתן ההחלטה.

23

7

.8

.9

.0

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מן הראוי לציין כי החלטה זו היא נדירה וייחודית וכי מאז ניתנה לא אושרו הסכמי דו קיום בעלי הגבלות גיאוגרפיות.

כאמור, בענייננו נמצא כי לא מתקיימים התנאים הקבועים בעניין גרייטשייפ. השס "ארומה" או "ארומה אספרסו בר" הינו שס שקנה לו מוניטין כלל ארצי ואינו משויך בהכרח לעיר מסוימת או אזור בישראל. בנוסף, המדובר בסימן המשמש ביחס למוצרי צריכה ושירותים אשר במהותם הינס ברי תפוצה והתפשטות כלל ארציים וכלל אינם בעלי אופי מקומי. בעניין גרייטשייפ עמד כב' הרשם על ההבדל בין שירות מקומי לבין מוצר צריכה וכך קבע:

"מנוי לחדר כושר שונה בתכלית ממוצר צריכה היכול להתפשט ולהימכר בחנויות רבות ברחבי הארץ כדוגמת בקבוקי שתיה או מוצר הלבשה. מדובר בשירות בעל אופי מקומי שבו אדם רוכש מנוי לחדר כושר (או ספא) בדרך כלל את זה הקרוב ביותר למקוס מגוריו או עבודתו. לא סביר שאדם המנוי בחדר כושר בירושלים ייכנס כדבר שבשגרה לחדר כושר בעל שם דומה בתל אביב. זאת בניגוד לאדם הקונה את בקבוק השתיה האהוב עליו בירושלים ולאחר מכן קונה שוב את אותו סוג של בקבוק שתיה כשהוא מזדמן לתל אביב. (הדגשות אינן במקור י.ש.כ.)"

ניכר כי הדברים לעיל מתאימים עד מאד למקרה שבפני. עוד קבע הרשם:

"כאשר מדובר במוצר בעל תפוצה כלל ארצית המקנה לבעליו מוניטין בקנה מידה עולמי או למצער ארצי, הציבור יכול להתבלבל בין מתחרים. "

בנוסף לאמור לעיל, במקרה שבפני ההפרדה הגיאוגרפית-עסקית המתבקשת, היינו בין התחום המוניציפלי של העיר תל אביב משאר חלקי הארץ הינה קשה לאבחנה, וזאת מאחר שתחום המוניציפלי של הערים השונות בגוש דן אינו תמיד ברור ל"צרכן הסביר". לעניין וה יפים דברי כב' השופט א. רובינשטיין בבג"צ 2763/07 ו- בג"צ 5613/07 המועצה האזורית

אפעל נ' שר הפנים ([פורסם בנבו] 28.11.07) (אם כי בעניין שתי עתירות שעניינן תקיפת החלטת שר הפנים לסייס את קיומה העצמאי של המועצה האזורית אפעל ולפצל את שטחיה

בין מספר רשויות מקומיות שכנות: ר"ג, קרית אונו ואור יהודה):

"יכול אדם לנסוע ברח' בן גוריון ברמת גן (לשעבר מודיעין) ובתוך שלוש דקות להימצא מזה בבני ברק שהרחוב עובר גם בגבולה ממזרח, או מזה בגבעתיים שהרחוב עובר בגבולה ממערב, ותמיד תהיה רמת גן בצד שכנגד. יכול אדם לנסוע עלי הגבול שבין קרית

24

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אונו לרמת גן באזור קרית קרינצי בלא שיידע אם כפוף הוא באותו רגע לחוקי העזר של עיריה זו או זו. כך גם בין תל-אביב- יפו, חולון, בת -ים וראשון לציון, בין תל -אביב לגבעתיים, ועוד"

כך, לא ניתן לקבוע כי מתחמי הפעילות העסקית של המבקשות בעניין שבפני הינס ברורים ומוגדרים כדבעי. לא מן הנמנע כי ייווצר מצב עסקי (גם אם אינו קיים כיום בפועל) שבו בקצה רחוב אחד באזור גוש דן מצוי סניף ארומה אשר הינו בבעלות המבקשת 1 בעוד שבקצהו האחר של הרחוב, מצוי סניף ארומה אשר הינו בבעלות המבקשת 2.

בנוסף, הו המבקשת 1 והן המבקשת 2 משווקות את סחורותיהן ושירותיהן לאותו קהל יעד הישראלי, אשר פעמים מוצא עצמו באזור תל אביב ופעס באזורים הסמוכים לו.

זאת ועוד. הדמיון המובהק בין הסימנים המבוקשים לרישום במקרה שבפני, וכן הזהות ו/או הדמיון הקרוב בין סוגי הסחורות בגינן נתבקשו הסימנים לרישום (שלא כבעניין גרייטשייפ), מביאני למסקנה כי סכנת הבלבול והטעייה שעלולי להיגרם לצרכן הישראלי בין סימני המבקשת 1 לסימני המבקשת 2 הינס גבוהים.

הטעיה בפועל

להסכמה בין בעלי דין יוענק משקל רב כאשר ניסיונם מלמד שבפועל לא קיימת הטעיה של צרכנים. החשש להטעיה שמתעורר פעמים רבות, ואשר אין דרך אמיתית להכריעו למעט מבחניס תיאורטיים-אקדמיים הנוגעים למידת הדמיון במשתנים הרלוונטיים, קטן ומצטמצס כאשר העובדות מלמדות שחרף הדמיון אין הטעיה בפועל. (ראו: דברי כב' השופט סטרשנוב בת.א. 2949/98 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ([פורסם בנבו] (24.5.99).

ברוח זו אף נקבעו הדברים בהחלטה אשר הובאה על ידי הצדדים עצמם בעניין 2ז0ו5 14311

000 ₪ ו[110ז2) נ' 60)ביזסכז60ת1 נמ1.0 .₪ ו[38₪56 (התנגדות לבקשת רישום סימן מסחר 156817, 156818 ; בקשה לביטול סימני מסחר 145148, 145149 ; התנגדות לבקשת רישום סימן מסחר 173501) מיוס 2.4.2009 (התפרסם באתר רשות הפטנטים) פסקאות 63- 4:

"לא תמיד יקבל רשם סימני המסחר כל הסכם בין הצדדים. לצד זכויותיהם של בעלי סימנים קיימות זכויותיו של הציבור, ואופיו של סימן המסחר כאמצעי להסדות התחרות בשוק, נועד גם לשימור זכויות הציבור... עס זאת, כפי שכבר צוטט לעיל, לעיתים די לנו בהסכמת הצדדים שתלמד על כך שהשוק והתחוות

25

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מוסדרים היטב. שעה ששני עוסקים, נקשרים בחוזה ארוך טווח, החוצה מדינות ויבשות, ובשעת הליכים בפני לא מביאים אף ראיה או טענה על טעות שטעה הציבור בפועל, ומשאין הם מכחישים את מחויבותם הם עצמם לחוזה שביניהם, אין לרשם סיבה לחשוש מרישום הסימנים במקביל. ויודגש, מהמונח בפני עולה כי במשך שנים ארוכות מאד הצליחו הצדדים לחיות זה לצד זה, מבלי לפגוע זה בסימניו של זה, ומבלי שהציבור יטעה ביניהם, חזקה עליהם כי סימנים אלה העומדים בתנאי ההסכם שביניהם לא יפרו איזון זה" (הדגשות אינן במקור י.ש.כ.).

במקרה שבפני, הגישו המבקשות תצהיר המתייחס למספר התלונות אשר הגיעו למוקד שירות לקוחות אשר מפעילה המבקשת 1 וטענו כי המדובר באחוז זניח. לא השתכנעתי כי מספר התלונות אכן קטן. בהתאם לנתונים שהובאו בפני, על פני תקופה של כשנתיים, תועדו כ- 165 תלונות המתייחסות לשירותים או מוצריס הקיימים במבקשת 2. ואת, ככל הנראה מבין 0 תלונות שהוגשו בסך הכל למבקשת 1 בתקופה הרלבנטית. ניתן להסיק כי מספר הלקוחות שטועים בפועל בין המבקשת 1 למבקשת 2 אינו שולי כלל שכן המדובר בכ - 4.12% מסך כל התלונות. אין חולק כי מספרן הכולל של המכירות המתבצעות במבקשת 1 הינו רב על אף שלא סופקו נתונים מסם מדויקים בתצהיריס שהוגשו מטעמ המבקשת 1 (תצהירי מר דני מישל והגב' דפנה זוזוט). ואת, אין בידי להתעלם ממספר התלונות (165) אשר אינו זניח כשלעצמו והמשקף בוודאות בלבול בין המבקשת 1 למבקשת 2.

בלתי מספק עד מאד בהעדרם, נתונים מטעם מוקד הלקוחות אשר מופעל (ככל שקיים כזה) על ידי מבקשת 2 אשר מהם ניתן יהא ללמוד על מידת הבלבול בין הרשתות השונות. המבקשת 2 בחרה שלא להגיש נתונים אלה.

טענת המבקשת 1 לפיה הגידול ברווחיותה ובהיקף מכירותיה בכוח להצביע בהכרח על העדר הטעייה בפועל בין סימני המבקשת 1 למבקשת 2 (ראו: סעיף 103 למסמך הטיעוניס משלימים), דינה להידחות. ראשית, הראיות שהובאו מתייחסות למבקשת 1 בלבד, בצירוף ההערה לפיה ככל הנראה כוה הוא המצב גם במבקשת 2 (ראו: סעיף 108 למסמך הטיעוניס משלימים). ואולס, המבקשת 2 בחרה שלא להביא כל ראיות מטעמה לעניין אה כך שבאופן תיאורטי לפחות תתכן המסקנה לפיה הציבור הישראלי פשוט מעדיף את המבקשת 1. בנוסף, לרווחיות המבקשת 1 עשויות להיות סיבות נוספות, אשר אינן קשורות כלל לפעילותה של המבקשת 2 (למשל העדפת אופי המבקשת 1 על פני רשתות קפה אחרות בישראל) כך שהקשר הלוגי בין הגידול ברווחיותה להעדר הטעייה בפועל הינו מרוחק ואף רופף.

לבסוף, לא אוכל שלא להתייחס לטענת המבקשות לפיה אפילו נגרמת לצרכן אי נוחות כלשהי כתוצאה מהשימוש בסימני מסחר דומים, שהרי היא חד פעמית. לאחריה, כך נטען, יתוודע

20

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הצרכן באשר לקיומן של שתי רשתות נפרדות בתי קפה הפועלות במסגרת חלוקה גיאוגרפית. לטענתן, המדובר במוצרים עממיים וזולים ולפיכך יכולה להיגרם לכל היותר אי נוחות קלת ערך שניתן לאמוד אותה בשקלים בודדים. בנוסף נטען כי מאחר שהמדובר במוצרים לצריכה מידית, שהרי במידה שנמכר לצרכן מוצר שאינו מרוצה ממנו יוכל להחצירו (ראו: סעיף 197 למסמך הטיעוניס המשלימים). אין בידי לקבל טענות מעין אלו המקלות ראש באופי השפעת אופו שימוש המבקשות בסימניהן, על ציבור הצרכניס הישראלי. ממש כבמקרה של תרופות או תוספי מזון, לצרכן זכות בסיסית לדעת מהו מקור המזון אותו מכניס הוא לפיו ולקיבתו ואין המדובר בעניין של מה בכך. בנוסף, הטעייה היא הטעייה, אפילו המדובר במקרה חד פעמי או בטעות שמחירה נחשב לנמוך יחסית (עניין סובייקטיבי ממילא), או בטעות שניתן לתקנה לאחר שקרתה.

סבורה אני כי אי הנוחות אשר נגרמת לצרכן הישראלי כתוצאה מהשימוש המקביל שעושות המבקשות בסימניהן אינה זניחה כלל ועיקר ואין להתיר את קיבועה באמצעות רישום הסימנים, תוך חלוקה גיאוגרפית, בפנקס סימני המסחר.

לסיכום, אין ספק כי למבקשות היקף פעילות מסחרית ניכר ושימוש משמעותי בסימני המסחר המבוקשים. עס זאת, המדובר בפעילות של שתי רשתות בתי קפה העושות שימוש בסימני מסחר אשר מידת הדמיון ביניהס הינה גבוהה למדי והחוויה הצרכנית שהן מעניקות הינה והה. ואת בעוד שבפועל קיימים הבדלים בין הרשתות אשר קיומם למעשה מיטשטש עד מאד נוכח אפקט הזהות אשר בפועל דואגות הרשתות לשמר. החשש לחוסר הנוחות אשר נגרם לציבור בצירוף ראיות המעידות על בלבול והטעייה של הצרכנים בין הרשתות השונות מביאני למסקנה כי אין לאשר את ההסכם בין המבקשות לרישום המקביל של הסימנים אשר הוגשו לרישום. סבורני כי בעניין שבפני אף לא מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות רישום הסימנים המבוקשים אלו לצד אלו במרשם סימני המסחר.

למעלה מן הצורך יצוין כי בנסיבות העניין, בהינתן כי שאלת תוס לבן של המבקשות הינה חסרת משמעות לאור העובדה כי המדובר בסימן אשר במקור אשר היה בבעלות משותפת של האחים, אף אין מקום לדיון בסוגיית מאזן הנוחות, כפי שהתווה המלומד קרלי (ראה לעיל).

כפי שטוענות המבקשות (סעיף 15 לטיעונים המשלימים) "סירוב לרישום מקביל ממילא לא ימנע את המשך השימוש המקביל ותוצאתו תהא רק במישור של הגבלת זכותם של הצדדים לרשום על שמס את סימן המסחר "ארומה"". היקף פעילותן העסקית של המבקשות ורוחיותן ניכר לדעת המבקשות, אף מבלי שרישומיס על שם סימני המסחר המבוקשים מכאן כי ממילא אין להחלטה זו השפעה מהותית על מצבן הכלכלי. באשר לפן המשפטי, בכוחן של המבקשות לפעול מול צדדיס שלישיס אשר יבקשו לעשות שימוש שלא כדין בשס "ארומה", שהלא בידי המבקשת 1 מצוי סימן מסחר רשום. באשר למבקשת 2, לאור מספר הסניפים הרב אשר בבעלותה באזור המוניציפאלי של העיר תל אביב-יפו והיקף פעילותה

27

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנרחב לטענתה, דומה כי לא יקשה עליה לאכוף את זכויותיה באזור זה, תוך שימוש בעילות הדין הרלוונטיות.

4. הבקשה לרישום מקביל של סימני המבקשת 1 ו - 2 תוך הגבלה גיאוגרפית, נדחית בזאת. המבקשות תודענה בתוך 90 ימים ממועד החלטה זו כיצד בדעתן להמשיך ולנהל את הליכי ההתנגדות והתחרות המתקיימים ביניהן המתייחסים לרישום הסימנים נשוא הליך זה.

יערה שושני כספי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום | ט"ו אדר, תשע"ג 5 פברואר, 2013 סימוכין : 4 9