סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט מס' 163196

המתנגדת: תרכובות ברום בע"מ ע"י ב"כ עדין - ליס, עוד

המבקשת: [שם המבקשת הקורס] ע"י ב"כ גילת ברקת ושות'

ה ח ל ט ה

1. ענייננו בהתנגדות לבקשת פטנט מס' 163196 (להלן: "הבקשה" או "בקשת הפטנט") שכותרתה "הכנה של מגיבי ברומינציה לא מסוכנים" (ובאנגלית: "ת0 אסזד\ ₪ קוחק 5א )תת סאדה אזאסתם 5זסס 22 ה-אסא") שהוגשה ביוס 25.1.2002 על שס 6568762 [100₪5018 מה 561011816 01 611תטס:) מהודו כבקשה בינלאומית שמספרה 6 (מס' פרסוס 03/062143 0ץ\) ונכנסה לשלב הלאומי ביוס 4. הבקשה פורסמה להתנגדויות ביוס 28.3.2010 וביוס 22.6.2010 הוגשה ההתנגדות על ידי חברת תרכובות ברוס בע"מ.

2. כתב טענות המתנגדת הוגש ביוס 31.10.2010, כתב טענות שכנגד מטעס המבקשת הוגש ביוס 1, כראיות המתנגדת הוגשו ביוס 7.11.2011, ראיות המבקשת ביוס 2.5.2012 וראיות בתשובה מטעס המתנגדת ביוס 27.12.2012. ביוס 30.10.2013 התקיים בפני דיון במעמד הצדדיס בו נחקרו המומחים על חוות הדעת שהוגשו. בהמשך לכך הוגשו סיכומי הצדדים - ביוס 20.3.2014 סיכומי המתנגדת, ביוס 18.6.2014 סיכומי המבקשת וסיכומיס בתשובה מטעס המתנגדת ביוס 30.7.2014.

3 ראיותיה של המתנגדת הוגשו באמצעות שתי חוות דעת של ד"ר אמיר גרובייס: הראשונה, מיוס 3.11.2011 ("חוו"ד גרובייס הראשונה"); והשניה, חוות דעת בתשובה מיוס 26.12.2012 (להלן: "חוו"ד גרובייס השנייה"). בחוות דעתו הראשונה ציין ד"ר גרובייס כי באותה עת עבד בבתי הזיקוק לנפט בע"מ בעוד שקודם לכן עבד במכון תמ"י שהינו בבעלותה של חברת ברוס יס המלח בע"מ, שהיא גס בעליה של המתנגדת.

ראיות המבקשת הוגשו באמצעות חוות דעתו של פרופסור יואל ששון מיוס 2.5.2012, שהוא פרופסור מן המניין וראש המכון לכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שהצהיר על עצמו שעוסק במחקר כימי יישומי.

עיקר טענות ההתנגדות הוא כי האמצאה המתוארת בבקשה נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית וכן כי תביעה 1 בבקשה חמדנית, אינה נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט וכי תביעה 7 אינה ברורה ולכן אין הבקשה עומדת בהוראות סעיפים 4, 5 ו-13 לחוק הפטנטים, תשכ"ו-1967 (להלן: "החוק" או "חוק הפטנטים"), בהתאמה. כן נטען כי תביעה 3 בבקשה פסולה לאור סעיף 9 לחוק בשל רישומו של פטנט ישראל שמספרו 84830 (להלן: "פטנט

הצדדיס עוסקים באשר למושכלות יסוד מדעיות טכנולוגיות, כדלקמן.

ברוס הינו יסוד פעיל ממשפחת ההלוגנים, הכבד ממים, נדיף ורותח בטמפרטורה של 58.8 מעלות צלזיוס. בשל תכונותיו משמש ברוס, במצבו הנוזלי, להכנת תרכובות שונות שעברו ברומינציה. בין היתר, משמש ברוס במוצרים שוניס כמעכב אש ובערה (1ת018108 16ה11), בביוצידים - חומריס לקטילת מיקרואורגניומיס (כגון אלה המצוייס במים או בשפכים), כפיגמנט או בתכשיריס רפואייס לשיכוך כאבים. ככלל ברוס מצוי במי יס או בתמלחות מהס מופק הברוס האלמנטארי (85). ריכוז גבוה מאוד של ברוס מצוי ביס המלח בתצורת יון

הברומיד - הוא היון השלילי של ברוס (37).

הברוס האלמנטארי הוא חומר המאופיין ברעילות ונדיפות גבוהים, דבר המחייב נקיטה באמצעיס מיוחדיס לאיחסונו ולשינועו. בשל סיבות אלה, קיימת מוטיבציה המוכרת מזה שניס רבות, לצמצוס השימוש בברוס אלמנטארי כריאגנט (מגיב) בתעשייה.

הפיכת הברוס לתערובת ברומיד-ברומאט (על ידי ספיגה של ברוס בסביבה בסיסית (ר' חוו"ד גרובייס הראשונה בעמ' 6)) מאפשרת אספקתו של ברוס זמין תוך הפחתה מיידית של הסכנות האמורות הגלומות בשימוש בברוס אלמנטארי (ר' בבקשה בעמ' 4 שורות 3-5 וכן חוו"ד גרובייס הראשונה בעמ' 9). ככלל, הפקת הברוס האלמנטארי מתערובת הברומיד-ברומאט מתבצעת על ידי הגבת התערובת עס חומצה.

כאמור, ברומיד הוא היון השלילי של ברוס בעוד שברומאט הוא יון שלילי של תרכובת ברוס וחמצן (. (810). תגובה של ברוס אלמנטארי (ם) עס בסיס תגרוס להיווצרותם של יוני ברומיד (3) ויוני ברומאט (. 3102) ביחס של 5 ל- 1, ולהיפך, בתגובה עס חומצה יידרשו 5

יוני ברומיד לכל יוו של ברומאט לשס קבלת ניצולת ברוס מקסימלית). יחסים אלה הס יחסיס סטוכיומטריים המבטאיס את היחסים ההדדיים של ריכוז וכמויות היסודות

המשתתפיס בתגובה כימית. יחסיס סטוכיומטרייס משמשיס בתעשייה הכימית לכוון ביעילות את כמות התוצר שיתקבל מתהליך כימי. בהינתן יחסיס לא סטוכיומטרייס של רכיבי תערובת ברומיד-ברומאט כריאגנט (מגיב) בתהליך עס חומצה להפקת הברום, יישארו יוניס שאינס מנוצליס.

בשל כך, בהינתן יחסיס שוניס של ברומיד וברומאט (למשל במקריס של אי-ניקיונות של הברוס האלמנטארי) (ח"נ פרופ' ששון, בפרוטוקול עמוד 90, שורות 13-15), השאיפה תהיה לתקנס ליחס של 5:1 בהיותו היחס בתערובת שימקסס את כמות הברוס שניתן יהיה להפיק (ר' עמוד 8 לחוו"ד גרובייס הראשונה). אין חולק כי היתרונות הללו שבהתאמת יחסים סטויכיומטרים אלה היו ידועים מקדמת דנא (המתנגדת מפנה לעניין זה, בין היתר, לפטנט ארה"ב 728,566 115 משנת 1903). בנוסף, אין חולק כי בידע הקודם נעשה גם שימוש ביחס סטויכיומטרי של 2:1 (ר' למשל פטנט ארה"ב 3,547,687 115 ובמאמר של 618מגעע .צ\. ה

(1924) 0.2499 ,46 01/\ ,.506 .606 .זסרת\. ,11111 .[.ג. תה שצורפו כנספתים ל ו- י"א, בהתאמה, לחוו"ד גרובייס).

כפי שהסבירו המומחים, ישנן שתי שיטות עיקריות בתעשייה להפקת ברוס מתמלחות: השיטה החמה - "655ס6סעק וטס 6ת11ת6655/5168סעק +10" והשיטה הקרה המכונה " שתואוס1ט

5 טס" (ר' גס בקשת הפטנט בעמוד 9, שורה 14). שתי השיטות נבדלות בשלבי הביניים שלהן. בשתי השיטות נקודת המוצא היא חמצון יוו ברומיד בתמיסה באמצעות כלור גזי (כלורינציה). לאחר מכן, נעשה שימוש בקיטור (זטס 6ח1וח5008) בשיטה החמה או בתהליך שיחון (הזרמת אויר) בשיטה הקרה - הגורמיס לשחרור הברוס כחומר בינייס בצורת אדיס

(ברוס אלמנטארי במצב צבירה של גז ((6זם)).

בשיטה החמה, אדי הברוס שהתקבלו עובריס תהליך עיבוי בו מקרריס את המערכת שבה אדי ברוס, מיס וחומריס נוספיס. תוצאת העיבוי היא קבלת שתי פאזות נפרדות של מיס ושל ברוס, שזקוק בשלב זּה לניקוי. כפי שעלה מחקירתו של ד"ר גרובייס, גס תהליך העיבוי אינו תהליך פשוט, שכן יש להעביר קור למערכת באמצעים שונים (ר' למשל, פרוטוקול הדיון בעמוד 16, שורות 16-18). לאחר שלביס אלה מתקבל ברוס אלמנטארי נוזלי.

בשיטה הקרה לעומת זאת, אדי הברוס מוספגיס בתמיסה בסיסית כך שמתקבלת תמיסת ברומיד-ברומאט ביחסים של 5:1 או הקרובים לכך (ר' ח"נ ד"ר גרובייס, עמ' 30, שורות 3-5). לאחר מכן, ישנס שלביס של שחרור וניקוי לאחריהס מתקבל ברוס אלמנטארי נוזלי, כפי שמתקבל בשיטה החמה. יצויין, כפי שעמד על כך ד"ר גרובייס בחקירתו (פרוטוקול הדיון, עמוד 31, שורות 9-14), שבשיטה הקרה ישנה חשיבות רבה יותר לשלב הניקוי בשל אי הניקיונות של התמיסה המתקבלת בשיטה זו.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשת הפטנט

לטענת המבקשת, האמצאה המתוארת בבקשה עוסקת בשיטה חדשה להכנת מגיבי ברומינציה שאינס מסוכנים, שניתן להכינס בצורה עמידה ומחומרי גלם שאינס יקרים כתחליף יציב לשימוש בברוס נוזלי בריאקציות ברומינציה בתרכובות ארומטיות וכן כתוספת ברוס בתרכובות לא רוויות (בקשה עמוד 1, שורות 5-9 ; עמוד 4, שורות 10-14)).

בבקשת הפטנט שתי תביעות בלתי תלויות. בתביעות 1 ו- 2 לבקשה נתבע הליך להכנת ריאגנט (מגיב) ברומינציה שאינו מסוכן תוך שימוש בתמיסת ברוס בסיסית מימית, שמקורה במתקן

השבה תעשליתי (1ת18 /16600761) והמטופלת באמצעות אחד משנייס: ברומיד אלקאלי או מחמצן, לשס קבלת יחס סטויכיומטרי בטווח של 5.111 ל- 2:1 בין הברומיד והברומאט

בתמיסה האמורה. תנאי נוסף הוא כי התמיסה המטופלת תהא בטווח חומציות () שבין 0 ל-12.

תביעה מס' 2 מרחיבה ומפרטת כי התמיסה האמורה הינה בעלת טווח חומציות (11ק) שבין 0 ל-12 ומכילה בין 25-35% ברוס המומס בתמיסה מימית של סיד (6ם:ו1) או נתרן

הידרוקסידי (8011א) הנמצא בתמיסה כברומיד אלקאלי וברומאט אלקאלי. עוד מפרטת תביעה 2 כי התמיסה האמורה מטופלת על ידי (א) ברומיד אלקאלי לקבלת יחס סטויכיומטרי של ברומיד לברומאט בטווח של 5.1:1 ל- 5:1; או-(ב) מחמצן לקבלת יחס סטויכיומטרי של ברומיד לברומאט בטווח של 2.1:1 ל- 2:1, כאשר התמיסה המטופלת הינה בעלת טווח

חומציות שבין 10.5-8.5 ומכילה ברוס בריכוז של ,100-3500/1. ובלשון התביעות:

[המשך הטקסט המקורי, תוך הסרת סימוני עמודים] ... (טקסט טכני מפורט) ...

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

7. תביעות 3-7 וכן תביעה 9 בבקשה תלויות בתביעה 2. היבטים נוספיס הנתבעיס הס אידוי המיס מהתמיסה לקבלת מוצקי ברוס (בתביעה 3); אופן השגת היחסיס הסטוכיומטריים שנתבעו בתביעה 2 - 1-5:1 :5.1 על ידי הוספת ברומיד אלקאלי (בתביעה 4) ויחס של 2.1:1- 1 על ידי מחמצן (בתביעה 5, בתביעה 6) או על ידי הוספת מלח ברומאט אלקאלי בתביעה 7 ובתביעה 8 התלויה בה מציינת כי מלח הברומאט האלקאלי הינו מלח נתרן או סידן וכי ההוספה מתבצעת תוך שמירה על הטמפרטורה בתהליך ורמת החומציות בו. בתביעה תלויה 9 נתבע אידוי המיס מתמיסת הריאגנט שהתהליך להכנתה נתבע בתביעה 2 לצורך קבלת ריאגנט ברומינציה מוצק הנטחן על מנת ליצור תערובת מלחיס בעלות אחוז ברוס גבוה.

8. תביעה 10 המתייחסת לשיטת ברומינציה של תרכובות ארומטיות תלויה בתביעה 1 ואילו תביעה 11 תלויה בתביעה 10 ועניינה הפעלת הריאגנט בכלי תגובה תוך כדי תהליך ברומינציה באמצעות חומצה מינרלית. תביעה 12 תלויה בתביעה 11 ומתייחסת לחומצה מינרלית ספציפית. לבסוף, תביעה 13 תלויה בתביעה 12 ומתייחסת לתרכובת ארומטית ספציפית הנבחרת מקבוצה נתונה.

9. הצדדיס מיקדו טיעוניהס בשאלת ההתקדמות ההמצאתית בנוסף על טענות כנגד החידוש שבאמצאה. כמו כן, כאמור, הועלו טענות לאור סעיפים 9 ו-13 לחוק. אעסוק תחילה בשאלות ההתקדמות ההמצאתית והחידוש.

0. במסגרת חוות דעתו של פרופ' ששון נכלל תרשים המציג באופן סכימטי את התהליך הנתבע באמצאה ביחס לידע הקודם. בשעת חקירתו ביקש פרופ' ששון לתקן את התרשים כפי שגם נכלל בסיכומי המבקשת (סומן שס כשרטוט 3) :

שרטוט 3 - הכנת מגיב ברומינציה לא מסוכן על פי האמצאה

האמצאה == ₪ 0

התהליך להכנת מגיבי ברומינציה לא מסוכנים

לפי בקשת הפטנט סטויכומטריים (לפי הנדרש)

תמיסה ₪

1. מהתרשים המתוקן עולה שלשיטת המבקשת האמצאה באה לחסוך את המשך השלבים שבידע הקודם דרשו במורד הדרך שלב בו מופק ברוס אלמנטארי נוזלי בטרס הגעה לתוצר של תמיסת ברומיד ברומאט. בכך, לשיטת המבקשת, נחסך שלב מסוכן ושאינו אקולוגי.

2. לשיטת המבקשת האמצאה עושה שימוש בתמיסה שבידע הקודם היתה שלב ביניים של ספיגה של אדי ברוס (6ם) בתמיסה בסיסית לקבלת תמיסת ברומיד ברומאט (סומן בתרשיסם המתוקן כתמיסה /). לשיטת המבקשת אין האמצאה מוגבלת לשימוש באדי ברוס

המופקיס בשיטה הקרה או בשיטה החמה. נראה כי שני המומחיס הבינו כי התמיסה הנתבעת באמצאה מיוצרת מאדי ברוס שהוספגו בתמיסה בסיסית.

3. בכך למעשה מצמצמת המבקשת את שלבי התהליך שבידע הקודם דרש, כאמור, שחרור מהתמיסה (בשיטה הקרה) וניקוי על מנת להפיק ברוס אלמנטארי נוולי בטרס ספיגה

לתמיסה בסיסית או הכנת מלחי ברומיד ברומאט והמסתם על מנת להגיע לתוצר שהוא מגיב ברומינציה לא מסוכן - תמיסת ברומיד-ברומאט.

טענת המבקשת היא כי "הניצוץ ההמצאתי" נעוץ בשימוש בחומר מוצא ידוע, שעד כה היה רק בגדר תוצר ביניים בהליך הפקת ברוס (תמיסה ) להכנת מגיבי ברומינציה. ואת, לאור היתרונות המסחרייס והאקולוגייס עליהס עמדה ולמרות התפיסה, שכפי הנראה אכן היתה רווחת, לפיה אין ערך תעשייתי או מסחרי לשימוש בתמיסה שכזו לאור שיעור ניקיונה הנמוך יחסית. לטענתה, לפני הממציאים, איש לא הציע לעשות שימוש בחומר ביניים וה כחומר מוצא ליצירת מגיבי ברומינציה לא מסוכניס (סעיף 10 לכתב טענות שכנגד, סעיפים 24-26 לחוו"ד ששון).

במליס אחרות, לשיטת המבקשת האמצאה למעשה עושה שימוש רק בחלק משלביו של התהליך שהיה ידוע בידע הקודם. ודוק, איןו המבקשת מציעה לשנות את סדרי הפעולות בתהליך, אינה משפרת אותו ואינה מוסיפה לו דבר.

המבקשת שמה יהבה על התועלות שייתכן ויכולות להיות מושגות מביצועה של האמצאה. אין די בכך כדי לבסס התקדמות המצאתית.

הנטל לשכנע כי האמצאה המתוארת בבקשה כשירת פטנט ובכלל זה שישנה התקדמות המצאתית בעיניו של בעל המקצוע בתחום, נשאר ונח בהליך ההתנגדות על כתפי המבקשת (ר' למשל, ע"א 665/84 סאנופי בע"מ נ' אוניפארם בע "מ, פסקא 5 לפסק הדין, פ"ד מא(4) 729; עש"א (י-ם) 645-06-13 אוניפארם בע"מ נ' 1605 ץ1.111 פסקא 56, (פורסם בנבו, 26.1.2014)). אמנם, על המתנגדת מוטל הנטל להבאת הראיה (ר' התנגדות לרישום פטנט מס' 143977 5 20063 3ע15/ נ' אוניפארם בע"מ (פורסם בנבו, 29.7.2007)) אך במידה והצליחה

המתנגדת להטיל ספק בכשירות האמצאה לפטנט, תחויב המבקשת לשוב ולהוכיח את כשירות אמצאתה.

עיון בעדותו של פרופ' ששון, המומחה מטעס המבקשת, מעיד שמצא שעיקר ההתקדמות ההמצאתית בענייננו הוא בתועלות באמצאה המתוארת בבקשה העולות מהרעיון להשתמש בתוצר בינייס שקודס לכן לא נחשב רלבנטי לשימוש כלשהו. ברס פרופ' ששון לא הצביע על כל יתרון טכנולוגי שבשימוש בתוצר הבינייס החורג מהיתרונות המסחרייס או האקולוגייס. באשר לדרישת ההתקדמות ההמצאתית כבר נאמר ב-ע"א 345/87 ]]08ע1\/ 65משטזן

ץ ות 0) נ' מדינת ישראל, פ"ד מד/(4) 45 (להלן: "עניי[ 65שט11"), בסעיף 49 לפסק הדין:

"...דרישה זו לתקפותו של פטנט רחבה מן הדרישה של חידוש, וטעמה בכך, שאין די בהיותו של המוצר או התהליך דבר חדש שטום נתגלה

לציבור, אלא כי לצורך קבלת הגנתו של החוק יש להראות תרומה ממשית לתחום, אשר מצדיקה הענקת מונופולין לבעל האמצאה, תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים."

וכו ב-ע"א 4867/92 סניטובסקי נ' תעמ"ס בע "מ ואח' פ"ד נ(2) 509, 515 :

"המונופולין מותנה בתוומה ממשית של האמצאה להתפתחות טכנולוגית. "

בבחינת התקדמות המצאתית יש לנקוט משנה זהירות מניתוח הידע הקודס תוך הסתמכות על הידע המצוי בבקשת הפטנט הנבחנת ובכך ללקות בחכמה בדיעבד (ר' למשל עניין 05שט11, בעמוד 110).

משהזהרנו עצמנו בדבר הסכנה מחכמה בדיעבד, נתייחס לשאלת ההתקדמות ההמצאתית שבענייננו והיא השמטת חלקו האחרון של תהליך ושימוש בתוצרי בינייס. למעשה, אין בפי המבקשת כל טענה להתקדמות טכנולוגית בהמצאה (ודוק, אין הדבר והה לצעד טכני הנדרש לשאלת היותה של אמצאה בתחוס טכנולוגי לעניין סעיף 3 לחוק - דיון שאינו מענייננו במקרה זה). איני סבור שבפי המבקשת מענה לדברי המתנגדת והמומחה מטעמה כי בעל מקצוע בתחוס היה יודע לעצור את התהליך בשלב הבינייס לו היתה לו מוטיבציה מסחרית כלכלית לעשות כן וזאת ללא צורך בידע נוסף.

מדברי המומחים של שני הצדדיס עולה שבעל המקצוע בתחוס היה מודע לתוצאות ומגבלות עצירת התהליך בטרס סיומו. לו היה מוצב בעל מקצוע בתחוס בפני האפשרות שישנה רלבנטיות מסחרית או אחרת לתמיסות שאינן נקיות וביחסים סטוכיומטריים השוניס מיחס של 5:1 או של 2:1, הרי שלאור דברי המומחים (למשל, בסעיף 47 לחוו"ד גרובייס הראשונה ובח"נ ששון בעמוד 98, שורות 9-11) סביר להניח שבעל מקצוע, ביו אס היה כימאי חוקר, יישומי או תעשייתי, היה יודע לעשות שימוש מסחרי בתמיסת הבינייס כחומר מוצא מבלי לבצע את שלביו הנוספים של התהליך הידוע והמוכר שכן היה צופה את תוצאת הדברים בוודאות גבוהה (חוסר ניקיונות בתמיסה).

הצדדיס עסקו רבות בטיעוניהס וסיכומיהס בסוגיית הניקיון של התוצרר.

לשיטת המבקשת יתרון שבאמצעה הוא שאפשר להתאים את היחסים לפי דרישת הלקוח. ואת לאור תביעת טווח היחסים הסטוכיומטריים 5.1:1 לבין 2.1:1.

לדברי המתנגדת ביחסים סטוכיומטריים שאינם אידיאליים תתקבל תערובת שאינה נקייה. בעניין זה נראה כי המבקשת פוסחת על שתי הסעיפים - מצד אחד טוענת ליתרונות המסחריים בהשגת תערובות שאינן נקיות (ח"נ פרופ' ששון, בעמוד 97 שורה 26 - עמוד 98; ומצד שני, עיון בבקשה עצמה מעיד שגם בה ישנה עדיפות להגיע ליחסים הסטוכיומטריים הידועים והיעילים (כך למשל בעמוד 5, שורה 10 לתיאור) בהס שיעור הניקיון הגבוה (למשל בעמוד 9, שורות 1-3) מהם ניתן יהיה להפיק ברוס, בשלב מאוחר יותר, בניצולת גבוהה של 90-100% (ר' למשל תיאור הבקשה בעמוד 6, שורות 10-14).

דברים אלה בצד ההכרה הברורה שגם בידע הקודם היה ידוע שלעולם לא תתקבל תערובת ברמת ניקיון של 100% וכך גם לא יופק ברום אלמנטרי נקי לחלוטין (ר' ח"נ ד"ר גרובייס, בעמוד 17 שורות 24-25) מביאים למסקנה שאין בתביעת הטווח (להבדיל מערכי היחסים הספציפיים) תרומה להתקדמות המצאתית שכן בבקשה כמו גם בידע הקודם מוכתבת השאיפה לתערובות נקיות.

למעשה גם לשיטת המבקשת, אף בתביעת טווח שיביא לתערובות שאינן נקיות תהיה ההתקדמות המצאתית. הדברים אמורים בדברי המומחה מטעמם המבקשת שהסביר כי ריאגנטים מתמיסות ברומיד בברומאט ביחס של 3:1 או 4:1 אינם אינס מוכרים בספרות המקצועית אך כי לו היה רצון להתאים את היחסים בתמיסה ליחסים אלה היתה הפעולה טריוויאלית (ר' ח"נ פרופ' ששון, בעמוד 95, שורות 8-11).

נטילת חומר ידוע שנבדל מהקייס ברמת הניקיון שבו, אינה מהווה לכשעצמה המצאה. אין חולק כי התוצר על פי האמצעה אינו נקי כפי שניתן היה להשיג בביצוע התהליך המלא (בין אם בשיטה הקרה ובין בשיטה החמה) לפי הידע הקודם. אך כאמור, בעל מקצוע היה יודע לבצע את האמצעה ולהפיק תמיסה שאינה נקיה, ללא ניסיון וטעיה, לו היה מוצב בפני

ההצדקה הכלכלית לעשות כן תוך שימוש בתוצר הביניים - תמיסה 4 (ר' למשל ח"נ ד"ר גרובייס, בפרוטוקול עמוד 36, שורות 11-15, שורות 25-26). לפיכך, אין בסוגיה זו להעלות או להוריד לעניין שאלת ההתקדמות המצאתית.

בפי המבקשת טיעוניהם רבס לביסוס מבחניהם משניים. גם אף היה בהס די לכשעצמה לשכנע בהתקדמות המצאתית, לא שוכנעתי שבעל מקצוע לא היה בוחר לעשות כן. כך למשל, טענה המבקשת כי האמצעה מהווה פתרון לחסר מתמשך (הוזלת התהליך ויתרונות סביבתיים אקולוגיים); כי היעדר הפתעה בתוצר נושא האמצעה אינו שולל התקדמות מצאתית; וכי לתשובה לשאלה "איך לא חשבו על וה קודם?" חשיבות בקביעת ההתקדמות המצאתית. אך, כאמור, גם באלה אין כדי לסייע לה.

מבחני העזר הנזכירים לבחינת קיומה של ההתקדמות המצאתית נסקרו בעניין 65שטז. המבחנים הס מבחנים אובייקטיביים, שבעיקרם כלכליים: מבחן החסר המתמשך (161 שַחס1); מבחן ההצלחה המסחרית של המוצר או התהליך נושא הפטנט; התגובה שעוררה רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר האמצעה בקרב קהיליית אנשי המקצוע בתחום הרלוונטי (האםס נחשבה כמהפכנית או כמובנת מאליה); וההעתקה של האמצעה על ידי מתחרים בענף (כגון נתבע בתביעת הפרה).

על טיב ומעמד מבחנים אלה בהכרעה בדבר קיומה או היעדרה של ההתקדמות המצאתית שמקורן בפסיקת בתי המשפט בארה"ב עמד גם המלומד ותטוג (בספרו ר' 185.055) ולפיו יש שסברו שמעמדם של מבחנים אלו, כשמסו משני הוא וכי הסבירות כשעשויה להטות את כף המאזניים במקרים בהם ישנו ספק לגבי כשירותה של האמצעה לפטנט. על פי גישה זו אין ביכולתם של מבחנים אלה להשלים את החסר מקום בו כשירות האמצעה עומדת בספק. גישה שנייה מכירה במעמדם של מבחנים אלה כבסיס משמעותי להחלטה. גישה שלישית, המאזנת בין השיקולים הנזכרות מבססת מבחנים אלה כרלוונטיים בבחינתה של ההתקדמות המצאתית שבחינתה תיעשה בזהירות ומעמדם ייבחן בכל מקרה לגופו.

בית המשפט העליון קבע בעניין 1108265 כי מבחנים אלה אינם קונקלוסיביים ואינם אלא אינדיקציות שאין די בהן לכשעצמן לשכנע בקיומה של ההתקדמות המצאתית, בפסקא 50 לפסק הדין:

"מבחנים אלה, המכונים גם ,"60051067811005 56600" ,אינם קונקלוסיביים לעניין ההכרעה בשאלת ההתקדמות, אולם ניתן למצוא בהם אינדיקציות וסיוע להכרעה או, תוך יישומם הזהיר בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה...מובן, בי בכל שנושא הדיון עניינו בתחום טכנולוגי מורכב ומסובך יותר, תגבר הנטייה להיפנות אל מבחנים אלה ... אולם אין בכך כדי להופכם לאמות מידה בלעדיות".

מבחנים עקיפים אלה גם אינם מנותקים תמיד מההכרה שלאחר מעשה (ר' בקשה לביטול פטנט מס' 148492, "חברת משכן התכלת תעשיות" בע"מ נ' חברת כתב תשמישי קדושה בע"מ ואח' (פורסם באתר רשות הפטנטים, 8.3.2009) (להלן: "עניין משכן התכלת". יצוין כי ערעור שהוגש על החלטה זו נדחה ב-ע"ש 239/09 משכן התכלת תעשיות בע"מ נ' "כתר תשמישי קדושה בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 10.2.2011) וכן נדחתה בר"ע 2108/11 משכן התכלת תעשיות ע"מ נ' "כתר תשמישי קדושה" בע"מ (פורסם בנבו, 12.5.2011)).

אין המבחנים המשניים יכולים לגבור מקום בו על פניו אין התקדמות טכנולוגית כלשהי. אכן ייתכן ויש ערך כלכלי או אחר לשימוש בחלק מתהליך ידוע וקייס (כך הדבר גם לגבי יתרונות אקולוגיים סביבתיים או היתרונות שבמניעת סיכון - כולל בגדר יתרונות שהיו ידועים ורצויים (ר' למשל, ח"נ פרופ' ששון, עמוד 110, שורות 16-17; וכן פטנט 830'). אך מכאן ועד קביעה שיש בנטילת אותו חלק מתהליך ידוע ועד כדי התקדמות שיש בה ההתקדמות המצאתית - הדרך ארוכה.

1. לגבי האפשרות של נטילת שלב מהידע הקודם כבר נאמר בארה"ב שלכשעצמה אינה בהכרח מעידה על ההתקדמות המצאתית וכי למעשה יהיה צורך בביסוס קונקרטי וודאי באשר להתקדמות הגלומה בהשמטתו על פני הוספת פיתוח חדשני ויצירתי על הידע הקודם:

2. לשיטת המבקשת עיקר יתרונות האמצעה הן בפן הכלכלי והאקולוגי. אין חולק על היתרונות הסביבתיים שבשימוש בתערובת ברומיד בברומאט אך בנסיבות העניין איני סבור שדי בכך. באשר ליתרונות מסחריים הרי שהמבקשת העלתה אלה בשפה רפה ולא ביס