סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 1, 255109, 255089, 255112 "3 5"," 00511165 640 "

"6"

המבקשת 1 : סקארה בע"מ ע"י ב"כ מ. פירון ושות', עו"ד

המבקשת 2 : פד ז אט 60 פאג 5032 ע"י ב"כ פרל עורכי דין

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשות מתחרת לרישום סימני מסחר מס' 255089, 255109, 255111, 255112 ו- 9, בגינן נפתח הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 (להלן: " הפקודה").

2. בקשות לרישום סימני מסחר מס' 255089, 255109 | "051105 5008 "\ -5\0" (מעוצבים ), ובקשות לרישום סימני מסחר מס' 255111, 255112 (לא מעוצבים) המורכבים מאותן מלים (להלן: "סימני המבקשת 1" ), הוגשו לרישום ביוס 17.04.2013 בעבור:

א. בשמיס ומוצרי קוסמטיקה; תמרוקים; תכשירי טיפוח העור שאינם תרופתיים; ניחוחות לשימוש אישי; תכשירים לטיפוח השיער שאינם תרופתיים; סבוני אמבטיה; אביורי איפור; אביזרי שיער; שמני אתריים, תרחיצי שיער; קרמים; אביורי אמבט; מוצרי טואלטיקה ; הנכלליס בסוג 3.

ב. אביורי אופנה; הנכלליס בסוג 25.

ג. שרותי חנות קמעונאית המכילה מוצרים לטיפוח אישי, תמרוקים, טואלטיקה, מוצריס לגוף, מוצריס לטיפוח העור, מוצריס לטיפוח השיער שאינם תרופתיים, תרחיצי שיער, סבוניס, שמני אתריים, קרמים, ניחוחות לשימוש אישי, בשמיס ומוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטיפולי יופי; מוצריס לטיפול וטיפוח השיער; הנכלליס בסוג 35.

3. סימני המבקשת 1 המעוצבים נראים כך:

/\ ,\]4/\

5/4

5

4. בקשות לרישום סימני מסחר מס' 258589 " 5.8" (מעוצב), ו- 255816 ":31\/ א 6" (לא מעוצב), (להלן: "סימני המבקשת 2", הוגשו לרישום במסגרת הליך בקשה לבחינה על

האתר לפי תקנה 22ג לתקנות סימני המסחר, 1940 ביוס 20.05.2014 וביוס 27.08.2013,

בהתאמה, בעבור:

א. סבוניס; סבוני אמבטיה; סבוני שמפו; סבוני גילוח; קרמים ושיקויים; קרמים לגוף;

ב.

ג.

מרככים; סבוני קצף; שמפו; ג'ל רחצה; סבון בועות ; אמבטיה/מקלחת; קצף; תכשירים לרחיצת ידיים; קרמים לידיים; טיפולי רגליים; קרס; קרס לגילוח; פצצות אמבט; חמאות אמבט; תפיחות אמבטיה; סבוני גליצרין; אבקה לתינוק; סבון למסאג'; טראפלס אמבט; קרמים לפנים ; מוצרי קוסמטיקה אורגנית ; מוצרי קוסמטיקה טבעיים; סרום אנטי איג'ינג; קרס אנטי איג'ינג; קרס עיניים; מוצרי ספא; קרמים וסבוני פילינג; קוסמטיקה; תכשירים לטיפוח העור; תמרוקים; תכשירים לשיער; בשמיסם; מוצרי בישוס; מוצרי טיפוח אישי ומוצרי ניקוי; מייק אפ; שמן גוף; שמן גוף ארומטי; מלחי אמבט; מסכות אנטי איג'ינג; הנכללים כולס בסוג 3.

יריעות פלסטיק ; שקיות נייר לאריזה ולעטיפה ; נייר עטיפה ; שקיות נייר/פלסטיק לקניות לשימוש חד פעמי; שקיות קרטון; קופסאות קרטון; שקיות מתנה; קופסאות מתנה; אריזות קרטון; אריזות מתנה; הנכלליס כולס בסיווג 16.

שירותי מכירה בקמעונאות ולצרכן הסופי של מוצרי קוסמטיקה, טיפול עור, תמרוקים; תכשירים לשיער; בשמים; מוצרי בישוס; סבוניס; מוצרי טיפוח אישי ומוצרי ניקוי; מייק אפ ושאר מוצרי ספא; שירותי מכירת קוסמטיקה מדלת לדלת; הנכללים כולס בסיווג 35.

5. סימני המבקשת 2 נראים כך :

= ₪ ג 6 \/ 5 54%

ביוס 29.9.2013 הודיעה מחלקת סימני המסחר למבקשיס על פתיחתו של הליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודה, ומשלא הגיעו הצדדים להסכמה ביניהס הורתה להס המחלקה ביוס 6.10.2013 להגיש את ראיותיהם שהביא לזיהוין בידי ציבור הצרכן. גם הגב חיון מטעם המבקשת 2 הודתה בעדותה שסימן המבקשת 2 אינו מוכר בישראל ובכך חזרה בה מהדברים שנאמרו בתצהירה (ר' פרוטוקול הדיון מיוס 30.3.2014 עמ' 123 שורות 3):

ש: תסתכלי בבקשה על סעיף 54 בתצהיר שלך. את כותבת - דעתי היא כי סימני המסחר של המבקשת הנם סימנים מוכלים היטב בתחום הקוסמטיקה בישראל ובלונדון.

את מכדה את המונת "סימן מוכר היטב"? או השתמשת במילה "מוכר"? ת: אני מנסה לשחזר מה כתבנו פה. האמת שיש פה משהו סתום. אמי לא מצליחה אפילו להיזכר מה,

ש: את חושבת שהמותג סקארה הוא מוכר בישראל?

ת: לא.

9. המסקנה העולה מן האמור הינה כי בעוד שהמבקשת 1 עשתה ועושה שימוש נרחב בסימניה בישראל, הרי שהמבקשת 2 משתמשת בסימניה מחוץ לישראל. בואנו להפעיל את מבחן היקף השימוש במסגרת הליכי תחרות יש לבחון את מידת השימוש בישראל (בקשות מתחרות (ראה הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר בין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 1 "058008)", לא מעוצב) לבין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 178831 "206806[]8)", מעוצב. (מצוטט מ: קוקורייב ואסי ביבי (פורסם באתר רשות הפטנטים, 25.12.2008) וכן בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 267215, 260143 "יקב עדן", "עדן" אנטיפוד השקעות בע"מ נ' איל אליפז (פורסם באתר רשות הפטנטים, 5).

מכאן שהמבקשת 1 גוברת במבחן זה על המבקשת 2.

תוס לבן של המבקשות מבחן תוס הלב בהליך אה תר אחר כוונת הצדדים בבחירת סימניהם ובשימוש בהם. האם בחרו הצדדים בסימניהם תוך כוונה לנצל את המוניטין של הצד השני או השתמשו בסימניהם בחוסר תוס לב, הרי שכשלו במבחן זה.

המבקשת 2 ניסתה לכל אורך ההליך להוכיח כי המבקשת 1 פעלה בחוסר תוס לב בבחירת הסימנים. סבורה אני כי לא הוכח חוסר תוס לב של המבקשת 2 וכי שני הצדדים בחרו בסימניהם באופן מנותק והמזה.

המבקשת 1 בחרה בסימן ‏50.08 ביוס 24.12.2012 בישיבה בה נכחו מנהלי החברה. באותה עת טרס הוקמה המבקשת 1 ומי שנכחו בישיבה הפכו לימים חברי הדירקטוריון של החברה. השאלה האם יש להגדיר את הישיבה כישיבת דירקטוריון או כישיבה של חברה בהקמה חשובה. אין מחלוקת כי בישיבה זו הוחלט על המותג שישמש למי הן לסימון המוצרים והן כשם של החברה שתקוס ומשכך עסקינן בישיבה שהייתה חשובה לנוכחים. כמו כן לא נסתרה טענתו של מר בן יעקב כי משתתפי אותה ישיבה הפכו לדירקטוריון בחברה, לאחר שהוקמה.

בישיבה זו הציע מר גדי אדר מספר רב של שמות. המצגת הכוללת את השמות צורפה לתצהירו של מר אדר ועוררה מחלוקת ממושכת באשר למועד יצירתה במחשבו של מר אדר. הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה במחלוקת זו אף שנראה היה במהלך הדיונים כי הסקרוביס לכך. המבקשת 1 הגישה את חוות דעתו של מר זילברשטיין. מחוות הדעת עלה כי הקובץ ממנו הודפס נספח השמות שצורף לתצהירו של מר אדר לא נמצא במחשבים שנבדקו. עס ואת, נמצאו שני קבצים אחרים, הכוללים את הסימן המבוקש לרישום, 56.033, שנוצרו לפני אותה ישיבה, האחד ב-19.12.2012 והשני ביוס 23.12.2017.

לטעמי, די בכך כדי לקבוע כי השמות נוצרו לפני הישיבה, במשרדו של מר אדר. התהיות שהעלתה המבקשת 2 בהקשר זה אין בהן כדי לסתור את גרסתה העובדתית של המבקשת 1, כפי שהועלתה בתצהירים מטעמה. במעמד אותה ישיבה נבחר השם 50.4 והמבקשת 1 אף פנתה לבא-כוחה כדי שיבדוק את האפשרות להגיש בקשה לרישום הסימן, כעולה מתכתובת דואר אלקטרוני מיוס 24.12.2017 בין סמנכ"ל הכספים של חברת גולברי לבא כות המבקשת 1, שהוגשה וסומנה מב-1/1.

המבקשת 2 טענה עוד כי המבקשת 1 נחשפה לסימן ‏48.5 עוד בטרס הגישה את הבקשה לרישום וזאת באמצעות גב' הדס אזולאי, אשר החלה לעבוד אצל המבקשת 1 לאחר הקמתה. לטענת המבקשת 2, אותה הדס ביקרה את גב' חיון באוקטובר 2012, בטרס נבחר

השם 54.08. באותה שעה לא עבדה גב' אזולאי אצל המבקשת 1 ולא היה לה כל קשר עמה. גב' חיון הסבירה כי בסטודיו שלה היה מדף ובו מוצרי ‏45.54. בחודש יוני 2013 בשעה שחייתה מועסקת אצל המבקשת 1, הציעה הדס לגב' חיון לעבוד עבור המבקשת 1. גב' חיון דחתה הצעה זו והסבירה כי היא עובדת עבור מותג בעל שם דומה מאוד, ‏48.55. לטענת המבקשת 2, יש בנסיבות אלה כדי להוכיח כי המבקשת 1 נחשפה באמצעות גב' הדס לסימן 35.5 והחליטה לאמצו.

גש אס התיוה שמציעה המבקשת 2 הינה אפשרית, אין היא סבירה בעיניי. ראשית, בשעה שביקרה גב' אזולאי בסטודיו של גב' חיון, היא כלל לא הייתה קשורה למבקשת 1. לא ברור אס ראתה את המדף הכולל את אריזות מוצרי 41.5, אס לאו, שהרי הביקור בסטודיו כלל לא נגע לעניין זה. לא הוכח כל קשר בינה לבין הצעותיו של מר גדי אדר לשמות מותגים או לבחירת השם בישיבה שהתקיימה בדצמבר 2012.

העובדה כי בהמשך, בחודש יוני 2013 לא הופתעה גב' אזולאי מקיומו של המותג בעל השם הדומה, אינה מעידה דבר על תוס לב של המבקשת 1. באותו מועד כבר ידעה המבקשת 2 על קיומה של המבקשת 1, כעולה מחקירתה של גב' חיון (ראה פרוטוקול הדיון מיוס 30.3.2014, עמ' 115, שורות 19 - 20). סביר להניח כי גם המבקשת 1 למדה באותה עת על הבקשה המתחרה לרישום סימן המסחר ומכאן העדר ההפתעה.

לאור העדר היכרות השוק הישראלי עם מותג המבקשת 2 במועד בחירת הסימן, איני רואה כיצד ניסתה המבקשת 1 להיבנות מן המוניטין שלה בבחירת הסימנים ובשימוש בהם. עדי המבקשת 2 אף הדגישו את ההבדלים במיצוב המותגים ובסחורות המשווקות (ר' עדותה של גב' חיון בפרוטוקול הדיון מיוס 30.3.2014, עמ' 126 שורות 7 -27). גם מר ברוּילי לא הבהיר כיצד נפגע המוניטין של המבקשת 2 מן השימוש שעושה בסימניס המבקשת 1 במיוחד לאור העדר השימוש בישראל על ידי המבקשת 1 (ר' פרוטוקול הדיון מיוס 30.3.2014, עמ' 100 - 2).

לא הועלתה בפני טענה על חוסר תוס לב מצד המבקשת 2 יתרה מכך, רישום סימניה מחוץ לישראל ושימוש בסימניס אף בטרס בחרה המבקשת 1 את סימן מעידים על תוס לבה.

מסקנתי הינה כי שני הצדדים בחרו בסימניהם בתוס לב ובמנותק זה מזה.

סוף דבר

2. לאור היקף השימוש הנרחב שעשתה המבקשת 1 בסימניה בישראל, בחינת בקשותיה לרישום סימני מסחר 255089, 255109, 255111, 255112 תימשך.

3. בקשות המבקשת 2, שמספריהן 255816, 258589, נדחות.

4. המבקשת 2 תישא בהוצאות המבקשת 1 במסגרת הליך וה בסך 2,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דין בסך 20,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. בקביעת ההוצאות נלקחו בחשבון מספר הדיונים הרב שהתקיימו בהליך, אשר בגינם נגרמו הוצאות לצד שזכה בהליך מחד ומאידך תוס לבה של המבקשת 2 בבחירת סימן.

ז'קלין ברכה פוסקת בקניין רוחני

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס | יב' כסלו תשע"ו 4 נובמבר 2015