סימן מסחר 345678

ההחלטה:

בקשה לתיקון/מחיקת סימני מסחר רשומים מס'

(בקשה למחיקת ראיות מבקשות המחיקה)

בעלות הסימנים (המבקשות): 3 ) [130 65 ב[[א ו ) 3011510166 ב[[0 ע"י ב"כ מרק בדנר, עו"ד מבקשת המחיקה (המשיבה): איטונג בע"מ ע"י ב"כ סורוקר-אגמון, עו"ד

1. ברקע הבקשה שבפני, מחלוקת שנתגלעה בין שתי חברות בינלאומיות ות 0ם260156018 ו - 011גת2) 1300510116 6118 (להלן בהחלטה זו: "המבקשות") לביו חברת איטונג בע"מ הישראלית (להלן בהחלטה זו: "המשיבה"), באשר לזכויות בשם :00%0צ (איטונג).

2. בפני כעת, מונחת בקשה למחיקת חלק מראיות המשיבה כדלקמן:

א. תצהיר מר נועס צ'לקה בכללותו, ולחילופין, "מחיקת סעיפים 7, 18-28 ו/או סעיפים 4, 8-15, 18-44, 47-50 ו/או נספחים 2-18 לתצהיר" (כך לשון הבקשה).

ב. מחיקת סעיפים 3-28 מתצהיר מר ששון הר סיני וכן מחיקת סעיפים 3-26 מתצהיר מר אדי קורן.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ג. הוצאת חוות דעת של מר ישראל אולייניק ואיל לינור מתיק ההליך. תגובת המשיבה לבקשה ותשובת המבקשות לתגובת המשיבה מצויות אף הן בפני. כזכור, על שס המבקשות רשומיס שלושה סימני מסחר בישראל ואלו הס:

1. סימן מסחר רשום מס' 11516 100%0ץצ מיוס 9/1952 בגין: "חמרי בניה, אבן טבעית ומלאכותית, צמנט, סיד, מלט, חצא, חמרים לעשיית כבישים". רשות שימוש בסימן רשומה על שס המשיבה מיום 1/2001.

2. סימן מסחר רשום מס' ‎ ,77251‏ איטונג מיוס 6/1993 בגין: "חמרי בנייה, אבן טבעית ומלאכותית, צמנט, סיד, מלט, חצצ, חמרים לעשיית כבישים, הנכללים כולל בסוג 19". רשות שימוש בסימן רשומה על שס המשיבה מיום 4/1994.

3. סימן מסחר רשום מס' 88583 איטונג שחסזצי' מיוס 9/1995 בגין: "מכונות ומכלול הציוד לייצור של חומרי בניה, במיוחד לייצור של אבניס מלאכותיות נקבוביות, בטון אוורירי, בטון קל משקל, או בטון קצף; מכונות לייצור של רכיבי בניה; חלקיס ואבזריס של המכונות הנזכרות לעיל; כולל נכלליס בסוג 7". המשיבה אינה רשומה כברת רשות שימוש בסימן.

ביוס 11.1.2016 הגישה המשיבה לרשם סימני המסחר בקשה לתיקון ולחילופין למחיקת סימני המסחר הרשומים על שס המבקשות (להלן: "בקשת המחיקה").

תמצית טענות המבקשות:

באשר לתצהיר מר צ'לקה נטען כי רוב רובו מתייחס לאירועים אשר לגביהם אין הוא יכול להעיד ממקור ראשון, שכן לא נכח במאורעות ההיסטוריים עליה מעיד הוא. בנוסף, נטען כי צורפו לתצהירו של הנ"ל, מסמכים שלא נערכו על ידו ושאין לו כל ידיעה אישית לגביהם. בנוסף נטען, כי יש בתצהיר משוס הרחבת חזית הדיון שכן המוצהר בו אינו מתייחס לחוסר תום לב נטען של המבקשות בעת רישום הסימנים. לפיכך נתבקשה "מחיקת סעיפים 7, 18-28 ו/או סעיפים 4, 8-15, 18-44, 47-50 ו/או נספחים 2-8 לתצהיר".

באשר לתצהיר מר הר סיני נטען כי מתייחס הוא ללא הבחנה הן לתקופה ששימש כמנכ"ל והן לתקופות קודמות ומשכך, אין לעד ידיעה אישית באשר לדברים ולפיכך תצהירו מהווה עדות מפי השמועה. בנוסף, יש בתצהיר משוס ניסיון להוכיח כי למשיבה מוניטין רב בסימן איטונג, ואת חרף העובדה שעילות המחיקה לפי סעיפים 13(11) ו - 1) נמחקו על הסף במסגרת החלטתי מיוס 25.5.2016. עוד נטען כי האמור בו וביחוד

בסעיפים 3-28 מהווה עדות מפי השמועה, וכן הרחבת חזית אסורה. לפיכך נתבקשה מחיקת הסעיפים הנ"ל.

לגבי תצהיר מר קורן (סעיפיס 3-26) נטענו טענות והות לאילו דלעיל אשר לגבי מר הר סיני. לפיכך נתבקשה מחיקת הסעיפים הנ"ל.

המבקשות מציעות להגיש תיק מוצג משותף ומוסכם.

ביחס לחוות דעת אולייניק נטען כי הסקר שערך לבחינת מידת ההכרות של הצרכן הישראלי עם הסימנים "איטונג" ו - "101%צ" נערכו כולל בחודש מאי 2016 ולפיכך אינס שייכים לטענת המשיבה לפיה הוגשו ונרשמו סימני המסחר על ידי המבקשות בחוסר תום לב ומהוויס לפיכך הרחבת חזית שלא כדין. לפיכך טוענות המבקשות כי יש להוציא חוות דעת זו מתיק ההליך.

באשר לחוות הדעת שהוגשה מטעם איל לינור, נטען כי נועדה לבחון את רמת "הקשר המותגי" בין הסימניס "איטונג" ו - "ש100%צ" והינה מבוססת על ממצאאים שנאספו ולוקטו סמוך לתאריך עריכת חוות הדעת, היינו 6 ביולי 2016. לטענת המבקשות אין לממצאים אלו קשר עם טענת המשיבה לפיה הוגשו ונרשמו סימני המסחר על ידי המבקשות בחוסר תום לב ולפיכך המדובר בהרחבת חזית אסורה. מעבר לכך נטעו כי חוות דעתו אינה מקצועית, אינה אובייקטיבית ואינה מבוססת על מתודולוגיות ברורות מוכרות ומקובלות. אי לכך טוענות המבקשות כי יש להוציא חוות דעת זו מתיק ההליך.

תמצית טענות המשיבה

המשיבה טוענת כי המגמה הרווחת בבתי המשפט היא העברת הכובד מקבילות של ראיות למשקלן, ואין להורות על מחיקת ראיותיה כפי שנתבקש. ממילא, לטענתה עצס הגשת תצהיר אינה הופכת את התצהיר לראיה קבילה אלא לאחר מהווה תנאי מוקדם להגשתו באמצעות העדת המצהיר והעמדתו בחקירה נגדית.

עוד מודה המשיבה כי מערכת היחסים ביו הצדדיס משתרעת על פני כ - 65 שנים ולא ניתן להעיד חלק נכבד מאותם אנשים שהיו מעורבים בנושא בכל אותן שנים רבות.

עוד טוענת המשיבה כי המבקשות אינן רשאיות מחד לטעון כנגד המסמכים שצורפו לתצהירי העדים מטעם המשיבה, ובו בעת להסתמך על אותם מסמכים בהליך המקביל שהתקיים ביניהס בבית המשפט. לפיכך נטעו כי יש לדחות את הבקשה למחיקת ראיות המשיבה, לאור דיני ההשתק ועקרון תום הלב הדיוני.

עוד נטען כי העדים מטעמה הינס במשיבה, והינס בקייס בחומר שהוגש במסגרת ההליך, שכן הובא לידיעתם מכוח תפקידם ועל בסיס ייעוץ משפטי שקיבלו.

המשיבה מתנגדת להצעת המבקשות להגשת תיק מוצג משותף, שכן לטענתה המדובר בניסיון להימנע ממסמכים שאינם נוחים להן.

לטענת המשיבה הבקשה למחיקת ראיות עומדת בסתירה להוראות החוק ולהחלטת ערכאה זו מיוס 25.5.2016 שכן טענת המשיבה היא לחוסר תום לב ברישום הסימנים, עילה המותרת על פי הפקודה וההחלטה דלעיל.

עוד נטען כי הראיות שהוגשו אינן בבחינת הרחבת חזית. המשיבה מצביעה על כך שעד למועד הגשת הבקשות לרישום הסימניס קדמו עשרות שנים של מערכת יחסים בין הצדדים אשר לה השלכה ישירה על חוסר תום הלב של המבקשות ברישום הסימנים. מדגישה וטוענת המשיבה, כי גם אירועים שהתרחשו לאחר מועד רישום הסימניס (למשל השקעות שביצע ומבצע גורם מסוים בפיתוח מותג) יכולים להצביע על חוסר תום לב של הצדדים, ויש לפרש את סעיף 39(א1) כמתייחס אף לנסיבות המאוחרות למועד הגשת הבקשה לרישום הסימן.

באשר לשתי חוות הדעת שהוגשו מטעם מר אולייניק ומר לינור, נטען על ידי המשיבה כי אלו מבוססות על סקרי דעת קהל שנערכו בשנת 2016. לטענת המשיבה הסקרים מצביעים על הקשר התודעתי בין הסימניס נשוא ההליך לבין המשיבה, ולפיכך לדידה יש בהס כדי לבסס את טענת המשיבה בדבר חוסר תום לב ברישום הסימניס על שס המבקשות, גם לאחר שנים רבות לאחר ביצוע הרישום.

דיון והכרעה

עדות מפי השמועה

הכלל בדבר עדות שמועה קובע כי עדות בבית המשפט צריכה להינתן בידי העד אשר קלט בחושיו שלו את הדברים עליה מסר עדותו. גם משוס שהמוסר בעדות דבר אשר הגיע לידיעתו "מפי השמועה" אינו יכול לערוב לאמיתותם של דברים (ראו: י' קדמי, על הראיות (כרך ראשון), (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד, 2003), עמוד 481).

מחד, מקובלת עלי טענת המבקשות, לפיה אין ביכולתם של המצהירים מטעם המשיבה כדי להעיד מידיעה אישית באשר לאירועים שהתרחשו לפני עשרות שנים. בנוסף, על פי אותו רציונל, מקובלת עלי טענתה כי אין להתיר לעדי המשיבה לצרף מסמך לתצהיריהם, שעה שלא ערכו אותו או שקיבלוהו כנמענים, ודאי שלא ניתן להתיר פרשנות מצהירים למסמכים מעין אלו. יחד זאת, ככל הנראה המדובר בחלק

במסמכים אשר המבקשות הגישו בעצמן בהליך משפטי מקביל שהתקיים בבית המשפט, או שאינו מתכחשות לתוכנם.

קיים קושי בנסיבות העניין לנקוט את כלל "העיפרון הכחול", ולהורות על מחיקתם של סעיפים מתצהירי עדי המשיבה. ואת משוס שקיימיס סעיפים רבים בתצהיריס אלו הנוגעים לאותם מאורעות היסטוריים והמתייחסים לאומד דעתם של הצדדים באותה העת. אשר על כן, ולפניס משורת הדין, הריני מורה על הותרת התצהיריס כמות שהס בתיק ההליך בשלב זה. לאחר חקירת העדים מטעם המבקשת, ובמסגרת סיכומיה, תהא המבקשת רשאית לטעון כי יינתן משקל מופחת ביותר לעדויות המצהירים בדבר אירועים היסטוריים בהס לא נכחו, כמו גם לפרשנות באשר לאומד דעתם של הצדדים בעת התרחשות אותם האירועים.

באשר למסמכים אשר צורפו לתצהירי העדים, אשר לא הוגשו מטעם המבקשת או שהמבקשת מתנגדת להגשתם כראיה, תתייחס לאלה בעת חקירתם הנגדית של המצהירים על מנת שניתן יהא להכריע במסגרת ההחלטה בתיק העיקרי, בדבר המשקל שיש ליתן להם.

הרחבת חזית

סעיף 39 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה") קובע כדלקמן:

"39. (א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28."

כאמור, על פי הוראת סעיף 39(א) הנ"ל, מוגבלת התקופה בה ניתן להגיש בקשה למחיקתו של סימן מסחר רשום בטענת העדר כשירות, לתקופה בת חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום. החריג לכלל הקבוע בסעיף 39 (א) לעיל, מעוגן הוא בסעיף 39(א1) לפקודה. על פי החריג, בקשה למחיקת סימן מסחר רשום, על יסוד הטענה כי הוגש לרישום בחוסר תום לב, יכולה להיות מוגשת אף לאחר חמש שנים מיום רישומו. לשון הסעיף:

"39 (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת. "

הנה כי כן, באשר לטענת המשיבה, כי סימני המסחר הוגשו "שלא בתוס לב", מן הראוי היה שתתמקד באירועים אשר התרחשו עד למועד הגשת הבקשות לרישום, כמו גם במועד הרישום עצמו. לשון הסעיף מתייחסת במפורש לחוסר תום לב של המבקש במועד הגשת הבקשה לרישום, ולא לאחר מכן. בנסיבות העניין שבפני, שעה שעברו עשרות רבות שנים ממועד רישום הסימניס על שס המבקשות, ועד למועד בו הוגשה הבקשה למחיקת הסימנים, אין בידי לקבל את טענת המשיבה שאת חוסר תום לב של בעלות הסימניס בעת הגשת רישום סימן