סימן מסחר 340922

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לסימן מסחר 3 12636 ₪ ב זא המתנגדת: ד"ר נונה קוכינה על ידי ד"ר שלמה כהן ושות'

המבקשת: פרמייר יום המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ

על ידי סקלר לוי, עורכי דין

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשה לרישום סימן מסחר 340922 "568 12080 ז16ותסעע ץ ב אנזאז" שהוגשה עבור המוצרים והסוגים הבאים:

- | בסוג 3 עבור: "תכשירי קוסמטיקה ותמרוקים שאינס רפואיים; בשמים, שמנים אתריים". הפרטה בסוג ה הוגבלה בהמשך ההליך;

- | בסוג 10 עבור: "התקנים לעיסויי פניס לשימוש קוסמטי; אביוריס טיפוליים, דחיינו מכשירי עיסוי לטיפולי אנטי-אייג'ינג; הנכללים כולס בסוג 10";

- | בסוג 35 עבור: "שירותי פרסוס באמצעות שילוט והפעלת חנות; ניהול עסקים; פרסומת".

2. הבקשה הוגשה בידי חברת פרמייר יום המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ (להלן: "המבקשת").

3. המבקשת הגישה את בקשתה ביוס 30.6.2021. הסימן קובע ביוס 17.8.2021 ופורסם להתנגדויות ביוס 1.9.2021. ביוס 1.11.2021 הגישה ד"ר נונה קוכינה (להלן: "המתנגדת") את התנגדותה לרישום הסימן.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

עיקרי טענות וראיות הצדדים

4. המתנגדת היא המייסדת והבעלים במשותף של חברת א00)א . אכ. בבעלות המתנגדת סימן מסחר 105678 "ג אסא .אס", הרשום בסוג 3 עבור מוצרי קוסמטיקה. הסימן הוגש ביוס 6 ונרשם ביום 4.12.1997 (להלן: "סימן המתנגדת").

5. המתנגדת מבססת את התנגדותה על סעיפים 8(א), 5(11), 6(11), 9(11), 13(11) ו-14(11) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), דהיינו על היעדר כשירות לרישום על בסיס היעדר אופי מבחין אינהרנטי, פגיעה בתקנת הציבור, תחרות בלתי הוגנת, והטעיית הציבור. בכתב טענותיה הוסיפה המתנגדת שהבקשה נגועה בחוסר תום לב, בגניבת עין ובעשיית עושר ולא במשפט, זאת לאור מודעותה של המבקשת על קיומה של המתנגדת, בניסיון מכוון להיבנות שלא כדין מהמוניטין של המתנגדת.

6. המתנגדת טוענת שהיא צברה מוניטין רב במהלך שנות פעילותה בתחום, מאז שנת 1994, ושהיא דמות מוכרת בישראל ובעולם. היא סבורה שהסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן המתנגדת, שלטענתה צבר מעמד של סימן מסחר מוכר היטב לפי סעיף 1 לפקודה. המתנגדת טענה שעל המבקשת מוטל הנטל להוכיח שהסימן אינו מטעה באמצעות עריכת סקר צרכנים. משלא עשתה כן לא הרימה את הנטל.

7. המתנגדת סבורה שהרכיב המילולי "ד"ר נונה" הוא דומיננטי בסימן המבקשת ועל כן במבחן המראה, הסימניס דומה עד כדי להטעות. עוד טוענת המתנגדת, שהבדל באות אחת אינו מספיק כדי להבחין בין שני הסימניס במבחן הצליל, בעיקר בשעה שהמילה אינה שגורה בשפה העברית.

באשר לצינורות השיווק, המתנגדת פועלת בשיטת שיווק רשתי, על פי יש לה כוונה להתרחב לצינורות שיווק נוספים, כך שהחשש להטעיה יגבר.

8. מנגד, המבקשת דוחה את טענות המתנגדת בהסתמכה על המוניטין שרכשה בעצמה בשוק בכל שנות פעילותה - מאז שנת 1990 ועד היום. המבקשת פעילה בעשרות מדינות ולה מאות סניפים ברחבי העולם. המבקשת טוענת שנטל ההוכחה להיות סימן המתנגדת סימן מוכר חיטב מוטל על המתנגדת אך היא לא הביאה ראיות מספיקות כדי לעמוד בנטל ה.

9. בהסתמכה על המבחן המשולש, טוענת המבקשת שיש לבחון את הסימן בכללותו כך שהתוספת

"508 12080 167ות6זק 5 " מביאה לצליחת מבחן המראה והצליל. באשר למבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות טוענת המבקשת שאמנס יש חפיפה מסוימת בסוג הסחורות אולם מדובר

10. במוצרים שונים לחלוטין (מכשיר אנטי-אייג'ינג טכנולוגי לעומת קרס קלאסי), כך שאין לחשוש מהטעיית הצרכן.

המבקשת טוענת שהחשש להטעיה פוחת גם בשל כך שהשימוש בו בפועל הוא בסימן המעוצב (סימן מסחר מס" 322695). כמו כן, טוענת המבקשת שיש לה אינטרס לשמור על בידול בינה לבין המתנגדת לאור המוניטין שצברה בעצמה, דבר שאף הוביל לרכישת אופי מבחין של סימן המבקשת.

הצדדים הגישו ראיותיהם בהליך: המתנגדת הגישה שני תצהיריס של גב' רות שניאורסון, מנכ"לית חברת אצ .₪כ, האחד במסגרת הראיות הראשיות והשני במסגרת הראיות בתשובה. מטעם המבקשת הוגשו שני תצהירים, אחד של מר שחר יובל, מנכ"ל החברה והשני של גב' רחלי שחר, מנכ"לית הכספים של החברה. במסגרת הדיון שהתקיים ביוס 19.2.2024 נחקרו מר יובל וגב' שניאורסון בחקירה נגדית. המתנגדת וויתרה על חקירתה של גב' שחר. בתוס הדיון סיכמו הצדדים טיעוניהם בעל פה.

לאחר הדיון הגבילה המבקשת את רשימת הסחורות בסוג 3 ל"תכשירי קוסמטיקה ותמרוקים שאינס רפואיים לשימוש יחד עם מכשירים לעיסויים ולטיפולי אנטי-אייג'ינג בלבד". ההגבלה נרשמה בפנקס. בהודעתה מיום 3.4.2024 טענה המתנגדת שאין בכך כדי לאיין את ההתנגדות. לטעמה, השינוי ברשימת הסחורות הוא למראית עין בלבד ואין בו כדי להפחית מסכנת ההטעיה.

סימן המתנגדת אינו סימן מוכר היטב בישראל

המתנגדת טוענת שהסימן הרשום "ד"ר נונה" הוא סימן מוכר היטב בישראל כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה, המגדיר כך:

"סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל :ילקחו בחשבון, בי( השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;

סעיפים 13(11) ו-14(11) לפקודה קובעים שסימן הדומה לסימן מוכר חיטב אינו כשיר לרישום וזוהי אחת מטענות המתנגדת בענייננו:

1. (13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לעניין טובין שלגביהס מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;

(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר לשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אלא אם כן יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהס מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.

5. סעיף 46א לפקודה מגדיר את מידת ההגנה שמקנה סימן מוכר היטב:

6. (א) סימן מסחר מוכר היטב אך אינו סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן לעניין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לעניין טובין מאותו הגדר.

(ב) סימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן גם לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, אלא אם כן השימוש בסימן על ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור.

אס כן, ההכרה בסימן מסחר מוכר היטב מקנה לבעליו וכות שימוש ייחודית שהיא רחבה מזכות השימוש הייחודית שמוקנית לסימן "רגיל". סעיפי הפקודה מגדיריס את המסגרת הנורמטיבית בתוכה יש לבחון את היות הסימן מוכר היטב.

הנטל להוכחת מעמד הסימן כמוכר היטב מוטל על המתנגדת והיה עליה להביא את הראיות התומכות בטענתה. אני סבורה שהמתנגדת לא עמדה בנטל זה.

המבחניס לבחינת היותו של סימן מסחר סימן מוכר היטב פורטו בהחלטה בהתנגדות לרישום סימן מסחר 93261 .5.8.1 אג דאק נ' [אזופטם\ 9 סצ06א שאב 06א זחה 5ה /11 1 א (פורסמה בנבו, 3.9.2003) (להלן: עניין א דאגק). באותו עניין הלך הפוסק בקניין רוחני (כתוארו דאז), ישראל אקסלרד, בעקבות כתבי המלומד ז10506/ .//\ [1606116/ בספרו 65 נגושוסת1- 611//\ 6ת8 81005 ופסיקת הרשם מיוס 5.9.1999 בעניין 800715 פזז הפבא609 נ' ?קה 501 0.ז זט סזזאסאא זאג (להלן: עניין

5).. בספרו, ציין 11050681 שהשאלה האם הסימן הוא מפורסם או לא היא שאלה עובדתית (עמוד 16). על כן יש לבסס את הקביעה על התשתית העובדתית שהונחה בפנלי.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

הדגש במבחניס הוא על התוצאה הסופית האובייקטיבית מהשימוש בסימן ולא על המניעיס הסובייקטיבייס של בעל הסימן. במילים אחרות, גס אס עשה בעל הסימן מאמציס המביאיס לדעתו להכרה נרחבת של הסימן, אך הסימן לא הגיעה למידת ההכרה הנדרשת, לא יזכה הסימן

למעמד וה (עניין 1% דאהק, פס' 22יב).

תחילה יש לבחון את מידת ההכרה של הסימן. מידת ההכרה ניתנת להוכחה באמצעות בקשות של גורמיס מסחרייס אל בעל הסימן לעשות שימוש בסימן, סקרי שוק ושאלוניס וכן בהצגת חלקה של המתנגדת בשוק בו היא פועלת.

בנטל גאה לא עמדה המתנגדת. המתנגדת לא הציגה נתוניס בדבר נתח השוק ממנו היא נהנית ולא הובאו סקרים בעניין והכלל. גס צמצוס הדרישה לכך שהסימן יהיה מוכר בקרב הציבור הנוגע לעניין אינה מתמלאת. המתנגדת הביאה ראיות מועטות המוכיחות הכרת הסימן באמצעות הרשתות החברתיות בדמות תגובות משתמשים בשפות הרוסית והאנגלית לפרסומיס של המתנגדת (נספח ד' לתצהיר שניאורסון).

בעוד שעל המתנגדת מוטל הנטל להראות שהסימן מוכר היטב בישראל, לא ניתן היה להבחין בין תגובות של ישראלים לתגובות מחוץ לישראל לפרסומים, כפי שהודתה גב' שניאורסון (עמוד 5 לפרוטוקול). כדי להוכיח טענתה היה על המתנגדת להציג פילוח בין מכירותיה בישראל לבין מכירותיה בחו"ל, או פילוח בין עוקביה וצרכניה בישראל לעומת מדינות אחרות, אלא לא עשתה זאת.

מכל מקום, עיקר השימוש בסימן 'ד"ר נונה' נעשה מחוץ לישראל ומרבית הפרסומים מיועדים לשוק זה. הדבר בא לידי ביטוי בפרסומי המתנגדת שאינס בשפה העברית (נספח ד לראיות המתנגדת) ובעמוד היוטיוב שלה בו שפת ההצגה היא רוסית עם אפשרות להוסיף כתוביות בעברית לאחר שינוי ההגדרות (עמוד 38 לפרוטוקול).

לדברי גב' שניאורסון בחקירתה הנגדית, השפה בה נעשה הפרסוס מושפע מהגדרות המשתמש שרואה את הפרסוס לפי שפתו המועדפת, אלא היא אישרה שהתגובות אינן מושפעות מכך. בשיס לב לכך שהתגובות הן בשפה הרוסית, סביר להניח שחלק גדול מהמגיבים אינס ישראלים. על כן קטנה ההסתברות שהסימן מוכר היטב בישראל.

המתנגדת הסבירה ששיטת השיווק בה היא נוקטת היא שיווק רשתי, דהיינו שיווק באמצעות מפיצים רוכשים את הסחורה ממנה ומפיצים לצרכני הקצה. יש להניח שהמתנגדת יודעת היכן יושבים מפיציה ועל כן יכולה הייתה להביא נתוניס לגבי היקף השיווק בישראל ואזורי השיווק בכלל. ואלא המתנגדת לא הביאה נתוניס אלה מהם ניתן יהיה ללמוד גם על מידת ההכרה של הציבור בישראל את הסימן.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

אחזור ואדגיש שדרישה משמעותית המופיעה בסעיף 46א לפקודה היא שהסימן יהיה מוכר היטב בישראל. ההשוואה שצריכה להיעשות על ידי הטוען לסימן מוכר היטב היא ביחס לכל התחום ולא רק למתחרה הספציפי. במקרה זה, מתחריה של המתנגדת בתחום, מעבר למבקשת, חברת פרמייר, הס תאגידים כדוגמת את /זא, משטסכ, 15₪א0, סופר-פארס ועוד. המתנגדת לא הביאה כל ראיות לכך שסימנה הרשום מקביל במידת ההכרה שלו לסימני חברות אלו בישראל.

היקף השימוש ומשך השימוש הס מבחנים משמעותיים לקביעה האם הסימן הוא מוכר היטב. את שני אלה ניתן לאמוד באמצעות היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק. גם בנטל זה לא עמדה המתנגדת. המתנגדת אמנס פועלת בשוק במשך כשלושיס שנה, אך דוחות המכירות שהציגה, בין השניס 2015 - 2021 (נספח ה' לראיות המתנגדת), מעידים על היקפי המכירות שעומדים בשיאם על כחמישה מיליון ₪. בשנה אחת ההכנסה הייתה כ-23 מיליון ₪, אך לדברי גברת שניאורסון בחקירתה הנגדית, הכנסה זו נבעה ממכירת נכס בבעלות החברה ולא ממכירות מוצריה (עמודים 46 - 47 לפרוטוקול).

כאמור, המתנגדת הציגה את נתוני מכירותיה בישראל ובחו"ל יחד ללא הבחנה ביניהם (נספת ה' לתצהיר שניאורסון). המתנגדת לא הציגה אמות מידה אחרות להבחנה בין מכירותיה בישראל לאלה מחוץ לה.

להוכחת מידת השימוש בסימן, הציגה המתנגדת את תעודות הרישום של הסימן שלה בארצות- הברית, ברוסיה, באיחוד האירופי ובאוקראינה. לטענתה, יש בראיות אלה כדי להעיד על מידת ההכרה שלה ברחבי העולם (נספח ג' לתצהיר שניאורסון). אמנם לראיות צורפו התעודות בדבר רישום הסימן עבור תה, מוצרי מזון, חטיפים ותוספי מזון, אלא שבדיקה במאגר סימני המסחר הבינלאומי (128180856 6תגזם [21008)) עולה שלמתנגדת רישומיס במדינות אלה גם ביחס למוצרי קוסמטיקה בסוג 3 (לדיון בעניין זה ראו גס עמוד 23 לפרוטוקול). עוד עולה מהבדיקה שבארצות הברית ובאיחוד האירופי רשומים סימניס נוספים בסוג 3 הכוללים את הרכיב אסא שאינס קשורים למתנגדת. האמור מעיד על מידת האקסקלוסיביות הנמוכה של הסימן, שזהו מבחן נוסף למעמדו של סימן כמוכר היטב (ראו פסקה 22(ו) להחלטה בעניין

מכל מקום, איני סבורה שדי ברישומיס שהוצגו כדי לבסס את מעמדו של סימן המתנגדת כסימן מוכר היטב. למעלה מן הצורך ולשס השוואה, לתאגידי קוסמטיקה גדולים, כגון %158 )6

למעלה מ-1000 סימנים רשומיס בעולם בסוג3 [לסמכות הרשם לבצע מחקר עצמאי ראה דברי כב' השופטת ברלינר בסעיף 25 לפסק דינה בעניין ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית

של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע "מ, [פורסם בנבו] תקדין עליון 4(2006), 8].

היקף ומשך פרסוס הסימן גס הוא משמעותי להכרעה האם הסימן הוא מוכר היטב. כפי שנקבע בענייו 4 1אזק, סימן עשוי להפוך לסימן מוכר היטב גם "בין-לילה", אלא לעיתים קרובות יהיה ה כתוצאה של השקעת משאבים, זמן ומאמציס לפרסומו. פרסוס רחב בהיקפו עשוי

להביא לפרסומו של הסימן אף לארצות בהן לא משווקים את המוצרים ואף מעבר לסחורות הספציפיות המשווקות תחת הסימן.

המתנגדת הביאה דוגמות לפרסוס ושימוש מהאר ומהעולם (נספח ד' לתצהיר שניאורסון). הפרסוס נעשה באתר האינטרנט של החברה וכן בעמוד היוטיוב של החברה וברשתות החברתיות (עמ' 37 והלאה לפרוטוקול). פרסומים נוספים מופיעים באתרים של משווקיה. אני דוחה את טענת המבקשת שהמתנגדת אינה יכולה להסתמך על פרסוס הסימן בידי המפיצים שלה משום שלא השקיעה בו בעצמה. לא מצאתי בטיעוני המבקשת בסיס משפטי לטענה זו. אין כל מניעה לעבוד עם מפיצים חיצוניים ולהותיר להם שיקול דעת בשיווק כפי שעושה המתנגדת. יחד עם זאת, היה על המתנגדת להראות שההשקעות של המפיצים בצירוף השקעותיה מביאות לתוצאה המבוקשת במידה מספקת.

מסקירת עמוד היוטיוב של המתנגדת עלו המסקנות הבאות: עמוד היוטיוב של המתנגדת מכיל מאות סרטונים וכ-4,000 מנויים. הסרטונים הנצפים ביותר, מלפני כתשע שנים, הס בעלי כ- 0 צפיות (וסרטון אחד בעל 125,000 צפיות). ואלא מרבית הסרטונים, בעיקר אלו החדשים (מלפני כשנה) אך גם כאלו ישניס יותר, הס בעלי עשרות עד מאות צפיות בודדות. כמובן שאין בקביעה כדי להכליל בין כל הסרטונים, אלא ברור שכמות מנויים כזו וכמות צפיות כזו אינן אופייניות לסימן מוכר היטב.

נכונה אני לקבל את טענתה של המתנגדת שהרשתות החברתיות הן כלי הפרסוס היעיל ביותר כיום ולא המדיה המסורתית, כגון טלוויזיה, רדיו, שלטי חוצות (עמ' 26 לפרוטוקול). ואלא הראיות שהביאה המתנגדת מאמצעי התקשורת הללו הן מעטות (נספח ד) וגם הוצאות הפרסוס שהציגה לא היו גבוהות - בין עשרות אלפי שקלים (כ-90,000 ₪ בשנת 2019) למאות אלפי שקלים (כ-375,000 ₪ בשנת 2018). בהחלט ייתכן שהמפיצים הס שהשקיעו בפרסוס ואלא לא הובאו נתוניס לכך (עמוד 44 לפרוטוקול). כך, במבחן התוצאה לא נראה שהמטרה הושגה - ניכר שפרסומי המבקשת עולים מבחינה כמותית על פרסומי המתנגדת ואף נחשפו אליהם יותר אנשים (ראה מת!7).

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש: תנאי בסיסי להכרה בסימן מוכר היטב הוא שיהיה בעל אופי מבחין, כאשר מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי. אין מחלוקת שסימניה של המתנגדת הס בעלי אופי מבחין.

גס אופי הסחורות והשירותים וצינורות השיווק משפיע על מעמד הסימן: אם הסימן מוגבל לשוק צר או לצינורות שיווק ספציפיים, ההגנה על סחורות לא מתחרות תהיה צרה יותר, אלא אם המוצרים משווקים במספר צינורות שיווק אז הנטייה תהיה להגנה רחבה יותר. בענייננו המוצרים של המתנגדת משווקים בצינורות שיווק מצומצמים באמצעות מפיצים ולא בשיווק המוני, עובדה המובילה להגנה צרה יותר על הסימן.

משקלול המבחניס שלעיל עולה כי בניגוד לטענת המתנגדת, סימנה לא צבר מעמד של סימן מוכר היטב כאמור בסעיף 1 לפקודה. אלא, אף שלא עמדה בנטל ההוכחה בטענה שהסימן המוכר היטב בישראל, וכאית המתנגדת להגנה הקבועה בסעיף 9(11) לפקודה מתוקף היותה בעלת סימן רשום.

אין דמיון מטעה בין הסימנים

לשס בחינת טענת המתנגדת באשר לדמיון המטעה הקיים בין הסימנים, יש ליישם את המבחן המשולש - מבחן משולב הבוחן את המראה והצליל, את חוג הלקוחות וסם, עריכת הסיכומים בעל פה והעדר בקשות הביניים, תישא המתנגדת בהוצאות ובשכר טרחת המבקשת בסך כולל של 30,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ולא ישולמו תוך 30 ימים.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

ניתנה בירושלים ביום | י"א אייר תשפ"ד 9 מאי 2024