סימן מסחר 3, 163655, 169665

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בקשה לביטול סימני מסחר 3, 163655, 169665

מבקשת הביטול: א. רכב רחובות בע"מ

ע"י ב"כ: גרשוני ושות', עו"ד

בעלת הסימנים: 1 הא התפספת הזסצסד 70 5ה שַתו36 150ב3) 151 1 (א0זד\ 603208 אסזסזא

ע"י ב"כ: דר שלמה כהן ושות

חקיקה שאוזכרה:

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972: סע' 13(11), 14(11), 3(15), 39, 41, 41(א), 41(ב), 41(ג)(1), 1 ג)(2), 41(ר), 46א(א), 46א(ב), 50, 50(א) (ב), 50(ד), 1פ(א)

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לביטול הרישום של סימני מסחר מספר 80633, 163654 ו- 169665 (להלן: "סימני המסחר"או "הסימנים"או "סימני ה ד0 צ0ך7"), ע"ש [אותפם ג 3 הפס הזדסצסד

11 א (להלן: "בעלת הסימנים") כמפורט בטבלה להלן :

מספר הסימן רשימת הטובין בסוג 37 נרשום ביוס 3 סצהדסד תיקון ואחזקת כלי רכב 3 26041 14 שירותי תיקון ושירותי תחזוקה לכלי | 04/01/2004 165 טויוטה שירותי תיקון ואחזקה לכלי רכב 55

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

2 ביום 5.5.2019 הגישה חברת א. רכב רחובות בע"מ (להלן: "מבקשת הביטול" או "המבקשת'"), בקשה לביטול סימני המסחר (להלן: "בקשת הביטול" או "הבקשה"), בעילה של "העדר שימוש" הקבועה בסעיף 41 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה"). בעלת הסימנים הגישה את כתב טענותיה בתשובה ביוס 5.9.2019.

3 משלא הוגשו ראיות מבקשת הביטול במועד, הוריתי ביוס 26.11.2019, על סגירת תיק בקשת הביטול. מבקשת הביטול הגישה ביוס 5.12.2019 בקשה לעיון מחדש בהחלטה. בנימוקיה בבקשה לעיון מחדש ציינה בין היתר, כי ההכרעה בבקשה הינה משפטית גרידא ואינה דורשת ראיות. על אף שלא מצאתי כי השתנו הנסיבות או כי נפל פגס כלשהו בהחלטה נושא הבקשה לעיון מחדש, קבעתי בהחלטתי מיוס 8.1.2020, כי על מנת למנוע התדיינויות חוזרות, החלטה בבקשת הביטול תינתן על סמך החומרים שבפני וזאת בשיס לב לנטל המוטל על מבקשת הביטול.

4. מבקשת הביטול הגישה סיכומיה ביוס 30.1.2020 וביוס 11.2.2020 הגישה בעלת הסימניס את סיכומיה. יצוין כי במקביל להליך הביטול המתקייים בפני, תלוי ועומד בין הצדדים הליך בבית המשפט במחוזי, ת"א 72922-12-18, בתביעה אותה הגישה בעלת הסימנים כנגד מבקשת הביטול בגין הפרת סימניה הרשומים (להלן: "תביעת ההפרה").

טענות מבקשת הביטול בתמצית

5. מבקשת הביטול היא חברה פרטית המאוגדת בישראל ומספקת שירותי מכירה, תיקון ואחזקה של כלי רכב וכן יבוא מקביל של רכבי טויוטה.

6. מבקשת הביטול טוענת כי סעיף 41 לפקודה מקנה וכוח לכל מבקש באשר הוא הטוען לאי שימוש בסימן, ואין נפקא מינא אם הוא מעוניין בסימן או נפגע מרישומו.

7. לטענת מבקשת הביטול, בעלת הסימניס לא עושה בישראל שימוש בסימניה הרשומים ביחס לתיקון ואחזקת כלי רכב, לא היא בעצמה ולא באמצעות מורשה מטעמה הנרשום בפנקס. שירותי התיקון והאחזקה של רכביה בישראל, ניתנים על ידי יוניון מוטורס בע"מ (היבואנית) ועל ידי סוכנויות מורשות ולא על ידה. עוד טוענת מבקשת הביטול כי היבואנית פועלת מטעמה חברת הבת של בעלת הסימנים "טויוטה אירופה", כלומר היבואנית אינה בבעלות בעלת הסימן ואין מדובר ב"חברה קשורה" לבעלת הסימנים.

8 מבקשת הביטול סבורה שבעלת הסימניס אינה עושה בעצמה שימוש בסימניס בישראל כפי הנדרש ממנה בהתאם להוראות סעיף 41 (ו) לפקודה. להרשאות לשימוש שנתן בעל הסימן לא יהיה תוקף אלא אם נרשמה כאמור בסעיף 50 לפקודה, היות שבעלת הסימנים בענייננו, לא רשמה את ההרשאות שנתנה הרי הרשאות אלה חסרות תוקף. ואת ועוד, השימוש שעושה היבואן הרשמי בסימנים מבלי שנרשם, מקעקע את וכוח השימוש הייחודית שיש לבעלת הסימניס בסימניה. לכן, לטענת מבקשת הביטול לא נעשה בסימניס שימוש על ידי בעליו או על ידי בעל רשות רשומה.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

המבקשת הוסיפה בסיכומיה טענה לפיה הסימניס הרשומים אינם בעלי אופי המבחין ביחס לסוג 37, זאת משום שהשירותים בסוג 37 לא ניתנים על ידי בעלת הסימנים. לכן, כלל הציבור אינו רואה בשירות שניתן לו על ידי היבואנית או על ידי הסוכנויות מטעמה בישראל, כשירות בעלת הסימנים.

ייאמר כבר עתה, אינני נדרשת בהחלטתי ו לטענות המבקשת שהוגשו שלא כדין בסיכומיה. ממילא הבקשה שלפני היא הליך על פי סעיף 41 לפקודה, והוא עוסק בביטול סימן מסחר ולא בכשירותו להירשום או במחיקתו, ענייניס המוסדרים בהליכיס אחריס בפקודה - ההליכים אשר לגיסי סימן זה עבר זמן.

טענות בעלת הסימנים בתמצית

בעלת הסימניס היא אחת מיצרניות הרכב הגדולות והמפורסמות בעולם. בעלת הסימניס מייצרת ומשווקת ברחבי העולם ובישראל, כלי רכב וחלקי חילוף לרכב. לטענת בעלת הסימניס היא מספקת שירותי מכירה, תיקון ואחזקה לרכביה מתוצרתה, בעצמה ובאמצעות סוכניס ומוסכיס מורשים תחת סימני מסחר אלה לרבות הסימניס שהינס נושא בקשת הביטול.

הסימניס הרשומים נושא בקשת הביטול הס סימני מסחר מוכרים וחוקיםם בתחום הרכב ונמצאים בשימוש מתמשך על ידי בעלת הסימניס וגם בהרשאה. לאור היקף, אופי ומשך השימוש, סימניס אלה הינס סימני מסחר מוכרים היטב כהגדרתם בפקודה. ביטולו של סימן מסחר מוכר היטב אינו דבר של מה בכך ובפסיקה כבר נקבע שיש לנהוג בסימן כזה "כבית הלל".

לטענת בעלת הסימנים, היא עושה שימוש מתמשך ורחב היקף בעצמה ובהרשאה על ידי חברת בת בבעלות מלאה (טויוטה אירופה) וכן על ידי היבואן הרשמי (יוניון מוטורס).

השימוש על ידי בעלת הסימניס מתבטא בהכשרות מקצועיות וביקורת על השירותים הניתנים על ידי הסוכנויות המורשות, בעלת הסימניס מעורבת במישרין בעצמה במתן שירותי תיקון ותחזוקה בארץ. בין היתר, שולחת בעלת הסימנים קריאות שרות (₪66811) ועדכוניס טכניים סימניס, ולוקחת חלק בפתרון תקלות ברכבי טויוטה בישראל אלא אם לא נפתרו על ידי יוניון מוטורס או על ידי טויוטה אירופה. פעולות השירות והתחזוקה שמבצעת בעלת הסימניס די בהם כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה.

עוד טוענת בעלת הסימנים כי השימוש שעושה טויוטה אירופה בסימניס כמוהו כשימוש שעושה בעלת הסימנים, גם בהעדר רישום רשות פורמלית. גם השימוש על ידי היבואן הרשמי, יוניון מוטורס יכול להיזקף לזכות בעלת הסימניס גם מבלי שנרשמה הרשות בפנקס.

התכלית של מחיקת סימן מסחר מחמת העדר שימוש היא טיהור הפנקס מסימני מסחר שאין כוונה להשתמש בהם או שלא השתמשו ולאפשר לאחריס שימוש בסימניס שאבד עליה כלח. השאלה אינה פורמאלית אלא מהותית: האם הסימניס שביטולו מבוקש אכן סימניס שלא נעשה בהם שימוש כלל בישראל בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. גם אם ימחקו הסימנים, בלתי מורשים לא יוכלו לעשות בהם שימוש לאור ההגנה הרחבה להם הס זכאים בהיותס סימני מסחר מוכרים היטב.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בעלת הסימנים טוענת כי בקשות הביטול הוגשו כצעד טקטי הנגוע בחוסר תום לב, וכל תכליתן לסרבל ולהאריך את ההליכים בתביעת ההפרה שהגישה בעלת הסימנים. בעלת הסימניס מוסיפה שיש להתיר את הסימניס גם בשל הסכנה הברורה של הטעיית הצרכנים.

בעלת הסימן מסכמת את טיעוניה בכך שאין בסיס לבקשת הביטול, אלא ככל שייקבע שיש בסיס לבקשת הביטול הרי סעיף 41 מקנה לרשם סימני המסחר שיקול דעת רחב, לדחות את הבקשה מטעמים מיוחדים.

דיון והכרעה סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן:

"41,(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיה של סעיפים 38 עד40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא הייתה כוונה בתוסם לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתוסם לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."

בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לפי סעיף 41(א) לפקודה יכול שתוגש על ידי כל אדם מעוניין. ואת בשונה מסעיף 39 לפקודה, המעניק וכוח לבקש מחיקת סימן אך ורק ל"צד נפגע". סעיף 41 מתייחס לכל אדם המעוניין בדבר ביטול הרישום, ואין נפקא מינא אם לאו. (ראה למשל בבקשה לביטול סימן מסחר מס' 169322 עוף טנא מפעלי בשר בע"מ (מעוצב), עוף עוז תעשיות (1991) בע"מ נ' עוף טנא מפעלי בשר בע"מ (פורסם בנבו, 20.02.2011)) לפיכך, בענייננו, לא מוטלת בספק מעמדה של המבקשת כמי שרשאית להגיש את הבקשה לביטול הסימנים.

על פי הוראות סעיף 41 (א) לפקודה, יבוטל רישומו של סימן אם יוכח כי לא נעשה בו שימוש בקשר עם הטובין שלגביהס הוא רשום, במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול. בענייננו, האם עשה שימוש בסימן בין 5.5.2016 לבין 5.5.2019 מועד הגשת בקשת הביטול (להלן: "התקופה הקובעת".

מטרתו של סעיף 41 לפקודה היא, כדברי השופט ויתקון ב בג"צ 67/71 "פרמו" בע"מ נ' ד"ר א' ו-ל' שמידגל, פ"ד כה(1), 802 (להלן: "עניין פרמו") היא:

"... בראש ובראשונה, אם לא אך ודק, לטיהור הפנקס מסימני מסחר, שאין כוונה להשתמש בהם או לא השתמשו בהם בפועל. זהו, קודם כל, עניינה שק המדינה שלא יכבידו על פנקסיה רישומים תיאורטיים גרידא." | עמוד 811]

"אילו אפשר היה לרשום באדץ סימן מסחר ולא להשתמש בו, ... לא זו בלבד שהיינו מדוקניס את הסעיף מכל תכנו, אלא ה'ינו מכניסיס בדלת האחורית מוסד שבמתכוון נמנע המחוקק הישראלי מלקבלו, הוא המוסד של סימן מסחר הגנת?" [עמוד 809]

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

2. וכך בפסק דינו של המשנה לנשיאה א' ריבלין (כתוארו דאז) )בפסקה 5 בע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' 0201 ג.זטגש אזתם\ זפ6אספזת זא זט מדדס6גק

2)-תתא1 15 (פורסם ב"נבו", 11.3.2007) (להלן: "עניין מיס לאגוט")

"תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של דישום סימני מסחד על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחד, ושל הישלדות סימנים שאבד עליה כלח במרשם."

3. מן האמור עולה כי מטרתו של סעיף 41 לפקודה לשקף את המציאות המסחרית על ידי טיהור פנקס סימני המסחר מסימנים הרשומים לשווא. היינו, כאלו אשר לא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואשר יש בהם כדי למנוע שלא כדין מהציבור הרחב את השימוש בהם.

4. במסגרת בקשה לביטול סימן מסחר על פי סעיף 41 לפקודה, על היושב בדין לבחון שלוש שאלות (כדברי כבוד השופט ויתקון פסקה 2, בבג"צ 302/74 2065685) 16110135צ1 נ' פרמינגר (פורסם בנבו, 6.1.1975) (להלן: "עניין פרמינגר") :

"השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השנייה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף על פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן".

סימני המסחר שביטולו מבוקש

5. בטרס אדון בשאלת השימוש בסימני המסחר מן הראוי להתייחס לסימניס שביטולם מבוקש ומעמדם. אין חולק כי הסימניס שמחיקתם מבוקשת הס סימני מסחר רשומים ומוכרים היטב כהגדרתם בפקודה. מעמדס של סימני "1000078" כסימני מסחר מוכריס היטב ורשומיס חייב לשמש כרקע בבחינת בקשת הביטול.

6. בהתאם להוראות סעיף 14(11) לפקודה, סימן מסחר מוכר היטב נרשום נהנה מ"הגנת על" ולפיכך, ולא ניתן לרשום כל סימן אחר שהוא זהה או דומה לסימני "071/8צ10" אם יש בסימן

המבוקש כדי להצביע על קשר בין הטובין לבין בעלת הסימניס וזו עלולה להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש וזאת, אף אם הסימן מבוקש לגבי טובין שאינם באותו הגדר.

7. יתרה מזאת כבר נקבע בפסיקה כי ההגנה המוקנית לסימן מסחר מוכר היטב בין א רשומה או לא היא רחבה גם אם כלל לא נעשה שימוש בסימן בישראל (ראה למשל סעיף 40 בבקשה לביטול סימן מסחר מספר 11599 .186 ₪ח1ז60ה₪1ח/1 6₪8ומ2) נ'/.5 6₪8ומכ) (פורסם בנבו 6). המלומד ח. וליגסון דן בעמוד 15 בספרו "דיני סימני מסחר ודיניס הקרוביס להם" (תשל"ג - 1973), בשיקולים התומכים להכיר בשימוש מחוץ לישראל כשימוש המונע את ביטול

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

רישום הסימן, בין היתר, על מנת למנוע הטעיה של ציבור הצרכנים, במיוחד כאשר מאמץ יצרן ישראלי סימן מוכר היטב מעולם שלא נעשה בו שימוש בישראל.(ראה לעניין גם סעיף 21 להחלטה בבקשה לביטול סימן מסחר 148809 יהלומי לילי נ' 5/8 ₪001.8% (פורסם בנבו 5))).

8. לאור האמור, בעניינו אף אם יאותר לבקשת הביטול, ורישום של סימני 07/4 צ10 בסוג 37 יבוטל, הרי בשל מעמדס של הסימנים שמוכרים היטב ואפילו לא יהיו הס רשומיס בסוג 37 הרי שבהתאם להוראות סעיף 13(11) לפקודה יישארו סימניס אלה מוגנים ולא יהיו פתוחים לשימוש הציבור בסוג 37 וזכותה של בעלת הסימנים לשימוש ייחודי בסימן בהתאם לסעיף 46 א(א) לפקודה לא תיפגע.

9. ואת ועוד, סימני 01'8צ100 מוכריס היטב ורשומיס גם במספר סוגיס נוספים ביניהס בסוג 2 בגין רכביס ממונעים, חלקיס ואביוריס עבורס, ובסוג 7 בגין מצת, מסנן שמן, חגורת מנוע, בוכנה, נורת מנוע; סבורה אני סוגיס אלה נכללים באותו הגדר של סוג 37. משכך רישומיס של הסימנים מוכריס בסוגיס 12 ו-7 ימנע רישום של סימניס אלה בידי הציבור גם בסוג 37 וזכותה של בעלת הסימניס לשימוש ייחודי בסימן גם בסוג 37, בהתאם להוראות סעיף 46 א(ב) לפקודה, לא תיפגע.

0. סבורה אני שההכרעה בתיק והעשויה לשנות לכל היותר את הרישום הפורמלי של הסימן בפנקס אלא לכך לא תהא כל השלכה מהותית על חיי המסחר. הציבור לא ייהנה מביטול הרישום וגם זכויותיה של בעלת הסימניס לא יפגעו הלכה למעשה. משכך, ספק אס יש תוחלת לדיון בבקשה זו.

האם היה שימוש בסימני המסחר?

1. השאלה הראשונה הדרושה הכרעה היא האם נעשה שימוש בסימן המסחר במהלך התקופה הקובעת, ואם כן - על ידי מי.

2. סעיף 41 אינו מגדיר מה נכלל בגדר שימוש. בסעיף 41 (ו) לפקודה ניתנת הגדרה רחבה למונח זה בפירוש המופיע בתוך הציטוט "לרבות" לפני סעיפים כאמור 1 ו-2 העוסקים ברשות שימוש רשומה:

(ו) בסעיף זה, "שימוש ", בסיימן מסחר, לרבות -

(1) שימוש בסימן מסחר רשום על ידי בעליו או על ידי בעל רשות רשומה כאמור בסעיף 50, בצורה השונה מהרשום בפנקס בפרטים שאינם משנים את אופיו המבחין של הסימן כפי שהוא נרשם;

(2) שימוש על ידי בעל רשות רשומה כאמור בסעיף 50, בתנאי ששימוש זה נעשה בכפוף לפיקוח בעל הסימן.[הדגשות הוספו ר.י]

3. סעיף 41(ג) מציין אילו פעולות אינן נופלות בגדר שימוש:

(ג) לעניין סעיף זה יראו כל אחד מהמעשים המנויים להלן כאילו אין שימוש בתוסם לב בסימן מסחר:

(1) שימוש בסימן המסחר בישראל בפרסומת בלבד, בין בעתונות מקומית ובבין בעתונות חוץ המגיעה לישראל, זולת אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות, לדעת בית המשפט או הרשם, שלא להשתמש בסימן על גבי טובין המיוצרים בישראל או הנמכרים כאן;

(2) ביטול רשות לשימוש בסימן שניתנה לפי סעיף 50, ליצרן בישראל זולת אם הרשות בוטלה עקב הפרת תנאים, או משום שנותן הרשות מתכוון לייצר בעצמו את המוצר שלסימונו נועד הסימן או לתת את הרשות ליצרן אחר בישראל. [הדגשות הוספו ר.:]

כלומר סעיף 41 (ג) קובע כי ככלל, פרסום אינו בגדר שימוש בסימן מסחר כמו כן רשות שימוש שניתנה ליצרן לפי סעיף 50 ובוטלה על ידי בעלת הסימן אינה נופלת בגדר שימוש למעט הנסיבות מסוימות המנויות בסעיף 41 (ג)(2).

המחוקק הגדיר את השימוש באופן רחב וקבע מה אינו נכלל בגדר שימוש בסימן מסחר לעניין סעיף 41 לפקודה, ומשכך יש לפרש את המונח שימוש במובנו הרחב ביותר. סבורה אני כי כל פעולה בסימן המסחר אשר נועדה לזהות את מקור הטובין למעט מה שהוחרג בסעיפים 41 (ג)(2) ו-41 (ג)(1) הינה בגדר שימוש בסימן מסחר. כך מגדיר המלומד וליגסון "שימוש" בעמ' 15 לספרו:

"לדעתי שימוש בסימן מסחר בישראל פירושו כל פעולה מסחרית שממנה קהל מסוים בישראל יכול להיווצר שסימן פלוני קשור לסחודה אלמונית וכי סחודה זו קיימת ועלולה להתקבל."

הדין והפסיקה מקלים באופן עקבי עס בעל הסימן הרשום, אם ביכולתו להוכיח "שימוש" מסחרי אמיתי ولو בסדר גודל מצומצם בסימנו הנרשוםבתיק זה קיים קושי עובדתי. לא הוגשו תצהירים וממילא גם לא היו חקירות בהם ניתן לאמת את טענות בעלת הסימן.

יוזכר כי נטל השכנוע בבקשה לביטול סימן מסחר רשום רובצ על מבקש הביטול. על מבקשת הביטול, להניח לפחות ראשית ראיה לטענותיה, אז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעלת הסימן

(ראה פסקה 6; בג"צ 296/86 1.16 .60 1008660 816שזסס]/ נ' .6ם1 פנהס]א קו[נקפ"ד מ"א

בעניינו כאמור לא הוגשו ראיות כלל ועל מבקשת הביטול היה לשכנע בטענותיה העובדתיות והמשפטיות על מנת להריס את נטל הרוב עליה.

בעלת הסימן טוענת כי היא עושה שימוש בסימן לגבי הטובין המבוקשים, שירותי תיקון ואחזקה לכלי רכב. השימוש מתבטא, בין השאר, בכך שבעלת הסימן שולחת קריאות שרות ([[8.668) ועדכונים טכניים שונים, ולוקחת חלק בפתרון תקלות ברכבי טויוטה בישראל אם אלו לא נפתרו על ידי יוניון מוטורס או על ידי טויוטה אירופה. בהקשר זה טענה מבקשת הביטול כי פעולות אלה אינן בגדר שירותי תיקון ואחזקה של כלי רכב. בנקודה זו אני חולקת על מבקשת הביטול, סבורה אני כי איתור תקלות רוחביות ובעקבותיהן קריאות שרות, וכן מתן פתרון לתקלות שונות יכול לבוא בגדר הטובין: שירותי תיקון ואחזקה. פעולות אלה גם הן מצומצמות יש בהן כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה.

בעלת הסימן טוענת גם כי חברת בת בבעלותה המלאה, "טויוטה אירופה", עושה אף היא שימוש בסימנים, בין היתר, בפתרון תקלות ברכבי טויוטה בישראל אם אלו לא נפתרו על ידי היבואנית הרשמית, יוניון מוטורס. כבר נקבע בפסיקה כי ייתכנו נסיבות בהן שימוש בסימן רשום על ידי חברה שאינה בעלת הסימן ייזקף לזכות בעל הסימן, את לא נרשמה רשות שימוש. זאת, במידה וניתן להוכיח כי המדובר בחברות הקשורות זו לזו באופן אשר כל הפרדה ביניהן תהא בלתי משמעותית או מלאכותית. (ראה החלטה בעניין מיס לאגוט). בענייננו, על פניו, ומשלא הוכח אחרת, "טויוטה אירופה" הינה חברת בת בבעלות מלאה של בעלת הסימנים. לפיכך יש לראות בשימוש שעשתה "טויוטה אירופה", כשימוש ייחודי בידי בעלת הסימן, כדרישת הפקודה.

בעלת הסימנים מוסיפה כי שירותי המכירה, התיקון והאחזקה של רכב מתוצרתה, ניתנים גם על ידי היבואנית הרשמית באמצעות סוכנויות מורשות. עצם הגדרת סוכנות כסוכנות מורשית מצביעה על קשר בין הסוכנות לבין בעלת הסימן וכי בעלת הסימן נתנה הסכמה למורשים אלה לעשות שימוש בסימניה. בהקשר זה טוענת מבקשת הביטול כי הסוכנויות המורשות אשר עושות בפועל שימוש בסימנים הן בבעלות אנשי עסקים פרטיים, אינן בבעלות היבואנית ולא בבעלות בעלת הסימן.

לצורך בחינת השימוש בסימן אין נפקות לטענת מבקשת הביטול, כי השימוש בסימנים נעשה על ידי סוכנויות מורשות שאינן בבעלות בעלת הסימן, כל עוד בעלת הסימן נתנה הרשאה אם באופן ישיר או עקיף לסוכנויות המורשות לעשות שימוש בסימן הרי העובדה שהסוכנות אינה בבעלות בעלת הסימן אינה רלבנטית לענייננו.

הנקודה לה אני נדרשת היא אם העובדה שההרשאות נתנו למורשים על ידי בעלת הסימן, בין אם במפורש ובין אם בכלל, אולם הרשאות אלו לא נרשמו כנדרש לפי סעיף 50 לפקודה אם השימוש שנעשה על ידי המורשים הנסיבות אלה נופל בגדר שימוש בסימן כדרישת סעיף 1 לפקודה. בנסיבות העניין שבפני לאחר שקבעתי כי בעלת הסימנים וגם חברת הבת שבבעלותה עשו שימוש בסימן עבור שירותי תיקון ואחזקה לכלי רכב הנכללים בסוג 37 הרי שאינני נדרשת לשאלה עקרונית ו. למעלה מן הצורך אדון בקצרה גם בטענה זו.

דרישת הרישום בסעיף 50 לפקודה

סעיף 50 לפקודה קובע כדלקמן:

(א) רשאי בעל סימן מסחר רשום להרשות לאדם אחר (בפקודה זו -בעל רשות) להשתמש בסימנו לענין הטובין שלגביהם רשום הסימן, כולם או מקצתם.

(ב) לא יהיה תוקף לרשות אלא את נרשמה לפי הוראות סעיף זה, ורשאי הרשם לרשום אותה בכפוף לתנאים ולהגבלות שייראו לו.

(ג) כל עוד בעל רשות משתמש בסימן לעניין הטובין במהלך עסקו בהתאם לרשות (בכפוף לתנאים או להגבלות שבה, יראו את זכות השימוש בסימן בידי בעל הרשות כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן.

(ד) הרשם רשאי לרשום רשות, אם הוכח להנחת דעתו שהשימוש בסימן המסחר לענין הטובין שלגביהם מתבקש הרישום אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות.

המחוקק, כשהתיר לבעל סימן רשום להרשות לאחר את השימוש בו, סייג את ההיתר בכך שהרשות תירשם כחוק (סעיף 50 (א) (ב)), מטרת הרישום היא להבטיח את כשרות הרשות שתתאים לדרישות שונות המנויות בסעיף 51 (א) ושתניח את דעת הרשם שהשימוש אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות (סעיף 50 (ד)).

הדין הישראלי מחייב רישום רשות שימוש בפנקס סימני המסחר, כתנאי לכך שהשימוש בסימן ע"י בעל הרשות ייוקף לזכות בעל הסימן. בדין האירופי, לעומת זאת, די בכך שהשימוש בסימן

המסחר על ידי הצד השלישי נעשה בהסכמת בעל הסימן, ראה סעיף 3(15) ל [60₪₪61) -207/2009 סצ (-30) (:56) 6₪113110, הקובע כך:

כך גם בדין סימני המסחר הפדרלי בארה"ב שאינו מחייב רישום רשות שימוש בפנקס (ראה לעניין זה סעיפיס 9-10 בבקשה למחיקת סימן שירות רשום מס' 121684 קפיטל און ליין בע"מ נ' ו ש.פ. קפיטל ניהול נכסים בע "מ (פורסם בנבו 16.10.2001))

בע"א 364/74 שמואל דוידוביצ' נ' מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ, פ"ד כט(1) 703, 709 (פורסם בנבו 9.1.75) (להלן: "עניין מירומית") גרסה כבוד שופט כהן בדעת מיעוט כי הסכם לרשות שימוש שלא נרשום יהא חסרי תוקף חוקי, רק כלפי צדדי שלישיים, ופרט את הרציונל שעומד מאחורי דרישת הרישום של רשות השימוש:

"כל ענין דישום "הרשות" נתחדש בחוק שלנו כדי לאפשר ולעודד תעשייה ישראלית תוך כדי שימוש בסימני מסחר הדושים בארץ על שס בעלים שבחוץ -לאדץ,

שאילו היה הסימן הרשום נמסד לשימוש לתעשיין או למשווק בישראל ללא דישום המשתמש בו, עלול היה בעל הסימן לאובדן זכותו הייחודית מחמת הידרדרות הסימן "לרשות הרבים"... גם מבחינת "תקנת הציבור" אין שום פגם או דופי במתן דשות שימוש בלתי- רשומה. האיסור להשתמש בסימן מסחר רשום לא לו, לא להגן על תקנת הציבור בא, אלא להגן על בעל הדושם של הסימן בא ".

מדברי כבוד השופט כהן עולה כי דרישת הרישום נועדה לעודד שימוש מורשה בסימנים על ידי התעשייה הישראלית ולהגן על בעל הסימן כדי למנוע הידרדרות הסימן לרשות הרבים. ביטול הרישום של סימן רשום אשר נעשה בו שימוש בשל הטענה כי רשות השימוש לא נרשמה חותרת תחת התכלית העומדת בבסיס הוראת סעיף 50 בפקודה.

בעניין מירומית גרסה דעת הרב (כבוד השופטים ברנזון ומני) כי ככלל ההסכם לרשות שימוש שלא נרשום אין תוקף חוקי, במסגרת היחסים שבין בעל הסימן לבעל הרשות וגם כלפי צדדי שלישיים (שם עמ' 708). אם כי הודגש כי העדר התוקף תלוי בנסיבות העניין:

"...הסכם רשות שלא נדושמה, שאינו בהכרח חסר תוקף. זה תלוי בתוכן ההסכם ובכוונה שנתלקוותה לעשייתו. אם הצדדים לא התכוונו לעבור על החוק ולא לדשום את הדשות, בשל כך בלבד שלאחר מכן לא נדשמה הרשות ולא קיבלה תוקף, אין הסכם מאבד את תקפו, אלא הוא פסול מסיבה אחרת."

בהקשר זה עמד כבוד השופט ברנזון על מטרת הרישום וקבע כי:

"מטרת הרישום היא להבטיח את כשרות הדשות שתתאים לדרישות שונות המנויות בסעיף 51 (א) ושתניח את דעת הרשם שהשימוש אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות (סעיך 50 (ד))".

ביטול הסימן בטענה כי ההרשאה לשימוש בהם לא נרשמה חותרת גם תחת התכליות עליהן עמד כבוד השופט ברנזון לעיל. אך כי אילו הייתה בעלת הסימן מבקשת לרשום את רשות השימוש שניתנה בפועל למוסכים המורשים הרי סביר ביותר כי רשות ואת הייתה נרשמת. שכן קשה לעלות על הדעת שהיא נוגדת את תקנת הציבור או שיש בה כדי להטעות, מנגד ביטול רישום הסימנים עלול לגרום לאי ודאות מסחרית וסכנת הטעיה לציבור.

בנסיבות המיוחדות בעניינו, שוודאי אינו המקרה הרגיל בו לא נעשה שימוש בסימן ומוצדק לבטלו, אין די בעובדה כי רשות השימוש בסימן לא נרשמה בפנקס, כדי לבטל את רישום הסימן בשל אי שימוש.

יצוין כי הדרישה המשתמעת מבקשת הביטול לפיה היה על בעלת הסימן לרשום בפנקס את רשות שימוש שתינתן לכל מוסך מורשה שיפעל בארץ, נראית על פניה, לא מעשית ויש בה כדי להכביד על בעלת הסימן ועל בעלי המוסכים. דרישה שכזו עלולה לפגוע במהלך התקין של חיי המסחר. ואף גם הייתה נרשמת רשות השימוש של היבואנית הרשמית הרי לשיטתה של מבקשת הביטול גם בכך לא היה די.

לאור האמור, אני סבורה כי מבקשת הביטול לא עמדה בנטל השכנוע כי בעלת הסימן לא עשתה שימוש בסימן 1000071 עבור שירותי תיקון ואחזקה לכלי רכב וכי הציבור אינו מאגהה את הטובין עם בעלת הסימנים.

כבוד השופט ויתקון בעניין פרמינגר, גרס כי אם נקבע שלא היה שימוש בסימן אז יש לבחון אם היו נסיבות מיוחדות במסחר שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז יש לשאול אף על פי כן על הרשום להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן. היות שבענייננו לא קבעתי כי לא היה שימוש בסימן, שתי השאלות העוקבות שעליהן עמד כבוד השופט ויתקון מתייתרות. ואפילו היה נקבע כי בעלת הסימן לא עשתה שימוש בסימן הרי לפני מקרה בו מן הראוי להפעיל את שיקול דעתי ולהורות שלא למחוק את הסימנים.

שיקול דעתו של הרשם

כאמור בעניין פרמינגר, אף אם לא נעשה שימוש בסימן בתקופה הקובעת לבקשה לביטולו ולא התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמצדיקות את חוסר השימוש בסימן, עדיין גם מסור לרשם סימני המסחר שיקול הדעת שלא להורות על ביטול הסימן הרשום. באופן דומה נקבע בעניין פרמו כי אף כאשר מתקיימים התנאים הפורמליים למחיקת סימן לפי סעיף 41 לפקודה, רשאי הרשם להימנע מהמחיקה. ראה עניין פרמו, בעמוד 806 :

"אף-על -פי -כן לא נעתר הדשם המלומד לבקשת המחיקה. הוא קבע, שאפילו לא נגלס אי -השימוש על -ידי נסיבות מ*וחדות שבמסחר, עדיין נתון הדבר בשיקול - דעתו, אס להיענות לבקשת המחיקה, ושבמקדה הנדון אין זה רצוי לעשות כן. הערעור נסב על חלק זה מהחלטת הרשם, והטענה היא כפולה : אין לדשס שיקול- דעת בדבר, ואפילו יש, אין יסוד להשתמש בו בנסיבות המקדה ולהשאיר בעינו סימן מסחר שלא השתמשו בו תקופה כה ארוכה. בשאלה הדאשונה, אם יש או אם אין לרשם שיקול -דעת בדבר, נוטה אני להסכים לדעתו של הרשם. היא מבוססת על הפסיקה האנגלית והאוסטללית..."[הדגשות הוספו ר.:]

בואו להפעיל את שיקול דעתו על הרשם לאזן בין נסיבות העשויות להצביע על קושי להורות על ביטול הסימן, לבין מטרת סעיף 41 לפקודה.

מטרת סעיף 41 לפקודה כאמור לעיל, היא לאפשר לכלל הסוחריס בתחום מסוימים לעשות שימוש בסימנים אשר נותרו רשומים בפנקס סימני המסחר על אף שלא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואף לא קיימת כל כוונה להשתמש בהם. בענייננו, במצב בו הסימן שביטול רישום מסמן מבוקש כי סימני מסחר מוכריס היטב ואשר ממילא לבעלת הסימן שמורה הזכות הבלעדית לשימוש בסימן מחיקתס אינה משרתת את מטרת סעיף 41 לפקודה.

לפני סיום, חוששתני שמא הבקשה לביטול סימני המסחר הרשומים הוגשה, כצעד הגנתי טקטי בעקבות תביעת ההפרה שהגישה בעלת הסימן כנגד מבקשת הביטול בגיו שימוש שלא כדיןו בסימניה. ואף ודאי לא הייתה כוונתו של המחוקק בחוקקו את הוראת סעיף 41 לפקודה.

מטרת הסעיף אחת היא: להסיר מפנקס סימני המסחר סימנים הרשומים לשווא היינו, כאלו אשר לא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואשר יש בהם כדי למנוע שלא כדין מהציבור הרחב את השימוש בהם. אולם בענייננו, איני סבורה כי ניתן ליחס לבעלת הסימן הרישום התנהלות פגומה כגון זו. אם כי מוטב היה, למען הסדר הטוב, אילו בעלת הסימן הייתה רושמת את רשות השימוש בסימנים שניתנה ליבואנית ואולי אף לבעלי המוסכים המורשים.

8. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לביטול הסימן. מבקשת הביטול תישא בהוצאות בעלת הסימן ושכר טרחת עורכי דינה בסך של 15,000 ₪ בלבד הכולל מע"מ כדין. סכום זה וה ישולם בתוך חודש ימים מיום מתן ההחלטה ואחר מועד זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

ד"ר רויה ישראלי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום כ"ב ניסן, תש"פ 6 באפריל 2020

סימוכין: 6 - 5"

ד"ר רויה ישראלי 54678313-169665/

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה