סימן מסחר 268759

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 22229 (בקשה לביטול הליך תחרות)

המבקשת1: )הז שוכ \.

ע"י ב"כ: ד"ר שלמה כהן ושות'

המבקשת2: קונדויט בע"מ

ע"י ב"כ: גלסברג, אפלבאום ושות'", עורכי דין ופטנטים

בפני הליך תחרות בין שתי בקשות לרישוס סימני מסחר. הבקשה ראשונה, הוגשה ביוס על ידי .106 16קק4. (להלן: "אפל") עבור סימן מסחר מס' 268759, "ד6\/17" וזאת בעבור:

1. תוכנת פיתוח יישומיס; תוכנת מחשב המשמשת בפיתוח יישומי תוכנה אחרים; הנכללות כולן בסוג 9.

2. תכנות מחשבים; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשב; שירותי ייעוצ חומרת ותוכנת מחשב; שירותי תמיכה וייעוץ לפיתוח מערכות מחשב, מסדי נתוניס ויישומיס; אספקת מידע מקוון עבור חומרת או תוכנת מחשב; הנכללים כולס בסוג 42.

בקשה שניה, הוגשה ביוס 22.5.2017 על ידי 1.06 11ט0ת60 (להלן: "קונדויט") עבור סימן מסחר מס' 294641 "5/1/16" וזאת בעבור:

1. שירותי ניהול עסקיס לצורכי מכירות ועסקאות המתבצעות דרך רשת האינטרנט ; פרסוס באינטרנט למען אחרים; הפצה של חומרי פרסומת וקידוס מכירות עבור אחריס דרך האינטרנט; שירותי קידוס, פרסוס ושיווק המסופקיס בקשר לאפליקציות למכשירים ניידים; ארגון וניהול של תכניות נאמנות לקוחות; כולס כלולים בסוג 35.

2. המרת פלטפורמות של תוכן דיגיטלי לצורות אחרות של תוכן דיגיטלי, בפרט המרה של אתרים מקווניס לאפליקציות למכשירים ניידים; מתן שימוש ומני ביישומיס ובמכשירי תוכנה מקווניס; מתן שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה, ליצירה של אפליקציות למכשירים ניידים; מתן שימוש זמני בתוכנה שאינה ניתנת להורדה ליצירה, פרסוס, הפצה, קידום, וניהול אפליקציות למכשירים ניידים; מתן תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש בניהול קשרי לקוחות; הנכלליס כולס בסוג 42.

3 ביוס 12.3.18 הודיעה מחלקת סימני המסחר לצדדיס על הפעלת הליך התחרות דנן. ביוס 8, שמונה חודשים לאחר מכן, הגישה קונדויט את בקשתה דנן להורות על ביטול הליכי תחרות אלה ורישוס הסימניס במקביל וזאת מאחר ולטעמה אין חשש הטעיה בין הסימניס.

4. סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 קובע:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומיס עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.

5. כלומר על מנת לקייס הליכי תחרות בהתאס לסעיף 29 לפקודה, יש להראות התקיימותם של מספר תנאים, ובהס היותס של הסימניס הרלבנטיים דומיס עד כדי הטעיה, וכי הס נועדו לסמן טובין מאותו הגדר. היה ולא התקייס מי מהתנאים, הרי שאז לא יופעל הליך התחרות בין הסימניס (ראו למשל: בקשות מתחרות לרישוס סימני מסחר (בקשה לביטול ההליך) 8, 1075764, 107575, פס' 13 (11.3.1999)).).

קיומו של דמיון מטעה בין הסימנים

6. קונדויט טוענת כי לא קיים דמיון מטעה בין הסימניס, ומפנה לשס כך למבחן המשולש, הכולל שלושה מבחני עזר: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין.

מבחן המראה והצליל

באשר למבחן המראה והצליל, טוענת קונדויט כי אין דמיון מטעה בין הסימניס בשל: השוני במספר האותיות המרכיבות כל אחד מהסימנים (חמש אותיות מול שבע), השוני במספר ההברות (הברה אחת מול שתיים) והשוני בין הסימנים הנובע מן התוספת "16" בסימן המבוקש על ידה.

אינני מקבל את הטענה כי אין דמיון מטעה בין הסימנים. הצרכן אינו סופר אותיות ואינו סופר הברות. אין בסיומת ":16" בסימנה של קונדויט בכדי לבדל בין הסימניס ולשלול את הדמיון המטעה ביניהס.

הדגש בשני הסימניס, הן במראה והן בצליל, הינו על הרכיב הדומיננטי "5\//11", שהנו מילה מילונית בעלת משמעות (גס בהקשר לטובין המוצעים). השוני המינורי בין הסימניסם, בצירוף הרכיב הדומיננטי כאמור ובשילוב עם זכרונו הבלתי מושלס של הצרכן עלול ליצור הטעיה בקרב הציבור (רע"א 5454/02 טעס טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, 451 (2003), רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ, פורסם בנבו (2010), ולענייו הרכיב הדומיננטי ר' למשל: התנגדות לרישוס סימן מסחר מס' 170851 (11.10.2009)). דברים אלו נכוניס במיוחד לאור מבחן יתר נסיבות המקרה, כפי שיובהר בהמשך.

טענה נוספת שהעלתה קונדויט בהקשר זה היא כי בשונה מסימנה המבוקש של אפל, הסימן המבוקש על ידה הנה מילה שרירותית, ולפיכך בעלת אופי מבחין אינהרנטי. גס טענה זאת אינה מסייעת לה, שכן בשלב וה של הדיון ממילא ההכרעה אינה בשאלת כשירות הסימניס לרישוס, אלא בשאלה מי מהם עדיף.

עולה, כי אין די במיליס המרכיבות את הסימניס כשלעצמן על מנת לשלול דמיון מטעה

ביניהם. אבחן את חשש סכנת ההטעיה נוכח סוג הסחורות, חוג הלקוחות ויתר נסיבות העניין.

סוג הסחורות וחוג הלקוחות

בחינת סוג הסחורות וחוג הלקוחות חופפת לשאלת הגדר הטובין, שהנה תנאי כאמור לפתיחתו של הליך תחרות בין סימנים. (ראו החלטתי בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס" 273039, 285161 "כִג5" (מעוצב) (פורסס באתר הרשות הפטנטים, 12.5.2019). בשלב הראשון יש לבחון את הגדר הטובין בהתאס לרישומס בפנקס, ולאחר מכן את השימוש בפועל - ככל שהובאו ראיות בעניין.

קונדויט טוענת כי ככל שקיימת חפיפה בסוגי השירותיס והסחורות בין הסימניס המבוקשיס הרי שהיא נוגעת לסוג 42 בלבד. אין בידי לקבל טענה זו.

מפרטות הסימנים עולה כי סימנה של אפל הנו בעבור תוכנות מחשב לצורך פיתוח תוכנה אחרת (סוג 9) ובעבור שירותי ייעוצ, תכנות ופיתוח תוכנות מחשב (סוג 42). סימנה של קונדויט הנו בעבור שירותי ניחול עסקיים לצרכי מכירות, שירותי שיווק ופרסוס בקשר עם אפליקציות למכשירים ניידים (סוג 35) ובעבור שירותים שוניס הנוגעים לתוכנה (סוג 42).

מכאן, שכבר על פי פרטות הסימניס נראה כי מצוייס אנו באותה "משפחה מסחרית", כפי שעלה בעניין טוטו והב:

"בעידן בו המגמה הכללית בעולם המסחר הנה לאחד אספקת טובין עם שירותים קרובים ושאינם קרובים לאותם טובין, אף אין לפרש את המונח "אותו הגדר" בצורה דווקנית וצרה. כך, בשנים האחרונות, בהתחשב בהתפתחויות שחלו בסחר הבינלאומי ובפריצתן של חבוות מסחריות מתחום מסחרי אחד לאחר, תוקנה הפקודה באופן שבו הורחבה ההגנה לסימני מסחר "מוכרים היטב", גם כאשר הטובין אינם מאותו הגדו. בנסיבות מסוימות, אין נפקא מינא אם בעל סימן המסחר מספק טובין ואילו הגורס האחר, העושה שימוש בסימן המסחר, הנו נותן שירות בקשר לטובין מאותו סוג. השאלה שצויכה להישאל היא האם מצוים אנו באותה "משפחה מסחרית" במסגרתה מתקיים החשש לפיו יסיק הצרכן על קשר או חסות מטעם בעל הסימן הרשום על העושים בו שימוש. המשפחה המסחוית צויכה להיות מוגדרת ממקוה למקוה, בהתאם

למבנה השוק והשחקנים הפועלים בו (השוו: ע"א 9191/03 מנ\ .5 86 יצ וזוצ5 -8 נ' אבסולוט שוז בע"מ (טרם פורסם) שם נקבע כי ייצור וודקה ומכירת נעליים אינס תחומים משיקים או קרובים). "

(ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (פורסם בנבו, 26.9.2004) (ההדגשה אינה במקור א.א.)

אציין, כי שני הצדדיס הביאו בשלב זה ראיות מצומצמות באופן יחסי לגבי השימוש שנעשה בסימניס המבוקשיס בפועל. לפיכך, דומה כי על החלטתי ואת להתקבל בעיקרה על סמך לשון הפרטות כפי שפירטתי לעיל.

קונדויט סבורה כי קיים שוני בין סוג הסחורות שלה לבין זה של אפל, הנובע מקהל היעד לו מוצעיס שירותי הצדדים. כך, בעוד ששירותיה של אפל מיועדיס למשתמשים בעלי ידע בשפת התכנות של אפל, מיועדיס שירותיה של קונדויט למשתמשים ללא כל ידע כזה. הבחנה זו בין קהלי היעד איננה משתקפת בפרטות הסימנים, ודי בכך בכדי לדחות את הטענה.

יתרה מכך, אף אס אצא מתוך ההנחה כי מדובר בקהלים שונים, אינני סבור שיש בכך כדי להביא למסקנה שחוג הלקוחות וסוג הסחורות הינו שונה.

קונדויט עצמה מציינת כי הכלי אשר היא מציעה לצרכנים הנו "מנוע אוטומטי המייצר יישומניס ללא צורך בתכנות". כלומר התוצאה אליה חפצ המשתמש להגיע יכולה להיות זהה לחלוטין הן באמצעות הכלי של קונדויט והן באמצעות שפת התכנות של אפל.

כאמור בעניין טוטו והב, ניטה לקבוע כי המדובר בשירותים מאותו הסוג, אס שני סוגי השירותיס מוענקיס באופן כזה, לפיו ניתן להניח כי הלקוחות יגיעו לידי הסברה כי אותס השירותים שייכיס לאותו המקור (ור' גם: ע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פד"י כג(2) 373 ; עמיר פרידמן, סימני מסחר-דין, פסייקה ומשפט משווה 345 (1998)).

אף אס יהיה וה סביר במידה פחותה כי משתמש בעל ידע בשפת התכנות של אפל יטעה להניח כי שירותיה של קונדויט קשוריס לטובין והשירותיס שמציעה אפל, אינני סבור שהדבר נכון ביחס למשתמשיה של קונדויט. היינו, משתמשיס שאינס בעלי ידע בתכנות יכוליס לסבור בקלות כי שירותיה של קונדויט הס שירותיס הקשוריס לאפל.

גס הטענה כי בעוד ששירותיה של אפל ניתניס בחינס, שירותיה של קונדויט ניתניס תמורת תשלום, איננה מפיגה את החשש מהטעיית ציבור המשתמשים. ייתכן כי משתמשים יטעו להניח כי קייס קשר בין שירותי הצדדיס כאשר חלקס ניתניס בחינס ואילו האחריס תמורת תשלוס. למעלה מכך, כל אחת מן המבקשות יכולה בכל עת להתחיל או להפסיק לגבות תשלוס עבור שירותיה. יתכן באופן תיאורטי כי שתי המבקשות יבחרו לגבות כסף עבור שירותיהן או להפסיק ולגבות תשלוס בגינס. לפיכך, קשה לראות כיצד נתון וה צריך להילקח בחשבון בהליכי תחרות בין סימני מסחר.

נוכח כל האמור לעיל, הנני סבור כי מדובר בענייננו באותס בשירותיס דומים, ואף בשירותיס מאותו הגדר.

מבחן השכל הישר ויתר נסיבות העניין

מבחן וה מיועד לאפשר להוסיף לכלל השיקולים הנשקליס בשאלת הדמיון בין הסימניס את נסיבות המקרה המסוים שלפנינו. הנני סבור כי במקרה ה לא הוצגו נסיבות מיוחדת שיש בהן כדי לשנות מן הקביעה כי מדובר בסימניס הדומים עד כדי הטעיה.

דחיית הליך התחרות עד הכרעה בהשגות הנוספות

בבקשתה, עותרת קונדויט כי במידה ואדחה את בקשתה לבטל את הליכי התחרות כאמור, אורה על דחיית הליך התחרות דנןו עד לאחר התגברותה של אפל על השגות נוספות שהועלו כנגד סיימנה המבוקש. אפל מצידה מתנגדת לבקשה זו.

ככלל, סדר בחינתן של בקשות מתחרות לרישוס סימני מסחר ייעשה בהתאם לקבוע בסעיף 29 לפקודה, אשר צוטט לעיל ובהוראות סעיף 8 לחוזר רשס 0013/2012 :

"הועלו בהודעת המחלקה ליקויים נוספים, רשאי המבקש להשהות את תשובתו לליקויים אלה עד הכרעה בליקוי לפי סעיף 29 לפקודה. לחלופין, ככל שהצדדים מסכימים על כך באפשרותם לבקש להשהות את בירור הליקויים על פי סעיף 29 עד אשר יוכרעו הליקויים הנוספים על ידי המחלקה. השהיות כאמור לא תחויבנה באגרת ארכה בהתאם לפריט 10 לתוספת הראשונה לתקנות. "

חרף האמור, נקבע כי מאחר והדעת אינה נוחה עס מצב בו סימן אשר יימצא עדיף במסגרת הליך בקשות מתחרות יימצא לא כשיר לרישוס בהליך חד צדדי מאוחר יותר, יהיו מקרים חריגיס בהס יאפשר הרשס לסטות מסדר בחינה וה (בקשות לרישום סימני מסחר 265729, 9, 269160, 269996, 269997 (בקשה להקפאת הליך בקשות מתחרות) (24.1.2016)).

בענייננו, לא הצביעה קונדויט על נימוק כלשהו המצדיק כאמור סטייה מן הכלל לפיו ראשית יתנהל הליך התחרות לפי סעיף 29 לפקודה. לפיכך, אינני מוצא כי אהו המקרה המתאים להפעיל חריג זה כאמור.

סוף דבר

לאור מסקנתי כי התקיימו בענייננו התנאיס לפתיחתו של הליך תחרות בין הסימנים, אינני סבור כי נפלה טעות בהחלטת מחלקת סימני מסחר לקייס הליך זה. נוכח האמור, ימשיכו הליכי התחרות כסדרס.

על הצדדיס להגיש ראיותיהס בתוך 3 חודשיס מיוס החלטתי זאת. קונדויט תישא בשכ"ט עו"ד 16סק\/ בגין הבקשה בסך של 5,000 ₪.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושליס ביוס כ"ח אייר תשע"ט