סימן מסחר 246125

ההחלטה:

בקשה לרישום סימן מסחר 5 "פיצה שמש"

המבקשים: 1. דורית שמש 2. אריה שמש ע"י ב"כ עו"ד דניאל בוסתנאי

ה ח ל ט ה

1. ביוס 30.4.2012 הגישו המבקשים את הבקשה לרישום סימן המסחר "פיצה שמש" 77זק", שמספרה 246125, לגבי שירותים להספקת מזון ומשקה הכולל בסוג 43 (להלן: "הסימן המבוקש").

הליכי הבחינה

2 ביוס 11.7.2013 הודיעה בוחנת סימני המסחר למבקשים כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 9(11) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") מאחר ולגבי שירותיסם מאותו הגדר כבר נרשמו סימנים דומים שמספריים הם: 3 (מטעמי שמש (מעוצב)), 129756 (שמש (מעוצב)), 182114 (שווארמה שמש) (להלן: "הסימנים הרשומים"). הסימנים הרשומים נמצאים בבעלות מר מנשה נעמה.

3 עוד הודיעה הבוחנת במכתבה כי ככל שיתגברו המבקשים על הליקוי בהתאם לסעיף 9(11) לפקודה, יהא עליה להגביל את רשימת הסחורות בפרט ל"פיצריות".

4. ביוס 4.8.2013 הגישו המבקשים מענה לדוח הבחינה וטענו כי אין בין הסימן המבוקש לבין הסימנים הרשומים דמיון מטעה כמשמעותו בסעיף 9(11) לפקודה. המבקשים סמכו טענתם על פסיקת בית המשפט העליון ברע"א 7836/09 ג.ו.פ שמש השקעות בע''מ ואח' נ' נעמה מנשה (פורסם בנבו, 13.12.2009) (להלן: "עניין שמש"). באותו עניין קבע בית המשפט העליון כי לא היה מקום ליתן כנגד המערערת צו מניעה בהיקף בו ניתן בבית המשפט המחוזי. המערערים מפעילים את המסעדה "מסעדת שמש טעים אש", ומר נעמה, בעל הסימנים הרשומים, סבר כי יש בכך כדי להפר את סימניו הרשומים. בית המשפט קבע כי המילה "שמש" הינה בעלת "ניחוח אוניברסאלי" ואולם לא ניתן לקבוע כי תיחשב תמיד לשס

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

תיאורי. בית המשפט המשיך ונימק בפסק דינו כי "לקשיים הכרוכים במתן הגנה על המלה "שמש" יש ליתן משקל כאשר עוסקים אנו בשאלת היקפו של הצו הזמני".

ביוס 17.11.2013 הודיעה בוחנת סימני המסחר כי ניתן יהיה להסיר את הליקוי לפי הוראות סעיף 9(11) לפקודה ביחס לסימנים הרשומים המעוצבים, אך התנתה ואת במשלוח הודעה על כך לבעל הסימנים הרשומים. אולם לעניין סימן מסחר 182114 "שווארמה שמש" (מילולי) החליטה הבוחנת כי הליקוי עומד בעינו, בנימוק כי הסימן הרשום הוא צירוף של מלה הנוגעת במישרין לשירותים המבוקשים (שווארמה) והמלה "שמש", אשר אינה מקובלת במסחר ביחס לשירותים אלה. לפיכך, המילה "שמש" היא הנותנת לסימן את אופיו המבחין והיא זו שהכשירה אותו לרישום.

בתשובתו לדו"ח הבחינה מיוס 23.2.2014 הסכימו המבקשים למשלוח הודעה לבעל הסימנים הרשומים המעוצבים. ביחס לסימן 182114 המשיכו המבקשים וטענו כי אין דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לרישום לבין הסימן הרשום. לטענתם, בבחינת הדמיון המטעה יש לבחון את הסימנים בכללותו ולא את המלה "שמש" בנפרד המופיעה בשני הסימנים. בחינה כאמור מביאה למסקנה כי אין חשש להטעיה.

לא היה בתשובה האמורה כדי לשכנע את בוחנת סימני המסחר והיא סירבה לרשום את הסימן בהודעתה מיוס 3.4.2014. לפיכך עתרו המבקשים להשמיע טענותיהם ועשו כן בדיון בפניי ביוס 22.6.2014.

טענות המבקשים בדיון ובהשלמת הטיעון

.10

.1

במהלך הדיון צמצמו המבקשים את הפרט לסימן המבוקש ל"פיצריות; פיצריות המפעילות משלוחים ביתיים; שירותים להספקת מזון ומשקה בתחום הפיצריות ; הכנת מזון ומשקה בתחוום הפיצריות ; הגשת מזון ומשקה בתחוום הפיצריות ; הנכללים כולם בסוג 43."

המבקשים חזרו על טענתם כי אין דמיון מטעה בין הסימנים, בין היתר לאור תחוום העיסוק השונה של המבקשים ביחס לבעל הסימן הרשום. המבקשים חזרו וטענו כי המלה "שמש" מקנה הגנה חלשה לסימן בכללותו וזאת לאור פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין שמש.

ב"כ המבקשים נתבקש להתייחס לשאלה האם יש בריבוי הסימנים הרשומים כולם את המלה שמש כדי ליצור בידי הציבור את הרושם כי מדובר ב"סימן בית" כאשר הסימן המבוקש הינו חוליה בשרשרת זו של הסימנים.

ביוס 21.9.2014 הגישו המבקשים השלמת הטיעון בשאלת "סימן הבית" וכן תצהיר להוכחת אופיו המבחין של הסימן המבוקש. לטענתם, הציבור לא יניח כי המילה "שמש" הינה סימן הבית של בעל הסימנים הרשומים מאחר ומלה או לא נרשמה כשלעצמה כסימן מסחר.

.12

דיו

.3

4

.5

.6

7

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בטענתו זו סמכו המבקשים ידם על פסיקת בית המשפט העליון בפרשת שמש. בתצהירו פרט מר אריה שמש, המבקש 1, את היקף פעילותו תחת הסימן המבוקש. עוד הצהיר מר שמש כי העסק הנושא את הסימן המבוקש לרישום הוקם בשנת 2010 ומונה כיום 15 סניפים ברחבי הארץ. כן טען מר שמש כי במשך כל שנות פעילות המבקשים תחת הסימן "פיצה שמש" מולם לא נתקבלה פניה או תלונה מבעל הסימנים הרשומים על שימושו בסימן המבוקש. לבסוף ציין כי עסקי הצדדים פעלו ביחסי שכנות טובים ברמת גן.

המבקשים צירפו הסכם בינם לבין בעל הסימנים הרשומים לפיו מסכים האחרון לרישום הסימן המבוקש. להשלמת התמונה אציין כי בעל הסימנים הרשומים התנגד לרישום סימן 6 פיצה שמש (מעוצב) של המבקשים דכאן. התנגדות זו הוסרה בעקבות ההסכם אמור.

חלק נכבד מטענות המבקשים הוקדש לשאלה מהי ההגנה שיש ליתן לסימנים הרשומים, ובמיוחד לסימן שווארמה שמש (המילולי) וזאת לאור פסיקת בית המשפט העליון בעניין שמש.

לעניין מידת תיאוריותם של סימני מסחר מקובל להבחין בין אר