סימן מסחר 237090

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בקשה למחיקת סימן מסחר 0 "א זא תת" (מעוצב)

מבקשת המחיקה: 16 ,1110111511105 116 תיצו1 516

ע"י ב"כ: דר' אייל ברסלר, עו"פ

בעלת סימן המסחר: רייז-היי אנטרפרייזס בע"מ

ע"י ב"כ: וולף, ברגמן וגולר

בפני בקשה למחיקתו של סימן מסחר מספר 237090 הנראה כך:

סימן המסחר רשום על שס חברת רייז-היי אנטרפרייוס בע"מ (להלן: "בעלת הסימן" או "רייז- היי") מיוס 7.2.2013. הסימן רשום בסוג 20 לגבי "רחיטים; הנכללים כולס בסוג 20" (להלן: "הסימן" או "הסימן הרשום").

הבקשה למחיקתו של הסימן הוגשה ביוס 6 על ידי .16 ,1010511165 6'זנ)1תינט'1 ץ45116/, יצרנית רהיטים גדולה שמקוס מושבה בארה"ב (להלן: "מבקשת המחיקה" או "אשלי"). בשנת 2011 רכשה אשלי חברה בשס 261186 (להלן:

"ברקליין"), יצרנית כורסאות אמריקאית. במשך שנים שימשה רייו-היי כמפיצה של מוצרי ברקליין בישראל.

טענת מבקשת המחיקה היא כי מכוח רכישת ברקליין היא בעלת הסימן ₪א, 231 וכי רישומו על ידי רייז-היי נעשה בחוסר תום לב. מנגד טוענת רייו-היי כי היא זו שבנתה את

המוניטין לסימן בישראל ולכן הסימן שייך לה, וכי רישום הסימן נעשה בידיעת ברקליין ובהסכמתה.

5. טענותיה של מבקשת המחיקה נתמכו בתצהיריו של החוקר הפרטי מר אמיר גלייברמן וכן בשני תצהיריו של מר ₪ת8ק5 281105:), נציג מכירות בינלאומיות במבקשת המחיקה מאז שנת 0. טענותיה של בעלת הסימן נתמכו בתצהיריו מטעמו של מר שלוס פנר, בעליה של בעלת הסימן ומנהלה הכללי וכן בתצהיר מטעמו של מר ם1אק0ק 2816, שהיה מועסק בחברת ברקליין בתפקידים שונים עד לסגירתה בשנת 2011.

רקע

6. חברת עשתה שימוש משנת 1974 בסימנים הכולליס את המילה א2341,1 הדומיס לסימן הרשום. להלן הסימניס כפי שהציגס מר ספנג בתצהירו (להלן: "סימני ברקליין"):

7 ברקליין פעלה באמצעות שני ערוצי ההפצה: חנויות קמעונאיות וסוחרי ריהוט עצמאיים. בין היתר, יצרה ברקליין כורסאות וספות מתכווננות. החברה הצליחה ומכרה את מרכולתה בארה"ב ובעוד מדינות רבות בעולם כאשר מרבית המכירות היו בארה"ב ובקנדה.

8 בשנות השמוניס או התשעיס של המאה הקודמת", פנה מר פנר, בעליה של רייו-היי, לחברת ברקליין והחל לייבא את מוצריה לישראל, ולמכור אותם בחנותו וכן בחנויות אחרות ברחבי הארץ.

9. לטענת בעלת הסימן, היקף הייבוא הוערך בסכום של כ- 500,000 דולר ארה"ב בשנה. במרוצת השנים המשיך מר פנר לייבא את מוצרי ברקליין לישראל, מבלי שנחתם בין הצדדים כל הסכם בהתייחס למעמדו של מר פנר כיבואן או כמפיץ. משך כל אותה תקופה גם לא נרשום

1 הצדדים נחלקו מתי, אולס למחלוקת זו אין נפקות מעשית

10. בישראל סימן מסחר הנושא את השס = א], 31 על ידי מי מהצדדים. במרוצת השנים נוצר קשר בין מר פנר למר פופקין, שהיה הגורם בחברת ברקליין שהיה אחראי על הקשר עם מר פנר.

לאחר שנים, נקלעה ברקליין לקשיים כלכליים, ועברה שינויים מבניים ואחרים, ולבסוף פורקה

בשנת 2011, אז נרכש המותג "ברקליין" על ידי אשלי, חברת ריהוט גדולה בארה"ב. ביוס 1 נחתם הסכם רכישה בין אשלי לבין ברקליין, בה רכשה הראשונה את נכסי הקניין הרוחני של האחרונה (להלן: "הסכם הרכישה").

ביוס 5.4.2011, סיים מר פופקין את העסקתו בברקליין. סביב תקופה זו, יצר מר פנר קשר עם מר פופקין לגבי המשך ייבוא מוצרי ברקליין וגורל החברה. סמוך לשיחה זו עם מר פופקין, החליט מר פנר לרשום את סימן מסחר ברקליין, נשוא הליך ּה, על שמה של רייו-היי בישראל. הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביוס 13.4.2011.

ביוס 24.6.2014 הגישה מבקשת המחיקה בקשה לרישום סימן מסחר מספר 266577

"תא זא תת " (לא מעוצב), בהתבסס על רישומו של סימן בינלאומי שמספרו 1098879 בסוג 0 ובסוג 27. ביוס 9.11.2015 נשלח מכתב ליקויים ממחלקת סימני מסחר במסגרת בחינת הבקשה, ובו צוטט הסימן הרשום ככזה שיש בו כדי למנוע את רישום הסימן שביקשה אשלי, על בסיס סעיף 9(11) לפקודה. ביוס 7.4.2016 הודיעה אשלי למחלקת סימני מסחר כי הגישה בקשה למחיקת הסימן הרשום. בשל כך הושהתה בחינתו של סיימן 266577 עד שתתקבל הכרעה בהליך המחיקה, ומכאן ההליך שבפני.

דיון והכרעה

עילת המחיקה המכרעת בהליך זה היא רישומו של הסימן על ידי רייו-היי בחוסר תום לב. כפי שטוענת מבקשת הביטול, הכלל הוא כי את שאלת כשירות הסימן לרישום יש לבחון במועד הגשת הבקשה לרישום הסימן. הסעיף הרלוונטי בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב- 2 (להלן: "הפקודה") קובע:

"'39. (א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי בל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף28.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת. "

וכן נאמר ב- 1085 ,1/6806 31608170 ,16110 13165 ,מץ[6ע1.16 2810 ,תום6ז141 המשה 56010 .1:0 ו[161 65ובּ\1 06ה 1 מה 45נה1/ 06ה1 04 עשוה 1 5'ץ1 6 דה 5-ץסססו

5 בהתייחסו לסעיף העוסק ברישום סימן בחוסר תום לב בחוק הבריטי:

4 51816 1116 ג[)1ע\ ]60661166 15 61\/ 1994 16 01 (3)6 666010"

".תסוז3ּ)ו[ככב3ּ 01 01316 116 3 35 151601א6 ג[)נ ער פוה ))בּ

(ר' עוד בקשה למחיקת סימן מסחר 265456 "\ = כ = |" אי.פי טקס סחר בינלאומי בע "מ נ' עווני נתשה (פסקאות 23 -24 להחלטה, פורסם באתר רשות הפטנטים, 29.11.2020. (להלן: "עניין 54058 ]"). יצוין כי על החלטה זו הוגש ערעור שטרס הוכרע.

טענתה הבסיסית של רייז-היי היא כי היא ושיווקה את המוצרים במשך שנים והקדישה משאביה לפרסום המוצרים הנושאים את הסימן בישראל ולשיווק, וכי לברקליין ממולדת לא הייתה פעילות שיווקית עצמאית בישראל. עוד טוענת רייז-היי כי לברקליין לא היה עניין אמיתי ברישום הסימן בישראל. אכן, מעדותו של פופקין עלה כי עיקר עניינה של ברקליין היח כי רייז- היי תרכוש ממנה מוצרים (פרוטוקול הדיון מיוס 13.1.2020, עמוד 49, שורות 14-15). ברקליין לא נתנה אחריות בישראל (אולם סייעה לרייז-היי בעניין גה באספקת מנגנונים וחלקים), התירה לרייז-היי להפיק חומרי פרסום בעצמה וכן סיפקה לרייו-היי חומרי פרסום כאשר נדרשה לכך.

מקבל אני כי רייז-היי היא שיצרה את השוק למוצרי ברקליין בישראל והיא זו שקידמה אותם, ואף הייתה לה עצמאות בפעילות בישראל לאחר רכישת המוצרים מברקליין. אולם גם בנסיבות אלה, המוניטין בסימן, והזכות בו, שייכים לברקליין.

על פי הדין, יבואן או מפיץ של מוצרים הנושאים סימן מסחר מסוים, אינו קונה זכויות בסימן או במוניטין המשויך לסימן מעצם פעולות הייבוא והשיווק בלבד, גם אס נלווים להס מאמצי שיווק, או פרסום. כך למשל בעניין רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד/(2) 9, 318 (1990):

"הקניין במוניטין של המוצר הוא של היצרן. המוניטין של המוצר דבק במוצר עצמו. המוצר מזוהה, בדרך כלל, עם היצרן אשר מייצר אותו, ולא עם המפיץ אשר משווק אותו. המפיץ פועל, אמנם, לשם בנייתו של מוניטין זה ולשם טיפוחו. אך בכך בלבד אין כדי להקי יצרה את השוק בישראל עבור ברקליין, וגם אש סבורים שלברקליין אין עניין אמיתי ברישום הסימן בישראל, ולכן רשאית רייז-היי לרשום את הסימן על שמה, אין בתוס לב סובייקטיבי וּה, כדי לסייע לרייז-היי. כידוע, תוס לב ייבחן בהתאם לאמות מידה אובייקטיביות של אורחות מסחר ראויות (ראו ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' חקו 60 :8 606ו1חזו. 1 10ה36, ס' 13, פ"ד נב (3), 276 (1998)).

הציפייה ממפיס "סביר" היא שהוא יבין כי עצם העובדה שהוא השקיע בבניית השוק ובקידוד מוצר הנושא סימן מסחר, אינה מקנה לו בעלות בסימן המסחר. לפיכך, היה על פנר לדעת שהוא אינו יכול להפוך להיות בעל הסימן מבלי לקבל את הזכויות במפורש, מברקליין, או מאשלי שבאה בנעליה.

כאן אומר שמכיוון שאני סבור שבמועד הגשת הבקשה לרישום הסימן בישראל הזכויות בו היו שייכות לברקליין ולא לרייז-היי, הרי שזכויות אלו עברו במפורש בהסכם הרכישה של אשלי את ברקליין. סעיף 1.1 להסכם הרכישה שצורף לתצהירו של מר ספנג, קובע כי כל הסימנים של ברקליין בין אלה הרשומים ובין אלה הלא רשומים עברו לאשלי. לפיכך אין לקבל את טענת רייו-חיי כי ההחרגה בסעיף 1.2 להסכם הרכישה, כי ההסכם אינו כולל זכות או אינטרס של כל אדם מלבד אלה הנזכרים בהסכם חלה על ענייננו.

לסיכום עניין זה ראוי לציין כי סבור אני כי משווק המגיש בקשה לרישום סימן מסחרי שהינו בבעלות של יצרן הנמצא עימו בקשר עסקי, פועל לטעמי, בחוסר תוס לב, גם אש סבורים כי סימנו של היצרן טרם צבר מוניטין. כך שאפילו אילו לא היה לברקליין מוניטין בסימן, היה מדובר ברישום בחוסר תוס לב. בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר מספר 276629 לבונה לאב בע "מ נ' זהבה שדה, סעיפים 18-20, סעיף 54 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 18.4.2019)) כבר נקבע כי חוסר תוס לב עשוי לנבוע ממערכת יחסים קיימת בין הצדדים, גם בהיעדר הוכחת מוניטין בסימן לטובת בעל הסימן.

התנהלות מבקשת המחיקה

רייז-היי העלתה טענות שונות בנוגע להתנהלותה של אשלי, שלטענתה מצדיקות את השארת הרישום על עוד. בין היתר טענה כי לאשלי היתה אפשרות להתנגד לרישומו של הסימן עוד בשנת 2015 לא עשתה כן. כן טענה, כי בעת החתימה על ההסכם מול ברקליין, היתה אשלי צריכה להיות מודעת לרישום הסימן בישראל על שם בעלת הסימן. עוד הוסיפה כי בחקירתו הנגדית אישר מר ספנג כי בשנת 2016 הובא לידיעתו המכתב מטעמו של מר פופקין (שהוזכר לעיל) לפיו ברקליין ידעה ואישרה רישום הסימן על שם רייז-היי, ולמרות זאת לא פעלה אשלי כנגד פופקין וברקליין שהעבירו נכסים בחוסר סמכות.

איני סבור כי הייתה על אשלי חובה פוזיטיבית לבצע חיפוש סימני מסחר טרם הרכישה וכי יש לוּקוף עובדה זו לחובתה. כן איני סבור כי עצם העובדה שצד לא הגיש התנגדות לרישום סימן מסחר מונעת ממנו להגיש בקשה לביטול או למחיקתו של סימן רשום, גם בעילות שניתן להתנגד בהן לרישומו של הסימן.

איני סבור כי בנסיבות המקרה הנדון אין נקיטה בצעדים כלשהם מצד מבקשת המחיקה ביחס לסימן הרשום משקפת את הסכמתה של אשלי לרישום או קבלתו. כאמור לעיל, הסימן נרשם בשנת 2013, ומבקשת המחיקה הגישה בקשה מטעמה לרישום סימן מסחר של ברקליין בישראל בשנת 2014. מתיק בחינת הבקשה לרישום סימן 266557 עולה, כי רק בשנת 2015 עם קבלת מכתב הליקוייסם ממחלקת סימני מסחר צוות הסימן הרשום בפני אשלי, עובדה שהובילה אותה להגשת בקשת המחיקה שבפני. אין בפני כל ראיות כי אשלי ידעה, פוזיטיבית, כי הסימן נרשם על שם ברקליין לפני שנת 2015. הזמן שחלף מיום שנודע למבקשת המחיקה על הסימן הרשום ועד שהגישה בקשה למחיקתו הינו זמן סביר, ואין לראות בו כיוצר שיהוי או מניעת מעידת על זכויותיה.

בהתאם לכל האמור לעיל, הריני קובע כי סימן מסחר 237090 נרשם בחוסר תוס לב ועל כן יש למחקו בהתאם סעיף 39(א1) לפקודה. הבסיס لعילות המחיקה לפי סעיף 6(11) לפקודה חופף, במקרה זה, לעילות הרישום בחוסר תוס לב ולכן איני מוצא כי יש מקום לדון בה בנפרד. איני סבור כי יתר העילות שנטענו על ידי מבקשת המחיקה מתקיימות בהליך זה - הרישום אינו נוגד את תקנת הציבור לפי סעיף 5(11) לפקודה, ולא הוכח כי סימני ברקליין היו מוכרים חיטב במועד הגשת הבקשה לרישום הסימן הרשום.

לאור תוצאות ההליך, לאחר ששקלתי את העובדה כי ההליך התנהל עד תומו, כי ברקליין נדרשה להביא עד מחו"ל ואת היקף כתבי הטענות, ובהתחשב בכללים שנקבעו לפסיקת הוצאות בעל דין (ראו: בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע "מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא- משרד התמ"ת ואח', פ"ד ס(1) 600, 615 (2005)) תשלום בעלת הסימן למבקשת המחיקה הוצאות הליך בהסך 7,000 ש"ח ושכר טעורים עורכי דין בסך של 35,000 ₪ שישולמו עד ל- 30 ימים ממועד החלטה זו.