החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

ינת מעמדו של סימן מסחר כמוכר היטב בישראל, ואלו הס: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש בסימן; היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף ומשך פרסום הסימן; המידה בה הסימן מוכר, נעשה בו שימוש, פרסום רישום ואכיפה; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן; אופי ומידת השימוש בסימן או בסימן דומה על ידי צדדים שלישיים (שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין בסימן אינו שייך למי מהס); מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק והדרגה שבה המוניטין

של הסימן מסמל איכות של הסחורות (ר' גם: ע"א 9191/03 111600138 זזוק5 חו\ 5 אצ נ' אבסולוט שוז בע"מ (פורסם בנבו, 19.7.2004)).

מר מנדלסון הצהיר כי המתנגדת היתה הראשונה לעשות שימוש בסימן ".41 צס0ַת" בשוק הישראלי וכן כי השקיעה רבות בפרסום ושווק מוצרי הלבשה הנושאים את סימני המסחר שלה. טענתו זו תמך מר מנדלסון בהעתק נתוני מחזור הכנסות והוצאות פרסום החסות על ידי רואה חשבון. לעניין זה אזכיר כי בהחלטתי מיוס 16.6.2013 קבעתי כי משקלו הראייתי של מסמך וה מועט מה גם שספק אם ניתן ללמוד ממנו את המבוקש על ידי המתנגדת גם לאחר חקירתו הנגדית של רואה החשבון.

למתנגדת שתי חנויות בישראל - בירושלים ובבני ברק. קהל היעד הרלוונטי לרכישת מוצריה הוא קהל חרדי-חסידי. מהראיות שהציגה המתנגדת לא ניתן לקבוע מה היקף מכירותיה

בפועל בכל הנוגע למוצרים הנושאים את הסימן ".41 צסא".

צורפו בראיות המתנגדת תמונות של חללי מכירה ובהם פריטי הלבשה. פריטים אלה בתמונות מכוסים ברובס וקשה ללמוד על השימוש הנעשה בסימן הכולל את המלה ".41 צסא". גם מצילומי החנויות שצורפו לתצהירו של מר מנדלסון קשה ללמוד על קשר המתנגדת לסימן ואפילו מר מנדלסון בעצמו לא ידע לזהות בוודאות את חנויות הרשת או את מקור הסחורה הנמכרת בהן (ר' למשל, בעמוד 27 לפרוטוקול, שורה 15, ובעמוד 35, שורות 25-26). גם עיון בצילומי הסרטונים שנערכו בחנויות המתנגדת ושצורפו על ידי החוקר מר נוימן מעיד על שלטי פרסום של המתנגדת בהם אין כל אזכור למלה ".1 צסא". כך גם עולה מדברי המוכרים שהוסרטו שאמרו שלא מוכרים מוצרים הנוגעים ל"רויאל".

מר מנדלסון לא ידע להסביר בחקירתו את אופן השקעת המתנגדת בפרסום ואת הוצאותיה הנוגעות לכך (ר' למשל, בעמוד 36 לפרוטוקול, שורות 10-14 ; עמוד 41, שורות 9-14 ; ועמוד 43 שורות 1-5). גם מתעודות המשלוח או ממכתבו של רואה החשבון לא ניתן להסיק מה נתח השוק או חלקו של הסימן ".841 צכ0" מנתח מוצרי המתנגדת או מנתח מכירותיה או מהו היקף ההשקעה בפרסום או מהס ערוצי הפרסום והשיווק שננקטו בפועל.

בנוסף העיד גם מר ברגר, מוכר באחת מחנויות המתנגדת, כי באופן כללי "החנות היא המותג" (ר' בעמוד 56 לפרוטוקול, שורות 1-6) תוך כך שהתכוון לשמה של המתנגדת - "ברודווי". מדבריו של מר ברגר גם עלה כי אין הבדל בין בגדי המתנגדת הנושאים תוויות שונות עס הסימנים ".81 צכ0ת", "0" או "ברודווי" (עמוד 51 לפרוטוקול, שורות 68). מעבר לכך לא ידע מר ברגר להעריך את כמות פרטי הלבוש הנמכרים הנושאים את הסימן

",]ה צכת" המצוייס בחנות בה הוא מוכר או מתי בפעם האחרונה נמכר שום מוצר שכזה.

לענייון עדותו של מר פרנקל, גם שנותרה לא בהירה, הרי שמפרסומי המתנגדת שאסף מר פרנקל וצירף לתצהירו ניתן ללמוד בבירור כי אלה לא כוללים את הסימן ".1 צכ0א". על אף שמקורם של הפרסומים בעיתון אחד בלבד ("המודיע") כמות הפרסומים שצורפה מספיקה לטעמי כדי ללמוד על אופו הצגתו של הסימן כלפי חוץ על ידי המתנגדת בקרב ציבור צרכניה בישראל.

החוסר הראייתי שעולה מראיות המתנגדת מביא לי למסקנה כי שימוש המתנגדת בסימן ".1 צס0ת" או יצירת הקשר שבין הסימן המדובר למתנגדת לא נוסדו כדבעי ועל כן אין אני

יכול לקבוע כי הסימן ".1 כו" הינו סימן מוכר היטב של המתנגדת ולא כי יש לה מוניטין הקשור בו או נובע ממנו.

בין יתר טענותיה באשר לאופי מבחין המתנגדת סוברת שאין המלה ".41 צס" כשירה לרישום כסימן מסחר. לכך מר לנדאו מטעם המבקשת הצהיר, כי מבדיקה שנערכה ביוס 3 במרשם סימני המסחר עולה כי בישראל יש כ-200 רישומי סימן מסחר הכוללים את המילה ".41 צסת", מכעשר רשומים בסוג 25 הנוגע לענייננו. בנסיבות אלה היה מקום שהמתנגדת תצביע על נסיבות מיוחדות מהן יעלה כי בעניין ודווקא השימוש במלה

".1 צכ0א" יביא לקביעה שהיא נעדרת אופי מבחין.

למעשה טענותיה של המתנגדת לעניין שאלת אופי המבחין של הסימן המבוקש נעדרות התייחסות קונקרטית גם באשר לתכנו המילולי ולא כל שכן באשר למכלול הסימן המעוצב.

0. אמנס ייתכן ובשימוש במלה ":61.07111%6", המכוונת את הצרכן לכך שהמדובר במוצרי ביגוד והלבשה, יש כדי לתאר את הטובין לגבי הש מבוקש רישומו של הסימן. בהקשר וה ייתכן והיה אפשר אף לראות את המלה ".41 30" כמלה המשבחת את טיבם של מוצרי ביגוד והלבשה אלה. יחד עם זאת, צירוף מליס זה לכשעצמו אינו מתאר באופן קונקרטי את הטובין ומכאן שביחס ל"ציר התיאוריות" (הציר הכולל את חמשת סוגי הסימניס שהוכרו בפסיקה: סימנים דמיוניים, סימנים שרירותיים, סימניס מרמזים, סימנים מתאריסים וסימנים גנריים, ר' ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, 943)) לכל היותר ייחשב הסימן המבוקש כמרמז.

1. על כן, בחינת הסימן בכללותו, שהינו סימן מעוצב, אינה מביאה למסקנה כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין גם לכשעצמו ובין אם לאור טענותיה של המתנגדת לזכויות בסימן

"זה צסת".

2. בפי המתנגדת טענה על פי סעיף 6(11) לפקודה לגבי חשש להטעיה או לתחרות בלתי הוגנת.

3. עילת אי כשרות לרישומו של סימן מסחר לפי סעיף 6(11) נדונה בפני בית המשפט העליון בעניין ע"א 10959/05 1018 ,20316 168 נ' מ8 0236 5./\.027 86116ו.1 6113 (פורסם

בנבו, 7.12.2006) שנקבע כי סעיף וה הינו "סעיף סל" במרכזו מוצגת סכנת ההטעיה (שם, בעמ' 9). לעניין סעיף וה נקבע שללא הוכחת מוניטין בסימנה של המתנגדת, לא תתעורר סכנת

ההטעיה (ר' לעניין וה גם התנגדות לרישום סימן מסחר 231956 110% ]תס עאז .6)אז ,6אתת ]1 נ' אינספוקוס סיסטמס בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 4) (להלן: "עניין 00105 עפצת")).

4. בהתייחס לשאלת המוניטין ניסתה המתנגדת לפקפק במוניטין שרכשה המבקשת וזאת לאור הזמן הקצר לפעילותה. ואת בבחינת עילת פסלות זו לרישום הסימן נבחן המוניטין שצברה המתנגדת בסימנה ולא ההיפך. לא המבקשת זו שצריכה להוכיח מוניטין בסימנה אלא על המתנגדת דווקא להוכיח כי בשל רכישת מוניטין כה רב לסימנה, גוברת סכנת ההטעיה בין הסימניס (ר' התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 124079, .60/10 קאמטכ (מעוצב) אנדרי קוטיק נ' קמטק בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 20.2.2005).

5. מהאמור לעיל לגבי שאלת המוניטין שנצבר למתנגדת בקשר עס הסימן ".41 צכ0א" גם במקרה וגם לשאלת המוניטין בקשר עס טענה לתחרות בלתי הוגנת על פי סעיף 6(11) לפקודה, מתייתר הצורך לבחון את שאלת ההטעיה שבין הסימניס וכן את שאלת תוס הלב

בפי המתנגדת טענה על פי סעיף 5(11) לפקודה לכך שרישומו של הסימן יפגע בתקנת הציבור. טענה זו נטענת על ידה באופן כללי ונסמכת על מניעת פגיעה אפשרית בטוהר הפנקס והטעיית הציבור. איני סבור שאלה הטעמים להפעלתו של סעיף 5(11) לפקודה. שיקולי טוהר הפנקס והטעיית הציבור באיס בחשבון יתר הוראות הפקודה. הוראות סעיף 5(11) שמוריס למקריס בהם מסתברת פגיעה קונקרטית בתקנת הציבור או במוסר, ומבלי להיכנס לעובי הקורה באשר לטיב של מקריס אלה, ברי שאין המקרה בענייננו בא בגדרס.

הצדדיס הכבירו בטענותיהם ובראיותיהם לגבי שאלת הבעלות בסימן המבוקש או בחלקיס ממנו ובמוניטין של סימני הצדדים, וזאת על פי עילת ההתנגדות המנויה בסעיף 24(א2()1) לפקודה המאפשרת למי שטועןו לבעלות על הסימן המבוקש להתנגד לרישומו בסימן מסחר רשום.

מטענות המתנגדת עולה כי הבעלות הנטענת על ידה מופנית רק כלפי חלק מהסימן המבוקש (טוענת לזכויות במלה ".41 צכ0א" עוד הסימן המבוקש כולל את המלים ".41 צסם" ו- ")א 61.0") ואין היא טוענת לבעלות בסימן המבוקש במלואו ועל עיצובו. לכן על פניו ניתן לקבוע כי הבעלות בסימן המבוקש כפי שהוא מבוקש לרישום בישראל בשלמותו אינה של המתנגדת. למעשה, ב"כ המתנגדת אף הסביר במהלך טיעוניו במסגרת הסיכומים כי הסימניס הם שונים (עמוד 116 לפרוטוקול, שורה 24; עמוד 177 לפרוטוקול, שורה 5). כך שספק אם באפשרותי להידרש כלל לעילת התנגדות זו.

יחד עם זאת, אף גם נאמר שהיה להידרש לעילה הרי שמהאמור לעיל באשר לשאלת המוניטין שנצבר למתנגדת בקשר עס הסימן ".41 צכ0א" עולה כי לא ניתן להיוקק לטענות בעלות בסימן בגינן.

אך אף גם נאמר כי יש מקום לעסוק בשאלה למי הבעלות בסימן ".41 צכסת" בהקשר של

הטובין לגביו מבוקש הרישום, הרי שלאחר בירור מסכת הראיות עולה כי יש קושי לעמוד על טיב הקשרים העסקיים שבין הצדדים ורב הנסתר על הגלוי. כך למשל, אחד מבסיסי הטענות

לזכויות הוא קיומן של וכויות כלשהן בארה"ב. לא הוכח בפני קיומו של הסימן בארה"ב ומכל מקום נותרו ספקות רבים לגבי והות בעליו שם. בגרסאות שני הצדדים פעריס בלתי מוסברים באשר לשרשראות הבעלות הנטענות ובאשר לקשרים שביניהם.

0. מכאן שלא הביאה המתנגדת די ממנו ניתן לקבוע דבר לגבי בעלותה בסימן ".41 צכ0א", ולא כל שכן בסימן המבוקש.

סוף דבר 5. ההתנגדות נדחית ויירשם סימן מסחר 236655.

הצדדיס רשאיים להגיש בקשותיהם לעניין הוצאות בהתאם לחוזר רישום מ.נ. 80.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס | :"ג תשרי, תשע"ה

7 אוקטובר, 2014