סימן מסחר 234,555

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן 234,555 (בקשה לביטול קיבול)

המתנגדת: וסקס ) 1605014 באמצעות ב"כ פרל כהן צדק לצר רחוב שנקר 5, הרצליה, 46733 פקס 9728001 -09

המבקשת: .16 6[ באמצעות ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות' רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, 61114 פקס 5272666 -03

ה ח ל ט ה

1. לאחר שהגישה הודעת התנגדותה וכתב טענותיה המתנגדת מבקשת את ביטול הקיבול של הבקשה דנן. ואת, מהטעס שמדובר בסימן תלת-מימדי אשר לטעמה לא נבחן ככזה על ידי מחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטיס בטרס קיבולו ופרסומו להתנגדויות הציבור.

2. בקשה בין-לאומית המייעדת את ישראל הוגשה למשרד הבין-לאומי ב-10.11.2010 וסומנה 1 (להלן: "הבקשה הבין-לאומית"). ב-30.12.2010 קיבל הרשם הודעה על כך ונפתח תיק בקשה בישראל שמספרה 234,555 (להלן: "הבקשה"). ארה"ב היא מדינת המקור של הבקשה הבין-לאומית האמורה שס הבקשה הוגשה ב-12.5.2010 וסומנה 85036986 (להלן: "הבקשה בארה"ב").

3. הבקשה קובלה ב-19.7.2011 ופורסמה ב-31.7.2011. המתנגדת הגישה התנגדותה ב- 1. הודעה על הגשת ההתנגדות ניתנה למשרד הבין-לאומי ב-1.11.2011 והמתנגדת הגישה כתב טענות מטעמה בהתנגדות ב-28.2.2012.

4. במסמכי הבקשה בארה"ב צויין על ידי המבקשת שמדובר בסימן תלת מימדי. מידע זה מסומן גס במסמכי הבקשה הבין-לאומית כפי שנקלט גס במחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים.

5 אין מחלוקת בין הצדדים כי הסימן המבוקש לרישום הוא סימן תלת-מימדי.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המתנגדת טוענת שבהינתן שמדובר בסימן תלת-מימדי היה על הבוחן במחלקת סימני מסחר לנהוג כפי שעליו לנהוג לגבי כל סימן המוגש לרישום בישראל על פי פקודת סימני מסחר [נוסת חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"). בכך מכוונת המתנגדת להוראות סעיף 6.פה לפקודה אשר לשונה:

"6.פה. תחולת הוראות הפקודה על בקשות המייעדות את ישראל

קיבל הרשם הודעה מהמשרד הבין-לאומי בדבר הגשת בקשה המייעדת את ישראל, יחליט בדבר כשרותו לרישום של סימן המסחר המבוקש לרישום, ויחולו ההוראות לפי פקודה זו בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

השינויים המנויים בסעיפים הקטנים של סעיף 56ה לפקודה אינם מחריגים דבר באשר לבחינת ההיבט הנובעים מהיותו של הסימן תלת מימדי.

יתרה מזאת, תקנה 5(א) לתקנות סימני מסחר (יישוס פרוטוקול מדריד), תשס"ז-2007 מונה את הפרטים אשר יציין המבקש בבקשה בין לאומית לרישום סימן מסחר בה ישראל היא מדינת המקור. מבין פרטים אלה, בסעיף קטן (8) נרשם :

(8) היו הבקשה הבסיסית או הרישום הבסיסי מתייחסים לסימן תלת-

ממדי - ציון דבר היות הסימן סימן תלת-ממדי; ודו, לא חלפו במקרה וה 18 החודשים המנויים בהוראות סעיף 56ו לפקודה הנמס מהיושב שבו נשלחה לרשם הבקשה המייעדת את ישראל. לפיכך, לא חלה החובה על הרשם לרשום את הסימן המבוקש כסימן מסחר בין-לאומי בהתאם להוראות 56צז. דהיינו, היה על מחלקת סימני מסחר, המוציאה אל הפועל את סמכותו של הרשם בבדיקת כשירותו של סימן מסחר, להפעיל שיקול דעת עת קבלת הבקשה בטרס רישום.

המתנגדת סבורה שעל פי הפסיקה בע"א 11487/03:166 510868 106051 נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, ניתן ביוס 23.03.2008 [פורסם בנבו], ובע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים, ניתן ביוס 12.05.2008 (פורסם בנבו), והנחיות חוזר רשם מ.נ.61 אשר נעשו לאורה, היה על הבוחן לפחות לדרוש מהמבקשת להראות כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין.

המתנגדת סוברת כי משום אין בתיק הבחינה בישראל התייחסות להוכחת רכישת אופי מבחין, רי שלא מולאו דרישות הפסיקה והנחיות הרשם על פיה. המתנגדת טוענת שלא הוגש כל ציור או תמונת דמות הסימן בהתאם לדרישות תקנה 1(15) לתקנות סימני המסחר, 1940. משלא נעשתה דרישה כאמור, סוברת המתנגדת שהקיבול בטעות יסודו - קיבול אשר ביטולו נושא הבקשה שלפני.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ביטול של קיבול שפורסם ייעשה במקרים חריגיים ביותר (ר' התנגדות לרישום סימני מסחר 5 ו-113596, תיק ותיק בע"מ נ' 5/המסוזה1670ת1 010 'כ) 6יז3ּ]א, נבו, (2003) (להלן: "עניין תיק ותיק"); בקשות לרישום סימני מסחר 227640 ו-227647, 1145 נ' \/.ק. 2116) (2.4.2012) פורסם באתר רשות הפטנטים (להלן: "עניין 5אך").

כבוד הפוסק בקניין רוחני בעניין תיק ותיק (ר' פסקא 23 להחלטה) מנה רשימה שאינה ממצה של השיקולים המיוחסים אשר יש להביא בחשבון השאלה האם לבטל החלטה מנהלית לאו, ובהס: הסמכות לבטל תופעל במקרים נדירים ומיוחדים; המציאות שנוצרה בעקבות ההחלטה מוטעית, אילו הסתמכות היתה עליה והאם היה שינוי מצב לרעה בגינה; הצורך בתיקון הטעות שנגרמה בגין הרשות או באשמת האזרח; אילו מדובר בטעות שבקביעת עובדה או טעות המוציאה את ההחלטה אל מחוץ לגדר הסמכות של הרשות או גורמת לרשות אחרת לפעול באופן אחר בניגוד להוראות החוק; שינוי נסיבות; שינוי במידה ראויה; ושינוי וביטול לפי הוראת חוק מיוחדת. המדובר ברשימה שאינה ממצה.

לשיטת המתנגדת, מעבר לצורך שבתיקון העוול מחמת הטעות עליה היא עומדת, הרי שבמצב הנוכחי ניתן למבקשת יתרון דיוני בלתי הוגן. המתנגדת סוברת שהמבקשת כלל לא נשאה בנטל ההוכחה כי מתקיימים הקריטריונים המצדיקים כשירותו של הסימן לרישום בישראל, בעוד שעתה מוטלת על המתנגדת ההתמודדות הראשונית עם הסוגיה אשר היתה צריכה להיות על כתפי המבקשת.

איני מוצא שנזקה הדיוני של המתנגדת כה כבד. את הנוק מהפגם שבקיבול ככל שהיה כזה, יש בידה של המתנגדת לתקן. כפי שעמד על כך הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) בעניין בקשה

לרישום סימני מסחר 197934 ו-197933, 0001660001 8 23567 ...5 בםבּטוש\ מסנפוטוס, נבו, (20.10.2010) (להלן: "עניין גווזהע1/ר") :

"ככל שהדברים אמורים בנטלי ההוכחה, הרי שבניגוד לאמרת אגב זו של בית המשפט העליון, נטל ההוכחה בהתנגדות לרישומו של סימן מסחר, אינו מוטל באופן חד משמעי על המתנגד. אולם אין מקום להתעמק בפרטי עניין זה משום שכשם שהצביעה על כך המבקשת בבקשתה, עניין לנו כאן בסימן רשום אשר המועד להתנגדות לרישומו חלף עבר לו.

מכאן שבעניין 88ע1/8/, עליו נסמכת המתנגדת בטענותיה, לא נפסלה האפשרות שביטול

קיבול אינו דרך המלך מקום בו אותן סוגיות אשר היו מתבררות בבחינה היו מתבררות באורח דומה במסגרת התנגדות.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המתנגדת סומכת טענותיה גם על שמירת טוהר הפנקס. איני מוצא שבביטולו של הקיבול לשרת מטרה זו. בשלב זה, בטרס שמיעת ההתנגדות לא נרשם הסימן והמתנגדת תימצא למעשה משרתת את הציבור הרחב כמגינת טוהרו של הפנקס.

בפי המתנגדת טענות באשר לחוסר תוס לב העומדות ביסוד התנהלותה של המבקשת בהליך הבחינה למול מחלקת סימני מסחר ברשות אשר לשיטתה של המתנגדת הטעתה את הבוחנים. אקדיס ואומר כי טענות מסוג זה הן טענות עובדתיות הדורשות בירור - אין בפני כל תשתית עובדתית ממנה הייתי יכול לגזור דבר מה לכך. מכל מקום, לא ברור כיצד ניתן להעלות טענות מסוג וה בעניינה של בחינה של בקשה בין-לאומית אשר התקבלה בישראל מהמשרד הבין לאומי ולגביה לא נעשתה כל התכתבות ישירה או בלתי אמצעית עם המבקשת. ואת, מקום בו במסמכי הבקשה הבינלאומית, בבקשת המקור ואף ברישומי הבקשה בישראל ציון כי המדובר בבקשה לרישום סימן תלת-מימדי.

הן בבחינה והן בהתנגדות המדובר בהפעלת סמכותו של הרשם. בבחינה מואצלת סמכות זו לבוחני מחלקת סימני מסחר אך בסופו של דבר המדובר באותה סמכות אשר לא יצאה מגדרה. הליך ההתנגדות הינו הליך המשלים והממשיך את הליך הבחינה המנהלי. (והשוו ליחס שבין הליך הבחינה וההתנגדות בפטנטים: ע"א 665/84 סאנופי בע"מ נ' אוניפארם בע"מ (1987) , מא (4) 729, 735).

כפי שכבר נקבע בעניין 195', הכלל המנחה לשאלת ביטול קיבולו של סימן מסחר הוא -

"... שבמכלול השיקולים שיש להביא בחשבון לביטולה של ההחלטה המנהלית דנן נראה שיש ליתן משקל יתר לשאלה מהי הדרך הנכונה שיש לנקוט על מנת שלא ייכלל פרט שגוי בפנקס" (פסקא 21 לעניין

בנסיבות המקרה דנן ובאיזו מכלול השיקולים לרבות שיקולי יעילות הדיון, איני רואה שבירור ההתנגדות אינו הדרך הנכונה. ודווק, אין ענייננו בהליכיס רביס ומשולביס בין צדדיס

אשר זכויותיהם עשויות להיות קרובות כפי שהיה בעניין 715

ביטולו של קיבול הוא החריג. מקום בו התנגדות תשרת את אותם האינטרסים אשר היו עומדים בבחינה, על פני סיבוב הגלגל לאחור יש להעדיף את בירורה של ההתנגדות בה המתנגדת אף תועיל ותסייע בהשגת מטרת טוהר הפנקס בהיותנו ממצאיים בהמשך הטבעי של ההליך.

המתנגדת מוסיפה וטוענת שתיאלא להשקיע משאבים רביס בניהול ההתנגדות והיא אף חרדה לומן השיפוטי היקר אשר יושקע בבירור העניין. היא שואלת מדוע שהמתנגדת היא זו שתישא בעלויות בירור טענה אשר ייתכן והייתה צריכה להתברר במסגרת הבחינה ולא במסגרת הליך אדברסרי בפני הרשם. שאלה זו נוגעת לשאלת הוצאות ההליך. משהמבקשת בחרה להתנגד

לביטולו של הקיבול הרי הביאה בחשבון את סיכוייה ובכלל והגסה את סיכויי נשיאתה בהוצאותיה של המתנגדת בניהולו של ההליך - עניין לו אדרש בתומו של ההליך על פי תוצאותיו.

1. הצדדים הכבירו בכתבי טענותיהם באשר לעצם שאלת רכישת אופי מבחין לסימן המבוקש. טענות אלה נוגעות לעצם כשירותו לרישום של הסימן - סוגיה אשר בכל מקרה תלויה ועומדת בין אם במסגרת בחינה ובין אם במסגרת הכרעה בהתנגדות. לפיכך, מובן שאין בהחלטה זו להכריע לכאן או לכאן בעניין אשר עודנו נתון להכרעה.

2. לפיכך, אפילו נפלה טעות במהלך בחינת הבקשה דנן, איני סבור שמקרה וה הוא המקרה לביטולו של קיבול עת הליך ההתנגדות יכול להימשך כסדרו.

על המתנגדת להגיש ראיותיה תוך חדשים ימים.

הוצאות הליך זה יבואו בחשבון הוצאות ההליך העיקרי.

אסא קלינג רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר