סימן מסחר 233949

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר מספר

222009 המתנגדת: המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ ע"י ב"כ רפי וינברגר, עו"ד המבקשת: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

ע"י ב"כ סנפורד ט. קולב ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני התנגדות לרישום סימן מסחר 233949 "ויסקוג'ל", לגבי "מזרונים, מיטות, מיטות נוער, כורסאות וריהוט לחדרי שינה, הנכלליס בסוג 20" (להלן: "הסימן המבוקש").

2. הבקשה לרישום הסימן המבוקש הוגשה ביוס 12.12.2010 על ידי חברת עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ (להלן: "המבקשת"). הבקשה קובלה ביוס 10.11.2011 ופורסמה ביומן סימני המסחר ביוס 30.11.2011. התנגדות לרישום הסימן הוגשה ביוס 23.2.2012 מטעם המרכז הבריאותי (ד.ע.) בע"מ (להלן: "המתנגדת"). כתב טענות שכנגד מטעם מבקשת הרישום הוגש ביוס 15.3.2012. ביוס 26.7.2012 הוגשו ראיות המתנגדת, וביוס 21.10.2012 המבקשת הגישה ראיותיה. דיון בעניין נקבע והתקיים בפני ביוס 3.6.2013 ולאחריו הגישו הצדדים סיכומים ביום 1.7.2013 מטעם המתנגדת, וביוס 11.7.2013 מטעם המבקשת.

עיקר טענות המתנגדת

3. בבעלות המתנגדת ארבעה סימני מסחר רשומיס הכוללים את המלה "ויסקו": סימן מסחר 65 "156060/ ויסקוטק", סימן מסחר 173366 "ז1560765/ ויסקורסט" וסימן מסחר 7 "שאוס15600111/ ויסקופילו" כולס בסוג 20 לגבי "כריות שינה עשויות ויסקוזה" וכן סימן מסחר 173368 "7156016016 | ויסקומדיק" בסוג 10 לגבי "כריות שינה אורתופדיות העשויות 150/0ש".

המתנגדת טוענת כי מזה שנים היא משקיעה משאביס רביס בפרסום וקידום סימניה באמצעות רשת החנויות שבבעלותה.

המתנגדת סבורה כי המלה "ויסקו" מזוהה עם מוצריה, ואת לאור השימוש השיטתי והנרחב במלה הנעשה על ידה בכלל ובמיוחד בפרסומים הנוגעים למזרונים וכריות.

לטענת המתנגדת, הרכיב "ויסקו" בסימן המבוקש והה לאלה שבסימניס שלה ודומה להס עד כדי להטעות את הציבור, ולפיכך אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 6(11), 9(11) ו-1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב- 1972 (להלן: "הפקודה").

עיקר טענות המבקשת

.1 לדבריה, המבקשת היא אחת החברות הוותיקות והמוכרות ביותר בישראל בתחוום המצעים, המיטות ומוצרי השינה. עוד טוענת המבקשת כי היא מובילה ומוכרת בתחוום האמור ושהיא נהנית בו ממוניטין רב.

טוענת המבקשת כי הסימן המבוקש משמש אותה מזה שנים רבות וכבר ממועד הגשתו לרישום של סימנה הרשום מספר 139324 "15000181/", אשר הוגש לרישום בסוג 20 לגבי "מיטות ומזרונים" ביוס 25.6.2000. לאור שימוש ארוך שנים זה טוענת המבקשת כי סימנה אף רכש אופי מבחין.

לטענת המבקשת, ארבעת סימני המסחר הרשומיס על שם המתנגדת והכוללים את המלה "ויסקו" נרשמו שנים לאחר שהמבקשת החלה לעשות שימוש בסימן שרישומו מבוקש, ולמעשה שנים לאחר רישום סימן המסחר 139324 "1500011".

עוד טוענת המבקשת שלמרות שהסימן המבוקש כמו סימניה הרשומיס של המתנגדת שלובין באותו סוג (סוג 20), הרי שבעוד הסימן המבוקש הוא לגבי "מזרונים, מיטות, מיטות נוער, כורסאות וריהוט לחדרי שינה", סימניה הרשומיס של המתנגדת מוגבלים לפרט מצומצמת ביותר שאינה חופפת לפרט המבוקשת לרישום: שלושה מהם מוגבלים ל"כריות שינה העשויות ויסקוזה" והרביעי מוגבל ל"כריות שינה אורתופדיות עשויות שכבת 150/0".

לטענת המבקשת המלה "ויסקו" היא בבחינת שם תיאורי ורכיב המקובל בענף שאין למתנגדת זכות בלעדית בו.

עיקר ראיות הצדדים

ראיות המתנגדת

2. במסגרת ראיות המתנגדת הוגש תצהירו של מר יוסי אלבוחר, המכהן בתפקיד מנכ"ל המתנגדת. מר אלבוחר חזר בתצהירו על כל הטענות העובדתיות שהועלו מטעם המתנגדת, והיו הדגשים נוספים מעבר לאלו שהיו בהודעות ההתנגדות. לתצהיר הצרף דף אחד מקטלוג פרסומים בישראל בו מאוזכרים אך ורק שנים מהסימניס הרשומיס של המתנגדת אליהם התייחסה בטענותיה: "ויסקומדיק" ו"ויסקו רסט".

ראיות המבקשת

3. במסגרת ראיות המבקשת הוגש תצהיר של מר רוני שוורץ, מנכ"ל המבקשת. מר שוורץ חזר על חלק מהטענות העובדתיות שהעלתה המבקשת בכתב טענותיה והוסיף, כדלקמן:

א. מר שוורץ הצהיר כי הוא הגיש את סימן המסחר "150200181/י" כבר בשנת 2000, ומאז משמש הסימן את המבקשת באופן עקבי ושוטף לסימון מוצריה, הן בכיתוב הלועזי שנרשום והן בכיתוב העברי "ויסקוג'ל" המבוקש כאן לרישום.

מאוז שנת 2001 מכרה המבקשת מוצרים הנושאים הן את סימן המסחר הרשום "[[1500/", והן את הסימן המבוקש "ויסקוג'ל" בשווי העולה על 157,000,000 ₪. יואר כי אסמכתאות לעניין שווי המכירות לא צורפו, זאת לטענתו כי נתונים אלה מהווים סוד מסחרי.

המוצרים הנושאים את הסימן המבוקש נמכרים הן ברשת חנויות המבקשת המונה 17 סניפים ברחבי הארץ, והן ברשת החנויות גוד נייט המונה 16 סניפים ברחבי הארץ.

מגוון מוצרי ויסקוג'ל פורסם על ידי המבקשת בעשרות אלפי עלונים, קטלוגים ופרסומות במשך שנים רבות. לשם כך צירף מר שוורץ דוגמאות מתוך אותם עלונים, פרסומות, וקטלוגים.

המבקשת מציגה לאורך השנים את מוצרי ויסקוג'ל בתערוכות קבועות, ומשקיעה מיליונים בפרסומות לרבות קטלוגים, שלטים, ופרסום באינטרנט. לשם כך צירף מר שוורץ תדפיסיס מאתרי אינטרנט בהם פורסמו מוצרי ויסקוג'ל. לביסוס טענה זו, צירפה המבקשת פרסומים שנאספו מהאינטרנט המראים את השימוש במלה זו לצורך תיאור החומר ממנו עשויים מוצריה.

4. העילה העיקרית להתנגדות היא כי נוכח הסימניס הרשומיס של המתנגדת, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 9(11) לפקודה אשר לשונו:

"11. סימנים אלה אינם כשירים לרישום: (9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"

בחינת הכשרות על פי סעיף זה יש לשאול, ראשית, האס הסימן המבוקש זהה או דומה לסימן מסחר רשום אחר, המתייחס לאותם הטובין או לטובין מאותו הגדר, ובהמשך יש לבדוק האס יש בדמיון וה כדי להטעות. ודוק, האמור אינו בשני מבחנים מצטברים, אלא במבחן אחד משולב, כלומר, מבחן בו באים לידי ביטוי גם גורם "הדמיון" וגם התוצאה "שיש בה כדי להטעות". משמעותס של דבריס היא, כי פעמים מספיק דמיון קל כדי ליצור חשש ממשי להטעיה ופעמים למרות שקיימת מידה מרובה של דמיון, אין חשש כזה, הכל בהתאם לכלל הנסיבות והמבחנים.

כידוע המבחן אשר נקבע בפסיקה לקביעת החשש להטעיה הינו המבחן המשולש הכולל מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן יתר נסיבות העניין. עם השנים התפתח מבחן משולב והונוסף לו מבחן ההיגיון והשכל הישר. (ר' ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ. פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3) 275 (1964); ע"א 216/65 בנק איגוד לישראל בע"מ נ. בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד י"ט (2), 673 (1965); ע"א 9 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ ,פ"ד נה(3) 933, רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח ,פ"ד נז(2) 438 (2003)).

מבחן המראה והצליל

מבחן זה הינו המרכזי מבין השלושה. הקביעה כי הסימניס דומים זה לזה מבחינת החזות והצליל עד כדי להטעות תיעשה, בראש ובראשונה, תוך השוואת הסימניס בכללותם, בצורתם הכללית, ותוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר בעת השוואה זו, שכן הצרכניס אינו מתעכב להבחין בין הסימניס לפרטי פרטיהם (ר' רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (סעיף 9 להחלטת כב' הש' גרוניס) (נבו, 12.1.2010); וגם: החלטה בהתנגדות

.8 לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 170851 5617/1665 16311085 זו 60 [65088 6שההיכ0 מו 1 נ' גמקוס בע"מ (אתר רשות הפטנטים, 11.10.2009)).

בסקירת הסימניס הנדונים לא ניתן להתעלם מכך שהרכיב החוזר "ויסקו" תופס מקום נכבד. לטענת המתנגדת יש לתת לו משקל מכריע לעניין שאלת הדמיון וההטעיה. כך אף נקבע שככלל בסימנים מילוליים יש מקום לשים דגש לצורך בחינת ההטעיה על תחילת הסימן (ר' התנגדות לרישום סימן מספר 146483 "57 1קסא.1", 58 אמ ]תג נ' 6061088 5% 16 .20) 82 [210), פורסם באתר רשות הפטנטים [פורסם בנבו] (2005); וכו התנגדות לרישום סימן מספר 124969, )14601 פד 1. נ' 1 ] 13165 000עמא, נבו (2004)). ברם, כמפורט להלן, בחינת סימן המבקשת "ויסקוג'ל" וסימני המתנגדת "ויסקוטק", "ויסקופילו", "ויסקורסט" ו-"ויסקומדיק" בכללותם מעלה, כי האס אינו דומים ואין חשש להטעיית הציבור, זאת למרות הרכיב המשותף "ויסקו" משום שלרכיב והמשמעות תיאורית כמפורט להלן.

לדברי המלומד קרלי בספרו, [17866 6תה %66עה1 7178086 )0 פוב.1 5ץ1 א 01008 106601[1, 5/6061 6 [[6שואה]/ 2011, עמוד 313, פסקאות 9-094 - 9-095, יש בדמיוןו בי אלמנטיסם תיאוריים של סימנים כדי לצמצם את החשש להטעיה ולא די בהיותם הרכיב הדומיננטי:

חז יזס]זוח51 6יזם 5זסוח 6ש1ו66ק5סיז 6 ]1 זז פעוס!!סן זז חש 6ו]ו66ק5 חזףזזס וח 0151106106 6יזם הסזהשו 6615ק5סיז .הסופוו] 60 ]0 0ס0\ז!!6א!] 16 6056'יז6חז סז 0מ16 [[זע וז 65 חז זם!ווז51 ץ]חס 6יזם 5יזסחז 6 ]1 ,ץ]56'זסט ה 6:0 [טו 5וחז ח6וזז [סיזוווסח הזסז'זס ‏ זס 6טווט'ד650 6יזם וו ]ו 10660 ;מסופוו][מס6 ]0 הססה!ז[16! 6ו]ז 06610056 0ז הז חש ]0 6יזם אס 6וז זז פהזטחו] ם חז ]!גופסיז טוח

,יזם 511

6שוק 050 0 605106 ע]!סיז6ח6ף זסה |זועש 6ו]טווק 6חד (05116ק601 זס) א6!קוח60 0 ]0 זזסקן פהזחזזס] 661[ ]וטס 6 ]0 ]ת6ות6!6 ]ההחותוס ₪16 05 אחסוח ]סוחס 16 15 ]1 ;אטח 6 ץע 600160 הסו55סזקוחו [|סיזסטס 6 הז [160וזז6 6יזם זז 5א'זםחז 6ו1ו ]0 6615[ זסוס 6 || ]ו קץ[חס 18 ]1 הףגוסוו1ם | הסווסוו!םעס 6 60 1ח05505510 6 זסו!ז 016וףז61ח 6יזם 15ה6הסקחזס6 ]ה תוחזס 06 ]0 20515 6 מס ץן]5016 ]גוס 660

.0 .1 .2 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כבר נקבע שכאשר כוללים הסימניס נשוא ההשוואה רכיב משותף שהנו מקובל בענף, נוטיס הצרכניס לתת את הדעת דווקא לחלקים האחריים של הסימניס ולהבחין ביניהם באמצעות חלקים אלה. ב-רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, בפסקה 21 לפסק הדין, נקבע:

"המשקל שיש לתת לדכיבים המקובלים בענף משתנה אפוא בהתאם לנסיבותיו של המקרה הספציפי, ככל שהדכיב המקובל בענף מופדה ומובנה מיתר חלקיו של הסימן - בין מבחינת מיקומו ובין מבחינת ההיבט הרעיוני - כך צפוי הציבור לראות בו רכיב עצמאי אשר אינו מייחד סימן זה או אחד. על כן צפוי הוא להבחין בין הסימנים באמצעות חלקים אלו, ויש לתת לחלקים אלו משקל דב יותר בעת השוואת הסימנים. לעומת זאת כאשר הרכיב המקובל בענף הינו חלק אינהרנטי מן הסימן, ואינו ניתן להפרדה מיתר חלקיו, יקשה על הציבור לראות בו רכיב עצמאי. על-כן במקרה זה אין כל טעם להבחין, במסגרת ההשוואה, בין רכיב זה לבין שאר חלק הסימן."

המלה "ויסקו" המופיעה בסימני המתנגדת כמו גם אלה של המבקשת אינה אלא דרך לתאר טובין בסוג 20 שעשויים מהחומר "ויסקוזה" או בעלי תכונות המאפיינות חומר זה. היא מייצגת מלה תיאורית המהווה מונח מקובל בענף (ר' תשובת העד מטעם המתנגדת בפרוטוקול עמוד 17 שורות 21-27). מכאן שבבחינת החשש להטעיה בין הסימנים שבפנינו אין לתת משקל יתר למלה "ויסקו" מאחר שניתן יהיה, על פי רוב, לבודד אותה מיתר רכיבי הסימן. לפיכך, אינני סבור שיש לתת משקל מכריע לתחילית הזהה "ויסקו", וכי יש לבחון את הסימן בכללותו- דהיינו יחד עם הסיומות של כל סימן וסימן.

באשר לסיומות השונות שבין סימני המתנגדת, "רסט", "פילו", "מדיק" ו- "טק", לבין סיומת סימן המבקשת "ג'ל", אין חולק כי הן שונות במשמעותן המילולית: אצל המתנגדת הסיומת "רסט" מייצגת את המלה ")465" מנוחה; הסיומת "פילו" מייצגת את המלה "שס[11ק" - כרית; הסיומת "מדיק" מייצגת את המלה "6016" רפואי; הסיומת "טק" מייצגת את המלה "16600107" טכנולוגיה. בעוד שאצל המבקשת הסיומת "ג'ל" מייצגת את המלה 16 תקריש. מכאן שהסיומות השונות של הסימניס יוצרות על פניו שוני מבחינת משמעותו של

הסימן וזאת בנוסף על הבדלי המראה והצליל בינם לבין עצמם המשמעותיים לכשעצמם.

3. יפים לענייננו דברי כבוד סגן הנשיא ג' גינת בע"א 49831.01.11 /5. 11 שתננמסס6קס נ' 31158 [1616/ 5זיזסכן5 מה6קסיזט (נבו, 21.2.2012) :

"בעניינו, ישנה אבחנה חזותית ופונטית ברורה בין הסימנים. ולזואלית ניתן לראות, כי הסימנים בעלי אורך שונה, ומכילים סיומת פונטית אחת לחלוטין, צ-.1.]]א לעומת זזה -.ז זז

.4 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ההבדל במספר האותיות ובסיומת יש בו כדי לבטל את הדמיון בין הסימנים העולה מהתחילית הזהה ".]זז)1"."

לאור האמור, למרות הזהות בתחילת הסימנים, אני סבור שאין בכך די כדי לקבוע חשש להטעיה הן במבחן הצליל והן במבחן המראה.

במקרה זה ניתן היה לטעון להסתפק בתוצאות הפעלת מבחן המראה והצליל כדי לבטל את החשש להטעיה אך גם הפעלת יתר המבחנים מביאה לאותה תוצאה.

מבחן קהל הלקוחות וסוג הסחורות

.6 אמנם חוג הלקוחות הנוגע לשני הצדדים אינו שונה אך מחומר הראיות שהוצג עולה כי לא קיימת חפיפה מלאה בין סוגי סחורות המתנגדת לרישום הסימן, לבין סוגי הסחורות לגביהם מבוקש הרישום. מראיות המבקשת עולה כי עיקר הסחורות שהיא משווקת הוא מזרונים, מיטות, מיטות נוער, כורסאות וריהוט לחדרי שינה. לעומת זאת, המתנגדת משווקת אך ורק

כריות שינה