סימן מסחר 22004

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

התנגדות לפטנט 22004 (בקשה לפסיקת הוצאות)

המתנגדת: עדא ז ₪ 2001 פאז

ע"י ב"כ: ליעד וטשטיין ושות'

המבקשת: 6אז ,תאז6)זסזא אסזדה פאטסץ.

ע"י ב"כ: סנפורד ט. קולב ושות'

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לפסיקת הוצאותיה של המתנגדת, חברת סםד| 1 00015 ₪55 ג[ (להלן: "המתנגדת") בהליך ההתנגדות שבכותרת.

חברת 6 או 5 או5016 א אסוד ה פא 00 (להלן: "המבקשת") הגישה את בקשת הפטנט ביוס 4 לאומי של בקשה בינלאומית מס' 52012/051978 (!/ 06.7 מיוס 23.08.2012. הבקשה פורסמה להתנגדויות ביומן הפטנטים 3/2020 מיוס 31.3.2020. ביוס 30.6.2020

הגישה המתנגדת הודעת התנגדות כנגד בקשת הפטנט. כתב טענות מפורט מטעם המתנגדת הוגש ביוס 30.7.2020.

המבקשת עתרה לארבע בקשות ארכה להגשת כתב טענותיה בנימוק כי בין הצדדים מתנהל משא ומתן. משחלף מועד הגשת כתב טענות מטעם המבקשת וזה לא הוגש, הייתה המבקשת כמי שהודתה בטענות המתנגדת והסכימה להתנגדות. על כן, בהתאם להוראות סעיף 59(ג) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח -1968, הוריתי על קבלת ההתנגדות ועל סגירת תיק בקשת הפטנט ללא מתן תעודת פטנט.

טענות המתנגדת

המתנגדת הגישה בקשה לפסיקת הוצאותיה בסך 294,107.27 ₪. הבקשה לפסיקת הוצאות נתמכה בתצהירה של גב' ניצן סמולר - אחראית מחלקת הנה"ח במשרד ב" כ המתנגדת.

המתנגדת טוענת כי המצאה עוסקת בתחום מדעי מורכב אשר דרש השקעת משאבים בלימוד והבנת הנושא. כתב הטענות מבוסס על 38 פרסומים ומאמרים אשר רק עשרה מהם הוגשו בהליך האירופאי המקביל. לטענת המתנגדת להליך באירופה אין השלכה של ממש על ההשקעה שנדרשה בהליך זה היות שהיה צורך להעמיק ולנתח מחדש את הפרסומים ולבחון את התאמתם להליך בישראל.

המתנגדת טוענת כי מדובר בהיקף שעות סביר המאפיין הכנת כתבי טענות מורכבים (התנגדות העוסקת בטכנולוגיה של 1051005 ₪66 ו- 56606108 ₪606, בבקשת פטנט בהיקף של 120

עמודים). וכי גם שכר הטרחה (362 דולר ארה"ב לשעת עבודה) סביר ומקובל במשרדים העוסקים בתחום הקניין הרוחני.

המתנגדת טוענת כי המבקשת התנהלה במסגרת הליך ההתנגדות תוך הפגנת זלזול וחוסר אכפתיות כלפי ההוצאות שעלולות להיגרם לה, כאשר ביקשה ארבע אורכות לצורך הגשת כתב טענות ולא טרחה להודיע על החלטתה לנטוש את בקשת הפטנט. אילו רבתה המבקשת למנוע הגשה של כתב טענות מפורט היה עליה לזנוח את בקשת הפטנט לפני מועד להגשתו ולא לגרום למתנגדת להיכנס להוצאות מרובות ומיותרות. בנוסף, הגישה המבקשת בקשת חלוקה נוספת מס' 281148 התובעת את ה-167והות 661[פ5 של הבקשה הנוכחית. לטענת המתנגדת בקשה זו

מעידה על חוסר תום לב של המבקשת ומטרתה הייתה להותיר את בקשת הפטנט תלויה ועומדת על אף שידעה כי הבקשה אינה כשירה להגנת פטנט.

המתנגדת טוענת כי לא הוסתר מידע מהמבקשת. תעריפי השעות הספציפיים הושחרו אך הסכום הכולל של החיוביס והיקף השעות מדווחים. החשבונות כולל השחרות של מיליס ספורות (מטעמי חיסיון עו"ד-לקוח) ואין בכך כדי לפגוע בהבנת מהות העבודה אליה מתייחס כל חיוב.

המתנגדת טוענת כי שכר הטרחה הכולל עבור לימוד החומר בתיק והכנת כתב טענות מפורט מטעם המתנגדת עמד על סך 281,464.42 ₪. בנוסף לשכר הטרחה, נשאה המתנגדת בהוצאות

בסך כולל של 2,213.94 ₪ הכולל אגרת רשם (2,047 ₪) וצילומים. שכר הטרחה בגין הכנת ההתנגדות וכתב הטענות משקף 229.15 שעות עבודה של שני עורכי דין ועורך פטנטיס. החשבונות שהוצאו למתנגדת בצרוף דוחות השעות, המפרטים את היקף העבודה בפועל, צורפו

נספח א' לתצהיר התומך בבקשה (החשבונות הוצאו לבאי-הכוח האירופאיים של המתנגדת ושולמו על ידם). חשבונית המס/קבלה המעידה על תשלומי החשבונות המצורפים במלואם צורפה כנספח ב' לתצהיר התומך בבקשה. סך כל העלויות עבור הטיפול בשלבי הליך

ההתנגדות, הכוללות מע"מ והוצאות כמפורט בחשבונות, הינו 294,107.27 ₪.

טענות המבקשת

בתגובתה טוענת המבקשת כי המתנגדת תובעת החזר הוצאות חריג במיוחד בהיקפו, וכי הסכום המבוקש על ידי המתנגדת אינו סביר ואינו מידתי. מבקשת הפטנט אינה חולקת על סכום ההוצאות בעין לה טוענת המתנגדת, בסך 2,213.94 ש"ח. וזאת בתוספת החזר שכ"ט על

דרך האומדנה, בסכום שלא יעלה על 25,000 ש"ח.

המבקשת טוענת כי אילו הייתה יוזמת המתנגדת מו"מ לאחר מתן הודעת ההתנגדות אך טרס הגשת כתב הטענות מטעמה, לא מן הנמנע היה כי המתנגדת כלל לא הייתה נדרשת להגשת כתב טענות מפורט, שכן מבקשת הפטנט לא הייתה עומדת על בקשתה לרישום פטנט מאותן סיבות מסחריות שהביאו אותה לזניחת הבקשה כעת.

המבקשת טוענת כי קיימת חפיפה ביחס לחלק גדול ממסמכי הידע הקודם בהליכים מקבילים. כך שלפחות ביחס לחלק מהחיובים נעשתה על ידי המתנגדת עבודה כפולה ללא צורך אמיתי בה. לטענתה, המתנגדת הגישה באוגוסט 2019, כתב התנגדות מפורט לבקשה אירופאית המקבילה לבקשה הישראלית, אשר עיקר הטיעונים בה דומים לטיעונים המופיעים בכתב הטענות בהליך דנן.

המבקשת טוענת שלא ניתנה לה אפשרות לעמוד על סבירות גובה שכר הטרחה ואת בשל השחרת גובה שכר הטרחה השעתי שהגישה המתנגדת, בנוסף, לטענתה, החשבוניות כוללות השחרות רבות באשר לחיובים אשר לא ניתן לעמוד על טיבם.

יתר על כן, טוענת המבקשת כי חיובים המתנגדת כולל חיובים שאינם סבירים ולא ברורה מהותם. כך למשל, בימים 2.7.2020 -1 קיימים חיובים של עו"פ פינסילבר ביחס ל 13.5 שעות בגין "ניסוח טיעוני התקדמות המצאתית", וזאת לצד השעות הרבות המופיעות בחשבוניות המתייחסות לבחינת ידע קודם, כתיבת הטענות ביחס להתקדמות המצאתית, ואינספור שעות

של ניסוח כתבי טענות.

ביחס לטענות המתנגדת לזלזול וחוסר אכפתיות כלפי הוצאות שעלולות להיגרם לה כאשר המבקשת ביקשה ארבע בקשות אורכה (סעיף 8 לעיל), המבקשת טוענת כי כל בקשותיה להארכות מועד נעשות על דעתה ובהסכמה של המתנגדת, ועקב המו"מ שנוהל בין הצדדים.

דיון והכרעה

סמכות רשם הפטנטים לפסיקת הוצאותיו של בעל דין, נובעת מסעיף 162(ב) לחוק הפטנטיס, התשכ":-1967 (להלן: "החוק"), הקובעת כדלקמן:

"הרשם רשאי לצוות על תשלום הוצאות סבירות ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו. "

ככלל, צד שזנח את בקשתו רואים בו כמי שהפסיד בדין (ר' החלטה בעניין התנגדות לרישום פטנט 133957 (בקשה לפסיקת הוצאות) .6ח ]| 2000605 11261 נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, (נבו 14.2.2008)). לפיכך, צד שזכה בדינו וראוי לפסיקת הוצאות הריאליות, בתנאי שאלו סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, וזאת בהתחשב בכלל נסיבות העניין (ר' בג"צ 5 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע "מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא- משרד התמ"ת ואח', פ"ד ס(1) 600, 615 (נבו 30.6.2005) (להלן: עניין תנובה").

בבחינת נסיבות העניין, יילקחו בחשבון, בין היתר, היקף העבודה שהושקעה בתיק ובהכנת כתבי בי-דין וראיות בפרט, במורכבות המשפטית והעובדתית של ההליך, בשלב אליו הגיע ההליך, בהתנהלות הצדדים מול רשות הפטנטים ומול בעל הדין שכנגד, תוספת לב הצדדים, ועוד.

כלל ידוע הוא כי על הטוען לפסיקת הוצאותיו בפועל, רוב הנטל להוכחתן ולפרטנן כדבעי וכך נפסק בפס"ד בעניין תנובה (בעמוד 15, סעיף 25 לפסק הדין):

"אכן ההכרה בפסיקת הוצאות "ריאליות" כנקודת מוצא משמעה בי הטוען להוצאות הוא שצריך להוכיח את שיעורן בפועל [...] משהוכחו ופורטו ההוצאות בפועל, עובר הנטל לצד שכנגד- שהפסיד במשפטו- להראות מדוע אין לפסוק הסכום המבוקש [... "

הלכה ידועה היא כי על ההוצאות להיות מידתיות וסבירות. מגבלה זו לעניין סבירות ההוצאות, הכרחיותן והיותן מידתיות, מטרתה היא "למנוע מצב בו ההוצאות שיוטלו יהיו גבוהות יתר על המידה תוך הרתעת יתר של בעלי הדין, יצירת חוסר שוויון, ייקור מיותר של ההליכים המשפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות" (ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עלית, פ"ד ס(1) 600, (2005)) בפסקה 20).

מקריאת כתב טענות המתנגדת, עולה כי הושקע מאמץ לא מבוטל בלמידת בקשת הפטנט, תוך הסתמכות על הפרסומים הקודמים שצורפו לו כנספחים. שלב הכנת כתב הטענות נחשב לשלב

עיקרי ועתיר משאבים בהליך ההתנגדות (בעניין וה ר' למשל, . .ם.5 !/. 5 1. 5 ₪ נ' סנו מפעלי ברונוס בע "מ, (נבו 13.9.2010)).

כמו כן פרוט הוצאות המתנגדת היה ערוך כדבעי ומפורט במידה רבה. למעט מספר השחרות של חיובים שעליהן עמדה המבקשת (כ- 20 שעות) ניתן ללמוד מהפירוט על סוג הפעילות והקפה. אך בכך לא די.

אינני דנה בהכרחיות הפעולות שנעשו ונחיצותן לניהול ההליך. המתנגדת רשאית לנהל את עניינה מבחינת מספר העוסקים בעניין, שכר והיקף העבודה הנדרשת להס אולם לא ניתן להשית על המבקשת הוצאות שאינן סבירות ומידתיות. על מנת לבחון את סבירותו של סכום ההוצאות המבוקש יש מקום להשוותו לסכומים שנפסקו בהליכים דומים.

אני ערה לכך כי לכל הליך נסיבות ייחודיות לו, אולם, בכל קנה מידה סכום של 294,107.27 ₪ בגין הכנת כתב טענות גבוה באופן משמעותי מהוצאות שנתבעו בהליכים דומים. סכום זה אף גבוה באופן משמעותי מהוצאות אשר נפסקו בהליכים אליהם מפנה המתנגדת עצמה בסעיף 6 לתגובתה לתשובת המבקשת לבקשה לפסיקת הוצאות, שסכום הגבוה ביותר שנפסק היה 0 ₪.

ניתן ללמוד על הטווח המקובל לפסיקת הוצאות ושכר טרחה בהליכי פטנטים מורכבים מפסק הדין שניתן בעניין ותטוחח6!!ו א ((מחוצי | ת"א) 7024-05-18 והטומתס!!וו! 6 | 6600163!5הּ הזזה נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע''מ (נבו 11.05.2020)). בית המשפט בהליך זה דחה שתי תביעות שהדיון בהן אוחד. התביעות עסקו בסוגיות כימיות מורכבות הן לעניין הפרה והן לעניין תוקף הפטנט והוגשו בהס חוות דעת מומחיים מחו"ל אשר נחקרו באריכות על תצהיריהם. בית המשפט פסק לכל אחת משתי הנתבעות בהליך המאוחד הוצאות ושכר טרחה בסך 100,000 ש"ח.

אמנם בהליכים בפני הרשם נפסקים סכומים גבוהים מאלה אותם פסקה בית המשפט המחוזי בעניין חח וחח6!!! א, אולם גם בהשוואה לסכומים שנפסקו בהליכי התנגדות שהתנהלו עד תוס כולל עדויות ועלויות מומחים, פסיקת ההוצאות המבוקשת בסך של כ 300,000 ₪ עבור הגשת כתב טענות אינה מידתית ואינה סבירה. כך למשל בעניינו 6|1א600 (התנגדות לבקשת פטנט 6 (בקשה לפסיקת הוצאות) תרכובות ברוס בע"מ נ' פאה 6ו;וזא56!5 :0 5556 !הוח דפטפאו (נבו 27.08.2015)) נפסקו 357,000 ₪ בגין ניהול הליך מלא כולל תשלומי שכרו של המומחה בתיק. בהתנגדות לבקשת פטנט 172563 (בקשה לפסיקת הוצאות) חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' 6087 015 6 קה 5 6%ח פו (נבו 14.01.2021) בגין הליך מלא ומורכב ביותר נפסק שכר טרחה של 800,000 ₪ על דרך האומדנה. דוגמה נוספת היא החלטת רשות הפטנטים בעניין 84258564 51 (התנגדות לבקשת פטנט 166626 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' פםדואו! אט 25856 ד5א (נבו 12.3.2017)) שס ביקשה

המתנגדת הוצאות בסך של כמעט שני מיליון ש"ח, אשר לא פורט כדבעי, ונפסקו לטובתה על דרך האומדנה סכום של 300,000 ₪. באופן דומה בעניין 25% (התנגדות לפטנט מס' 142789 (בקשה לפסיקת הוצאות)/.₪ 455/15 15 ]05% נ' מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ (נבו 6) שש התנהל עד תום הליך מורכב ביותר כולל מספר מומחים גדול ומספר ימי דיונים המתנגדת אשר וכתה בתיק עתרה לפסיקת הוצאות של ₪1,757,463 אשר פורטו כדבעי למעט מספר ליקויים עליהם עמדה הפוסקת בהחלטה. בסופו של יום נפסקו לטובת המתנגדת כ-450,000 ש"ח בלבד בין היתר בנימוק כי קיים צורך באיתור הזהיר של נקודת האיוון הרצויה והראויה, בין הצורך לעודד ממציאים להגיש בקשה לרישום פטנטיס בגין אמצאתם, לבין השאיפה לאפשר לציבור להגיש התנגדויות לבקשות פטנט בלא הטלת נטל גבוה מדי.

בענייננו, מדובר בבקשת פטנט שנבחנה ונמצאה כשירה לרישום. לא נטענו כי מדובר בבקשת סרק. כמו כן, מבקשת הפטנט זנחה למעשה את בקשתה לאחר הגשת כתב טענות המתנגדת, כלומר בשלבי הראשוניים של ההליך.

המתנגדת קובלת על כך שזניחת ההליך לא נעשתה לאחר הודעת ההתנגדות וכי המבקשת התנהלה במסגרת הליך ההתנגדות "תוך הפגנת זלזול וחוסר אכפתיות כלפי ההוצאות שייגרמו למתנגדת". אכן טוב היה אילו המבקשת הייתה פונה מיד עס הגשת הודעת ההתנגדות אל המתנגדת על מנת לנהל משא ומתן וזנחה את בקשתה טרס הגשת כתב הטענות. יחד עם זאת אני סבורה שהתנהלות המבקשת אינה עולה לכדי זלזול וכי גם המתנגדת לא עשתה די על מנת לצמצם את הוצאותיה.

המתנגדת לא פנתה למבקשת לאחר הגשת הודעת ההתנגדות והדרוה להגיש כתב טענותיה בתוך חודש ימים ואף השקיעה כ 45 שעות עבודה עוד טרס הוגשה הודעת ההתנגדות. אציין כי היות שהמתנגדת ניהלה הליך מקביל באירופה אין זה סביר כי שעות אלה הוקדשו על מנת לבחון את הצורך בהגשת הודעת ההתנגדות והדבר מתבטא גם באופי הפעילות עליה דיווחה בחשבונותיה. יש מקום להניח כי אילו המתנגדת הייתה יוזמת משא ומתן עם המבקשת לאחר הודעת ההתנגדות ובטרס הוגש כתב טענותיה היה בכך כדי לחסוך חלק נכבד מהוצאותיה.

ממחקר אמפירי של רשות הפטנטים עולה כי למעלה ממחצית מההתנגדויות נזנחות לאחר הגשת הודעת ההתנגדות ובטרס הוגש כתב הטענות בהתנגדות. אני סבורה שפרק הזמן בין הודעת ההתנגדות להגשת כתב הטענות וההפרדה בין השניים הינו מבורך ומאפשר לצדדים לנהל משא ומתן בשקיפות ובנפש חופשית, כך שבחלק נכבד מהמקרים מתייתר ההליך המשפטי. הגיון

דומה ניתן למצוא גם בהליכי התנגדות לפי דיני סימני המסחר, כפי שעולה מתקנה 46 לתקנות סימני המסחר 1940 :

"אם אין המבקש חולק על התנגדות, הרי לכשייגש הרשם להחליט אם לפסוק הוצאות המשפט לזכות המתנגד, עליו לעיין בשאלה אם אפשר היה למנוע בעד המשפט אילו מסר המתנגד למבקש הודעה מספקת לפני הגשת ההתנגדות"

1. במכלול השיקולים לפסיקת הוצאות נתתי את דעתי גם להיקף ולתוכן כתב הטענות ולכך שהתנהל הליך מקביל באירופה.

2. לאור השיקולים שהובאו לעיל, וכלל השיקולים הקבועים בדין לצורך פסיקת הוצאותיו של בעל דין, לא נותר לי אלא לקבוע את הוצאות המתנגדת על דרך האומדנה (ראה למשל, התנגדות לבקשת פטנט 199389 (בקשה לפסיקת הוצאות) אוניפארם בע"מ נ' 615ש אש אי ?וק 6אז (נבו 21.2.2017)).

3. המבקשת תישא בהוצאות המתנגדת בסך כולל של 150,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר ישולמו בתוך חודש ימים ממועד מתן החלטה זו, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד ההחלטה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ד"ר רויה ישראלי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס י"א תמוז תשפ"א 1 יוני 2021