סימן מסחר 203594

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימני מסחר 3 ו-203594

"אהת ז)צג ד .]51 את זר"

המתנגדת: מדיליין בע"מ ע"י ב"כ סורוקר-אגמון, עו"ד

המבקשת: 68 (2061750685)) 60118 :8 66111 ד ע"י ב"כ גלוזמן שס-טוב חוברס ברויד ושות', עו"ד

ה ח ל ט ה

1. לפני התנגדות לרישום סימני מסחר מספר 203593 ו-203594, לא מעוצבים, הכוללים את המילים ‏ "08 1)צ 1 .₪511 0" (להלן: "הסימנים המבוקשים"). סימן 3 התבקש לרישום ביחס ל"תכשירי וחומרי רוקחות לטיפול באקנה ובמצבים אחרים של העור הנכללים כולם בסוג 5", וסימן 203594 התבקש לרישום ביחס ל"תכשירי טואלט אל-תרופתיים ; תכשירים להגנת העור; תכשירי קוסמטיקה ; מגבונים ופדים לפנים ; מגבונים ופדים להסרת איפור, צמר גפן בדמות של פדים ומגבונים לשימוש קוסמטי; תכשירי שיער; סבונים, בשמיס ושמנים אתריים ; משחות שינמיים הנכללים כולם בסוג :3 ".

2 שתי הבקשות הוגשו לרישום ביוס 5.9.2007 על ידי החברת | תגוח[00 86 66/0161

1 (2768685)) (להלן: "המבקשת'"), על פי דיו קדימה מבריטניה מיוס 23.5.2007. הבקשות קובלו ופורסמו להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר ביוס 30.6.2009. ביוס 9 הוגשו על ידי חברת מדיליין בע"מ (להלן: "המתנגדת") התנגדויות והגשת טענות כנגד רישום הסימנים המבוקשים. כתבי הטענות שכנגד מטעם המבקשת הוגשו ביוס 9. בישום 30.6.2010 הוגשו ראיות המתנגדת וביוס 11.11.2010 הוגשו ראיות מטעם המבקשת. דיון בעניין נקבע והתקיים בפני ביוס 1.11.2011 ולאחריו הגישו הצדדים את סיכומיהם ביום 27.3.2012 מטעם המתנגדת וביוס 5.4.2012 מטעם המבקשת.

עיקר טענות המתנגדת

המתנגדת היא הבעלים של סימן מסחר רשום מספר 116547, מעוצב בעברית ובאנגלית, אשר הוגש לרישום ביום 21.12.1997, בסוג 5, לגבי "תכשירים רפואיים לטיפול בפצעי בגרות ומעצבים" אשר נראה כך:

אק קלירקס

המתנגדת היא חברה ישראלית המאוחדת מאז 1983, כשפעילותה העסקית מתרכזת בשני תחומי עיקרים. בתחום הפארמה, במסגרתו היא מייבאת, מייצרת ומשווקת תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם. בתחום בריאות הצרכן היא מייצרת, מייבאת ומשווקת מו רשות הפטנטים (2006)). מעיון בפרטת הסחורות של סימן המבקשת מספר 203594 אשר התבקש לרישום בסוג 3 (לגבי תכשירי טואלט אל-תרופתיים וכו') נראה כי לא קיים חשש להטעיה על סמך צליל הגיית הסימן, כיוון שעל פי רוב המוצרים הנמכרים תחת סימן זה אף נמכרים בתיווך רוקח. לעומת זאת, סימן 203593 אשר התבקש לרישומו בסוג 5 והנוגע כאמור למוצרים ‏ 0016 לגביהם יהיה מקום לתת משקל נוסף למבחן הצליל. אך גם במקרה שכזה סיכוי ההטעיה נמוך שכן יהא בכלל רק לגבי אותם מוצרי המתנגדת המכילים 10% חומר פעיל אשר אף מהווים חלק ניכר ממכירות המתנגדת.

סוג הסחורות, הלקוחות וערוצי השיווק

.1

.2

מעיון בראיות הצדדיס ומשמיעת העדויות בדיון שהתקיים עולה כי סוג הסחורות המשווקות תחת כלל הסימנים דומה. על אף טענת המבקשת כאילו יש להבחין בין הטובין המבוקשים בסוג 3 לביו אלה המבוקשים בסוג 5, הטובין המבוקשים בסוג 3 הם מוצרים משלימים לשימוש כאשר קיימת בעיית אקנה ולפיכך אף מהווים טובין מאותו הגדר.

אין חולק כי מרביתו של קהל היעד בכלל הסימנים הוא בני נוער גם מאחר וזו האוכלוסייה העיקרית הסובלת מבעיית האקנה. המתנגדת העלתה טענה כאילו מפאת גילם הצעיר של קהל הלקוחות ובשל העדר שלטותם בשפה האנגלית סכנת ההטעיה גוברת כאשר הם יפנו לרוקח בבקשה לקבל את התכשיר. לגרסתה קיימת מידה של בושה בשל הפצעונים ובשלה תהפוך הרכישה למהירה ושטחית תוך אמירה חפוזה של תחילת הסימן בלבד וללא בחינה בקפידה של המוצר. אין בידי לקבל טענה זו. היה על המתנגדת לתמוך טענה זו בראיות מתאימות כמו למשל סקר המצביע על סכנת הטעיה, ומשום שלא הוכחה דינה להידחות. גם כן,

כפי שהובא לעיל, רק חלק מצומצם ממוצרי המתנגדת נמכר באמצעות רוקח ולכן לגוף אף משקל של טענה זה נמוך בענייננו.

יתר נסיבות העניין

.3

.4

.5

.6

מבחן ה הינו מבחן לוואי או מבחן "סל" המאגד בתוכו את שאר נסיבות המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרונים. במסגרתו יש להתחשב במשמעות הסימנים, השימוש שנעשה בהם בפועל, פרסומים קודמים, ראיות להטעיה בפועל אם ישנן כאלה, ועוד, וזאת על מנת לברר אם אכן עלול הציבור לטעות ולבלבל בין הסימנים המבוקשים למוצרי המתנגדת.

טוענת המתנגדת כי בכל הקשור למוצרים המיועדים לטיפול באקנה בישראל עלה בידה ליצור זיקה בין מוצרים שתיחילתו במילה "01.88" ולאחריו רכיב כלשהו נוסף, לבין מוצריה שלה, כשהמסר הוא "נקי ובלי פגמים". עוד נטען על ידה כי המבקשת שאינה עושה שימוש בסימניה בישראל ומוצריה אף אינם משווקים בתחומה, מבקשת כעת לנגוס באותה זּיקה וליהנות מהקישור שנוצר בתודעתו של הצרכן על סימן ההגשה של המתנגדת. לא מצאתי כי המתנגדת הוכיחה קשר הדוק כזה בינה ובין המילה "61.3" ואף לא הובאו על ידה ראיות לכך.

בהקשרו של מבחן זה אתייחס אף לזכויותיה הקודמות של המבקשת אשר על שמה רשום כבר עתה הסימן ".4511 .01" בסוג 3 מספר 30969 לגבי "תכשירי קוסמטיקה; בשמים; סבונים; שמפוונים; חומרי טואלט (אף תרופתיים) שמניים אתריים; תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים אף תרופתיים לטיפול בעור ובקרקפת; משחת שיניים", ובסוג 5 מספר 0 לגבי "תכשירים וחומרים של רוקחות ; רפואה ווטרינרי". סימנים אלה רשומים כבר למעלה מארבעים שנה, מיום 9.8.1971. זאת בנוסף לרשימת סימנים מכובדת שהוצגה בנספת ו' לתצהירה של הגב' שלמוביצ הכוללים את המילה "01.8" והרשומים בסוגים 3 ו- 5. מבדיקה שנערכה בעת מתן ההחלטה זו נמצאו בין השאר אף סימנים רשומים אחרים העושים שימוש במילה "01./8". כך למשל, נרשום סימן 143076 "201 01.8" בסוג 5 לגבי

"תכשירים תרופתיים לטיפול בתופעות בעור", וסימן 183424 "01.8 א'10א" בסוג 5 לגבי "חומרים ותכשיריס הומאופטיים ; תכשירים רפואיים לשימוש בטיפול בעור ובשיער". כל ואת חיזוק למסקנה כי השימוש במילה "61.08" רווח בהקשר של בעיות עור ודרכי הטיפול בהן.

בדיון שהתקיים בפני מסר מר רובינסון שתי גרסאות בנוגע למועד בו נודע לו על קיומם של סימני המסחר הקודמים של המבקשת, דבר המעלה תהיות לגבי כוונותיו בהגשת ההתנגדות.

.7

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפעס הראשונה כשנשאל מר רובינסון אם לפני שהוחלט על ידו לאמ את הסימן "קלירקס" נעשה חיפוש כלשהו אחר סימני מסחר דומים, ענה כך (פרוטוקול, עמוד 28):

"ת: עש:נו חיפוש, בלור,

ש: יופי. ומה היו התוצאות?

ת: היו התוצאות, שאתס דשמתם, את ה מכ תד מסחלי, בשנת 69 או שנת 0, שנקרא קלירקסיל שלא היה בשימוש לעולם.

ש: אוקי. ומה הייתה חוות הדעת של עורכי הדין שלך בעניין?

ת: שאפשר ללכת על זה, אלא אם יש התנגדות ולא הייתה התנגדות מאף אחד."

יוער כי לא היה בידיו של מר רובינסון לספק את תוצאות החיפוש שנערך. בפעס השנייה שעלה נושא סימני המסחר הקודמים של המבקשת ענה מר רובינסון כך (פרוטוקול, עמוד 8):

"נודע לי על זה, שאתם הגשתם קלירקסיל, רק בדרך ההתנגדויות האלה, לא ידעתי שיש לכס בכלל סימן רשום משנת 69."

לאור תשובותיו אלה של מר רובינסון נראה כאילו עת נרשם סימנה של המתנגדת, היא עצמה לא ראתה כל דמיון או חשש להטעיה בין סימןה לבין סימניה הרשומים האחרונים של המבקשת.

כאשר נשאל מר רובינסון אם הוא חושב שהעובדה שהתחילה "קליר" של הסימן שלו, מקנה לו בלעדיות לגבי השימוש במילה "8 .01", ענה כך (פרוטוקול, עמוד 32): "בתחום האקנה, בהחלט כן".

המילה "01.8" שפירושה בעברית "נקי" או "בהיר" ובהקשר של תופעת האקנה טומנת בחובה מעין "הבטחה" לניקיון הפנים והסרת הנגעים. מקרה זה נופל לחריג בו מדובר בסימן כולל שום מילה "מילונית" או אז יש לנהוג וּירות רבה בפסילת הסימן ובמתן הגנה על "ניכוסה" של מילה זו. בענייון אבסולוט נקבע כי לגבי שימוש בשם מילוני אין לקבוע כלל קשיח אלא יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו, ואף כי שימוש בשם מילוני אינו פשוט להגנה, ניתן להגן עליו אך בתנאי מסוימיס (ר' לעניין וה גם התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 2, וואלה תקשורת בע"מ נ' רד רוב בע"מ, פורסם באתר רשות הפטנטים (2012)). בדרך כלל תינתן הגנה על שם מילוני כאשר מדובר בשם "דמיוני" או "שרירותי" ולא כאשר מדובר בשם שהוא "תיאורי - מילוני" (ר' עניין אבסולוט, פסקה י"א). משכך, אין בידי להסכים עם מר רובינסון כפי שטען בדיון כאילו רכשה המתנגדת בלעדיות במילה זו בתחום האקנה (פרוטוקול, עמ' 32).

10

.8

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לפיכך, בסיכום של כלל המבחנים שם לעיל מתאיין החשש להטעיה בין הסימנים המבוקשים לסימן הרישום של המתנגדת לאור סעיפים 9(11) ו- 14(11) לפקודה.

סימן מסחר מוכר היטב

.9

.0

.1

לאור הדיון לעיל בדבר העדר החשש להטעיה בין הסימנים הרשומים ובין סימן ההרישום של המתנגדת הרי שאין מקום להידרש לשאלת היותו של זה האחרון בגדר סימן מסחר רשום מוכר היטב לצרכי סעיף 14(11) לפקודה.

עם זאת, יודגש שממילא המתנגדת לא הביאה ראיות אשר היה בהס להצביע על היות סימןה הרישום בגדר סימן מסחר מוכר היטב. בחומרים שצורפו לתצהירו של מר רובינסון תמונות רבות של אריזות מוצרי המתנגדת. עיון באלה מראה כי החלק הארי של השימוש שעשתה המתנגדת בסימן אינו בעיצובו כפי שנרשום. כך למשל, הסימן על גבי אריזות מוצרי המתנגדת מופיע בצבעי אדום וכחול עם כיתוב לבן, בהתאמה למוצר. לדוגמא, על גבי אריזת הג'ל ללא צבע לטיפול ביוס נראה סימן המתנגדת כך:

% ] ההוש 5 )!86 8108086 60

העניין אף עלה בחקירתו הנגדית של מר רובינסון (פרוטוקול, ע"מ 30-31) וכשנשאל מדוע לא נרשום הסימן בעיצובו החדש לא סיפק תשובה לכך. לפיכך, על פניו אין בפני ראיות מהן ניתן ללמוד דבר על כי סימן הרישום של המתנגדת מוכר היטב. מכאן שאף אם תעביר המתנגדת את משקולת מבחני ההטעיה לעיל הרי שגם מטעמים אלה אין מקום להמשיך ולדון בטענה על פי סעיף 14(11) לפקודה המתייחס לסימן מסחר רשום. ודוק, אין בפי המתנגדת טענה על פי סעיף 13(11) לפקודה.

תחרות בלתי הוגנת, סעיף 6(11)

.2

.3

טענה נוספת שהעלתה המתנגדת היא בדבר תחרות בלתי הוגנת במסחר שתתאפשר במידה ויירשמו הסימנים המבוקשים.

המקום להדגיש כי דיני סימני המסחר שמסי לנגד עיניו הגנה על שני אינטרסים עיקריים: האחד, אינטרס הבעלים ליצור אבחנה בין מקור הטובין שלו לבין מקור הטובין של המתחרה האחר; והשני, אינטרס הציבור, ולא יוטעה לזהות סימן מסחר פלוני שלא שייך לבעל הסימן. ר' למשל התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 164130 "12זת" (מעוצב), בכור פוזלייב נ' כאוס מעצבים בע"מ, (פורסם באתר רשות הפטנטים, 15.10.20007) שם נקבע, כי לצורך סעיף 6(11) לפקודה הוכחת מוניטין אינה מספקת אלא במקום בו הסימנים דומים כדי להטעות:

1

44

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"פגיעה בזכות הקניין של המתנגדת במוניטין של סימןה תתרחש אך אם יקבע שהמבקש נבנה ממנה ועלול לקצור את פירותיה. ניתן לומד כי הדכיבה על המוניטין שבסימן תהא אפקטיבית אך מקום בו הסימנים דומים כדי להטעות. היינו - כאשד מתקיים חשש שקהל הצרכנים יטעה בזיהוי סימן המסחר עם המתנגדת, בעלת המוניטין."

נקבע לעיל כי חשש ההטעיה בין הסימנים המבוקשים ובין סימן הרישום של המבקשת מתאיין. ככל שיש בפי המתנגדת טענות להטעיה לאור שימושה בסימן המילולי הלא רשום "קלירקס" או "3% 1)", הרי שבנסיבות העניין הדברים האמורים לעיל באשר להעדר הטעיה בין הסימן הרישום של המתנגדת ובין הסימנים המבוקשים נכונים גם כאן. לכן, אף אם ייתכן לאור החומרים שהוצגו בפני שיצרה המתנגדת מוניטין למוצרים הנושאים את השם "קלירקס" או "61.3%", הרי שאין בסימנים המבוקשים כדי לרכב עליו. לכן אין מתקיימים יסודות עילה לאי כשרות הסימנים המבוקשים לאור הוראות סעיף 6(11) לפקודה.

תקנת הציבור, סעיף 5(11)

.5

.6

לטענת המתנגדת השימוש בסימנים המבוקשים יהווה עילה נזיקית של הטעיית הצרכן באשר למהות הנכס וזאת בניגוד להוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981. טענה נוספת שהועלתה על ידה היא, כי שימוש בסימן המבוקש עלול ליצור חשש לבריאות הציבור מאחר והטובין לגביהם רשום סימן של המתנגדת והמוצרים לגביהם הוגשו הסימנים המבוקשים כמשווקים. ועקב טעות ירכוש הציבור מוצר אשר עלול לסכן את בריאותו. טענות אלה הועלו לראשונה בסיכומיה של המתנגדת, וכפי שטענה נגדן המבקשת, לא הובאו לכך כל ראיות. לכתחילה אין מקום לקבל טענה חדשה זו ומכל מקום שלא הובאו ראיות לעניין והאין מקום להידרש לטענה זו.

בסיכום של דברים, אני דוחה את ההתנגדות ומורה על רישום הסימנים המבוקשים בפנקס סימני המסחר.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס כ"ג אדר, תשע"ג

5 מרץ, 2013