סימן מסחר 203468

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לביטול ולמחיקת סימן מסחר 200008

מבקשי המחיקה: 1. יהודה גואטה 2. סופר זול בן גוריון בע"מ ע"י ב"כ רמי קוגן, עו"ד

בעלת הסימן: מעדני הצפון בע"מ

ע"י ב"כ יצחקניא ושות'

החלטה

(תיקון טעות סופר)

החלטה זו מתקנת את החלטתי מיום 11.12.2016 בה נפלה טעות ספר בסעיף 108 אסד נוסחה הנכו (בהחלטה זו, נמחק סעין 114 ותוקנו מספרי הסעיפים העוקבים.

1. בפניי בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 203468 "סופר באבא" "0 תע 5" (להלן: "סימן המסחר") מכוח הוראת סעיף 39 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] תשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה") וכן, בקשה לביטול סימן המסחר בשל אי-שימוש בו המוגשת בהתאם לסעיף 41 לפקודה.

2. בקשת רישום סימן המסחר הוגשה ביוס 28.8.2007 על ידי חברת מעדני הצפון בע"מ (להלן: "בעלת הסימן") עבור "שירותי רשת חנויות קמעוניות, הנכללים כולל בסוג 35". הבקשה נמצאה כשירה לרישום ונרשמה ביוס 12.3.2009.

3. ביום 10.7.2013 הוגשה הבקשה למחיקת ולביטול הסימן (להלן: "בקשת המחיקה").

4. מבקשי המחיקה הם מר יהודה גואטה וחברת סופר זול בן גוריון בע"מ (להלן: "מבקשי המחיקה").

רקע והשתלשלות ההליכים

5. בקשת המחיקה היא חוליה נוספת בשרשרת הליכים אשר התנהלו ועוד מתנהלים בין הצדדים.

הסכסוך המשפטי נדון מקורו במחלוקות סביב בית עסק הממוקם ברחוב ישעיהו 1 בתל-אביב, אשר נמצא בבעלותה של בעלת הסימן (להלן: "בית העסק").

בית העסק וחברת מעדני הצפון בע"מ הוקמו על ידי מר ג'מיל ובלי (להלן: "מר זבלי") בשנות השישים של המאה הקודמת.

בית העסק עבר גלגולים שונים מאז תחילת דרכו בשנות השישים, הוא פעל תחילה כמסעדה ובהמשך כבית קפה ומעדניה, ומאז תחילת שנות האלפיים פעל כמרכול שנודע בשם "סופר באבא".

בשנת 2000 התקשרה בעלת הסימן בהסכם שכירות (להלן: "הסכם השכירות") עם חברת סופר ראובני בע"מ (להלן: "חברת ראובני"). בהסכם השכירות נקבע בין היתר כי לא ניתן יהיה להעביר את מניות חברת ראובני לצד שלישי ללא הסכמת בעלת הסימן. בעת החתימה על ההסכם, חברת ראובני הייתה בבעלות מר יוסף ראובני (להלן: "מר ראובני").

בשלב מסוים, ולטענת בעלת הסימן בניגוד לאמור בהסכם, מחצית ממניות חברת ראובני הוקצו למר יהודה גואטה. משנודע לה על כך, בעלת הסימן הגישה תביעת פינוי לבית משפט השלושים נגד חברת ראובני ונגד גואטה, הבקשה התקבלה וניתן צו לפינוי הנכס על ידי בית המשפט (בש"א (ת "א) 176267/07 חברת מעדני הצפון נ' ראובן אלה (21.10.2007)).

בעקבות פינוי בית העסק וסכסוך שנתגלע בין בעלי חברת ראובני לבין עצמם, החל מר גואטה להפעיל מרכול נוסף, בצמוד למיקומו של בית-העסק המקורי, אשר גם הוא נשא את השם "סופר באבא" בצירוף המילים "הגדול המקורי". (להלן: "המרכול המתחרה"). בנוסף החלו מבקשי המחיקה לכנות מספר סופרמרקטים נוספים בתל-אביב בשם "סופר באבא".

חברת סופר זול בן גוריון בע"מ הינה חברה פרטית אשר באמצעותה מפעיל מר גואטה את המרכול המתחרה.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי

3. בעלת הסימן פנתה למבקשי המחיקה והודיעה כי היא מתנגדת לשימוש בשם "סופר באבא" על ידם בבית העסק החדש. לאחר שפנייתה של בעלת הסימן לא נענתה, הגישה בחודש דצמבר 2007, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תביעה כנגד מבקשי המחיקה (התביעה הוגשה בנוסף כנגד מר ראובן אלה וחברת אלה ר. בתי קולנוע בע"מ - שאינם צד בהליך שבפניי - התביעה שהוגשה נגדס על ידי בעלת הסימן נמחקה בהסכמה בשלב מסוים בהליך), שתכליתה להביא לפיצויה של בעלת הסימן, בגין נזקים שנגרמו לה, לטענתה, כתוצאה מ"גניבת עין, הטעיה, תחרות פרועה ובלתי הוגנת, וכן חוסר תום לב קיצוני" מצד מבקשי המחיקה מכאן - כלשון בעלת הסימן בכתב התביעה.

במסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי, בעלת הסימן הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני כנגד מבקשי המחיקה, אשר יאסור עליהם להשתמש בשם המסחרי "באבא", על נגזרותיו. בית המשפט דחה בקשה זו (בש"א 25187/07 (פורסם בנבו, 11.2.2008); ובש"א 4603/08 (פורסם בנבו, 1.4.2008)). בעלת הסימן הגישה בקשה לעיון מחדש בהחלטות כאמור - בקשה אשר נדחתה (ת.א. (ת"א) 4158/08 (פורסם בנבו, 7.4.2010)). בעקבות ואת בעלת הסימן הגישה בקשת רשות ערעור, אשר נסבה על שלושת ההחלטות האמורות, בקשה זו נדחתה על ידי בית המשפט העליון (רע"א 4158/08 (פורסם בנבו, 9.12.2010)).

בית המשפט המחוזי בהחלטתו העיקרית (ת.א. (ת"א) 2817/07 חברת מעדני הצפון נ' ראובן אלה ואח' (פורסם בנבו, 5.9.2011)), קיבל את עמדת בעלת הסימן כי היא בעלת המוניטין של העסק "סופר באבא":

"לגיסת התובעת, ג'מיל מזוהה עם הסימן במקורו, והוא שייך לתובעת ומשמש אותה ואת בית העסק, מאז ומתמיד,

אני מקבל את עמדת התובעת בנקודה זו. ראשית, היא בעלת הסימן המשום, היא זו שאליבא דכל הצדדים הייתה בעלת הנכס ברח' ישעיהו ומפעילת העסק בו. שנית, אין הכדח בהמצאת מסמך בכתב שנערך בין ג'מיל לתובעת; די בהתנהגות או בהודעה וולונטריים מצד ג'מיל" (פסקא 14 לפסק הדין)

בנוסף, בית המשפט קיבל את הטענה כי לסימן המסחר קיים מוניטין בקרב חוג הלקוחות בסביבת העסק:

"אני מקבל גם את טענת התובעת, שלפיה לשם המסחרי האמוד היה מוניטין מוכר בקרב צרכני הסביבה (הצפון הישן של תל אביב). הנתבעים ויתרו על חקירת המומחה, מר רפי סמית, שהוזמן להעיד על חוות הדעת, ולמעשה חזרו בהכחשת תוכנו ותוצאותיו של הסקל. " (פסקא 15 לפסק הדין)

על אף קביעות אלו, בית המשפט המחוזי החליט לדחות את תביעת עוולת גניבת העין. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שבעלת הסימן לא הוכיחה קישור זיקה בינה לבין השם המסחרי:

"אין מחלוקת כי התובעת היא הבעלים של הנכס ברח' ישעיהו 1 בתל אביב, ואף אין מחלוקת כי בשנים האחרונות הופעל שם מרכול אשד כונה "סופר באבא". אלא שבכך אין די כדי ליצור זיקה בין התובעת לבין השם המסחרי. על מנת ליצור זיקה כזו, על התובעת להראות כי עשתה שימוש בשם המסחרי, או למעשה, מינתה מישהו לעשותן כל הטענות שמעליס מבקשי המחיקה היו יכולות להישמע אילו היו נטענות על ידי חברת ראובני, וזו אינה צד בהליך.

1. בנוסף, בעלת הסימן טוענת כי יש לסלק את התביעה על הסף מכוח כלל "מעשה בית דין".

לטענתה, כל הטענות שמועלות על ידי מבקשי המחיקה כבר נטענו בפני בית המשפט מוסמך, נדונו וניתנה בהן החלטה.

2. בעלת הסימן טוענת גם כי מבקשי המחיקה נועדים לטעון טענות סותרות בשל כלל ההשתק השיפוטי: טענות בערכאות הקודמות כי הסימן אינו כשיר לרישום סותרת לטעמה את טענות בהליך הנוכחי בו הנס טוענים לזכויות בסימן ואניש טוענים כנגד כשירותו.

בעלת הסימן טוענת גם להשתק פלוגתא לאור הכרעות של ערכאות קודמות בשאלות כגון ההחס נוהל מרכול בבית העסק קודם לשנת 2000, האס נצבר מוניטין לבית העסק בתקופת השכירות לחברת ראובני ולמי המוניטין ה שייך. מאחר שלשיטת בעלת הסימן בית המשפט העליון ענה על שאלות אלה, אין והעולה על הדעת כי רשם סימני המסחר יקבע אחרת.

לגופו של העניין, טוענת בעלת הסימן כי מר זבלי הקיס את בעלת הסימן בשנות השישים. לטענתה, במשך עשרות שנים פעל בית העסק כמסעדה ולאחר מכן בית קפה ומעדניה, ומשנות התשעיםם פועל בבית העסק מרכול הידוע בשס "סופר באבא" או "סופר-מרקט באבא". לטענתה, השס "באבא" היה מוכר מאוד בתל-אביב ויוחס לבית העסק שבבעלותה.

בעלת הסימן מציינת כי גם כשהופעלו בבית העסק מסעדה או בית קפה, ניתן היה לרכוש מקוס גם מוצרי מזון ומוצרי צריכה שונים כמרכול, וכי למעלה ממחצית שטח הנכס הוקצה למרכול.

בנוסף, לטענתה גם כאשר השכירה את הנכס למפעילים אחרי במהלך שנות התשעים, לצורך שימוש מסחרי, תמיד הקפידה כי בית העסק יופעל תחת השס "באבא", ובשלהי שנות התשעים נסגר העסק למשך שנה אחת בלבד.

בעלת הסימן טוענת כי בעת הגשת הבקשה לרישום הסימן בשנת 2007, מבקשי המחיקה לא ניהלו עסק כלשהו תחת השס "סופר באבא", וכי רק לאחר פינויה של חברת ראובני מבית העסק, החלו מבקשי המחיקה לכנות מרכולים אחרי שבבעלותם בשס זה. בנוסף, בעלת הסימן טוענת כי בקשת רישום הסימן הוגשה לפני פינוי חברת ראובני ולפני שידעה על כוונת מבקשי המחיקה לפתוח מרכול משלה הצמוד לבית העסק.

בעלת הסימן טוענת כי היא לא הייתה חייבת לדווח לרשם סימני המסחר על ההליכים המשפטיים שהתנהלו כאמור לטענת בעלת הסימן מבקשי המחיקה אף, ידעו על הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר אך נמנעו מלפנות לרשם סימני המסחר ולדווח על ההליכים המתנהלים בבית המשפט.

לטענתה הודיעה בעלת הסימן מפורשות למר ראובני באמצעות מר זבלי וביתו אורלי אביטבול כי בית העסק לא יושכר לו אלא תחת השס "באבא", ולא כפי שחפץ תחילה לקרוא מקוס "סופר ראובני".

דיו רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

טוענת בעלת הסימן כי ביוס 1.7.2010 כרתה הסכס עם מר ראובני וחברת בלוזיני שירותי מזון בע"מ, ובו התירה לשניס להשתמש בסימן המסחר בבית העסק בלבד, בעוד המוניטין שנצבר שייך לבעלת הסימן. לדעתה הודאה זו מצד שותפו לשעבר של מר גואטה מדברת בעד עצמה לעניי הבעלות במוניטין של סימן המסחר.

כמו כן, בעלת הסימן מתנגדת למתן היתר למבקשי המחיקה לעשות שימוש בסימן המסחר. לטענתה, מבקשי המחיקה הפסיקו את השימוש בסימן ושינו את שס רשת המרכולים שבבעלותם לשם "סופר יודה", באומרס כי אין להס יותר צורך בסימן המסחר "סופר באבא".

לתמיכה בטענותיה הגישה בעלת הסימן תצהיר של מר זבלי. עוד הוגשו תצהיריה של גב' אורלי אביטבול, בתו של מר ובלי אשר עבדה במהלך השניס בבית העסק עס אביה; של מר גיל אזולאי, חתנו של מר ובלי ולקוח של בית העסק בעת שנוהל על ידי מר זבלי; ושל תושבי האזור בקרבת בית העסק מר בני אליקם, מר מאור כורס וגב' חיית אברמוביצ. כן הוגשו תצהיריה של מר שמולי חייס ושל מר סולומון אביטבול אשר נמשכו בשל אי התייצבותם לחקירה נגדית.

בטרס אדון בשאלות הנוגעות לגופו של העניין בפנינו, יש להכריע תחילה בטענותיה המקדמיות של בעלת הסימן הנוגעות לשאלת מעשה בית דין והשתק שיפוטי. לאחר שאכריע בשאלות אלו, אמשיך במידת הצורך לדון בבקשת המחיקה ובבקשת הביטול.

מעשה בית דין

בעלת הסימן טוענת כי בשל ההליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים נוצר בענייננו מעשה בית דין, המונע דיון על ידי רשם סימני המסחר בבקשת המחיקה הנוכחית. לטענתה, יש והות בין העילות בהליכים הקודמים לבין העילות שבבקשה הנוכחית ווגם כבר ניתנה הכרעה לגופו של עניין בדבר רישום סימן המסחר והבעלות בו.

שניס הס המחסומים הדיוניים - השתק עילה והשתק פלוגתא. ככלל, מקוס בו תביעה נדונה לגופה והוכרעה ומדובר באותם הצדדים לתובענה ובעילות זהות, אזי יהיו אותם בעלי הדין וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה פעס נוספת, כפי שנקבע גם מכבר ב-ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 583:

"כידוע, תודת ה -₪0016313] 165 של המשפט המקובל מושתתת על שני כללים עיקדיים. הכלל האחד הוא: מקום שתביעה נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית-משפט מוסמץ שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם, אלא זו מבוססת על עילה זהה. במקרה כזה, אם במשפט הראשון זכה התובע בדין,

כי אז אומדים שעילת תביעתו שס נבלעה בפסק הדין, אשר הכיר בזכותו ובא במקוס העילה, שאיננה עוד, בחיכת הז3ז00103[ חחסיז חו זופחהּיזז; וכן, אלא במשפט הראשון זכה הנתבע בדין, אזי אומדים שקס מחסום (087) המשתיק את התובע מלחזור על תביעה שניה המבוססת על אותה עילה, בחינת היותה חסומה או מושתקת 10163131[ וחסיו וש

עד כאן הכלל הראשון ודגילים לכנותו בשם 'עניין שנדון' (65ז וז08006) ולאחדונה בשם 'השתק ישיר' ((650006 [ססזו₪) ואף 'השתק עילה' ( ח3000 0% 69058 [קס05). הכלל העיקרי האחד הוא: אלא במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסויימת, שהיתה חיונית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם, בפירוש או מכללא, כי אז היו אותם בעלי הדין וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, חרף אי-הזהות בין העילות של שתי התביעות. העיקר הזה ידוע בשם הכלל של 036570 0006 ויש המכנים אותו בשם 'השתק עקלף' (ו650006 !00//8163) או 'השתק הפלוגתה' (/0006ו65 155₪₪6)." (עמוד 584 לפסק הדין)

מכאן, על מנת לקבוע כי מתקיים השתק עילה יש להראות כי התביעה בגין אותה עילה נדונה לגופה ולא כדרך אגב, וכי התביעה נדונה בבית משפט אשר מוסמך לדון בה.

בנוסף, נקבע כי השתק עילה מתקיים גם במקרה שבו שתי תביעות מבוססות על עילה והה ביסודה, אפילו בתביעה המאוחרת נכללים פרטים ומרכיבים שלא נכללו בתביעה הקודמת, כפי שנקבע ב-ע"א 8/83 גורדון נ' מונאש מושב עובדים, פ"ד לה(4) 797 (פורסם בנבו, 13.2.1965):

"מבחן זהות העילה לעניין טענת מעשה -בית -די רחב הוא, והעיקרון של מעשה- בית דין יחול, גם אם שתי התביעות מבוססות על עילה שהיא רק זהה ביסודה, אפילו בתביעה המאוחדת וטר נכללים פרטים ומרכיבים, שלא פורטו בתביעה הקודמת. אין לדקדק במרכיבים משניים, ויש לראות את העיקר - את התשתית הבסיסית של העילה." (פסקא 4 לפסק הדין)

ההליכים הקודמים שהתנהלו בבתי המשפט בין הצדדים כאן, עסקו בתביעתה של בעלת הסימן נגד מבקשי המחיקה בעילות של גניבת עין והפרת סימן מסחר. בית המשפט העליון מחק כאמור את עילת גניבת העין מאחר ומצא כי חברת ראובני, שלה עומדת וכות התביעה בעילה זו, אינה צד בהליך. בנוגע לעילת הפרת סימן מסחר קיבל בית המשפט את עמדת בעלת הסימן וקבע כי סימן המסחר הופר.

8. ההליך שמתנהל בפניי כעת הינו בקשה למחיקה וביטול של סימן המסחר. כאמור, עילות המחיקה נסמכות על אי כשירות לרישום לאור הוראות סעיפים 6(11), 9(11) ו-13(11) לפקודה וכן על סעיף 39(א1) לפקודה לעניין שאלת תוס הלב בעת הגשת הבקשה לרישום. עילת הביטול נסמכת על הוראות סעיף 41 לפקודה לעניין שאלת השימוש בתוס לב בסימן בתוך שלוש השניס שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול.

9. באשר להוראות סעיפים 11/ש), 9(11) ו-13(11) לפקודה, בית המשפט העליון ציין בפירוש כי 'אינו קובע מסמרות' (ר' פסקא 20 לפסק הדין). משנאמר על ידי בית המשפט העליון שאינו קובע מסמרות ועוסק רק בשאלה התיאורטית לו היו מועלות טענות על סמך עילות כאמור, הרי שאין קביעה מחייבת לעניין עילות אלה ממנה יהא מושתק רשם סימני המסחר מלדון.

0. הוא הדבר גם לגבי שאלת מידת תוס הלב במועד הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר. מששאלה זו כמו גם שאלת השימוש בפועל על ידי בעלת הסימן בשלוש השניס קודם למועד הגשת בקשת הביטול, לא הוכרעו על ידי בית המשפט העליון ואף לא היו בפני בית המשפט המחוזי הרי שגם כאן אין רשם סימני המסחר מנוע מלדון בהן.

1. בנוסף, נראה כי בענייננו לא יחול כלל השתק עילה גם בשל כך שיומי ההליך הנוכחי (מבקשי המחיקה) היו הנתבעים בהליך הקודם. ר' לעניין וה את דבריה של המלומדת נ' זלצמן בספרה "מעשה-בית-דין בהליך אזרחי" (1991) (להלן: "זלצמן"):

"כלל השתק -העילה אינו משמש "מחסום" לפני הנתבע שנהפך לתובע, שהרי העילות, אפילו דומות במרכיביהן העובדתיים, אינן זהות, משוס חילופי עמדות בעלי הדין. רק מי שהיה התובע בתביעה הראשונה יהא מושתק מכוחו של פסק - הדין שניתן בתביעה זו, אך לא אחד.

כלל הפלוגתא הפסוקה ממעיט, ללא ספק, מחומדת הדברים, שכן, מכוחו של הכלל האמוד יהיה ניתן למנוע התדיינות חוזרת בין הצדדים באותן פלוגתאות שכבר נדונו והוכרעו במשפט הראשון. אך כלל הפלוגתא הפסוקה חול רק לגבי אותן טענות שהועלו למחלוקת כפלוגתאות בתובענה הקודמת, נדונו והוכרעו בקביעת ממצא פוזיטיבי, וההכרעה בהן היתה נחוצה לצורך פסק הדין, ואין הנתבע מנוע מלהעלות, כתובע בהתדיינות השנייה, טענות שנמנע מלהעלות למחלוקת כנתבע בהתדיינות הראשונה." (עמודים 44 - 45)

2. כפי שצויין בשתי הערכאות הקודמות מבקשי המחיקה לא העלו טענות ישירות על פי העילות המבססות את עילת בקשת המחיקה דכאן. אמנס הועלו טענות באשר לאפיו המבחין האינהרנטי של הסימן (אשר כונה על ידס "ניחוח אוניברסאלי") - טענות אשר כפי הנראה בשלב מסויס נזנחו - אך אלו אינן יסוד לבקשת המחיקה הנוכחית בה לא מועלות טענות להעדר אופי מבחין הנדרש לרישום על פי סעיף 8(א) לפקודה.

3. הועלתה גם השאלה בדבר השתק פלוגתא: אילו ממצאים שנקבעו בערכאות הקודמות מחייבים את רשם סימני המסחר בהליך זה. זאת, בסיס לכך שלמעשה נדונו בהן שתי עילות משפטיות : עילת גניבת עין ועילה של הפרת סימן מסחר.

4. נקבע כי השתק פלוגתא חל אם מתקיימים ארבעה תנאים (ר' ע"א 1041/97 אבי סררו נ' נעלי תומרס בע"מ, פ"ד נד(1) 642 (להלן: "עניין סררו"):

"השתק פלוגתא מקים מחסום דיוני לבעל "די המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית מסוימת שכבר נדונה בין בעלי הדין בהתדיינות קודמת אלא מתקיימים אדבעה תנאים, והם:

א. הפלוגתא העולה בכל אחת מההתדיינויות היא אכן אותה פלוגתא, על דכיביה העובדתיים והמשפטיים.,

ב. קיום דיון בין הצדדים באותה פלוגתא במסגרת ההתדיינות הראשונה,

ולצד שנגדו מועלית טענת השתק בהתדיינות השנייה היה י*ומו בבית המשפט ביחס לאותה פלוגתא.,

ג. ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או מכללא של בית המשפט באותה פלוגתא, בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל ממימצא הנובע מהיעדר הוכחה,

ההכרעה הליתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן בתובענה הראשונה." (עמוד 650 לפסק הדין)

5. בעניין בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל -ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309 (להלן: "עניין קליל"), קבעה כב' השופטת נתניהו כי לא ניתן לתקוף את רישום סימני מסחר על סמך ממצאים שנקבעו במסגרת הליך בעוולת גניבת עין, ובמילותיה:

"מכאן שאלת ההשתק הפלוגתא בקשר למימצא השני. עורך -דין שפאר הדחיק עוד לכת והעלה טענה, כי לפנינו השתק עילה ,מאחר שהמימצא נוגע לסימני המסחרד. בטענה זו אינני מוצאת מאומה. המימצא היה דלוואנטי לעילה שכ עוולת גניבת עין. הוא אינו רלוואנטי לעילת ההפרה של הסימנים. אפילו היה רלוואנטי, גם אז אינו יכול לפעול כהשתק עילה, ולא רק מפני שפסק הדין של בית המשפט המחוזי קיבכהנחה, שהסימנים כשרים לרישום, אלא גם מפני שלא ניתן, לדעתי, לתקוף את הדישום בעקיפין, על ידי מימצא שנעשה לצורך עוולת גניבת עין." (עמוד 319 לפסק הדין)

6. באופן דומה קבעה כב' השופטת בן-פורת, באותו עניין, כי לרשם סימני המסחר סמכות ייחודית למחוק רישום סימן מסחר, וכי בית משפט בערכאה אחרת יכול לפסוק בעניין וה רק מתוך סמכות נגררת ולא כשאלה שהועמדה לדיון בפניו באופן ישיר, כדלקמן:

"דעתי כדעת חברתי הנכבדה, השופטת נתניהו, שדין העתירה (הערעור) להידחות. פסק הדין על מימצאיו בהליך שנפתח על-ידי קליל בבית המשפט המחוזי, וכן פסק הדין ומימצאיו בעדעור, אינסם מעשה -בית -דין, בין מחמת השתק עילה ובין מחמת השתק פלוגתא, שהלי כבוד רשם הפטנטים הוא בעל הסמכות הייחודית למחוק רישום (או לרשום) סימן מסחר, ואין בית-משפט יכול להחליט בכגון דא. יחד עם זאת, מתן סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסה משולב], תשמ"ד- 4 טשעיף 35 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957), לכל בית-משפט סמכות נגררת לפסוק בכל שאלה המתעוררת אגב דונו בעניין המצוי בגדר סמכותו, גם אס אותה שאלה גופה, לו הועמדה לדיון לפני אותו בית -משפט כשאלה ישידה, הייתה מחוץ לגדר סמכותו." (עמודים 329-328 לפסק הדין) (הדגשה אינה במקור - א.ק.)

7. משכך קובעת כב' השופטת בן-פורת, כי שאלות שהוכרעו על ידי בית משפט מתוך סמכותו הנגררת, אינס יוצריס השתק. אולס, הכרעה בשאלה עובדתית טהורה שאינה נוגעת לסמכותו הייחודית של רשם סימני המסחר עלולה במצביסם מסוימיס ליצור השתק כזה:

"לפיכך, ההכרעה בשאלות הנוגעות בענייננו לפונקציה של כבוד הרשם הייתה בבתי המשפט הכרעה בגררא בלבד, היינו, כדי לקבוע אס הסימן אכן הופד או שבוצעה גמיבת עין כנטען. על שאלות אלה השיבו הערכאות בשלילה. אפילו היו משיבות כך לאחד קביעה מפורשת, שאין הסימן בר -דישום כלל וכי הוכח שגם משמעות שנייה הוא לא דכש, לא הייתי רואה בכך השתק. *ודגש, שאין מדובר בשאלה עובדתית טהורה גרידא (שאז ייתכן שהכלל הוא אחר) אלא בשאלה עובדתית -משפטית מעודבת, כשהצד המשפטי, וממילא מתן המשקל הדאוי לעובדות, מסורים למומחיותו של הרשם. די בשיקול האמוד כדי לייתר את הדיון בשאלה הסבוכה, מה דינו של מימצא שקבע בית המשפט הדיוני (המחוזי או השלום), ולא נדון בערעור, שהגיש הצד שתקף אותו מימצא. לכאורה, נוטה אני לדעתה של חבדתי השופטת נתניהו, שאי( לחסום בעד אותו צד את הדרך להעלות אותו עניין עובדתי בד?ון אחר." (עמוד 330 לפסק הדין)

8. כך למשל, הלכת קליל, יושמה על ידי רשם סימני המסחר במסגרת החלטה בעניין התנגדות לבקשות רישום סימן מסחר מס' 106838 ו- 106839 (בקשה לעיכוב הליכים) טרופיקל דגיל

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

תעשיות קוסמטיקה בע "מ נ' שקנ 6:0 6ש11011ז[3 6018816 (פורסמה בנבו, 3.1.1999) בה קבע כב' הרשם (כתארו אז) מ' גולדברג, כדלקמן:

"אינני סבור שבשאלות שבתחוס סמכותו הייחודית, רשאי הרשם להמיר את שיקול דעתו בשיקול דעת של גוף אחר, ואפילו יהא זה בית משפט, בלא הסמכה מפורשת בחקיקה. כאשר ביקש המחוקק ליצור מצב שבו בירור בעניין תוקף הרישום יעבור מידי הרשם אל בית המשפט ושבו קביעת בית המשפט, לעניין תוקף הרישום, תבוא במקום קביעת הרשם, הוא עשה כן בהוראה מפורשת, דה:ינו הוראות סעיפים 74 ו- 2 לחוק הפטנטים, תשכ"ז:1967." (פסקא 18 לפסק הדין)

9. בענייננו, בית המשפט העליון העלה את האפשרות שטענת מבקשי המחיקה כי המוניטין בסימן המסחר נוצר על ידי מבקש המחיקה מר גואטה במסגרת חברת ראובני, יכולה הייתה לבסס עילה לאי-כשירות רישום הסימן. עס זאת, בית המשפט העליון לא הכריע בטענה זו מאחר והיא ננטשה על ידי מבקשי המחיקה בהליך בפני בית המשפט המחוזי אשר גם בו לא מבלי לקבוע מסמדות, כי ייתכן שטענת המשיבים כי המוניטין בשם "סופר באבא" נוצר על ידי גואטה ולאובני במסגרת חברת ראובני, יכולה היתה, לו הוכחה, לבסס עילה לאי כשירות דישום הסימן על שם המערערת." (פסקא 18 לפסק הדין)

בית המשפט העליון לא קבע ממצא עובדתי פוזיטיבי לעניינו הבעלות הקונקרטית במוניטין לצורך שאלת גניבת העין. עם זאת, גם גאת מצא בית המשפט העליון שאין המוניטין - ככל שישנו - בבעלותה של בעלת הסימן. מטעם זה נדחתה התביעה שהתבססה על עילה ו הדורשת בעלות במוניטין לטוען אותה:

"עיקרו של דבר, כי בהיעדר תביעה מצד חברת לאובני, ומשנקבע כי המערערת- המשכירה לא הוכיחה את זיקתה למוניטין של העסק "סופר באבא", נשמטה העילה של גניבת עין." (פסקא 9 לפסק הדין)

0. נראה כי במקרה זה, בהתאם למצביעה כב' השופט בן פורת בעניין קליל, לא ניתן להתעלס לעניין שאלת רישום סימן המסחר מהכרעות בית המשפט העליון באשר להעדר בעלותה של בעלת הסימן במוניטין. עם זאת, אין כל קביעה קונקרטית באשר למיהותו של הבעל הנכון של המוניטין - ואת, הן לשאלת גניבת העין כמו גם לשאלת הבעלות בסימן המסחר.

השתק שיפוטי

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ב-ע"א 513/89... קבע כב' הנשיא (כתארו אז) שמגר כי רק כאשר בעל דין טוען טענה עובדתית או משפטית בהליך אחד, וטענתו נתקבלה, אזי קס השתק שיפוטי המונע ממנו מלהתכחש לטענתו:

"הכלל העולה ממקורות אלה כולם הוא, כי בעל דין שטען טענה בהליך אחד וטענתו התקבלה, מושתק מלהתכחש לטענתו גם בהליך נגד יריב אחר (שבעניינו לא נוצר מעשה -בית -דין) ולטעון טענה הפוכה." (פסקא 4 לפסק הדין) (הדגשה אינה במקור - א.ק.)

השאלה בעניינינו היא האם מבקשי המחיקה מושתקים כעת מלטעון כי סימן המסחר שייך להם לאחר שטענו בהליכים הקודמים כי הסימן אינו כשיר לרישום, אכן התייחס בית המשפט העליון בענייננו:

"מכל מקום, המשיבים מאמצים את קביעותיו של בית משפט קמא לגבי אי כשירותו של הסימן להירשם במדגם סימני המסחר בהיותו בעל "ניחוח אווניברסלי?"" (פסקא 7 לפסק הדין)

כאמור לעיל, הטענות הללו נסמכו על העדר אופי מבחין אינהרנטי הנוגע לסדרישות סעיף 8א) לפקודה. כאמור, אין בקשת המחיקה דנן נסמכת על טענות אי כשירות לאור העדר אופי מבחין אלא על עילות אחרות. משעילות אחרות אלה לא נדונו הרי שלא ניתן להשתיק את מבקשי המחיקה מלהעלותן.

4. לאור האמור עד כה, עולה כי אין בפני השתק עילה שהיה בו למנוע מלדון בבקשת המחיקה דנן. כך גם איני מוצא שמתקיים בפנינו השתק שיפוטי לאור העילות שבפני השונות מעילות העדר הכשירות שהועלו בפני בתי המשפט. עם זאת, בראש כי אין אלא לקבל את הקביעה כי אין בעלת הסימן בעלת המוניטין בסימן, ובראש אין בפני קביעה קונקרטית באשר למי נכס זה שייך.

נטל ההוכחה

5. בטרם בחינת הבקשה למחיקה נזהיר עצמנו כי משנרשם סימן מסחר, עניין לנו בזכות שאין לכרסס בה בנקל. כפי שנקבע בסעיף 64 לפקודה עצס הרישום מגבש ראיה לכאורה באשר לתקפו:

"בכל הליך משפטי בדבר סימן מסחר רשום תהא העובדה שפלוני רדשום כבעל סימן המסחר ראיה לכאורה לתוקף הרישום המקורי של סימן המסחר ולכעברותיו לאחד מכן."

6. לגבי אופן ההתמודדות עם ראיה לכאורה נקבע בפסיקה לא אחת כי נטל השכנוע להצביע על העדר תוקף רישום סימן כלשהו, מוטל על כתפי העותר למחיקתו מן המרשם, כפי שעמד על כך בית המשפט העליון בעניין קליל:

"הנטל להראות, שסימן הינו כשר לדישום, הוא על מבקש הרישום, אך הנטל להדאות, כי סימן שנדשם אינו כשר לרישום, הוא על מבקש מחיקתו. רישומו של הסימן משמש ראיה לכאודה לתקפותו (ראה סעיף 64 של הפקודה), ולכן על המבקש לטעון אחדת נטל השכנוע. על טענה זו של ד"ר חשין אין חולק. אך כבכע עניין, שבו מוטל נטל השכנוע על צד זה או אחר, נטל הבאת הראיות עשוי לעבור מצד אחד למשנהו. אם הצד שעליו נטל השכנוע הביא דאיה לכאורה, שהדישום כעשה שלא כדין, כי אז עובר הנטל למשנהו, בענייננו לבעל הסימן, לסתרה. אכן, ספק אם יישאר לאו מכלול הראיות, יפעל לטובת בעל הסימן" (עמוד 318 לפסק הדין)

7 אזהרה זו תעמוד לנגד עינינו עת נבחן את טענות וראיות הצדדים הנדונות להקן.

בקשת המחיקה

8. סעיף 38(א) לפקודה קובע כדלקמן:

"בכפוף להוראות פקודה זו, מי שנפגע על ידי שתדשומת פלונית לא נרשמה בפנקס או נשמטה ממנו, או נדשמה בו בלי סיבה מספקת, או כשאדה בו שלא כדין, או חלו בה טעות או פגם, רשאי להגיש לרשם בקשת תיקון, בדרך שנקבעה."

9. בקשה לתיקון הפנקס מוגשת בהתאם לסעיף 38 לפקודה על ידי "מי שנפגע". כבר נקבע כי פרשנות המונח "מי שנפגע" אינה שונה מפרשנות המונח "המעוניין" בה נוקט סעיף 41 לפקודה (ר' א. ח. וליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", תשל"ג - 1973, בעמ' 5 (להלןו: "זליגסון")). בפסיקה אף נקבע כי הביטוי "מי שנפגע" יפורש באופו ליבראליה כולל מתחרה עסקי ממנו נשלל יתרון שמפיק יריבו מרישום סימן (ר' ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ (פורסם בנבו, 17.10.2006)).

0. ניכר שמבקשי המחיקה יכולים לבוא בגדר "מי שנפגע" בהיותם מתחרה עסקי של בעלת הסימן. מבקשי המחיקה טוענים כי מר גואטה במסגרת היותו בעל יש בחברת ראובני, נטל חלק פעיל ביצירת ופיתוח המוניטין של בית העסק, אשר נהנה כאמור מקהל לקוחות רחב - מבקשי המחיקה מנהליס כעת מרכול מתחרה בקרבת בית העסק - רישום סימן המסחר על

שמה של בעלת הסימן מונע ממבקשי המחיקה את השימוש בו, ואת הזכות לפי טענתם ליהנות מפירות עמלם בקשר עסקי המסחרי נושא בקשת המחיקה.

1. סעיף 39 לפקודה קובע הוראות בעניין בקשות למחיקת סימני מסחר מהפנקס, כדלקמן:

"(א) בקשה לפי סעין 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם דשוס הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשיר לדישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצד התחדות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיך 29.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת.

2. סעיף 39(א) לפקודה מגביל לחמש שנים ממועד הרישום, את התקופה בתוכה ניתן להעלות טענות למחיקתו של סימן מסחר רשום בעילת העדר כשירות או תחרות בלתי הוגנת. לכלל והחריג בסעיף 39(א1) לפקודה הקובע כי בקשה למחיקה בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום-לב, ניתן להגיש בכל עת (ר' לעניין וה בקשה למחיקת סימני מסחר מס' 9, 60510, 60511, 60512, 60184 "7075866" (מעוצביס) ו ותת18) נ' וורסצ'ה 83 בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 29.6.2008) (להלן: "עניין וורסצ'ה")).

3. בקשת המחיקה דנן הוגשה כאמור ביוס 10.7.2013 בחלוף פחות מחמש שנים ממועד רישום הסימן ביוס 12.3.2009. לפיכך, אין מניעה מלדון במכלול עילות המחיקה המנויות בסעיף 39 לפקודה.

נסיבות הגשת הבקשה לרישום

4. לאור הוראת סעיף 39(א1) לפקודה יש לבחון את נסיבות הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר. במידה והבקשה הוגשה שלא בתום לב הרי שדינה מחיקה אשר יכולה להיעשות בכל עת.

מושג "תום הלב" בהקשר של סעיף 39(א1) לפקודה נותח בהרחבה בהחלטה בעניין וורסצ'ה

עוד, נקבע בעניין וורסצ'ה כדלקמן:

"תפקידו של הרשם הינו לא רק הכרעה בסכסוך בין הצדדים אלא גם ואולי בעיקר להגן על האינטרס הציבורי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בטוהר הפנקס. טענה, לפיה יש בכך פגיעה בזכויות מוקנות של בעלת הסיממים לאו טענה היא, משום שאסם נלכשו הזכויות שלא כדין, הרי שאינן זכויות שראוי להגן עליהן..." (פסקא 42 לפסק הדין)

כאמור, הנטל לשכנע את הרשם כי הסימן נרשם בחוסר תום לב מוטל על מגיש בקשת המחיקה.

אומר כבר עתה, כי לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר הראיות שלפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי מבקשי המחיקה לא עמדו בנטל השכנוע כאמור.

על נסיבות רישום הסימן ניתן ללמוד מתיק הבחינה ומן הראיות שהגישו הצדדים.

הבקשה לרישום סימן המסחר הוגשה ביוס 28.8.2007 - בסמוך לאותה תקופה, בחודש אוקטובר של אותה שנה, ניתן צו על ידי בית המשפט המחוזי כנגד חברת ראובני לפינוי בית העסק. בעלת הסימן טוענת כי היא סירבה להאריך את הסכם השכירות שנחתם עם חברת ראובני לאחר שגילתה על רישומו של גואטה כבעל מניות בחברה. לטענת בעלת הסימן גואטה סירב לפנות את בית העסק גם לאחר שנגמרה תקופת השכירות, וכתוצאה מכך פעלה לקבל צו פינוי.

בעלת הסימן טוענת כי היא פעלה לרישום סימן המסחר לפני שנודע לה על כוונתו של גואטה לפתוח מרכול צמוד לבית העסק ולקרוא לו בשם "סופר באבא". מכאן שלשיטת בעלת הסימן בשלב הגשת בקשת הרישום לא היה בפעולותיה כדי להתחרות בעסק כלשהו שהיה אז למבקשי המחיקה. למעשה גם מר גואטה ציין בחקירתו הנגדית שהביא לידיעת בעלת הסימן את כוונתו להתחרות בה רק לאחר פינויו מבית העסק:

"עו"ד נחשון: מה זה, אחלי הפינוי? לפני הפינוי? מתי? העד: לא, לא, אחרי הפינוי, עו"ד נחשון: אחלי הפינוי? העד: כן. עו"ד נחשון: אחרי שהוא פינה אותן? העד: בטה. עו"ד נחשון: דק אז אמדת לו - אני עומד להקים מדכול עם קאר צמוד? העד: בטת,כן."

(עמוד 16 לפרוטוקול הדיון מיוס 31.7.2013)

בעלת הסימן צירפה במסגרת תצהירו של מר זבלי עותק מתצהיר שנעשה על ידי מר ראובני לצורך ובמסגרת ההליכים הקודמים שהתנהלו בפני בית המשפט המחוזי, בו הצהיר מר ראובני כי הזכויות בסימן המסחר שייכות לבעלת הסימן, וכי התנהלותו של גואטה היא הדבר שגרם להפסקת פעילותה של חברת ראובני. בעלת הסימן הגישה גם עותק הסכם שכירות נוסף שנחתם בינה לבין מר ראובני ביוס 1.7.2010 (נספח 18 לתצהיר מר זבלי). עניינו של ההסכם הינו השכרת בית העסק במטרה להפעילו כמרכול - תקופת השכירות נקבעה לשנתיים, החל מיוס 1.7.2010 ועד ליוס 30.6.2012. הסכם השכירות מתייחס באופן מפורש לסימן המסחר - בהסכם נקוב כי בעלת הסימן מרשה למר ראובני להשתמש בסימן, וכי כל הזכויות בו שייכות אך ורק לבעלת הסימן. מדבריס אלה עולה שלכל המאוחר בחלוף כשלוש שנים ממועד הגשתו לרישום ובחלוף כשנה ממועד רישומו בעלת הסימן התכוונה לעשות שימוש בפועל ברישום.

כנגד ראיות אלה יש להביא בחשבון את התנהלות מבקשי המחיקה עצמם במועדים הרלבנטיים. ניכר שחברת ראובני ומר גואטה לא הביאו לידיעתה של בעלת הסימן את דבר מעורבותו של זה האחרון. עולה חשש כי מר גואטה ניסה להסתיר את מעורבותו מבעלת הסימן. מר גואטה בחקירתו הנגדית לא סיפק הסבר משכנע לסיבה שעמדה מאחורי התנהלות זו:

"עו"ד נחשון: הוא אומר לדבריו נתחווד לו, היינו ליוסי ראובני, רק בשלב מאוחר יותר, כי הסיבה לפיה ביקש גואטה שלא להירשם כבעל מניות בחברה נעוצה בסכסוך קדמון בין גואטה לבין המשכירה חברת מעדני הצפון, אתה זוכר שהוא טען את זה? העד: הוא טען את זה, עו"ד נחשון: הוא טען את זה בסדר. מה הגדסה שלץ? למה אתה לא רשמת את עצמך כבעל מניות בחברה? העד: למה לא רשמתי אצלי כבעל מניות? לא יודע מה היה בתקופה ההיא באותו זמן."

(עמודיס 50-49 לפרוטוקול הדיון מיוס 16.2.2015)

כאמור, אין הליך הפעס הראשונה בה נדונה שאלת מעורבותו של מר גואטה בחברת ראובני. למרות ואת, בשעת חקירה נגדית בהליך עדיין נותר ללא הסבר ברור.

מנגד, טוענים מבקשי המחיקה כי היתה קנוניה בין ראובני לבין בעלת הסימן לנשל את גואטה מזכויותיו. לעניין זה התייחסו מבקשי המחיקה לבוררות שהתנהלה בין מר גואטה ובין מר ראובני והציגו עותק מפסק בוררות שהתנהלה בפני הבורר פרופ' יוסף גרוס (פסק בוררות מס' ג 6829 מיוס 8.2.2011). כבוד הבורר מוצא, בין היתר, כי ראובני הפר חובת אמונים כלפי חברת ראובני בעוד שגואטה הפר תניית אי-תחרות לה התחייב. עיון בפסק הבוררות מעיד על כך שרוב הנסתר על הנגלה מבחינת מערכת היחסים בין ראובני וגואטה. בכל מקרה, מסגרת יחסים זו אינה נדונה בפניי ואיני מוצא שככל שהיה סכסוך בין גואטה וראובני יש בו להשליך על שאלת תום לב של בעלת הסימן (שלא היתה צד לאותה בוררות) בעת הגשתו לרישום.

הדיון בפנינו עוסק בשאלת תום לב של בעלת הסימן בעת הגשתו של סימן המסחר לרישום. קביעה כלשהי, אם ישנה, בנוגע לתום לבו של מר ראובני בהתנהלות מול שותפו מר גואטה בניהול חברת ראובני - אין ביכולתה להכריע בשאלת תום לב של בעלת הסימן. על מנת להוכיח כי היה חוסר תום לב בהתנהלותה של בעלת הסימן - על מבקשי המחיקה היה להוכיח כי בעלת הסימן ידעה על מעורבותו של גואטה בניהול העסק עובר לשנת 2007, וכי היא פעלה לגרשו מהבית העסק על מנת להשכירו למר ראובני בלבד - מבקשי המחיקה לא עמדו בנטל השכנוע זה. דבריו של מר בן חמו בדיון ההוכחות, שלפיהם מר זבלי ידע על מעורבותו של גואטה הינס בגדר עדות מפי השמועה שאינה קבילה כראיה (ר' י. קדמי "על הראיות", חלק שני, עמ' 552 (מהדורה משולבת ומעודכנת, תש"ע- 2009)(להלן: "קדמי"):

"עו"ד נחשון: שים לב מה אני שואל, האם ידעת, העד: לא ידעתי שבהסכם היה רק וסי ראובני, ידעתי כי, יהודה כשהוא היה, ג'מיל ידע ששממיהס הס השוכרים."

(עמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיוס 16.2.2015)

היה ביכולתם של מבקשי המחיקה לזמן את מר ראובני, אשר שמו נזכר ומופיע כחוט השני לכל אורך מסכת הראיות, להעיד בהליך ולהיחקר חקירה נגדית על ידס, חקירה שבאמצעותה היו מבקשי המחיקה יכולים להוכיח את טענותיהם. שני הצדדים נמנעו מלהביאו וטעמיהם עמם.

מבקשי המחיקה לא ביקשו לזמן את מר ראובני להעיד בהליך שבפניי - עדותו של מר ראובני, היה בה פוטנציאל לחוק ולבסס את טענותיהם ביחס לנסיבות רישום סימן המסחר,

ולהתנהלותה של בעלת הסימן בתקופה ההיא - אי הזמנתו להעיד פוגעת במאמצי מבקשי המחיקה לעמוד בנטל השכנוע והבאת הראיה המוטל עליהם כאמור.

8. יובהר, כי גם היחסים בין מבקשי המחיקה לבין מר ראובני אינם תקינים - אין הדבר מונע ממבקשי המחיקה לזמן את מר ראובני להעיד. לא כל שכן, לרשם סימני המסחר הסמכות מכוח סעיף 68 לפקודה - לכפות את התייצבותו של כל עד רלוונטי להליך המתנהל בפניו.

9. לסיכום עילה זו, מן האמור עד כה עולה כי מבקשי המחיקה לא הוכיחו כי רישום סימן המסחר נעשה על ידי בעלת הסימן בחוסר תום לב וכי יש להם זכויות כלשהן בסימן.

הטעיית הציבור ותחרות בלתי הוגנת 0. סעיף 6(11) לפקודה כולל שלוש חלופות לסימן שאינו כשיר לרישום, כדלקמן:

"11. סימנים אלה אינם כשירים לרישום:

9) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחדות בלתי הוגנת במסחר;"

1. בע"א 10959/05... נדון סעיף 6(11) לפקודה ונקבע כדלקמן:

"על פניו, נוסחו של סעיף 6(11) מצביע על היותו מעין "סעיף סל" הנותן ביטוי לרעיונות הבסיסיים ולמושכלות היסוד בתחום ההגנה על סימני מסחר,

הטעות והסכנה להטעיה, היא נשמת אפה של הפקודה. זוהי הסכנה העיקרית עמה היא מתמודדת. חלופותיו השונות של סעיף 11, המונה את הסימנים הבלתי כשרים לדישום, משקפות היבטים ואפשרויות שונות של הטעיה שכדי למנוע אותן- הוצבה החלופה הרלוונטית. העובדה 6(11) מציג את סכנת ההטעיה במרכזו, מתיישבת עם היותו סעיף כל כאמור לעיל." (פסקא 9 לפסק הדין)

2. עוד נקבע בעניין דלתא כי המבחנים להתקיימות העילות בסעיף 6(11) הדומים לאלה המיושמים בעילת ההטעיה לפי סעיף 9(11) לפקודה :

"הרשם ציין כי המבחנים שנקבעו לעניין ההטעיה הנזכרת בסעיף 9(11) דלוונטיים גם לעניין 6(11), ודומה כי על כך - אין מחלוקת (סעיף 9(11) 1 אף הוא בווריאציה מסוימת של הטעיה: "... סימן הדומה... עד כדי שיש בו להטעות").

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המבחנים שומנה הרשם עם המבחנים המקובלים כדלקמן: מבחן המראה, הצליל, סוג הסחורות וחוג הלקוחות, צינורות השיווק, כלל נסיבות העניין ומבחן השכל הישדי. המבחנים אינם מצטברים ויש לשקללם תוך בחינת כל מקרה לגופו..." (פסקא 10 לפסק הדין)

3. ואולם, כאשר נטען כי יש בסימן המסחר להטעות את הציבור בשל סימן אחר שלא נרשם, יש להוכיח קיום מוניטין באותו סימן ותיק (ר' זּליגסון) :

"סימן *יחשב לסימן מטעה אם הקהל יוטעה לחשוב שהוא סימנו של אדם אחד, הפסיקה האנגלית דנה במקרים כאלה על פי ההוראה המקבילה בחוק האנגלי (סעין 11). פסקה (ט) של סעיף 8 [כעת סעיף 9/11) - א.ק.] קובעת, כי אין לחשוב סימן אם הוא דומה או זהה לסימן שנרשום. לעומתה קובעת פסקה (ה) |המקבילה לסעיף 6/11) לפקודה בנוסח המשולב - א.ק.] שבה אנו דנים, כי אין זה משנה, אם הסימן הקודם רשום או אם הוא רק ידוע היטב לקהל. בשני המקרים יסרב הרשם לרשום את הסימן, אם ניתן לגלות בו תכונה להטעות את הצרכנים, שיחשבו כי זהו סימן ידוע של בעל הסימן האחר. בטרס יגיע השתכנע למסקנה זו עליו להשתכנע, כי הסימן (הוותיק והבלתי רשום) הוא כה ידוע בציבור עד כי הסימן "היותר צעיר"

וו

היא סחורתו של ה"ותיק"." (עמוד 31)

4 אמור, כבר נקבע כי אין המוניטין בבעלותה של בעלת הסימן. מאידך, לא הראו מבקשי המחיקה שהמוניטין הנושל הש. נותרה התהייה באשר לבעלות בה על ידי חברת ראובני. ודוק, מבקשי המחיקה לא טענו כי רישומו של הסימן מביא לתחרות בלתי הוגנת בין חברת ראובני ובין בעלת הסימן. מכאן שלא הראו מבקשי המחיקה שמתקיימים התנאים לאור נתין לקבוע שכי רישומו של הסימן מעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר כדרישת סעיף 6(11) לפקודה.

5.- מבקשי המחיקה גם טענה לעילת אי כשירות על פי הוראות סעיפים 9(11) ו- 1) לפקודה. הוראות אלה מתייחסות לאי-כשירות לרישום לאור רישומו של סימן קודס. מבקשי המחיקה לא הצביעו על כל סימן רשום קודס שלהם לאורו ניתן לבחון את שאלת ההטעיה. מכאן שלא מתקיים היסוד הבסיסי לבחינת תנאי אי-כשירות אלה.

אי-מסיות ידיעה לרשם על שימוש על ידי אחרים

6. נקבע בעניין בקשה לביטול ולמחיקת סימן מסחר מס' 69909 "במבינו" (מעוצב) (פורסם באתר רשות הפטנטים, 29.3.2004), כי לא מוטלת חובה על מבקש רישום

סימן מסחר לדעת את נרשם סימני המסחר על היות סימן המסחר נמצא בשימוש על ידי אחרים :

"קיומם של משתמשים נוספים בסימן המבוקש לרישום הינו מצב שכיח מאוד. לעיתים, עצם השימוש על ידי אחרים הוא שמצדיק את בעל הסימן להגיש בקשה לרישום סימנו, על מנת לעגן את זכויותיו ולאפשר לעצמו, לכשירשם הסימן, לנקוט בהליכים נגד אלה שהש מפרים את זכויותו בסימן. מובן כי בסיטואציה זו, שבה מבקש הרישום סבור כי לאחלים לא קיימת זכות בסימן, אין כל טעם לכך שימסור לרשם את דבר קיומם של אותם משתמשים, שהרי אין מידע זה יכול לשמש את הרשם כלל וכלל, הרשם לא יזמן את אותם משתמשים להביע את עמדתם לגבי הבקשה לרישום. אין זה השלב הנכון להיסס בהליכי הרישום, כי אם השלב הנכון הוא שלב פרסום הבקשה להתנגדויות, או, אם נרשם הסימן, במסגרת בקשה לביטולו. ואם הוגשו בקשות מקבילות לרישום, הרי השלב הנכון לבדיקת הזכויות השונות בסימן הוא בהליכים לפי סעיף 29 לפקודה. הטלת חובה למסור לרשם, בשלב הגשת הבקשה לרישום, מידע בדבר משתמשים אחדים תהיה חסרת משמעות, שכן הרשם או בוחן סימני המסחר הסדרי הם באותו שלב את הכלים הנדרשים כדי להבין את משמעותו של אותו השימוש וכדי להשוות את זכותם של המשתמשים השונים, כולל המבקש, בסימן המבוקש." (פסקא 39 להחלטה)

7. מאחר ושקבעתי כי סימן המסחר נרשם בתוס לב - לא הייתה חובה על בעלת הסימן לידע לגורס נוסף בגיןו בקשת הרישום, במיוחד ומדובר בשלב בו מבקשי המחיקה עדיין לא החלו לכנות את המרכול שבבעלותם בסימן זה.

סיכום ביניים

8. לפי האמור לעיל, איני מוצא כי מבקשי המחיקה עמדו בנטל הדרוש על מנת

להראות כי סימן המסחר נרשם בחוסר תום-לב כדרישת סעיף 39(א1) או כי אינו

כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 39(א) ובעקבותיו הוראות סעיף 11 לפקודה.

ביטול סימן המסחר בגין אי -שימוש

9. תכליתו של סעיף 41 לפקודה הובהרה במסגרת ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 2 בע"מ נ' 07 התסהעץ אזחתמה זפטאטפזע זאתם תמדק

6 - אד (פורסם בנבו, 11.3.2007) (להלן: "עניין אופנה עילית"):

"הנה כי כן, תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגדתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורך מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלל במלשם." (פסקא 5 לפסק הדין)

0. לפי הוראות סעיף 41 לפקודה יש לבחון אם הייתה כוונה בתוס לב מצד בעלת הסימן להשתמש בסימן המסחר ואם היה למעשה שימוש בתוס לב בסימן במהלך שלוש שנים שקדמו לבקשת הביטול; שנית, במידה והוכח היעדר שימוש, אם היו נסיבות מיוחדות במסחר שאמ לא ניתן היה להשתמש בסימן:

"(א) | כל: לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין לגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן - הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין לגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש שנים שקדמו לבקשת הביטול.

(ב) | הוראות סעיף קטן (א) לא חולו אם הוכח שאי-השימוש נבע מנסיבות מלוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמולים."

1. ככלל, נטל השקנוע בבקשה לביטול סימן מסחר שנרשם רוב על מבקש הביטול. אין בעובדה כי המדובר בעובדה שלילית - העדר שימוש בסימן הרישום במשך שלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה לביטול - כדי לפגוע בכלל וכלל על מבקש הביטול, להניח לפחות ראשית ראיה לטענותיו, אז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעל הסימן (ר' עניין אופנה עילית; וגם בג"צ

2. מעיון בטענות וסיכומי הצדדים עולה שהתייחסו משום מה לשימוש שנעשה בשנים 2000 - 7, תקופה זו אינה רלבנטית להעלאת טענות על פי סעיף 41 לפקודה. בענייננו, התקופה

3. בעיון בתיק הבחינה של סימן המסחר, ניתן לראות כי ביוס 6.10.2010 נרשמו מר יוסף ראובני וחברת בלוציני כבעלי רשות לשימוש בסימן המסחר לפי הוראות סעיף 50 לפקודה. תאריך מתן הרשות הוא 1.7.2010 ותאריך סיומה הוא 30.6.2012.

4. מבקשי הביטול לא טענו ולא הגישו אף ראיה המעידה על כך כי מר ראובני וחברת בלוציני לא השתמשו בסימן המסחר בתקופה שבה ניתנה להם רשות לשימוש על ידי בעלת הסימן אשר נרשמה. למעשה, משהו הוגש על ידי מב