החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר 190,755

המתנגדת: ההות 0-) 1315 6 באמצעות ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

המבקשת: .1.106 קנז0י21) 'ז16הטו באמצעות ב"כ וולף, ברגמן וגולר

1. לפני התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 190,755 לגבי הסימן "צ 51.8" מעוצב, ביחס ל"מזון לחיות מחמד הכולל מזון כלבים ומזון חתולים; כולס כלולים בסוג 31" (להלן: "הסימן המבוקש"), הנראה כך:

2. בקשה לרישום הסימן המבוקש הוגשה ביוס 5.6.2006 על ידי חברת .1.16 קטסע) עסזתט11 3 (להלןו: "המבקשת"). הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר ביוס 29.2.2008. ביוס 27.5.2008 הוגשה על ידי החברה עתהקגתס;) 1335 6ג'ד (להלן: "המתנגדת") התנגדות לרישום הסימן המבוקש.

3 לאחר החלפת כתבי טענות בין הצדדים ומשהוגשו ראיות, נשמעה ההתנגדות ונחקרו המצהיריס מטעם הצדדים בפני הפוסק בקניין רוחני (כתוארו או) נח שלו שלומוביצ בדיון אשר נערך ב-26.10.2010. בהתאם להחלטת הפוסק הגישו הצדדים סיכומים בכתב. סיכומי התשובה האחרונים מטעמ המתנגדות הוגשו ב-1.5.2011 לאחר פרישתו של הפוסק מתפקידו. משנמנע מהפוסק לסיים את הדיון בעניין זה, ונוכח החלטתי מ-14.6.2011 לפיה בהעדר תגובת הצדדים אתן החלטה על פי החומר המצוי בתיק, החלטתי זו ניתנת בהתאם לתקנה 73א לתקנות סימני מסחר, 1940.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המתנגדת היא יצרנית בינלאומית מובילה של מזון חיות מחמד אשר נוסדה בשנת 1946 ומקורה בארה"ב. כיוון המתנגדת היא חברה בת של תאגיד 0281016 :8 0607ז2. למתנגדת קווי מזון חיות מוביליס, תחת השמות "1115" ו-"ג תנסא אזם".

המתנגדת היא הבעלים הרשום של סימן מסחר הרשום בישראל שמספרו 91,789, מעוצב, ביחס ל"מזון לבעלי חיים" בסוג 31 (להלן: "סימן טביעת כף הרגל"), הנראה כך:

( 1. + . ,..

לטענת המתנגדת היא עושה שימוש בסימן טביעת כף הרגל כסימן הבית שלה לגבי מוצרי "פאז" ו-"ה ם!זצג אזזת". המתנגדת הציגה ראיות שונות באשר לשימוש שהיא עושה בסימן טביעת כף הרגל הרשום לגבי מוצריה ובקשר אליהם, בין אס לבדו ובין אס בצירוף שמות מוצריה האמוריס.

המתנגדת היא גם הבעלים הרשום של סימן מסחר הרשום בישראל שמספרו 98,007, מעוצב, ביחס ל"מזון לבעלי חיים" בסוג 31, הנראה כך:

..1 5

יי

(סימן 91,789 וסימן 98,007 ייקראו להלן יחדיו: "סימני המתנגדת").

המבקשת היא חברה תאילנדית אשר נוסדה בשנת 1991 ועוסקת מאז בייצור ובשיווק של מגוון רחב של מוצרים המיועדים לחיות מחמד. גם למבקשת פעילות בינלאומית ברחבי העולם.

בדגש על הסימן המבוקש הגישה המבקשת בקשות לרישום של 5 סימנים נוספים לגבי אותו עיצוב. הסימנים הנוספים הללו נרשמו ביחס לטובין שונים: סימן 190,750 ביחס ל"תכשירי שמפו לחיות מחמד הכוללים תכשירי שמפו ושמפו רפואי עבור כלבים, שמפו נגד פרעושים ושמפו, סבוניס הכולל סבוניס רפואיים, סבון נגד פרעושים וסבון נגד קרציות; כולס כלולים בסוג 3"; סימן 190,751 ביחס ל"תרסיס נגד פרעושים ונגד קרציות, מי הטבלה נגד פרעושים ונגד קרציות (תכשירים), אבקות רפואיות הכוללות אבקה נגד פרעושים ונגד קרציות; כולס כלוליס בסוג 5"; סימן 190,752 ביחס ל"שרשראות ממתכת, הכוללות שרשרת עבור כלבים, חיות מחמד, קולרי שרשראות העשוייס ממתכת עבור חיות מחמד הכולליס שרשראות קולר לכלבים, פעמוניס הכוללים פעמוניס עבור בעלי חיים; כולס כלולים בסוג 6";

סימן 190,753 ביחס ל"חתגורות עור להובלת בעלי חיים, קולריס עבור בעלי חיים; כולם כלולים בסוג 18" ; וסימן 190,754 ביחס ל"צעצועים עבור חיות מחמד הכוללים צעצועים עבור כלבים, עצמות מלאכותיות וחפצי לעיסה העשוייס משלח שהינס צעצועים עבור כלבים; כולם כלולים בסוג 28".

כלומר, המבקשת הגישה באותו מועד 6 סימנים לרישום לגבי טובין מסוגים שונים אשר מרביתם נוגעים לאביורים ותכשירי שונים לטיפול בחיות מחמד מתוכוסימן אחד רישומו מתייחס למזון לבעלי חיים בסוג 31. המתנגדת בחרה להתנגד לאחרון בלבד ואין בפיה טענות לגבי רישומו של הסימן במסגרת יתר הסוגים. כפי שהטעימה המבקשת, הסימן המעוצב ".51" הנו סימן הדגל של המבקשת ומרבית מוצריה משווקים תחת סימן מסחר זה.

המתנגדת סבורה שבגין הרכיב המעוצב בסימן המבוקש הכולל טביעת שתי כפות הרגלייס שהצועדות בווית כלפי מעלה אין הסימן המבוקש כשיר לרישום כסימן מסחר.

המתנגדת סבורה שאין בסימן המבוקש כדי להבחין בין מוצרי המבקשת הנושאים את הסימן המבוקש ובין מוצריה של המתנגדת הנושאים את סימניה המפורסמים ולפיכך אינו הסימן המבוקש כשיר לרישום מכוח סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה")

עוד סבורה המתנגדת, כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 9(11) לפקודה בהיותו דומה עד כדי הטעיה לסימן הרשום של המתנגדת - סימן 91,789, הוא סימן טביעת כף הרגל - הרשום לגבי טובין מאותו הגדר.

המתנגדת טוענת שהמבקשת בחרה את הסימן המבוקש שלא בתוס לב ומנסה להבנות מהמוניטין של המתנגדת כאשר רישום הסימן אף עלול לגרום לדילול סימניה ולתחרות בלתי הוגנת. המתנגדת סבורה שלפיכך, אין הסימן המבוקש כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 1)() לפקודה. כך גם לשיטת המתנגדת, לאור הניסיון להיבנות שלא כדין ממוניטין המתנגדת בסימנה, רישומו של הסימן המבוקש יהא נוגד את תקנת הציבור ולכן הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 5(11) לפקודה.

המתנגדת סבורה כי סימנה הוא בגדר סימן מסחר מוכר היטב כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לפקודה ולפיכך רישום הסימן המבוקש פסול אף לאור הוראות סעיפים 13(11) ו-14(11) לפקודה.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המתנגדת הגישה ראיותיה באמצעות תצהירה של גב' ליטל אשר, העובדת בנציגות תאגיד 0281016 בישראל. המבקשת הגישה ראיותיה באמצעות תצהירו של מר בועז אשל, הסוכן המורשה של המבקשת בישראל. מצהירי שני הצדדים התמקדו בתצהיריהם בהצגת חומרים פרסומיים ושיווקיים המקדמיס את מוצריהם. כאמור, מצהירי שני הצדדים נחקרו חקירה נגדית.

לשני הצדדים פעילות מסחרית בישראל בתחוום המזון לבעלי חיים. למבקשת פעילות בישראל גם בתחוום האביזרים והתכשירים לחיות מחמד.

לא הובאה בפני כל טענה או עובדה לגבי הטעיה בפועל בין מוצרי המתנגדת ומוצרי המבקשת.

סעיף 9(11) לפקודה

תכליתו של סעיף 9(11) לפקודה היא למנוע מצב בו יוטעה ציבור הצרכנים לסבור כי מוצר הנרכש על ידו הוא מוצר של בעל סימן מסחר רשום אחר. שלושה מבחנים עיקריים נתבססו בפסיקה לשם בחינת קיומו של דמיון מטעה - והם: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. לתוך מבחנים אלה פותחו קריטריונים כמבתני עזר, כגון: מבחן העין, מבחן החזות והפרטיס המבחינים, מבחן צליל הסימנים (דמיון פונטי), מבחן סוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין, מבחן צינורות השיווק ומבחן כלל הנסיבות (ר' למשל: ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט בע"מ ואח' נ' פורמין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275 (1964); ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט(2) 673 (1965); ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3) 933 (2001); טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח', פ"ד נז(2) 438 (2003)). אל מבחנים אלה נוסף מבחן ההיגיון והשכל הישר הניצב בפני עצמו (ר' ע"א 8441/04 16 11116062 נ' אלי שגב, נבו (2006)).

המראה והצליל

מבחן זה הנו המבחן הראשון והמרכזי מבין שלושת המבחנים. מבחן ה בוחן את הסימנים תוך השואת חזותם הכללית וצליל הגייתם וכל זאת תוך השואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן דגש לרושם הראשוני הנוצר בעת ההשוואה. נסיבות ההשוואה וההגייה האמורים גם כן רלבנטיים ואת אלה נבחן לאור נסיבות העניין בהמשך.

בענייננו, אין טענה בפי המתנגדת לדמיון לגבי חלקו הראשון של הסימן. אין חולק כי ישנו הבדל מהותי במראהו ולא כל שכן בצלילו של החלק המללולי של הסימן. המלה "צ51.5₪14" עומדת בפני עצמה ושונה מהמלה "1/8658" המופיעה בסימן 98,007 או מהמלה

"המנזא הא" בה עושה המתנגדת שימוש בהקשרים דנן.

לשיטת המתנגדת החלק המילולי של הסימן אינו החלק הדומיננטי במראהו. המתנגדת סבורה שהדמיון שהיא מוצאת שקיים בין סימן טביעת כף הרגל ובין כפות הרגלייס שבסימן המבוקש יש בו להוות דמיון כדי הטעיה כדרישת סעיף 9(11) לפקודה.

בעת הפעלת מבחן המראה והצליל יש לתת את הדעת לרכיב הדומיננטי בסימנים - כרעיון המרכוי בסימן כפי שמונח זה נדון ב-ע"א 8441/04 16 6ט116ם2 נ' אלי שגב, נבו (2006) (ובכך גם מענה להפעלת מבחן ההיגיון והשכל הישר במקרה זה) וכפי שצוין ב-רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ ואח' נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, (2010), פורסם בנבו, בפסקא 9 לפסק הדין:

"השאלה מתי קיים דמיון מטעה בשל זהות רעיונית אינה תמיד פשוטה. יש להיזהר שלא להדחיב יתר על המידה את ההגנה הניתנת לסימני מסחר, כך שהיא תתפשט על כל מוטיב או מצג רעיוני בהם נעשה שימוש בגדר סימן המסחר."

זאת, לאור קיום מקריס בהסם יכולים להיות בנמצא סימנים בעלי מראה שונה לכאורה, אשר המוטיב המרכזי בהם יכול ויהא זהה. כמו כן, חשיבותו של הרכיב הדומיננטי ניכרת, וזאת מפאת זיכרונו הבלתי מושלס של הצרכן.

כאמור, לשיטת המתנגדת הרכיב הדומיננטי במראה כל הסימנים הוא רכיב כף הרגל ולא הרכיב המילולי. לשיטת המתנגדת הציבור רגיל לראות את סימן טביעת כף הרגל של המתנגדת יחד עם שמות מוצריה ומציגה בראיותיה (בסעיף 18 לתצהיר הגב' אשר) את ההשוואה שלהלן:

לפי המתנגדת, לאור השימוש שנעשה באלמנט כף הרגל בסימן המבוקש יטעה הצרכן לסבור ש-" 51" הוא שס נוסף בסדרה עליה נמניס "115" ו- "ה מנזא ג אנזם".

כלל הוא כי דיני הראיות הולכי אחר הדין המהותי. לפיכך, מוטל נטל השקנוע בהליך התנגדות לסימן מסחר על כתפיו של מבקש רישומו של הסימן בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". עס זאת, אין הדבר כך באשר לנטל הבאת הראיות - נטל אשר יכול ויועבר מצד לצד בהתאם להתפתחות ההליך. (ראה: התנגדות לבקשת רישום סימן מסחר מס' 170851 ו 1 5617/1605 311085 16 רתות 60 [8 0750 6שתהעכ) נ' גמקום בע"מ, נבו, פס' 17, (2009)). בשונה מסדרי הדין בענייני אזרחי המתנהליים בפני בית המשפט, בהליכים המתנהליים בפני רשם סימני המסחר הראשון אשר נדרש להביא ראיותיו הנו המתנגד ולא מבקש רישום הסימן. ואת, על פי סדר הובאת הראיות הקבוע בתקנות 38 עד 40 לתקנות סימני המסחר, 1940. כמו כן, בהליכי התנגדות המתנהלים בפני הרשם, מוטל נטל השקנוע בדבר היותו של סימן מסחר כשיר לרישום מוטל כל העת על כתפי מבקש הרישום. עס זאת, בשונה מהליך האזרחי, נטל הראיה באשר לקיומה של עילת ההתנגדות לה טוען המתנגד מוטל כנקודת מוצא על המתנגד דווקא (ר' התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 158670 און ליין סחר ושיווק (חש) בע"מ ואח' נ' יובל גורלי ואח', פורסם בנבו (2006)).

המתנגדת לא הביאה ראיה ממנה ניתן היה ללמוד כיצד אכן רגיל לראות הציבור את סימניה.

המתנגדת חפצה להגיע למסקנה כי קיים חשש להטעיה לאור ההשוואה המובאת בסעיף 24 בהחלטה זו לעיל. השוואה כזו המביאה את הסימנים האחד לצד השני אינה יכולה להיחשב כהשוואה הנסמכת על זכרונו הבלתי מושלס של הצרכן שהיא ההשוואה הרלבנטית לעניין סעיף 9(11) לפקודה.

יתרה מזאת, במקרה זה אין די בבחינת הסימנים על פניהם כדי להעיד כי טביעות כף הרגל הן הרכיב הדומיננטי. טביעות כף הרגל קטנות יחסית לאותיות המהוות עיקר שטח הסימן. בנוסף, טביעת כף רגל של חיה בהקשרו של מוצר המיועד לבעלי חיים יש בה כדי לרמז אס לא לתאר את טיבו של המוצר. מכאן שהיה על המתנגדת לנמק, לבסס ולהסביר מדוע יש להפוך את היוצרות ולתת יותר משקל לרכיב הקטן יותר והפחות דומיננטי מבחינה גראפית.

המתנגדת לא עמדה בנטל הבאת הראיה אשר היה בו כדי להביא להעברת הנטל אל כתפיה של המבקשת לעניין תפיסת הציבור את סימניה של המתנגדת. מכאן שאיני מקבל כי הרכיב הדומיננטי בסימניה של המתנגדת הוא בהכרח רכיב טביעת כף הרגל. ואת בייחוד לאור הכלל הידוע כי יש להתייחס לסימן מסחר בכללותו (ר' התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 146483

כך הוא המצב באשר לסימן המבוקש המורכב משני רכיבים עיקריים: האחד, המלה "צ.פ" והשני, שתי טביעות כף הרגל.

איני מוצא כל דמיון חזותי בין המליםס "צ 09 .51", "115" או "הם!נזצג א1זם ", ביו אס במראס באותיות רגילות ובין אס בעיצוב הייחודי של הגופניס בהס נעשה שימוש.

גם בהשוואה תמה של רכיבי טביעת כפות הרגלייס ניתן למצוא מספר קווי שונות:

הסימן המבוקש סימן טביעת כף הרגל ככלל סימן טביעת כף הרגל של המתנגדת מעוצב וקוויו מעוגלים ושלמיסם. המדובר בעיבוד גראפי המרמז על היות הסימן טביעת כף של חיה.

לעומת עיצוב סימנה של המתנגדת הרי שעיצוב כפות הרגלייס של המבקשת הוא ריאליסטי יותר ומדמה איבריס שאינס מעוגלים בשלמותם. שורש כף הרגל בעל צורה בלתי אחידה ובלתי מוגדרת ומעליו מתנוססיס טביעות אצבעות כף הרגל בגדליס שונים ובצורות אליפטיות קטומות.

המבקשת עושה שימוש בטביעת שתי כפות רגלייס בעוד שהמתנגדת עושה שימוש בכף אחת בלבד.

בעוד שמיצוב טביעת כף הרגל של המתנגדת הוא לכיוון 45 מעלות ימינה, הרי שמיצוב טביעת כפות הרגליים של המבקשת מכוון בכ-60 מעלות ימינה למעלה. אין המיצוב השונה הבדל מינורי שכן בעוד טביעת כף הרגל של המתנגדת היא כחותמת כף המוטבעת כחתימה, הרי ששילוב טביעת שתי כפות הרגלייס באופן שנעשה בסימן המבקשת משדר דינמיות וצעידה כלפי מעלה.

יש להדגיש שאין בסימן המבוקש שימוש בטביעות כף הרגל לכשעצמן. זאת, להבדיל מהמתנגדת לה סימן בו טביעת כף הרגל לבדה. המבקשת מצרפת את טביעות כף הרגל למלה "צ 5" והן פרושות מתחתית גובה אותיות המלה ועד שיא גובהן. המתנגדת מצדה, כשהיא עושה שימוש בכף הרגל היא טובעת אותה במקרה של "1/5" בצד ימין למעלה

בעוד שב-"8!זא4 119" היא טובעת את כף הרגל בהמשך למלה כאילו היתה אות מבין האותיות באמצעותן נרשמה המלה.

נוכח קביעתי לעיל שלא להקנות משקל דומיננטי לרכיב זה או אחר של הסימנים, לאור ההבדלים שבין טביעות כף הרגל, לאור השוני שבצירוף טביעות כף הרגל ושילובס עם יתר חלקי הסימניס אני מוצא שלמרות הדמיון שבשימוש באלמנט המדמה טביעת כף רגל של חיה אין במידת דמיון זו די כדי לקבוע חשש להטעיה על פי מבחן המראה.

עניין הסימנים דנן הוא בסוג 31 ביחס למזון לבעלי חיים. שני הצדדים טענו כי מוצריהם איכותיים ביותר. מכאן שהמדובר באותו סוג סחורות ואותו סוג לקוחות.

מבחן יתר נסיבות העניין מאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחריים.

נסיבה לה יש לתת את הדעת היא קיומו של רישום סימן מסחר 87,229 ביחס ל"מזון לבעלי חיים" הרשום גם הוא בסוג 31, על ידי חברה שלישית שאינה צד להליך זה. עיצובו של הסימן נראה כך:

הקיום במרשם בצוותא חדא של הסימן 87,529 יחד עם סימנה של המתנגדת, סימן 91,789 - הוא סימן טביעת כף הרגל - התאפשר הודות להסכמות בין המתנגדת והבעלים של הסימן הנוסף באותו הזמן.

מכאן שהמתנגדת מסכימה לכך שלגבי טובין זהים יהיה במרשם סימן אשר נראה כי ניתן לומר שדמיונו העיצובי דומה לסימנה של המתנגדת לכל הפחות במידה דומה לדמיון שנטעו לגבי הסימן המבוקש.

ענייננו בטביעות שונות של כף רגל של חיה ומתגלה כי ישנם סימנים שונים במרשם העושים שימוש בעיצובים שונים של דמות חלק גוף חייתי והמשמעות עיצובית נוספים לא ניתן לפסול על פניה את השאלה האם מדובר בסימן מקובל במסחר בתחוום וה (והשוואה להתנגדות לרישום סימן מסחר 134,600 (דמות פרה) 6/ 110101885 569612 0005 )141 נ' עלית תעשיות בע"מ, (2006), פורסם בנבו, שם נדונה ההשוואה בין דמויות פרות ביחס למוצרי שוקולד דומים). בהעדר שלילה של ההנחה שמדובר בעיצוב מקובל לתחום, אין מניעה לקיום של עיצובים שונים נוספים להס הבדלים כגון אלה שעליה עמדנו לעיל, וזאת במיוחד מקוס בו הס באיס יחד עם מלה ייחודית בעלת עיצוב משלה לה חלק משמעותי מכלל

מראה הסימן. לפיכך הדברים שנאמרו בהתנגדות לסימן מסחר 164,130 בכור פוזיילב נ' כאוס מעצבים, (2007), פורסם בנבו, בפסקא 51 להחלטה:נף הקניין הלוחני בכללותו היא שרעיונות, לדעות, סגנונות ומוטיבים, מצויים בנחלת הכלל. ראה לעניין זה את פסק הדין בע"א 15/81 מיכאל גולדברג נ' מיכאל בנט, לו(2) 813, בסעיף 3. זאת, בדיוק כשם שאדם אשר בבעלותו סימן מסחר בצורה גיאומטרית כלשהי, כדוגמת מלבן, ולכל למנוע מאחדים מלדשום סימני מסחר בצורות גיאומטריות אחדות (אס בכלל), כדוגמת משושה, בטענה שהוא הבעלים של המוטיב בצורה ההנדס:ת.

כאשר מדובר באלמנט עיצובי מקובל לתחום הרי שהזהירות שיש לנקוט בהענקת זכות בלעדית בו תהא דומה לזהירות שיש לנקוט עת שוקליס מתן וכות בלעדית במילה מילונית:

בענייננו, נראה שניתן להשוות לניכוס מילה מילונית את הדרישה לבעלות בעיצוב גראפי נפוץ אשר הוא חלק משפה גראפית המאותתת דבר באשר לטיב המוצר המכוון לתחום חיות המחמד.

סיכומו של המבחן המשולש מעיד על כך כי במקרה זה אין הסימן המבוקש דומה לסימנים הרישומים של המתנגדת עד כדי שיש בו להטעות כדרישת סעיף 9(11) לפקודה.

סעיפים 11(6) ו-5(11) לפקודה

1. סעיף 6(11) לפקודה עניינו תחרות בלתי הוגנת במסחר ובהטעיית הציבור. אין שאלה הטעיית הציבור בסעיף זה והשאלה לסוגיית הטעיית הציבור אשר נבחנה לעיל בהתאם לסעיף 9(11) לפקודה. בשונה מסעיף 9(11) לפקודה, דורש סעיף 6 להכריע באס מבקש הסימן מתיימר להיבנות ממוניטין שצבר הסימן - אף אלא טרס נרשם בפנקס. מכאן, שעל מנת לשכנע בי סימן מבוקש אינו כשיר לרישום בשל החשש להטעיית הציבור בהתאם לסעיף 6(11), על המתנגד להראות לכתחילה כי הסימן רכש מוניטין בשוק הרלבנטי (לעניין אמות המידה

להוכחת מוניטין ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' 06 010105 65 ₪01 1מ831, פ"ד מה(3), 246-245 (1991)).

כאמור לעיל, המבקשת היא הבעלים הרשום של סימנים מסחריים נוספים בסוגים שוניס לגבי אותו סימן מעוצב. המתנגדת אינה מעלה טרוניה בקשר עם סימנים אלה. אין חוקק כי למבקשת פעילות מזה מספר שנים במסגרת תחום אחריס אלה תוך שימוש בסימן המעוצב דנו. מחומר הראיות שבפני עולה כי למבקשת מוניטין בתחומים אלה, אשר אין חוקק שהסג קרוב לטובין ביחס אליהם מבוקש רישומו של הסימן דנן. עולה כי ברישומו של הסימן המבוקש המבקשת חפצה ליהנות מהמוניטין שלה עצמה אשר בנתה במסגרת פעילותה הקרובה. הצדדים לא טענו כן, אך ייתכן ואף מדובר הטובין מאותו הגדר (ר' ע"א 9191/03

יוזכר כי המתנגדת מבססת התנגדותה על רישום של שני סימנים מסחריים. בפועל, עיקר טענותיה של המתנגדת נסמכות על רישום של סימן טביעת כף הרגל. טענות אלה מתייחסות לשימוש שנעשה בסימן בצירוף שמות המוצרים "11/15" ו-"ם!זצז\ א11". אין חוקק כי למתנגדת מוניטין רב במוצרי האמור שהסג מכריז ומפורסמים. מטעמי המתנגדת פורטו החיקפי מכירות לגבי מוצריה ועיקר ראיות המתנגדת מתייחסות לשימוש שנעשה בסימן טביעת כף הרגל בצירוף שמות המוצרים. מראיות שבפני לא ביססה המתנגדת מוניטין נפרד וייחודי לסימן טביעת כף הרגל שלה.

בנוסף, המתנגדת לא הצביעה על מקרה כלשהו של הטעיה בפועל. העדר מקרה שכזה בתחום המזון לבעלי חיים בייחוד לאור נוכחותה של המבקשת בתחומים קרוב אחריס לפחות במשך מספר שנים, יש בה כדי להעיד על כי החשש להטעיה בין הסימנים נמוך גם מטעמי זה.

מכאן שהמתנגדת לא הביאה ראיה אשר היה בה להעיד על כוונה להיבנות מהמוניטין של המתנגדת. הראיות והנסיבות מעידות על כי אין המצב. לפיכך, איני מוצא שברישומו של הסימן יהיה כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת כלשון סעיף 6(11) לפקודה.

לאור האמור אכן איני מוצא מקוס לכך שאין הסימן פוגע בתקנת הציבור לאור הוראות סעיף 1 פ) לפקודה.

סעיפים 13(11) ו-14(11) לפקודה

ההגדרה לסימן מסחר מוכר היטב מצויה בהוראת סעיף 1 לפקודה. בפסיקה אף גובשו מבחני עור להכרעה בסוגיה וו (ראה לעניין זה פסיקת בית המשפט העליון ע"א 9191/03 מו 8:5 נ' אכסולוט שוז בע"ש (מיוס 19.7.04) והחלטת כב' הפוסק אקסלרד (כתוארו אף) בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 0ע00 60900 501 (מיוס 3.9.2003)).

יובהר כי על מנת שסימן יחשב כמוכר היטב בישראל, לא די בהוכחה כי סימן ספציפי רכש הכרה והוקרה בקרב הציבור בישראל, אלא שקיימת דרישה להצביע על כך כי ציבור הצרכנים הרלבנטי מזהה את הסימן עם בעליו ויודע להבחין בו מוצריו לבין אלו של מתחריו (ראה לעניין והחלטת כב' סגן הרשם אקסלרד (כתארו אף) בבקשה למחיקת סימני מסחר מס' 1 ו - 16632 מיום 31.10.04).

לענייננו, אין בפני ראיות מהסה ניתן ללמוד על כי לסימן טביעת כף הרגל מוניטין אשר צבר בזכותו.

ייתכן והיה מקוס לומר כי סימנה של המתנגדת שמספרו 98,007, הרישום בישראל והכולל בעיצובו גס את המילה "1.15" הוא בגדר סימן מסחר מוכר היטב, שכן אין חוקק שמדובר במוצר מפורסם ומוכר. אולם, ככל שהביאה המתנגדת ראיות וטענות באשר למידת השימוש והנפוצות של המילה "11/85" יחד עם סימן טביעת כף הרגל הרי שנועשה בקשר עם השימוש המודגסם בסעיף 24 לעיל. מכל מקוס, איני מוצא מקוס לקבוע לכך מסמרות לאור

ממצאי לעיל באשר לחשש להטעיה ומידת הדומיננטיות של המילה לעומת עיצוב טביעת כף הרגל המייתר לטעמי את הדיון בשאלת היותו של סימן ה של המתנגדת מוכר היטב אלאו.

סעיף 8(א) לפקודה

בואנו לבחון האם סימן אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודה, יש לשאול האם יש בסימן המבוקש כדי להבחין בין מוצריה של המבקשת ממוצריס של אחרים.

ואנו נעמוד על קיומו של האלמנט הדומיננטי "צ51.04" כדי להעיד על כי יש בסימן המבוקש כדי להבחין בין מוצריה של המבקשת ובין מוצרי המתנגדת. בנוסף על כך, יעמדו לסימן המבוקש ההבדלים הנוספים עליהם עמדנו לעיל וכן הדברים לעיל באשר למוניטין המבקשת הנפרד מזה של המתנגדת.

4. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את ההתנגדות ומורה על רישומו של הסימן המבוקש בפנקס סימני המסחר.

המתנגדת תשלם למבקשת את הוצאותיה ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 40,000₪ תוך 30 יוס, ואם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד החלטה זו ועד לתשלום בפועל.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר