סימן מסחר 183948 ו- 191785

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ד"ר מאיר נועם

בקשות מתחוות לוישום סימני מסחר בהתאם לסעיף 9 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 מס' 183948 ו- 191785

המבקשת 1: יובל ירין יס המלח בע"מ בעלת בקשת סימן מסחר מס' 183948 ע"י ישראל קינן, עו"ד

המבקשת 2:

אנה לוטן בע"מ בעלת בקשת סימן מסחר מס' 191785

ע"י עודד לוטן, אנה לוטן בע"מ

"שניים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי" (משנה בבא מציעא, א, א).

1. המקרה המונח בפני מעורר קושי ואי נחת. במקום בטלית, אוחזיים הצדדים כל אחד בסימן המסחר ".231 א21.00"; זה אומר אני מצאתיו, וזה אומר אני מצאתיו... אקדים כבר עתה ואומר כי מעיון בטענות ובחומר הראיות, עולה כי לכל צד טעמים ראויים התומכים בגרסתו לפיה הוא זה שצריך לאחוז בסימן, ואף את, רק אחד מהם יוכל לשוב לביתו וסימן המסחר באמתחתו. עוד אקדים ואומר כי יש להתחשב בפרשה שבפנינו גם באינטרס הציבורי הרחב ולמנוע כל בלבול באשר למקור הסחורה, ועל כן לא נוכל "לחלק" את הסימן דנן ולאפשר לשני הצדדים להשתמש בו במקביל.

2. על הסיטואציה הייחודית בה עוסק סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 (להלן - "הפקודה") עמד כב' השופט אלון בע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע "מ, [פורסם בנבו] (להלן: "עניין סבון של פעם") בפסקה 9 לפסק דינו:

"סעין 29 לפקודת סימני המסחר עוסק בסיטואציה כאשר מתבקש דישומו של סימן מסחר, מצוי מבקש בודד, אשר מבקש להגן על הסימן שבו בחר ובאמצעות כך להגן על המוניטין שלו. רישום הסימן מנע בעקבותיו מאחדים את הזכות להשתמש באותו סימן, במגבלות הקבועות בפקודה.

לעומת זאת, כאשר אנו ניגשים לבחינה על פי סעיף 29 לפקודה, משמעות הדבר היא כי ישנם שני מבקשים, העושים שימוש באותו סימן או בסימן דומה עד כדי להטעות. במצב זה, ההכרעה שתיעשה תשלול מאחד מהם את הזכות להשתמש בסימן (ואף בסוף ההליך ייאושר רישום הסימן), אף על פי שבפועל הוא כבר עושה בו שימוש (למעט במקרים שבהס ייעשה שימוש בסמכות לדשוס את שני סימני המסחר במקביל, על פי סעיף 30 לפקודה). כשלעצמה, כל אחת מהבקשות ייתכן שהיא כשדה לרישום והיתה נדרשת לולא הבקשה השניה - אך קיומה של הבקשה הנוספת הוא שעלול למנוע בסופו של יום את הרישום על ידי אחד המבקשים. למעשה, כל צד בהליך המתנהל לפי סעיף 29 מבקש לנשל את רעהו מזכות בעלת אופי מעין קנייני בסימן המדובר.

עקב כך, במכוון של ההליך על פי סעיף 29 לפקודה ניצבת השאלה, למי מבין שני המבקשים - ואף בכלל - זכות הבעלות בסימן."

בטרס אדון בהטענות של כל צד על סימן המסחר, אפנה לסקירת הרקע למחלוקת ולהצגת טיעוני הצדדים.

א. הרקע: 3 ביום 22.9.05 הגישה חברת "יובל ירין יס-המלח בע"מ" (להלן - "המבקשת 1") בקשה

שמספרה 183948 לרישום סימן המסחר ".1 \ חק- 1.0" (להלן: "הסימן המבוקש") בסוג 3 לגבי מוצרים קוסמטיים.

כתשעה חודשים לאחר מכן, ביוס 21.6.06, פנה ב"כ המבקשת 1 לחברת "אנה לוטן בע"מ" (להלן - "המבקשת 2") במכתב שכותרתו "הפרת סימן מסחרי" (להלן - "מכתב ההתראה"), ודרש ממנה, נוכח העובדה כי למרשתו, חב' בל בו ומלח בע"מ, סימן מסחרי

רישום ,31 //ק-א-21.40, להפסיק את הפצת מוצריה הנושאים סימן זּה.

לאחר תכתובת נוספת שנערכה בין הצדדים, הגישה המבקשת 2 ביוס 9.7.06 בקשה מספרה 191785 לרישום סימן המסחר "הק 1.08" לגבי תמרוקים - קוסמטיקה: קרמים לפנים ולגוף, תחליבים, תכשירי ניקוי לפנים, סבונים, ג'לים). מבין השלושה, המבחנים המרכזיים שנדונו בפסיקות על פי סעיף 29 לפקודה הס מבחן תוס הלב ומבחן מידת השימוש שנעשה בסימנים, ואילו מבחן מועדי הגשתן של הבקשות לרישום היה משני בלבד, והמשקל שניתן לו בפסיקות היה מועט. עצ זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו בהתאס לנסיבותיו, ויתכנו המקרים בהס דווקא המבחן של מועד ההגשה יהיה מבחן מרכני כפי שעולה (כחריג) במקרה שלפנינו. נבחן את הבקשות המתחרות שלפנינו על פי המבחנים האמור לסדר.

מבחן מועדי הגשתן של הבקשות לרישום

על פי מבחן ראשון זה אין ספק כי ידה של המבקשת 1 על העליונה; המבקשת 1 הגישה את בקשתה לרישום סימן המסחר כבר ביוס 22.9.05, בעוד המבקשת 2 הגישה את בקשתה לרישום הסימן כתשעה חודשים לאחר מכן, ביוס 9.7.06. בבואנו להחיל מבחן זה על בקשות לרישום סימני מסחר עלינו לזכור כי בדיני סימני המסחר, בניגוד לדיני הפטנטים, לא חל בהכרח הכלל "כל הקודם זוכה", ואין מבחן מועדי ההגשה מקנה עדיפות אוטומטית למבקשת הראשונה.

בבואי לבחון את נסיבותיו הייסימנים.

בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין סבון של פעם, שאוזכר לעיל, מצביע כב' השופט גרוניס על תחושה של אי צדק אשר עולה מן המצב המשפטי הקיים. הנני סבור, כי אף אשתחושה זו אינה בלתי נמנעת לעתים, הרי שעליה להידחק הצידה מפני האינטרס הציבורי, המתבטא בשמירת הוודאות המסחרית בקרב הציבור.

המחלוקת DNA אינה תחומה לדלת אמותיהם של שני הצדדים המתדיינים מולנו בלבד: לאורך כל הדיון "יושב" לנגד עיני הציבור עצמו. טובת הציבור, המרתפת מעלינו כבעל דין תמידי נוסף, מחייבת החלטה בינארית, בה אחד הצדדים זוכה והשני מפסיד, ואולם כיוון שהציבור אינו בעל דין ממשי המשתתף בפועל בדיונים, מופקדת המלאכה על שמירת האינטרסים שלו בידי הרשות ובתי המשפט.

איני סבור אף שיש מקום לפיצוי כספי במקרה שלפנינו. לא הוכח בפני כי המבקשת 1 בחרה בסימן המסחר המבוקש על מנת להיבנות מן המוניטין שרכשה לעצמה המבקשת 2, ואף לא הוכח כי עשתה כן ביודעה כי הסימן נמצא בשימוש אצל המבקשת 2.

נוכח השימוש המזערי, במונחים מסחריים, שעשתה המבקשת 2 בסימן המסחר המבוקש, ונוכח העובדה שמוצריה אינס משווקים לקהל באופן ישיר אלא באמצעות קוסמטיקאיות,

אינני סבור כי יגרם לה נזק רב באש תיאלץ להחליף את הסימן ",81 תק א-)ג.זם" בסימן אחר.

סוף דבר

1. לאור האמור לעיל, אני מורה כי הליכי הבחינה על פי הפקודה יימשכו לגבי בקשה מספר 8, בקשתה של המבקשת 1. בקשת המבקשת 2 לרישום הסימן, מספר 191785, נדחית.

2. בנסיבות העניין איני מוצא מקום לתת צו להוצאות.

ד"ר מאיר נועס,

מאיר נועס 58678313-191785] רשות הפטנטים המדגמים, וסימני המסחר ניתנה היוס יג' אב תשס"ח ( 14 אוגוסט 2008), בירושליס