סימן מסחר 174678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

בקשות לתחיול סימני מסחר מס' 174678 (צג.זש), 0 (צג/זע אמחשס) ו- 8 (ץ13 116517165 1, מעוצב)

המבקשת1: .1 סק 6 ז ע"י ב"כ פרל כהן צדק לצר, עו"ד

המבקשת2: ו 1 [[50ר\

ע"י ב"כ דיוויד וולברג, עו"ד ה ח ל ט ה

1. בפני בקשות מתחרות לרישום סימני המסחר הבאים: בקשות המבקשת 1 מחד - בקשה לרישום סימן מסחר מס' 174678 - צג.21 ובקשה לרישום סימן מסחר מס' 174730 - צה.זק אמתנזת, ובקשת המבקשת 2 מאידך - בקשה לרישום סימן מסחר מס' 178348, שזו דמותו:

2 המבקשת1 תקרא להלן גס: 'דורקס', והמבקשת 2 תקרא להלן גם 'לייפסטיילז'.

3 עיקר טענותיה של דורקס נסובו סביב המבחניס שנקבעו בפסיקה להכרעה בין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר והים או דומים, הלא הס מבחן מועד הגשת הבקשה, מבחן מידת השימוש ומבחן תוס הלב (ר' למשל ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל נ' 1163 (2005), בפסקה 7, וכן ע"א 8987/05 מלכי נ' סבון של פעם (2007) בפסקה 10). לעומתה התרכזה לייפסטיילז בהוכחת הטענה לפיה המילה צ8ַ/21 - היא המילה המשותפת בכל הבקשות ואף מרכיבה כשהיא לבדה את הבקשה מס' 174678 של דורקס -

היא מילה שהיא תיאורית או לכל הפחות נהוגה במסחר ככל שהדבר אמור במוצריס הקשורים למין ולמין בטוח.

אכן דרך המלך היא כזו לפיה בהליך על פי סעיף 29 לפקודה נבחנות הבקשות זו מול זו, ונדונה שאלת העדיפות, אולס פעמיס נדרש הרשס להכריע גס בשאלות הקשורות בכשרותו של סימן לרישום, בין אס מתוך הסכמת הצדדיס ובין אם כך מורות נסיבות המקרה. ר' החלטה בהליך לפי סעיף 29 בקשות מתחרות מס' 115880 "אשל" ומס' 119134 "אשל יטבתה" (מעוצב) תנובה נ' יטבתה (החלטה מיום 28.7.04):

5. "... העלאת השאלה של כשירות הסימן לרישום, תהיה עילת פסלות אשו תהיה, בפני הערכאה השיפוטית במסגרת הליך לפי סעיף 29, מסמיכה את הרשם לדון בשאלה זו, ואף יכולה לייתר את ההכרעה בשאלת העדיפות של מי מהמבקשים, במקוה וסבור הרשם, כי הסימנים אינם כשירים לרישום".

ועוד - ר' החלטה בהליך לפי סע' 29, בקשות לרישום סימני שירות מס' 167390 ו- 166845 "כוכב נולד" (לא מעוצב) דנינו נ' שידורי קשת (החלטה מיוס 26.12.05):

"הלכה היא, כי בדיון על פי סעיף 29 בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר, אין דנים בכשירותו של הסימן לרישום אלא אך ורק בעדיפות צד אחד על משנהו במרו לרישום הסימן... ואכן, העובדה כי זכותו של צד הוכרה כעדיפה אינה שקולה לקיבול הסימן, ואינה מבטיחה כי הסימן אכן יירשם. עם זאת, אין הדעת נוחה עם מצב בו סורב לרישום סימנו של מבקש שזכה בהליך התחרות, וחברו שהפסיד באותו ההליך יוכל להגיש מחדש את סימנו וזה יקובל לרישום."

במצב דברים כגון וה שבפני תהא זו תוצאה לא רצויה, אס בקשה אחת תמצא עדיפה על סמך מבחני העדיפות, בעוד חברתה תיסגר, אך במהלך בחינתה של הבקשה העדיפה יימצא

כי אין לתת לבעליה זכות שימוש ייחודית במילה צ21.8, וכך תיסלל הדרך לבקשה שנסגרה להיות מוגשת מחדש.

לצד עניין אה שבפרקטיקה הדיונית, צריך הרשס לשוות לנגד עיניו, כי כל עוד לא מוכחת פגיעה קשה בעקרון תוס הלב, דהיינו שצד ניסה או מנסה להבנות כליל על מוניטיו של משנהו, הרי שבהכרעה על פי סעיף 29, ניתנת הזכות במלואה לצד שזכויותיו נמצאו עדיפות, גס אס למשנהו קיימות זכויות לגיטימיות כלשהן. צד כאמור המפסיד בדינו, מאבד את הזכות שרכש הוא בסימנו, מבלי שינתן לו כל פיצוי על כך. על בעיתיות זו עמד כבר כב' השופט גרוניס בעניין סבוןו של פעם שהוזכר לעיל:

בתחרות בין שניים על סימן מסחר אחד יוצא מגיש הבקשה הראשונה, שאף השתמש לראשונה בסימן, כשידו על התחתונה. תוצאה זו מעוררת אי-נחת. היא מביאה לכך שבמקוה הנוכחי זו שהגישה את הבקשה המאוחרת (המשיבה 1, להלן - המשיבה), "מפקיעה" את זכותו של המבקש הראשון (המערער) וזאת בלא פיצויו. תוצאה זו מתחייבת מן האופי הבינארי של הכרעות משפטיות רבות ככלל, ונוכח הוראת סעיף 9 (א) לפקודה בפרט. ההכרעה בתחרות בין המערער למשיבה מובילה לזּכייה מלאה של המשיבה ולהפסד מוחלט של המערער.

לאור האמור, ראוייס דבריה של לייפסטיילז, בדבר האפשרות לרשום את סימני הצדדיס לפי סעיף 30, להשמע ולהידון, עוד בטרס נפנה אל בדיקת העדיפות ושקילתה. אס תתקבל טענתה בענין וה המילה .21 כשהיא לבדה לא תהא חלק מהזכויות הייחודיות שהסימניס מקניס. בדיקה כאמור יכולה להעלות מספר מסקנות: הראשונה, לפיה המילה כשלעצמה אינה כשרה לרישום; השניה, המילה כשלעצמה היא בעלת אופי מבחין אינהרנטי או שהיא יכולה לרכוש אופי מבחין אולס היא הפכה למקובלת במסחר או שראוי כי היא תשאר פתוחה למסחר; השלישית, המילה יכלה לרכוש אופי מבחין, אולס ניתוח השימוש שעושיס בה הצדדיס מראה על תוס לב, ועל כך ששניהם יכוליס להמשיך לעשות בה שימוש מבלי לגרוע וה מזכותו של זה; והרביעית - המילה רכשה אופי מבחין ותהא זו פגיעה במבקש זה או אחר אם לא תנתן לו זכות השימוש הייחודית במילה.

רק במקרה בו תתברר המסקנה הרביעית כנכונה, שומה על הרשס לבחון ולשקול את מבחני העדיפות ולהכריע מי הוא זה אשר יוותר על סימנו, ומי יוכל ולהמשיך בהליכי רישום הסימן. באס תתבררנה המסקנות הראשונה או השניה כנכונות ירשמו סימני שני הצדדיס מבלי שתהא לאיש מהס זכות בלעדית במילה צ 21.0 ובאס יתברר כי המסקנה השלישית היא הנכונה ירשמו סימני שני הצדדיס ולשניהס תנתן הזכות למנוע מאחריס את השימוש במילה צ21.8. מהבחינה הטכנית, יש לשוב ולהזכיר כי אם יוכרע על המשך

בחינתן של בקשות שני הצדדיס הרי שבקשתה של דורקס לרישום המילה צ21.4 כשהיא לבדה, תוכל להיענות אך ורק במצב דבריסם כגון ה שבאפשרות השלישית.

לאור האמור, ראש וראשונה יש לבדוק האס יכוליס הסימניס להירשס יחדיו, או שמא יהא ברישומסם לפגוע בצד מן הצדדיס ובזכויות לגיטימיות שרכש, או בציבור הצרכניס אשר עשוי לטעות ולבלבל בין המוצרים. כאמור, אס יש ברישוס המקביל כדי לפגוע במי

מהצדדיס יש לבדוק מי הוא וה העדיף, אולס כל עוד ניתן לרשוס את שני הסימניס אין מקוס לבדיקת שאלת העדיפות.

משכך אין לי אלא לפנות ולבדוק מה דינה של צ0ג.21 ביחס לסחורות בהן עוסקיס הצדדים. אכן, יפיס דברי לייפסטיילוּ לפיהם, ככל שהדבריס אמוריס בקונדומיס

ובתכשיריס הקשוריס למין, אין המילה צ21.4 מילה שהיא דמיונית. מאידך צודקת גס דורקס באומרה כי לא מדובר במילה שהיא גנרית או אפילו תיאורית. מדובר במילה שהיא מרמזת, אולס עס זאת לא ניתן לקבוע במסמרות כי בקשה לרישומה של המילה, לו הייתה מונחת לפני בוחנת סימני המסחר כשהיא לעצמה, הייתה מתקבלת. מילה זו בהחלט ייתכן ויחשוב הרשס שבנוגע לטובין לגביהן היא נתבקשה - צריכה להישאר פתוחה למסחר, הכרעה בשאלה זו, יכולה להנתן על בסיס הכרת השוק כולו, דהיינו במישור האינהרנטי וביחס לכלל העוסקיס והמנהגיס שבשוק הרלבנטי, או באופן פרטני תוך בחינת השימוש הספציפי כפי שהוצג לרשס ביחס לשימוש בעניננו.

השימוש במילה צ.21 על ידי המבקשות נעשה באופן המכונה בעגת סימני המסחר 'שימוש משני' ‎ -‏ ₪56 /56000081'. שימוש מסוג זה נידון גס בהחלטה שניתנה על ידי ערכאת הערעור של ]/0211), בעניין רישומה של סיפרה כסימן מסחר. הבקשה הייתה בקשתה של יצרנית המכוניות 1ת0-816708, שייצרה ומכרה מכוניות תחת שם זה ותחת השס לוטוס. החברה ביקשה לרשום כסימן מסחר את הסיפרה "7" ( 63/1999-3 ₪ 0 >אזסוו[000:) :6 50165 זס) הזס'ז010), מיום 22.6.99).

שס נקבע כי סיפרה כשלעצמה עונה על הגדרת סימן, אולס בהיותה חלק מהשפה המסחרית הרי שאין לה אופי מבחין אינהרנטי, ויש להוכיח כי היא רכשה אופי מבחין באמצעות שימוש. לצורך כך יש לבדוק ראשית את המשמעות, והשימוש שעשויים להיות לה בתחוס העיסוק הרלבנטי (סעיף 15 להחלטה):

[בלוק נתונים/ציטוט משפטי]

באשר לענייננו, אין אנו עוסקיס בסיפרה שהיא סתמית אלא, כאמור, במילה שהיא מרמזת. השאלה מה מקומה של המילה על סרגל התיאוריות, דהיינו האס נוטה היא אל הצד התיאורי המחייב השארתה פתוחה לציבור או דווקא אל הצד הדמיוני המאפשר מתן זכות ייחודית בה, היא שאלה שצריכה להיגזר לא רק ממשמעותה אלא גס מאופיו של השוק הרלבנטי ומהנוהג בו, הן בשפת הצרכנים, הן בשפת היצרנים, וכמובן תוך

התייחסות לשימוש שנעשה בפועל בסימני המסחר המבוקשיס.

משמעות הדברים היא כי לצורך קביעת מידת התיאוריות של מילה, או אף לצורך הקביעה כי מילה מרמזת צריכה, או אינה צריכה, להישאר פתוחה למסחר, יש לבדוק כיצד נתפסת

המילה בעיני הציבור, כאשר מדובר ביחס לטובין האמורים. בין שאר הפרמטריס המאפיינים תפיסה זו של הציבור, נבדקת גם מידת הקישור שעושה הציבור בין המילה וביו המוצר או העוסק המסוימיס עבורס מתבקש רישוס הסימן. הגדרתו של אופי מבחין נרכש מצויה אף היא בהחלטה בעניין '7'. שס נקבע כי כאשר סימן אינו כשיר אינהרנטית הרי שנבדוק האס הוא רכש אופי מבחין. ואת כיצד? לצד בדיקת השימוש בסימן בפועל נבדקת גם מידת ההכרות של הציבור עס הסימן (סעיף 17 להחלטה):

[בלוק נתונים/ציטוט משפטי]

6. לא למותר לשוב ולהזכיר כי על אף שבבקשות שבפני אין לנו עניין בסימניס שהם גנרייס, הרי שעצס העובדה ששני יצרניס משתמשיס שימוש ארוך טווח במילה שהיא מרמזצת, ככל שהדברים נוגעיס לסוג הטובין לגביהס התבקש רישוס הסימנים, עשויה ללמד על כך שמילה מסוימת היא נעדרת אופי מבחין, ושהשימוש בה לא הקנה אופי כזה למי מהסימניס. אמנס בניגוד למשרד האירופי, מערכת דיני סימני המסחר הישראלית עוסקת בשימוש בישראל ולא בקהילה בינלאומית גדולה, אולס מאליו יובן כי בתנאי השוק דהיוס, בו מעבר של סחורות ומידע נפוץ ומקובל, תפיסת הצרכן הישראלי מושפעת ומקבילה במידה זהה לזו המקובלת בעולסם, מצווה רשס סימני המסחר ליקח בחשבון קיומס של שני עוסקים בינלאומייס גדוליס המשתמשיסם באותה המילה לסימון מוצריהס.

7. בהתאס לכך לא ניתן להפריז במידת החשיבות שיש לבדיקת הזיהוי האמור של המילה ותפיסתה על ידי הצרכניס, או בלשון ההחלטה בעניין '7' (סעיפים 18-19):

[בלוק נתונים/ציטוט משפטי]

8. ממש כמו בהחלטה בענין '7' כך בענייננו שומה עלינו לבדוק האס הציבור הרלבנטי מזהה את המילה 21.4 עס אחת המבקשות או עס מי מהן, ביחס למוצריס הרלבנטיים. עיון

בחומר הראיות שהוגש על ידי הצדדים, מלמד כי השימוש בסימן נעשה על כל המוצריס בדרך של סימן משני, דהיינו בליווי סימנה העיקרי של כל אחת מהמבקשות, ולעולס לא

כשלעצמו. כך קיימיס מוצריס שהם דורקס פליי, וקיימיס מוצריס שהם לייפסטיילז פליי. לא מצאתי כל עדות לשימוש עיקרי שנעשה במילה צ.21. שימוש כזה דהיינו שימוש משני, לא יכול ללמד על רכישת או על קיומו של אופי מבחין, משוס שהסימן במקריס כאלה לא משמש לויהוי היצרן או נותן השירות המשתמש בו. ויהוי מעין וה נעשה באמצעות הסימן העיקרי או סימן הבית, והשימוש בסימן המבוקש נועד לאבחן את מוצריו של אותו עוסק ה מזה. כך גס נתפס השס בעיני הצרכן. או בלשון ההחלטה שס:

[בלוק נתונים/ציטוט משפטי]התאם לכך סימני שני המבקשות הכלולים את סימן הבית של כל אחת מהן, בצמוד למילה האמורה, יכולים לצור בכפיפה אחת בפנקס סימני המסחר, מבלי להפריע זה את זה, ומבלי להוות מכשלה לציבור או לתרוס לתחרות שאינה הוגנת.

3. לאור האמור התוצאה היא כי בקשה מס' 174678 תיסגר, ואילו בחינת בקשות 174730 ו- 8 תמשך כסדרה.

4. בהתחשב בתוצאה האמורה ובכך שוּה הסעד לו עתרה המבקשת 2, כמו גס באמור בסיפא לסעיף 21 לעיל, אני מחייב את המבקשת 1 לשלם למבקשת 2 את הוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין, בסכום כולל של 15,000 ש"ח.

נח שלו שלומובי),

פוסק קניין רוחני

סגן רשם הפטנטים ניתן בירושלים ביוס 5 יולי, 2010 ד' אב, תש"ע