סימן מסחר 167390

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

בקשות לרישום סימני שירות מס' 167390 ו - 166945 "כוכב נולד" (לא מעוצב) (הליך לפי סע' 29)

המבקש1: אילן דנינו ע"י ב"כ בן שמחון- הרדי ושות', עו"ד

המבקשות 2: 1. שידורי קשת בע"מ 2. טדי יזמות והפקות (1992) בע "מ ע"י ב"כ פרייס - קלגסבלד, עו"ד

ה ח ל ט ה

שנייס אוחזיס בסימן מסחר. זה אומר כולו שלי, וזה אומר כולו שלי. למי תינתן עדיפות בהליכי הרישום של הסימן, לאה האומר שלי הוא מכוח שימוש רב שנים, או לה האומר שלי הוא מכוח פרסום ומוניטין רחבי היקף? זו השאלה העיקרית העומדת לדיון בהליך התחרות המצוי בפני.

וזו השתלשלות העובדות הצריכות לדון בבקשה: המבקש 1 (שייקרא להלן: "דנינו') הוא בעליו של בית עסק באולפן כוכב נולד. בית עסק וה, כמשתמע משמו, הוא אולפן הקלטות, המיועד, בין השאר, לאמניס שמחפשים טרם החלו להלך לפניהם. אמניס המחפשים את הדרך להפקת הקלטות, שישמשו אותם בניסיונותיהם להשתלב בתעשיית המוזיקה, כמו גס לקוחות אחרים, המעוניינים, מסיבות כאלה ואחרות, להפיק ולהקליט הקלטות מוזיקליות.

בית העסק האמור הוקס בשנת 1986, על ידי אחד, מיקי ארז, ונמכר, בשנת 1999, לדנינו, כעסק עובד ובעל מוניטין מסוימים ברמה המקומית. לאורך התקופה, מעת לעת, ניסו דנינו וקודמו להצעיד את עסקם מספר צעדים קדימה על מנת להשתלב בתעשיית המוזיקה והבידור המקצועית. הצלחת ניסיונות אלו הייתה שולית, והתבטאה בחדירות ספורדיות לתקשורת הכללית ארצית, חדירות שעזרו לבסס את שמו אך כאמור לא שימשו לעליית מדרגה ולהפיכתו לעסק בעל מוניטין כלל ארצי רחב ומבוסס.

עם זאת, לא למותר לציין, כי חדירות אלה הן אך נדבך נוסף לפעילותו הרגילה של בית העסק. הפעילות הרגילה האמורה, משמעותה, כי האולפניס אותס מפעלל דנינו, בבית עסקו וגם מחוץ לו (באמצעות יוזמות כגון אולפן הקלטות נייד ותחרויות כישרונות צעיריס), היו עסק חי, נושס ופועל, שמאז הקמתו השתמש, וממשיך להשתמש, בשמו, כבסימן שירות לתיאור ולסימון פעילותו העיקרית, מתן שירותי הקלטה.

המבקשות 2 (שייקראו להלן 'המפיקות') הן חברות העוסקות בהפקה ובשידור של תוכניות טלוויזיה. בשנת 2002 הפיקו ושידרו המפיקות תוכנית טלוויזיה תחת הסימן "לא נפסיק לשיר". לקראת העונה השניה של שידור התוכנית שינו המפיקות את הקונספציה של התוכנית באופן מהותי, והחליטו, כי התוכנית תתמקד במתמודדים שיופיעו בה ואשר יתחרו במסגרתה על "פרס הכוכב הנולד". במסגרת שינוי מהותי הוסיפו המפיקות לסימנה, שמה של התוכנית, את הביטוי 'כוכב נולד'. וכך הופקו עוד שלוש עונות שידורים אשר לגבי שתי הראשונות שבהן הוגשו ראיות בהליך זה ולגבי השלישית שבמהלכה התקיים הדיון בתיק זּה, דחיתי את בקשת המפיקות להגשת ראיות נוספות. (ר החלטה מיוס 12 באוקטובר).

במהלך תקופת שידור התוכנית הלך והתמקד סימונה של התוכנית דווקא בביטוי כוכב נולד, תוך הפחתת הדגש מהסימן 'לא נפסיק לשיר' עד שהביטוי הפך לסימנה - שמה -העיקרי ואף היחיד של התוכנית.

התוכנית ששודרה בערו 2, בטלוויזיה הכללית הארצית וכתה לפרסוס ולהכרה עצומים בכל קנה מידה, ומחומר הראיות שהובא בפני אין ספק, כי הסימן כוכב נולד אכה למוניטין רב בקשר עם תוכנית הטלוויזיה של המפיקות.

בנוסף לחשיפה הרבה, לפרסוס הרב (באמצעות השידור עצמו ובאמצעות 0 מחשה) הושו חחז[060 זס] פ5הסופוטסיזק 'זסזיזסקוו5 186 ז6!60 06שחז 7 5 ]0 מסופטסזע 'פזהנוז \]6וו[ע\ ץזיזסכן 116 166ו6סיזכן מז .יזספו יזסויזן 6ו]ז ]0 מסוופסט 'זסו![01 6ו]] זסטס 86וו 'זסז'זן 5ווסצוחוזחס6 65100115 !60

".51160000 1]ווסעץ

(ההדגשה שלי נ.ש.)

כל עוד מתקיים הליך של תחרות, (וכפי שנראה להלן, באופן מסוים גם ללא הליך כזה) קיימת עדיפות מהותית למשתמש הראשון בסימן.

לאותה התוצאה ניתן להגיע גם מנקודת מבט שונה: לעניינו כשירותו של סימן מסחר לרישום, מבדילים אנו בין שני סוגי של עילות לסירוב רישומו של סימן. הסוג הראשון מתייחס לסימן המסחר עצמו, ונהוג לכנותו אי כשרות אינהרנטית. הסוג השני כולל עילות לסירוב רישומו של סימן הנובעות מקיומו של סימן מסחר אחר או של זכויות אחרות. בדין האנגלי מכונה הסוג הראשון עילות סירוב אבסולוטיות ואילו הסוג השני מכונה עילות

סירוב רלטיביות (ר' 1994 +36 131185 4366ע'1', סעיפים 3 ו- 5 בהתאמה).

הלכה היא, כי בדיוןו על פי סעיף 29 בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר, אין דנינו בכשירותו של הסימן לרישום אלא אך ורק בעדיפות צד אחד על משנהו במרוץ לרישום הסימן (ר' "עניין פרומין" לעיל, 342, והשווה בג" 450/80 אל דין נ' רשם סימני המסחר, פ"ד לה(2), 187, בעמ' 189 ; עניין אשל ועניין סבון של פעם לעיל) ואכן, העובדה כי ּכותו של צד הוכרה כעדיפה אינה שקולה לקיבול הסימן, ואינה מבטיחה כי הסימן אכן יירשם. עם זאת, אין הדעת נוחה עם מצב בו סורב לרישום סימנו של מבקש שזכה בהליך התחרות, וחברו שהפסיד באותו ההליך יוכל להגיש מחדש את סימנו וזה יקובל לרישום.

המשמעות המיידית של חוסר נחת זה, אין כי אין הרישום יכול בדונו בהליך תחרות, שלא להיזקק לבחינת כשרותו הרלטיבית של כל אחד מהסימניס המבוקשים, כאמצעי להכרעה בשאלת העדיפות. אכן, כאמור לעיל ההלכה היא, כי כשרותו של הסימן אינה נבחנת, אולם הדבריס אמוריס בשנייס: האחד, שאין הרישום נזקק כלל לבחינת כשרותו האינהרנטית של הסימן לרישוס. השני, שגם בחינת כשרותו הרלטיבית של הסימניס נעשית היא באופן דו- סיטרי. ועל כןו, בבחינה רגילה של כשרותו הרלטיבית של סימן מסחר לרישום, משמש הסימן הקודם כעוגן, לפיו נבחנת כשרותו של הסימן המבוקש לרישוס, הכשר הוא אלא. בהכרעה על פי סעיף 29 אין אנו מסתפקיסים במוט מאזני היס אשר אמצעו עוגן ובשני קצותיו הסימניס המבוקשים, זה אשר יכריע משקלו יכה בהליך אלא שבוחנים אנו כל אחד משני הסימנים ביחס לנקודת העוגן שמתווה הסימן השני.

בדיקה זו דומה היא לזו שנעשית באנגליה שלאחר ביטול הליך התחרות, שעה שהבקשה הקודמת יכולה להוות עילת סירוב לבקשה המאוחרת (בעמ' 110) ;

העולה מן המקובץ הוא, כי סימנן של המפיקות לא מהווה כשלעצמו, ואפילו היה מקובל לרשום ואף נרשם, עילת סירוב לרישוס סימנו של דנינו, וכאמור לעיל, עם זאת, השימוש שלו בסימן, יכול היה להוות עילת סירוב לרישוס סימנן הן.

דבריס אלה מקבלים משנה חיזוק ממקור נוסף. המפיקות העלו טענה, לפיה סימנן סימן מוכר היטב הוא, בהגדרת מושג זה בחוק, ובשל כך מהווה השימוש בו, עילת סירוב לרישוס סימנו של דנינו. במאמר מוסגר ומבלי להרחיב אומר רק, כי עילת הסירוב הרלטיבית המבוססת על סימן מסחר מוכר היטב גדולה היא מזו הנעוצה בסימן מסחר שאינו כזה. קובע סעיף 52א לפקודת סימני המסחר התשל"ב - 1972 (להלן: 'הפקודה'):

"על אך הולאות פקודה זו, הוגשה בקשה לרישום סימן מסחר או נרשם סימן מסחר בתום לב, או נרכשו זכויות בסימן מסחר בדרך של שימוש בו בתום לב, לא יפגעו כשירותו לדישום, תוקף הרישום או זכות השימוש בסימן המסחר, בשל כך בלבד שסימן המסחר זהה או דומה לציון גיאוגרפי או לסימן מסחר מוכר היטב, ובלבד שהגשת הבקשה לרישום סימן המסחר, הרישום או רכישות הזכויות כאמור, נעשו לפנ-

(1ג) לעניין סימן מסחר מוכר היטב - היוס שבו היה סימן המסחר לסימן מסחר מוכר היטב"

הנה כי כן, אין אני נדרש להכריע בשאלת היותו של הסימן מוכר היטב, משום שאף אכן סימן מוכר היטב הוא, אין הוא מהווה עילה לסירוב לרשוס את סימנו של דנינו. דבריס דומים, גם לפיהס לא יכול היה סימן המפיקות להוות עילה לסירוב רישומו של הסימן על ידי דנינו, ואפילו היה סימנן סימן רשום, ולא בקשה מתחרה, ניתן ללמוד מדבריו של

המלומד ץ611א, בספרו 1908 ,6[1אואג]/ 6 51661 ,הסח1ו0ת %'3 1885 6ביד, בעמ' 4:

06 06 [ינו עדיפה היא, משמעותס של דבריס היא, כי אס יירשס סימנו יוכל הוא לעשות בו שימוש על פי פרטת הסחורות ולעיתיס אף מעבר לכך וכי יוכל הוא למנוע שימוש שכזה מכל אדס אחר ובכלל זה המפיקות עצמן.

‎ .4‏ כאמור אין ספק בליבי שבנסיבות המקרה דנן, התנהלותס הטבעית של הצדדיס תהיה כזו שתמנע טעות מהציבור, ושתותיר בידי דנינו את היתרונות והייחוד שבסימן המסחר שלו, את מבלי לגרוע מהמוניטין של המפיקות שיישמר גס ללא השימוש בסימן, ומשכך וודאי לי שאין מקוס לנקוט כאן בצעד חריג שמשמעותו המיידית היא שלילת הזכות הקניינית כפי שהסקנו על קיומה לעיל.

‏7. סופם של דבריס הוא כי אני מורה על המשך בחינת סימנו של דנינו, ועל סגירת תיק הבקשה של המפיקות.

‏8. המפיקות ישלמו לדנינו את הוצאות ההליך ושכר טרחת עו"ד בסכוס כולל של 25,000 ₪

‏בצירוף מע"מ.

‏נח שלו שלומובי), פוסק קניין רוחני נח שלו שלומוביצ 54678313-/167390

ניתן בירושליס ביוס כ"ה כסלו תשס"ו 6 דצמבר 2005