סימן מסחר 150503 ו-153729

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני ישראל אקסלרד

בקשות לרישום סימני מסחר מס' 150503 ו-153729 - בקשות מתחרות

לפי סעיף 29

המבקשת בבקשה מירות סחר (1997) בע "מ מס' 150503 : ע"י ב"כ זהבי ושות', עו"ד

(להלן: "מירות ") המבקשת בבקשה 0.5 ₪ ההוחא מס' 153729 : ע"י ב"כ עו"ד יצחק לאלו

(להלן: "אקמן")

הבקשות לרישום וטענות הצדדים:

1. ביום 3 ביולי 2001 הגישה מירות את בקשתה לרישום סימן המסחר מס' 150503 בסוג 16 לגבי "מוצרי נייר". הסימן המבוקש על ידה נראה כך:

(%%2:2. זו)ו

בקשתה של אקמן הוגשה ביוס 9 בדצמבר 2001, גם היא בסוג 16, לגבי "נייר רגיל, נייר להעתקה, נייר גזור לפי גודל, נייר משרדי, נייר להדפסה, נייר חלק לצילוס ולמטרות פקס". הסימן המבוקש על ידי אקמן נראה כך:

בשל דמיון של הסימנים המבוקשים, שלחה מחלקת סימני המסחר לצדדים השגה לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה"). שתי

המבקשות טוענות לזכויות בלעדיות על סימן המסחר "3102711 צ6002*" ולזכות לשימוש

ייחודי בו.

עיקרי טענותיה של מירות הן, בתמצית, כדלקמן:

א.

אין דמיון בסימניס המבוקשים, שכן הסימן המבוקש על ידי אקמן הוא "6 [ צ602* בעיצוב מיוחד. הסימנים המבוקשים שונים מהותית ביניהם.

רק חלק מעיסוקה של אקמן הוא בתחומי הנייר והשוק שלה בישראל הוא מצומצם מאוד. בישראל, היקף עסקיה השנתי הוא רק חלק קטן מסך של 0 דולר ארה"ב. אקמן גם לא עושה כל מאמצי שיווק ופרסום.

מירות היא חברה ידועה בישראל ופועלת משנת 1970. היא מספקת שירותים בתחומי מוצרי הנייר לכ-2000 לקוחות, ביניהם גופים גדולי ומשרדים ממשלתיים.

חברות שונות בעולם ואף בישראל משווקות נייר צילוס תחת השם צק60)* "")א. בישראל קיימים לפחות שני מוצרי נייר המשווקים תחת שם זה. אין בישראל גוף המזוהה עם השם "1071 צק60*.

שמה של אקמן לא מופיע על אריזות נייר הצילוס הנמכר על ידה. לכן, אין הסימן המבוקש על ידה מזוהה עם אקמן דווקא. לעומת זאת, על גבי אריזות מוצרי מירות מופיע שמה של מירות.

הנייר המשווק על ידי מירות הינו באיכות גבוהה יותר מאשר המשווק על-ידי אקמן. גם המחיר השתאר.

מירות עושה מאמצי שיווק גדולים, ואילו אקמן אינה משקיעה בפרסום בישראל.

מירות מכחישה את טענתה של אקמן לפיה הסימן המבוקש על ידה הינו בגדר "סימן מוכר היטב" בישראל.

מירות מערערת אחר סמכותו של העד מטעס אקמן, מר גברא, להצהיר בשמה של אקמן. כן טוענת מירות בסיכומיה כי עדותו של מר גברא היא עדות שמיעה.

אומר כבר עתה כי בא כוחה של מירות לא התנגד לתצהיר או לחלק היותו בשל היותו עדות שמיעה, כטענתו, ומירות אינה יכולה להביע התנגדותה זו בשלב המאוחר של הסיכומים. לעניין ההסמכה: אמנם מר גברא התחייב להציג אישור כי הוא מוסמך להצהיר ואישור כזה לא הומצא. יחד עם זאת, איני רואה סיבה שלא להאמין למר גברא כי הוא מוסמך לתת את התצהיר עם אקמן. לכך אוסיף שבא כוחה של אקמן הצהיר במהלך הדיון כי הוא אישית נמצא בקשר עם החברה ויועצת המשפטי.

4. אקמן מצידה טוענת, בתמצית, כדלקמן:

א.

אקמן היא חברה הרשומה בשבדיה, ועוסקת בתחום מוצרי הנייר משנת 1807. היא אחת מסוחרות הנייר הגדולות בעולם. מחזור מכירותיה בשנת 2000 היה מיליארד ושלוש מאות מיליון דולר.

הסימן "1 602%" רשום על שמה של אקמן או של חברה בת שלה במדינות רבות בעולם.

אקמן משווקת בישראל נייר צילוס הנושא את הסימן המבוקש משנת 1997. הוצגו קטלוגים שונים בהם מופיע נייר צילוס, אשר על אריזתו קיים הסימן המבוקש על ידי אקמן.

מכירות אקמן בישראל של מוצרים הנושאים את הסימן המבוקש על ידה הגיעו, בשנת 2001, לסך של 4.2 מיליון דולר ארה"ב.

אקמן קבלה, בשנת 2001, מכתב התראה ממירות, בה היא נדרשת לחדול מלהשתמש בסימן המבוקש על ידי אקמן. באותו המכתב נטען על ידי מירות כי סימנה רשום בפנקס סימני המסחר. לאקמן נודע על כך שמירות משווקת נייר צילוס תחת הסימן "31611 צ002:)" רק מקבלת את מכתב ההתראה האמור.

אקמן פנתה לבית המשפט בבקשה לצו מניעה קבוע וזמני כנגד מירות, ובית המשפט עיכב את ההליך בפניו עד למתן החלטה בהליכיס בפני רשם סימני המסחר.

מירות פרסמה מודעות בעתון, לפיהן היא משווקת בלעדית של נייר הצילוס "זז צע0)". העתקי המודעות צורפו לכתב הטענות ולחומר הראיות. מירות נהגה לרכוש, במשך תקופה לא מבוטלת, נייר צילוס של אקמן, לצורך הפצתו בישראל. הקשרים העסקיים בין המבקשות הופסקו בעקבות חוב (שנפרע בשלב מאוחר יותר) של מירות לאקמן.

דיון והכרעה

ט. מירות החלה להפיץ נייר צילוס תחת השם ",141 צע0)*, אשר משמש מזה

מספר מסחרי עבור נייר צילוס המיוצר על ידי חברת נייר חדרה בע"מ. מירות אף פנתה לרשם סימני המסחר ובקשות לרישום על שמה את אותו הסימן. לבקשת נייר חדרה, ניתן כנגד מירות צו מניעה ומניעה האוסר עליה לשווק נייר הנושא את השם ",481 צ602", בשלב מאוחר יותר, הגיעו הצדדים לאותו הליך להסכמה לפיה ניתן צו מניעה קבוע כנגד מירות, ובקשתה לרישום סימן מסחר בוטלה.

השם "₪11 צ602" הוא סימן מוכר היטב בישראל, בבעלות אקמן.

5. סעיף 29 לפקודה קובע כדלקמן:

"29. (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדרת טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שיקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, (באין הסכמה או אישור כאמור *חליט הדשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.

(ב) על החלטת הרשם לפי סעיף קטן (א) ניתן לערער לפני בית המשפט העליון בתוך שלושים ימים מיוס החלטת הרשם."

6. בהחלטתו מיוס 22 באוקטובר 2003 בעניי בקשות לרישום סימני מסחר מס' 125438 ו-

5 לגבי סימן המסחר "3 0צ1", ענק האופטיקה נ. 6אז אהתעץ סא, התייחס רשם סימני המסחר הנכבד למבחנים שהתגבשו בפסיקה לעניין ההכרעה בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר. אביא את דבריו מפי אמרם, מע' 8 להחלטה ואילך:

"16. המבחנים בנוגע לסעיף 29 לפקודה, על פיהם בוחן רשם סימני המסחר, למי מהצדדים עדיפות ברישום הסימן, נקבעו במספר

פסקי דין והחלטות רשם והם: א. תום הלב של המבקשים בבחידת הסימן המבוקש, ב. מידת השימוש שעשה כל צד בסימנו בישראל עד למועד הגשת הבקשה לרישום, ואף מעבר לו, עד למועד הדיון. ג תאריך הגשת הבקשות לדרישום, לעניין זה ראה בג"צ 77/60, ובג"צ 228/65 לעיל. בג"צ 90/70 06001 נגד רשם סימני המסחר ואח' פ"ד כ"ה(2) 4.91.87 בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נגד דשם הפטנטים סימני המסחר והמדגמים פ"ד ל"ט(2) 148,וכן החלטות רשם דבות, כך לדוגמא: החלטה בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס'

6 ו- 100606 (ז.זה11 מ'דזצ1/)) מיום 4 בינואר 1998, בעניין בקשות מתחרות מס' 7ן כללי את היקף המכירות, הייתה תשובתו: "אני יכול להגיד שאני לא זוכר". קשה לי להאמין כי אדם הנושא בתפקיד בכיר בחברה פעילה, אינו יכול לכוון וליתן אפילו לא הערכה כללית לגבי היקפי מכירות בתקופה הסמוכה למועד מתן העדות. המסקנה המתבקשת הוא כי מר חזות התחמק מליתן נתונים ולהשיב תשובה עניינית לשאלות שנשאל, מסיבות השמורות עמו בלבד.

לאור כל האמור לעיל, נראה בעיני לקבוע כי השימוש שעשתה אקמן בסימן המסחר המבוקש על ידה עד למועד הדיון בפני, גדול עשרות מונים מן השימוש שעשתה מירות בסימן המבוקש על ידה.

מן הראיות שבפני אף עולה כי מירות לא פעלה בתוס לב בבחירת הסימן המבוקש על ידה. זאת אני מסיק בשל הדברים הבאים: א. מירות הגישה את הבקשה לרישום סימן מסחר לאחר ששווקה נייר צילוס של אקמן, הנושא את סימן המסחר המבוקש על ידי זו האחרונה. ב. מירות פרסמה מודעות בעיתונים, בהן ציינה כי הינה משווקת בלעדית של נייר צילום "161 צק600* ו-",] 1 צק6:0*, שעה שהיא טוענת בפני כי קיימות מספר חברות המשווקות בישראל נייר צילוס תחת המותג "31011 צק60",

ולמרות שהמותג ".41 צק000* היה בשימוש נייר חדרה בע"מ, כפי שעולה מחומר הראיות שלא נסתר.

ג. העובדה שמירות נקטה בפעולות דומות לפעולות שנקטה בהן במקרה של נייר חדרה בע"מ והמותג ".1441 צ00*", צו המניעה הזמני שניתן באותו המקרה ותוצאות ההליך שס - כל אלה יש בהסבר כדי לתמוך במסקנה כי לא היה תוס לב מצד מירות בבחירת הסימן המבוקש על ידה.

ד. אחרון ולא פחות חשוב- מירות לא נתנה כל הסבר מניח את הדעת לאופן בחירת הסימן על ידה. הצהרתו של מר חזות כי קיימות מספר חברות המשווקות נייר צילוס תחת השם "31211 צ002* נטענה בעלמא, מבלי שהוצגה אף לא ראיה קלושה לגבי היקף העסקים של אותן החברות.

לעומת זאת, אין ספק כי אקמן בחרה את הסימן המבוקש על ידה בתוס לב. המדובר בחברה הפעילה מזה למעלה ממאתיים שנה, הסימן נרשם על ידה במספר רב של מדינות והיא מוכרת מוצרים הנושאים את הסימן בהיקפים גדולים ברחבי העולם. היא החלה בשימוש בישראל בסימן המבוקש על ידה כמשנים שנים לפני שהגישה את בקשתה לרישום, והיא עשתה בו שימוש מספר שנים עובר לתחילת השימוש בסימן על ידי מירות ולמועד ההגשת הבקשה לרישום על ידי האחרונה. יש בכל אלה די והותר כדי להובילני למסקנה כי אקמן אכן בחרה בסימן המבוקש על ידה בתוס לב.

4. בנסיבות העניין, אינו רואה משמעות כלשהי לעובדה שבקשתה של מירות הוגשה מספר חודשים לפני שהוגשה בקשת אקמן. ממילא, כאמור, החשיבות שיש לתת למבחן זה הינה מוגבלת, וקל וחומר אמור הדברים במקרה כגון זה שבפני, בו ההבדל בהיקף השימוש בסימן על ידי הצדדים הוא כה גדול, ובו התשובה לשאלת קיומו של תוס לב בבחירת הסימן היא כה ברורה.

5. איני רואה כל צורך להכריע בטענות האחרות אשר העלו הצדדים, לא בטענת היותו של סימן של אקמן בבחינת "סימן מוכר היטב", בהיותן בלתי רלוונטית לעניין ההכרעה בהליך לפי סעיף 29 לפקודה. בהערת אגב אוסיף כי נראה גם בקשתה של מירות גוברת על בקשתה של אקמן בהליך לפי סעיף 29 לפקודה, הרי ספק אם כשיר היה סימן של מירות לרישום, שכן על פי גרסתה של מירות עצמה, קיימות חברות נוספות באזור העושות שימוש במילים "3101 צ02)* כמותג לשיווק נייר העתקה. הואיל ועיצוב הסימן המבוקש על ידי מירות הינו מינימליסטי, הרי המסקנה המתבקשת היתה, לכאורה, כי הסימן של מירות הוא חסר אופי מבחין, במובן סעיף 8 לפקודה.

6. נותרה נקודה אחרונה לדיון והיא קשורה להוראות סעיף 4(11) לפקודה, הקובע כי סימן שמופיע בו ביטוי מאלה- "פטנט... זכות יוצרים .. או ביטוי כיוצא באלה ..." אינו כשר לרישום. הואיל ותרגוס המילה "10111 צ0002* לעברית הינו "זכות יוצרים", הרי לכאורה אין הסימנים המבוקשים כשירים לרישום, בכל מקרה. נראה לי כי לא ניתן לומר על הסימן המבוקש על ידי אקמן כי הוא סימן שמופיע בו הביטוי "זכות יוצרים", ובשל העיצוב המיוחד של הסימן, העובדה שהוא מיועד לשווק נייר העתקה, דבר המקשר את המילה "צ6.002* עם המוצר ולא את כויות יוצרים. מדובר כאן בסימן הכולל "משחק מילים" ותו לא, הכולל בתוכו רמז נוסף למשחק המילים, הוא העיגול הבלתי שלס מסביב, הרומז לאות ":)* המקובלת לציון זכויות יוצרים. לאור זאת, אין לומר על הסימן שהוא כולל את הביטוי "זכות יוצרים" או ביטוי כיוצא בזה. מטרתו של סעיף 4(11) הייתה למנוע רישום של סימנים הכוללים את הביטויים המופיעים בסעיף, בהיותם חסרי אופי מבחין. ראה לעניין זה בספרו של א.ח. וליסון, דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם, בהוצאת שוקן, ע' 29, וכו בספר של עמיר פרידמן בע' 107. העיצוב המיוחד של סימן אקמן ומשחק המילים שהוא יוצר, מקני לו אופי מבחין אינהרנטי. מסקנתי בדבר אי תחולת הוראות סעיף 4(11) לפקודה על סימן אקמן, עולה בקנה אחד עם הרציונל שמאחורי חקיקת הסעיף.

סוף דבר

7. לאור האמור לעיל, אני מורה כי הליכי הבחינה על פי הפקודה יימשכו לגבי בקשת אקמן, בתנאי שתינתן הודעת הסתלקות על ידה למילה "צק6:00* אלא בהרכב הסימן. בקשת מירות מסורבת.

8. אני מחייב את מירות לשלם לאקמן את הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 0 ט, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ישראל אקסלרד פוסק בקניין רוחני ניתן בירושליים ביום כ"ט תמוז, תשס"ד ישראל אקסלרד 54678313-/150503 8 יולי, 2004