סימן מסחר 109212

ההחלטה:

מבקשת הפטנט:

המתנגדת :

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בפני סגן רשם הפטנטים

התנגדות לבקשת פטנט מס'109212 - בקשת מבקשת הפטנט למתן פרטים נוספים

ע"י ב"כ ריינהולד כהן ושות', עו"פ

אוניפארס בע"מ

בפני בקשה של מבקשת הפטנט (להלן: המבקשת) להורות למתנגדת למסור פרטים נוספים ומפורטים יותר בנוגע לכתב הטענות מטעמי המתנגדת, אשר הוגש על ידה ביום 4 בינואר, 2002.

2. בבקשתה, טוענת המבקשת כדלקמן:

א.

כל טענות המתנגדת בכתב טענותיה, הן בעלות אופי כללי וחסרות את העובדות עליהן היא סומכת את טענותיה, בניגוד לדרישת תקנה 58 לתקנות הפטנטים (נוחלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח - 1968 (להלן: תקנות הפטנטים).

חובה על המתנגדת לפרט את הפרסומים הקודמים, עליהן מבוססות עילות התנגדותה ועליה לפרט כיצד ניתן ללמוד מפרסומיס אלה על ההיבט של התקדמות אמצאתית.

לגבי המאמר היחיד אותו מזכירה המתנגדת, הרי לא נטען לגביו, מדוע שולל הוא חידוש או התקדמות אמצאתית.

לחילופין, טוענת המבקשת, יש להורות למתנגדת לתקן את כתב טענותיה כך, שהמאמר הנ"ל יהווה משום מיצוי הפרסומים הקודמים עליהן תהיה המתנגדת רשאית להסתמך בהליך ההתנגדות.

4

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בתגובתה, טוענת המתנגדת כדלקמן:

א. כתב טענותיה עומד בדרישות תקנות הפטנטים. ב. אינה מסכימה שכל טענה חייבת להיות מגובה בספרות כבר בשלב כתב הטענות.

ג. בסעיף 4 לכתב טענותיה, קיים נימוק מפורט מדוע יש במאמר משום ראיה להעדר חידוש ו/או התקדמות אמצאתית בממצאה נשוא בקשת הפטנט.

צודקת המבקשת בטענתה, כי בהתאם לתקנה 58 לתקנות הפטנטים, חובה על המתנגדת לפרט בכתב טענותיה, הן את עילות התנגדות והן את העובדות המהוות בסיס לאותן עילות. כמו כן, מקבל אני את טענתה של המבקשת, כי העובדה שפרסום מסוים יש בו כדי לשלול קיום של חידוש או של התקדמות אמצאתית בממצאה, הינה טענה עובדתית, אותה יש לטעון בכתב הטענות ; ממילא, יש לציין בכתב הטענות מהו אותו הפרסום.

א. נכון הדבר, שלא כל טענה בכתב טענות מטעמי מתנגד חייבת להסתמך על מסמכיהם דווקא, המצביע על העדר חידוש או העדר התקדמות אמצאתית, שהרי ניתן להוכיח העדר של אלה, גם באמצעים אחרים, כגון עדויות בתצהירים, או חוות דעת מומחים. ואולם, אם ברצון מתנגד להסתמך על מסמכים או פרסומים קודמים, הרי אלה הוא חלק מטיעונו העובדתי ויש לציין ולפרט בכתב הטענות.

ב. ראה לעניין וההחלטתו של הרשם הנכבד מ. אופיר, מיום 30 ביולי, 1996 בעניין צס האצדטצ - אסנצפס נ' פפדחא.1 ספואס61א0ס6, במסגרת התנגדות לבקשת פטנט מס" 97222. באותו המקרה קבע הרשם אופיר, כי הוספת מסמכים הנוספים על המצוינים בכתב טענות, מהווה תיקון של כתב הטענות, וכי יש ליטול רשות מהרשם לצורך כך (ע' 6-5 להחלטה):

"... כאן המקוסם המתאים לציין גם כי הגשת מסמכים מהותיים נוספים לכתב הטענות (לדברי המתנגדת) נחשבת כתיקון לכתב הטענות. במידה והמתנגדת תהיה מעונינת בעתיד להגיש מסמכים נוספים לכתב טענותיה או לתקן את כתב טענותיה בכל דרך אחרת, תוטל עליה קודס כל החובה לבקש את רשותו של הרשם לעשיית הדבר.

ב. טענה דומה נטענה נגד מתנגדת נגד מבקשת פטנט בבקשה לסילוק על הסף שנידונה במסגרת התנגדות לבקשת פטנט מס' 117362, בעניין ומת .סז א ד5צ5 אסדד 116 נ' לגו השקיה בע"מ. בהחלטתי מיום 17 בדצמבר (בעמ' 4, סעיף 17), קבעתי כדלקמן:

"כתב הטענות המקורי אימו כולל טענה כלשהי מלבד טענות לגבי עילה מס' 1. אין די לכתוב בכתב טענות כי הטענה מתייחסת "לפחות" לגבי עילה או נושא מסוים, אלא יש להכבד ולהיכנס לפרטי הטענות, באופן שיתאפשר למבקש הפטנט להשיב עניינית ולהתגונן כראוי מפני ההתנגדות לבקשתו."

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר הוא הדין במקרה דנן: המתנגדת אינה רשאית להסתפק באמירה, כי ".. המ לצורך כהדגמה (לא מצמצמת) ... "אלא עליה לציין, מהם אותו פרסומים או מסמכים נוספים עליהן תבקש היא להסתמך בהתנגדותה.

6. א. לאור האמור לעיל, אני נעתר לבקשת המבקשת ומורה למתנגדת ליתן, תוך 30 יום מהיום, פרטים נוספים וומפורטים יותר באשר לפרסומים הקודמים הנוספים עליה מתכוונת היא להסתמך בהליך ההתנגדות, כשולל קיום של חידוש והתקדמות אמצאתית. אם אין בכוונת המתנגדת להסתמך על פרסומים נוספים, עליה להודיע על כך, ללשכת הרשם, תוך 30 יום, כאמור.

ב. אין באמור בהחלטתי דלעיל, כדי לשלול מן המתנגדת הזכות לפנות בעתיד בבקשה לתיקון כתב טענותיה ע"י הוספת התייחסות לפרסומים, שלא נזכרו בכתב טענותיה המקורי, ואולם במקרה כזה, יהיה עליה לשכנע, כי פרסומיס אלה לא היו בידיעתה, עת הגישה את כתב טענותיה המקורי ולא היה ביכולתה לדעת על קיומם.

7 אני מקבל את טענתה של המתנגדת, כי בסעיף 4 לכתב טענותיה, קיים פירוט מספק לעניין השאלה, מדוע יש במאמר משום ראיה להעדר חידוש ו/או התקדמות אמצאתית.

8 אני מוצא לנכון, שלא לפסוק הוצאות לטובת מבקשת הפטנט, וזאת משני נימוקים : ראשית, מהסיבה שלא התקבלו מלוא טענותיה של מבקשת הפטנט (ראה: החלטתי בסעיף 7 דלעיל); שנית, לאור העובדה, שמבקשת הפטנט מצאה לנכון להגיב לתגובת המתנגדת מבלי שניתנה לה רשות לכך, בניגוד לחוזר רשם מס' מג/ 6, דבר אשר פתח שרשרת של תגובות נוספות מטעמי הצדדיים.

ישראל אקסלרד, עו"ד סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום כ"ד בסיוון, תשס"ב 4 ביוני, 2002