התנגדות לרישוס סימן מסחר 290112 (מעוצב) "אקפלה"

ההחלטה:

התנגדות לרישוס סימן מסחר 2 (מעוצב)

המתנגד: אורן בן משה ע"י ב"כ: גיא אופיר, עו"ד

המבקש: יובל ענבר

ע"י ב"כ: יניב קהת, עו"ד

בפני התנגדות לרישוס סימן מסחר מס' 290112 (מעוצב) "אקפלה". הבקשה לרישוס סימן המסחר הוגשה ביוס 4.12.2016 על ידי מר יובל ענבר בסוג 41 עבור: "שירותי בידור ומוסיקה; הנכללים כולל בסוג 41" ((להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן המבוקש, שקובל ביוס 6.12.2016, נראה כך:

ביוס 27.3.2017 הוגשה הודעת ההתנגדות אשר נתמכה בתצהירו של המתנגד, מר אורן בן משה אשר נחתם ביוס 21.3.2017 וכלל מספר נספחים. ביוס 14.5.2017 הוגשה תגובת מבקש הסימן להודעת ההתנגדות.

ביום 13.7.2017 הגיש המתנגד את ראיותיו אשר כללו תצהיר נוסף מטעמו מיוס 9.7.2017. וכן תצהיר של מר אלי בן דוד מיוס 9.7.2017. לתצהירו של המתנגד צורפו, בין היתר כתב תביעה וכתב הגנה שהוגשו במסגרת תביעה שהגיש המתנגד נגד המבקש בבית המשפט המחוזי בתל אביב. כמו צורף הסכם שיתוף פעולה בין המתנגד למבקש מיוס 6.7.2015 (להלן: "הסכם שיתוף הפעולה"), צילומים ממילונים אינטרנטיים ומדף אינטרנט "וויקיפדיה" למילה "אקפלה", צילומי פרסומים אינטרנטיים לאירועי של בשם "אקפלה", דוגמאות לטעויות של לקוחות, כטענת המתנגד, ביחס לשם "אקפלה". לתצהירו של מר אלי בן דוד צורפו מספר נספחים וראיות על ניהול ספרי של חברה וחשבוניות תחת השם אקפלה כתמיכה בטענות המתנגד.

ביוס 19.9.2017 הגיש המבקש את ראיותיו אשר כללו תצהיר מטעמו מיוס 10.9.2017 וכן נספחים, ביניהם, קבלות בגין פרסומים מעסקו של המבקש "אקפלה" באתרי אנטרנט וברשת

החברתית פייסבוק; תמונות של המבקש ואזכורים של שמו עם השם "אקפלה"; תמונות של המתנגד בעמדות תקליטניסטים וכן כרטיסי ביקור עס שנמצא בהם שימוש (שאינם "אקפלה"); הסכם בין המבקש לבין המתנגד (הסכם שיתוף הפעולה כאמור לעיל). כן הוגשו שני תצהירים נוספים: תצהירו של מר שחר מאיר מיוס 10.9.2017 ותצהירו של מר ישראל ישראלוב מיוס 13.9.2017.

לא הוגשו ראיות בתשובה. ביוס 9.1.2019 התקיים דיון בפני בו נכחו הצדדים והעדיים מטעמם, שכלו נחקרו חקירות נגדיות.

ביוס 29.4.2019 הוגשו סיכומים מטעמ המתנגד, וביוס 1.7.2019 הוגשו סיכומים מטעמ המבקש.

טענות הצדדים

עיקר טענות המתנגד

בהודעת ההתנגדות טען המתנגד כי יש לדחות את הבקשה בשל זכויות המתנגד בסימן המבוקש. עוד נטען כי רישום הסימן עלול ליצור תחרות בלתי הוגנת והטעיה. לפיכך, לטענת המתנגד, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום על פי סעיפים 6(11) ו- 12 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").

המתנגד טוען לזכויות בשם "אקפלה" ושותפות בקניין הרוחני, בהתבסס על הסכם שיתוף הפעולה שנחתם בין הצדדים ביוס 6.7.2015. לטענת המתנגד, מעת שנחתם ההסכם, החל הוא לעשות שימוש כדין בסימן "אקפלה" וכי הצדדים עבדו במשותף במשך חודשים מספר, עד להפרת ההסכם על ידי המבקש.

לטענת המתנגד, לאחר שפנה אל המבקש בטענות שונות ובינו הפרת ההסכם והפרת זכות יוצרים, הגיש המבקש את הבקשה לרישום הסימן המבוקש.

עוד טוען המתנגד כי הסימן "אקפלה" הינו שם גנרי למוסיקת א-קפלה, שהיא מוסיקה ווקאלית, או שירה ללא ליווי כלי נגינה וכן משמש לפחות עוד עוסק אחד בתחוום המוזיקה (01) - מר אלי בן דוד. המתנגד עוד טוען כי הסימן המבוקש מעוצב הוא, אולם כוונתו של המבקש היא כי תינתן לו הגנה במילה גנרית שלא יכולה להינתן בה הגנה. בין היתר מסתמך המתנגד בטענה זו על ההתכתבות של המבקש עם מחלקת סימני מסחר בעת בחינת בקשתו לרישום הסימן המבוקש.

המתנגד מוסיף וטוען כי לא הוכח המוניטין של המבקש בסימן "אקפלה" וכן לא הוכח שימוש בסימן במשך 20 שנים כפי שטוען המבקש. עוד טען בהקשר זה כי הראיות שהציג המבקש להוכחת המוניטין שלו בסימן כוללות שימוש במספר עיצובים שנמצאים של המילה "אקפלה".

רכש שם מתחס [64261180] המשמש אותו לצרכיו העסקיים, והאתר פורסם בקרב לקוחותיו. לטענתו רכש את שם המתחסם מכוח הנכויות שיש לו בסימן לפי ההסכם.

עוד טען כי חווה מקרי של הטעיה בפועל, כשלקוחות ניסו להגיע אליו ובמקוס זאת הגיעו אל מבקש הסימן, בעוד שהמתנגד הוצג כמתחזה.

למען שלמות התמונה יצוין כי ביום 13.12.2016 הגיש המתנגד בקשה לרישום סימן מסחר (לא מעוצב) "אקפלה", שמספרה 290374. בעת שהצדדים הגישו סיכומיהם הבקשה הייתה עדיין בבחינה. ביוס 28.10.2019 שלחה מחלקת סימני המסחר למבקש הודעה על סגירת התיק בשל אי מתן מענה למכת מודלס

בע"מ נ' =4אע, סעיף 18 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 4.1.2005) :

"המשותף לעילות פסלות אלו הוא כי לצודך התקיימותן, על רשם סימני המסחר להשתכנע, בין יתד הדרישות, כי הסימן אשר בהסתמך עליו נטענת עילת הפסלות, רכש לו במהלך הזמן מוניטין במידה כזאת שמקימה חשש להטעיית הציבור. ללא קיומם של מוניטין כאמור, לא קיימת סכנת הטעייה. מבחינה זו שונות עילות פסלות אלה מזו הקבועה בסעין 9(11) בה דנתי לעיל."

2. ראו גם החלטתו בבקשה למחיקת סימני מסחר מס' 136631, 136632 "211511" (ללא עיצוב) המשביר מחסני אופנה בע"מ נ' פוש ליין בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 31.10.2004) בפסקה 7 (להלן: "עניין 1511זע"):

"המשותף לעילות פסלות אלה הוא כי הן מבוססות בדרך כלל על כך שלגודם אחד, שאינו בעל הסימן, קיימים מוניטין בסימן או בסימן דומה, עובדה העלולה להוביל להטעיית ציבור הלקוחות הרלוונטי ואולי

גם לתחרות בלתי הוגנת במסחר. במילים אחדות, מבלי שהוכחו קיומם של מוניטין, אילו מתקיימות עילות הפסלות והסימן לא יומחק. והדבר ברור: מקום שהטענה בדבר קיומה של סכנה להטעיית הציבור או לתחרות בלתי הוגנת מבוססת על קיומם של מוניטין בסימן בבעלות הטוען, הדי במוניטין - לא קיימת סכנת הטעייה."

לפיכך, על מנת להוכיח קיומן של עילות התנגדות לפי סעיפים אלה ואת סכנת ההטעיה הטמונה ברישומו של הסימן המבוקש שבפני, יש להוכיח קיומו של מוניטין בסימן שבבעלות המתנגד. במילים אחרות, יש להראות כי הסימן השנוי במחלוקת, מהווה בקרב ציבור הצרכנים הרלוונטי

עס המתנגד ולא עס המבקש (ראו: ע"א 18/86 פניציה מפעלי זכוכית ישראליים בע"מ נ. 1,085 פ"ד מ"ה(3) 224 (1991) בעמודים 232-231). אומנם בעניין פניציה נדונה עילה של גניבת עין, על פיסי דבריה של כב' השופטת הנכבדה נתניהו לענייננו :

"על התובע בגניבת עין להראות כי השם, הסימן או התאור רכשו להם הוקדה והכרה (חסוזבוווטסז) בקהל ושהקהל התרגל לראות בסימן, בתיאור או בשם את ציון עסקו או את ציון סחודותיו של התובע...

...על התובע, אם כן, להראות, בראש ובדאשונה, כי הטובין שלו רכשו מוניטין בציבור, דהיינו, שהציבור מקשר אליו או לפחות עס מקור מקושר (שהנהו הוא), אף אם אינו מזהה אותו בשמו. לא הצליח התובע להוכיח זאת, אין מתעוררת השאלה אם החיקוי על ידי הנתבע אכן גורם להטעיית הציבור",

בעמוד 231 לפסק הדין עוד הוסבר כי הוכחת המוניטין לזכותו של טוען הטענה הוא השלב הראשון. רק לאחר שצלח דרכו בהוכחת המוניטין שרכש, ניתן יהיה לדון בשאלת הדמיון וההטעיה.

כן ראו עניין התנגדות לרישום סימני מסחר 175808, 175809 (מעוצבים) (פורסם באתר רשות הפטנטים, 6.2.2012) סעיף 49:

"בשונה מסעיף 9(11) לפקודה, דודש סעיף זה להכריע אם מבקש הסימן מתיימר להיבנות ממוניטין שצבר הסימן - אן אם זה טרם נדשם בפנקס. מכאן, כי על מנת לשכנע כי סימן מבוקש אינו כשיר לרישום בשל החשש להטעיית הציבור בהתאם לסעיף 6(11), על המתנגד להראות לכתחילה כי הסימן רכש מוניטין בשוק הלבנטי:,"

נדגיש כי בחינת עילות ההתנגדות תיעשה בהתאם לכלל לפיו במסגרת הליך ההתנגדות לרישום סימן מסחר, נטל השקנוע בדבר כשירותו של הסימן המבוקש מוטל על מבקש הרישום. ואולם, הנטל הראשוני להבאת הראיה להוכחת קיומן של עילות ההתנגדות מוטל על כתפי המתנגד. נטל זה עשוי לנדוד לכתפי המבקש אם יעלה בידי המתנגד להציג ראיות בדבר אי כשירות הסימן

המבוקש לרישום (ר' לעניין התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 170851 0018866 בע"מ בסעיף 17 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 11.10.2009)).

המתנגד לא הוכיח כי יש לו מוניטין בסימן "אקפלה". הוא טען לזכויות בכתב טענותיו ואולם מי שרכש שמות המכילים את המילה "46811" הינו מר אלי בן דוד. בהמשך רכש גם המתנגד

שם המכיל מילה זו ואולם לא נעשה בו שימוש כעת בשל המלצת בית המשפט המחוזי בפניו מתנהל הליך מקביל בין הצדדים.

לעומתו, טוען המבקש כי רכש מוניטין בסימן המבוקש כתוצאה משימוש במשך 20 שנים. המתנגד חלק על כך. אף כי אין הסכמה באשר למספר השנים המדויק בהם עשה המבקש שימוש בסימן "אקפלה" על פי הראיות השימוש נעשה לכל הפחות משנת 2010 וזאת בקשר לשירותי תקלוט.

לא ניתן להתעלם מכך שההסכם שנחתם בין המתנגד למבקש בין הצדדים פותח בהסכמה לפיה: "יובל ענבר, הבעל של חברת "אקפלה" כבר 20 שנה". הסכמה זו מהווה תימוכין לכך שאף המתנגד לא חלק על בעלותו של המבקש בחברה בשם "אקפלה" לכל הפחות עובר למועד החתימה על ההסכם. נקודת המחלוקת היא רכישת מוניטין, ככל שהיה לאחר הצטרפותו של המתנגד לחברה ואם אכן נוצר קשר בין שם העסק "אקפלה" למתנגד באופן עצמאי.

סבורני כי לא עלה בידי המתנגד להראות כי נוצר קשר בין שמו לשם "אקפלה" מאז שנת 2015 ואז לביטולו בשנת 2016, וכן מאז אירועים אלה ועד היום. על אף שנטען כי נרכש שם מתחם על ידי המתנגד "10[5.60.11ּ11ַ6תִ8ּס86" וכן כי רשם חברה בבעלותו בשם "א.ב.מ אקפלה בע"מ" והוצגו פרסומים שונים המציגים את שמו ביחד עם השם "אקפלה", ואולם התרשמותי מהראיות היא כי רישומיס אלה, וכן והקישורים בין השם אורן בן משה לשם "אקפלה" ככל שנעשו, נעשו לאחר שעלו יחסי הצדדים על שרטון וכן לא נוסדו כראוי בחומר הראיות.

מעדותיהם של מר מאיר ומר ישראלוב עלה כי המבקש היה צוות שני בחברה ועבד בחסות ההסכם בשם "אקפלה". מר מאיר העיד כי למיטב הבנתו המתנגד היה צוות שני בחברה, וכי בעת ששיווק מוצריעם עם השם "אקפלה", עוד בהיותו עובד בשותפות עם יובל, החל לפרסם את מספר הטלפון שלו בקשר עם אקפלה (פרוטוקול עמוד 87, שורות 9-8, שורות 14-13). עם ואת, נראה כי פעולות אלה לא נעשו בהסכמת המבקש (פרוטוקול הדיון, עמוד 87, שורה 23). על כך העיד גם המבקש בעצמו (פרוטוקול הדיון בעמוד 148, שורות 22-12).

עס ואת, נראה כי פעולות אלה לא נעשו בהסכמת המבקש (פרוטוקול הדיון, עמוד 87, שורה 23). על כך העיד גם המבקש בעצמו (פרוטוקול הדיון בעמוד 148, שורות 22-12).

ובהקשר הועיד מר ישראלוב, כי אין לקוח שמגיע אליו כנותן שירות, ולא יודע שעבר אליו דרך המערכת של החברה (עמוד 137 לפרוטוקול, שורות 8-7). דרך התנהלות ואולם עלה גם מההסכם שבין הצדדים ומעדותיהם (ראו ח"נ מר ענבר בעמוד 153, שורות 21-15; עמוד 159, שורות 17-14).

אס כך, מסקנתי הינה כי המוניטין בסימן המבוקש ובשם "אקפלה" מקושר במרביתו למבקש.

האם הסימן המבוקש זהה או דומה לשמות עסקים אחרים

בחקירתו הנגדית העיד מר בן דוד גם כי בינו ובו המבקש שררה שותפות מלאה, תמורתה שילס למבקש, אך ללא כריתת הסכס בכתב. לאחר שהופסקה השותפות בין המבקש לבין מר בן דוד, המשיך מר בן דוד להשתמש גם הוא בשם "אקפלה" לעסקי תקליטנות. המבקש מצידו, טען בחקירתו הנגדית כי אין לו כל התנגדות להמשך השימוש למר בן דוד בשם זה (פרוטוקול הדיון בעמוד 146, שורות 15, 20).

ואולם מר בן דוד אינו המתנגד לרישום הסימן המבוקש ולא העלה טענה כלשהי כנגד רישום הסימן. כן לא הוגשו ראיות מספקות באשר להטעיה אפשרית בין הסימן המבוקש לשימוש שנעשה בידי בן דוד.

סוף דבר

משלא נתקבלו טענות המתנגד, היא נדחית בזאת והסימן יירשם על שם המבקש כפי שהוגש.

ברי כי אין בהכרעה זו כדי לקבוע דבר לעניין וכויות הצדדים להשבה או לפיצוי מכוח ההסכם שעמד בפניי או ביחס לטענות אחרות של הצדדים הנדונות בהליך האזרחי.

הוצאות

לאור התוצאה אליה הגעתי ובהתחשב בכלליס לפסיקת הוצאות שנקבעו בעניין בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן

נני מחייבת את המתנגד בהוצאות המבקש בהליך בסך 3,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינו בסך 30,000 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק אם לא ישולם תוך 30 ימים.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום ל' חשון תש"פ 8 נובמבר 2019