החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

התנגדות לפטנט 20005 (בקשה לפסיקת הוצאות)

המתנגדת: תרכובות ברום בע"מ ע"י ב"כ: פיירניק עריכת פטנטיס

המבקשת: א 5 501105 355]אאאג. ז ע"י ב"כ: וולף, ברגמן וגולר

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשות ‏ 6א1 105 5001111105 55תאאז.1 (להלן: "מבקשת הפטנט") ותרכובות ברוס בע"מ (להלן: "המתנגדת") לפסיקת הוצאותיהן בגין ניהול הליך התנגדות לבקשת פטנט 5 (להלן: "בקשת הפטנט").

2 לאחר שקובלה הבקשה בהתאם להוראות סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, תשכ"ז-196(להלן: "החוק") על בסיס הפטנט האמריקאי המקביל, בקשת הפטנט פורסמה להתנגדויות הציבור. ביוס 26.2.2019 הגישה המתנגדת הודעת התנגדות ובעקבותיה ביוס 26.5.2019 הגישה את כתב טענותיה. ביוס 31.10.2019 הגישה מבקשת הפטנט את כתב טענותיה. ביוס 23.12.2019 הגישה המתנגדת בקשה להשהיית הליכי ההתנגדות בשל קיומה של בקשת חלוקה. המבקשת לא התנגדה להשהיה ולפיכך בהחלטתי מיוס 12.2.2020 הורתי על השהיית הליכי ההתנגדות. הליכי ההתנגדות התחדשו ביוס 30.9.2020 עם הגשת ראיות המתנגדת. ביוס ה- 14.2.2021 נתבקש

תיקון פירוט בקשת הפטנט. בהעדר התנגדות לבקשת התיקון מאת המתנגדת או הציבור, ולאחר ששוכנעתי כי הבקשה עומדת בתנאי החוק, תיקון הפירוט אושר.

3 ביוס 31.8.2021 הודיעה המתנגדת על משיכת התנגדותה לבקשת הפטנט בעקבות התיקו לאחר סיום הליך ההתנגדות הגישו שני הצדדים בקשות לפסיקת הוצאותיהן בהליך.

4. ביוס 31.8.2021 הגישה המתנגדת את בקשתה לפסיקת הוצאות בסכום כולל של 238,352 ₪ (כולל מע"מ) הנחלק לתשלומי שכר טרחת עורכי פטנטים ועורכי דין (109,610 ₪ בתוספת מע"מ והוצאות) ושכר מומחה (90,000 ₪ בתוספת מע"מ והוצאות). הבקשה לפסיקת הוצאות נתמכה

בתצהירו של מר אהרון בייקר, מנהל קניין רוחני אצל המתנגדת. לתצהיר צורפו חשבוניות המס וחשבוניות שכר טרחה ששולמו ובמסגרתו פירוט טיב ההוצאות והפעולות שבוצעו וכן פירוט כמות השעות שהושקעו.

ביוס 31.10.2021 הגישה המבקשת את בקשתה לפסיקת הוצאות בסכום כולל של 50,490 דולר ארה"ב שהס כ- 160,000 ₪ (לפי השער היציג במועד כתיבת ההחלטה). הבקשה לפסיקת הוצאות נתמכה בתצהירו של יועץ משפטי לענייני קניין רוחני אצל המבקשת. לתצהיר צורפו חשבוניות המס וחשבוניות שכר טרחה ששולמו ובמסגרתו גם פירוט טיב ההוצאות והפעולות שבוצעו וכן פירוט כמות השעות שהושקעו.

יצויו כי בין הצדדים התנהל הליך התנגדות באירופה כנגד בקשה מקבילה שנוסח התביעות שלה זהה בעיקרו לבקשה כפי שקובלה בישראל. ההתנגדות נדחתה על ידי ה-20 בהחלטה מיוס 1 אשר הפכה לחלוטה היות שהמועד להגשת ערעור חלף.

דיון והכרעה הרשם רשאי לפסוק הוצאות בהליכים בפניו, וזאת מכוח סעיף 162(ב) לחוק הפטנטים כדלקמן:

"הרשם רשאי לצוות על תשלום הוצאות סבירות ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את

ההוצאות וכיצד ישולמו."

הכלל הוא כי הצד הזוכה בדינו אינו זכאי לפסיקת הוצאות ריאליות (ר' בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא- משרד התמ"ת ואח', פ"ד ס(1) 600, 615 (נבו 30.6.2005)).

כיצד נקבע מיהו הצד הזוכה בדינו? ככלל, צד שזנח את בקשתו רואים בו כמי שהפסיד בדין (ראה החלטה בעניין התנגדות לרישום פטנט 133957 (בקשה לפסיקת הוצאות) 1269

נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע''מ (נבו, 14.2.2008)). במקרה שבו המבקש זונח את בקשת הפטנט משמעות הדבר היא כי ההתנגדות התקבלה ואז ברור כי המתנגד הוא הזוכה בדין. במקרה שבו המתנגד זונח מסיבותיו שלו את ההתנגדות ובשל כך ניתן למבקש פטנט בהיקף שנתבקש מלכתחילה יש לראות את המבקש כזוכה בהליך. המקרה שלפני הינו למעשה מצב ביניים שבו ההתנגדות נזנחה לאחר שהמבקשת תיקנה את פירוט הבקשה וצמצמה את היקף תביעותיה. השאלה הינה אם כן, מי בנסיבות אלה הוא הזוכה בדין?

המתנגדת טוענת כי בתיקון הפירוט הכניסה המבקשת מגבלה משמעותית חדשה לתביעה הראשית. התיקון המשמעותי הרחיב את חופש הפעולה של צדדים שלישיים והוביל לזניחת ההתנגדות משיקולים כלכליים. עוד טוענת המתנגדת כי את בקשת התיקון ניתן היה להגיש

לאחר הגשת כתב טענותיה ולא היה מקום לגרור אותה להגשת ראיות אשר מהוות חלק נכבד מהוצאותיה.

המבקשת טוענת כי המתנגדת היא זו אשר הפסידה בדין. לשיטתה משיכת ההתנגדות לא נבעה מתיקון הפירוט היות שרב מוחלט של טענות המתנגדת עומדות בעינן גס לאחר התיקון. משיכת ההתנגדות נובעת לטענת המבקשת מהעובדה שטענות המתנגדת בהליך בישראל נסתרו

המקרה שלפני הוא מסוג המקרים בהם הקשר בין התיקון למשיכת ההתנגדות אינו חד משמעי. ההתנגדות נמשכה לאחר תיקון הבקשה אולם היות שעילות ההתנגדות היו רבות נראה כי התיקון אינו מתגבר על כולן ולכאורה ניתן היה להמשיך בהליך עם העילות הנותרות. יחד עם זאת, מקובלת עלי טענת המתנגדת כי משצומצמה הבקשה באופן משמעותי אין לה אינטרס כלכלי להמשיך את ההתנגדות ואין משמעות הדבר כי המתנגדת חזרה בה מכל טענותיה. המבקשת טוענת כי אין קשר בין ההתנגדות לתיקון תביעותיה ואף שאין ספק בעיני אש הבקשה לתיקון פירוט הייתה מוגשת על ידי מבקשת הפטנט מיוזמתה לולא הליך ההתנגדות בו הייתה מצויה באותה עת. לאור האמור סבורה אני שיש לראות את המתנגדת כזוכה חלקית בהליך.

בקביעת גובה ההוצאות על היושב בדין להתחשב בנסיבות המקרה, כמו גם בשיקולי מדיניות שיפוטית ואין הוא חייב להיעתר לבקשה זו (ראה: רע"א 6793/08 לואר בע"מ נ' משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ (פורסם בנבו, 28.6.2009), סעיף 19). בחינת "נסיבות המקרה" יישקלו היקף העבודה שהושקעה בניהול ההליך ובהכנת כתבי בית הדין, המורכבות המשפטית והעובדתית של ההליך, השלב אליו הגיע ההליך, התנהלות בעל דין מול רשות הפטנטים ומול בעל הדין שכנגד, תוספת לשני הצדדים וכדומה.

באשר לשיקולי מדיניות שיפוטית, יש להתחשב מחד, בצורך לעודד הגשת התנגדויות מבוססות לרישום פטנטיס - לשמור על קיומו של רשם פטנטים תקפים וראוי להגנה, ומאידך שלא לפגוע בריק במוטיבציה להגשת בקשות לרישום פטנטיס - הן לצורך מתן הגנה קניינית והן לשמירת עידוד התקדמות טכנולוגית וחדשנות (ראה: התנגדות לרישום פטנט מס' 113433

(בקשה לפסיקת הוצאות)(562) נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע "מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 30.5.2005)).

במקרה שלפני המבקשת והמתנגדת הגישו כתבי טענות ונראה כי הושקעו בהם משאבים לא מבוטלים. המבקשת טוענת כי כתב טענות המתנגדת בהליך בישראל דומה מאד לאשר באירופה מכאן נראה שההשקעה שנדרשה למתנגדת לא הייתה גבוהה. מנגד, גם המבקשת עותרת להוצאותיה בכתיבת כתב טענות ולא ברור מדוע נדרשו לה כ- 160 אלף ₪ על מנת להשיב על כתב טענות אשר לטענתה כבר נדון בהליך המקביל. לפיכך אני סבורה שאין הצדקה להשב את

הוצאות המבקשת והמתנגדת עבור שלב כתיבת כתבי הטענות. יחד עם זאת, וכפי שאפרט להלן, אני סבורה שעל המבקשת לשאת בהוצאות המתנגדת בגין הגשת ראיותיה.

תיקון הבקשה נעשה בשלב מאוחר בהליך לאחר שהמתנגדת הגישה את ראיותיה. היות שמבחינה מהותית ראיות המתנגדת אינן מוסיפות לטענות שכבר נטענו בכתב טענותיה, סביר שצמצום התביעות יכול היה להיעשות כבר לאחר הגשת כתב טענות המתנגדת. המבקשת אינה מסבירה מדוע ראתה צורך לצמצם את תביעותיה ומדוע התמהמה בהגשת בקשת התיקון.

משכך, אין לי אלא להניח שמועד הגשת הבקשה לפירוט יצר אינטרסים של המבקשת תוך סיכון בפסיקת הוצאות.

מקובלת עלי טענת המתנגדת שהכנת הראיות נעשתה עבור הליך ההתנגדות בישראל. חוות הדעת הוגשה בהליך האירופי המקביל אך לא שימשה לצורך הכרעה בהתנגדות שם. יחד עם זאת, אין בעובדה זו כדי להעיד כי חוות הדעת וההוצאות אשר היו כרוכות בהכנתה לא היו הכרחיות לניהול ההליך בישראל.

לאור האמור, המבקשת תישא בהוצאות המתנגדת בסכום כולל של 90,000 ₪ בתוספת מע"מ אשר ישולמו בתוך חודש ימים ממועד מתן החלטה זו אחרת יישאו הצמדה וריבית.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס כ"ג טבת, תשפ"ב

7 דצמבר 2021

סימוכין: 5 5