התנגדות לבקשת פטנט 271860

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 271860 (בקשה למחיקת חלקים מראיות המתנגדת)

המתנגדת : תבליט פלסטיק בע"מ

ע"י ב"כ: 525 - משרד עורכי דין

המבקשת: עמיעד מערכות מים בע "מ

ע"י ב"כ: גלסברג אפלבאוס ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשה למחיקת חלקים מחוות הדעת של פרופ' זייפרט ומתצהירו של מר נחמיאס, אשר הוגשו מטעמה המתנגדת בהליך ההתנגדות שבכותרת. ביתר פירוט, המתנגדת עותרת למחיקת

שלושה פרסומיס שלא צורפו לכתב הטענות : פטנט אמריקאי 1154,423,752, אשר נזכר בסעיף 8 לתצהיר, פרסוס בינלאומי 022016/086390/ו, אליו מתייחס המומחה בסעיף 6 לחוות הדעת וכן ציטוט מספרו של 11061167 .5.1 הנזכר בסעיף 26 לחוות הדעת. עוד טוענת המתנגדת כי בסעיפים 26 ו-39 לתצהיר נכללות טענות עובדתיות חדשות הסותרות את האמור בסעיף 44

לכתב הטענות. לבסוף טוענת המתנגדת כי בראיות מובאות טענות חדשות, ביניהס טענה בדבר העדר התקדמות המצאתית, בדבר העדר יעילות של האמצאה וניסוח התביעות.

2 המבקשת השיבה לבקשה זו והמתנגדת השיבה לתשובה.

צירוף פרסיומים שלא נזכרו בכתב טענות המתנגדת

3 הלכה היא כי מקום של פרסומיס המובאים לשלול החידוש או ההתקדמות ההמצאתית הוא בכתב טענות המתנגדת. פרסומים קודמים יינן עובדות מהותיות ועל כן הוספה שלהם

בשלב הראיות מהווה הרחבת חציית אסורה (ראו (ראה התנגדות לבקשת פטנט 149319 6%יך 2 נּתַסז1הז16ח1 2000 נ' אם סיסטמס פלש דיסק פיונירס בע"מ (09.06.07)). לפיכך,

על מנת להכריע האם יש מקום להורות על מחיקת הפרסומיס הללו, יש לבחון מה צורפו לראיות.

4

.5

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

פטנט אמריקאי 1154,423,752 אשר נזכר בסעיף 38 לתצהירו של מר נחמיאס הובא לשלילת התקדמות המצאתית. אין מחלוקת כי הפרסוס לא נזכר בכתב טענות המתנגדת והמבקשת לא הביאה כל נימוק התומך בהבאתו המאוחרת בראיות. לאור האמור אני מורה על מחיקת ההתייחסות לפטנט זה מהתצהיר.

פרסוס בינלאומי 022016/086390)/\ אמנם נזכר בסעיף 6 לחוות הדעת כפרסוס שהמומחה נתבקש להתייחס אליו ואולם המבקשת לא הצביעה על כל ניתוח של פרסוס זה או התייחסות נוספת אליו והוא לא צורף לראיות. אין מחלוקת כי הפרסוס לא נזכר בכתבי טענות הצדדים. המבקשת לא הסביר כיצד הפרסוס רלוונטי להליך ולמה הובא ולפיכך דינו מחיקה.

הקטע מספרו של 110661 שנשתל בסעיף 26 לחוות הדעת מצוי בקטע בחוות העוסק ביעילות האמצאה. אין המובאה באה לשלול חידוש או התקדמות המצאתית ולפיכך אין ההלכה האמורה חלה עליה.

טענה בדבר העדר יעילות של האמצאה

7

המבקשת טוענת כי טענת העדר היעילות המפורטת בסעיפים 25 -26 לחוות הדעת לא הועלתה בכתב טענות המתנגדת ולפיכך יש להורות על מחיקתה מן הראיות. סעיפים אלה דניס במבנה המגוף שבו מצויה בליטה והשפעת המבנה על יעילות המערכת. המבקשת מפנה לאמור בסעיף 7 לכתב הטענות שנו טענה ביחס לאותה בליטה כי היא מפחיתה מיעילות המערכת. המבקשת טוענת כי הטענה לא הובאה באותו נוסח בכתב הטענות וכי היא סותרת טענה אחרת בדבר העדר חידוש, שהובאה בסעיפים אחרים לכתב טענות המתנגדת. המתנגדת סבורה כי מדובר בטענות משלימות.

סבורה אני כי עצם העובדה שבכתב הטענות הובאו טענות הסותרות זו את זו אינה מובילה למסקנה כי פירוט הטענה בדבר העדר יעילות בתצהיר הינה הרחבת חציית. זאת ועוד, העובדות שבבסיס טענת העדר היעילות הובאו באופן ברור בכתב טענות המתנגדת. לרשות המבקשת ההזדמנות להידרש למסקנות הנובעות מעובדות אלה במסגרת ראיותיה. הכלל בדבר האיסור להרחיב את חזית המחלוקת אינו נוקשה כבעבר. בע"א 7183/13 ברק נ' דלתא קפיטול גרופ בע"מ (פורסם בנבו, 12.7.2015), שקבע בית המשפט העליון כי הכלל לפיו לא יפסוק בית המשפט על סמך עילה שלא נטענה בכתב הטענות צומצם בהליך האורחי לכך שאין הוא רשאי לפסוק על סמך מערכת עובדתית שלא נטענה, אך רשאי ליתן לעובדות את המסגרת המשפטית המתאימה להן:

"ככל שלפני ביהמ"ש עומדת מערכת עובדתית מסוימת, רשאי הוא לפסוק ע"פ נימוקים משפטיים שונים מאלה שהועלו בתביעה, ובלבד שהתמונה

.10

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

נובעת מהראיות שהייתה לצדדים ההזדמנות להידרש אליהן ." (עמיין דלתא, פיסקה 16)

לאור האמור, אין האמור בסעיפים 25 - 26 מהווה הרחבת חציית והבקשה בעניין וה נדחית.

המבקשת טוענת כי המתנגדת מעלה לראשונה בסעיפים 28, 33 ו-36 טענה בדבר העדר יעילות של האמצאה הנתבעת בתביעה 18. המתנגדת משיבה כי בסעיפים אלה כלל העלתה טענת העדר יעילות כי אם העדר התקדמות המצאתית. לאחר שעיינתי באמור בסעיפים אלה בחוות הדעת סבורה אני כי הדין עס המבקשת וכי סעיפים אלה יינן חלק מהסברי המומחה לטענה בדבר העדר התקדמות המצאתית. מכל מקום, משעה שהסכימה המתנגדת כי טענת העדר יעילות של תביעה זו אינה חלק מחזית המחלוקת, אני דוחה את הבקשה למחיקה. ככל שיתברר בחקירת המומחה כי כוונתו בסעיפים אלה הייתה להצביע על העדר יעילות של האמצאה, הרי שהסעיפים יימחקו.

טענה בדבר העדר התקדמות המצאתית

.1

.12

המבקשת טענה כי בסעיף 9 לתצהיר כלולה טענה חדשה בדבר העדר התקדמות המצאתית. המתנגדת לא השיבה לטענה זו. עיון בסעיף אינו מבהיר אם הוא מתייחס לפטנט | 05

12 בו דן הסעיף שלפניו ואשר על מחיקתו הוריתי בהחלטה זו או על פרסוס אחר ששולל התקדמות המצאתית.

טענת העדר התקדמות המצאתית של תביעה 1 הועלתה ופורטה בכתב טענות המתנגדת. ככל שסעיף 39 מבוסס על פרסוס קודם שלא הובא בכתב הטענות, דינו מחיקה. משלא ברור כעת למה התכוון המצהיר בסעיף זה, וכלל שיתברר בחקירה הנגדית שטענתו בסעיף מבוססת על פרסומיס קודמים שלא הובאו בכתב הטענות, יימחק הסעיף.

טענה בדבר בהירות התביעות

.3

4

סעיפים 101 - 109 לתצהיר דניס בכשירותה של תביעה 3. בסעיפים 108 - 109 מתייחס העד לביטויי בתביעה אשר האחד אינו מוגדר בפירוט (העדר בהירות) והשני אינו קייס בתביעה 1

ולכן אינו יכול להוות במצטבר (ז1סוח6 +0 זטס). המתנגדת טוענת כי טענות אלה הינן חדשות.

המתנגדת מפנה לסעיף 168 לכתב הטענות של המבקשת אשר משיבה לטענה בעניין יו. כמו-כן עיון בסעיף 130 לכתב טענות המתנגדת מעלה כי המתנגדת העלתה טענה זו בנוסח דומה בכתב

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

טענותיה. בסעיף 131 לכתב טענות המתנגדת נטען כי משעה שנושא איבוד הנוזליס לא הועלה בתביעה 1, הוא אינו יכול לשמש לצורך צמצום תביעה 1.

5. לאור האמור אני דוחה את טענת המבקשת כי האמור בסעיפים 108 ו-109 מהווה הרחבת חציית. סיכום 6. אני מורה על מחיקת ההתייחסות בראיות לפרסומיס הבאים: פטנט אמריקאי 154,423,752ז

7

.8

.9

(סעיף 38 לתצהיר) ופרסום בינלאומי 022016/086390)// (הנזכר בסעיף 6 לתצהיר). נרשמה הודעת המתנגדת כי אינה טוענת להעדר יעילות של תביעה 18.

הבקשה מתקבלת בחלקה בלבד ולפיכך איני עושה צו להוצאות. המבקשת תגיש את ראיותיה בהליך ההתנגדות תוך 3 חודשים מהיום.

המתנגדת הגישה את טענותיה ואת ראיותיה בקבצים שאינם מאפשרים ביצוע חיפוש טקסטואלי. המתנגדת תגיש תוך 14 ימים את כתבי טענותיה וראיותיה בשני קבצים, קובץ כתב הטענות וקובץ הראיות, המאפשרים לבצע בהם חיפוש טקסטואלי וזאת בהתאם לתקנה 1א(ה) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכיס ואגרות), התשכ"ח - 1968.

ז'קלין ברכה סגנית רשם הפטנטים

ניתןו בירושלים ביום א' אייר תשפ"ב

2 מאי 2022

סימוכין: 9 - 5