החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 218536 (בקשות לפסיקת הוצאות)

המתנגדת: פרשפוינט קוואלטי אשורנס בע"מ ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות' עו"ד

המבקשת: .6)אז 5זתסידה הסמג.ז פנ ע"י ב"כ: סנפורד ט. קולב ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשות הדדיות לפסיקת הוצאות הצדדיס בהליך שבנדון. ההליך הסתיים לאחר שהמתנגדת הודיעה על הסרת ההתנגדות וזאת בעקבות תיקון פירוט בקשת הפטנט במהלך ההתנגדות. משהוסרה ההתנגדות ולא הופעלה הסמכות הקבועה בסעיף 34 לחוק הפטנטיסם, התשכ"ז - 1967, ניתן הפטנט בהתאם לפירוט המתוקן.

2 המתנגדת עותרת לפסיקת הוצאות ריאליות בסך כולל של 335,049.55 ₪. מאידך, עותרת בעלת הפטנט לפסיקת הוצאות בסך 77,036.7 ₪.

3 בטרס הוגשה ההתנגדות פנתה המתנגדת לבעלת הפטנט והמליצה לה לחזור בה מבקשת הפטנט וזאת על מנת לחסוך את ההוצאות הכרוכות בהתדיינות. משלא נענתה פנייתה הגישה את הודעת ההתנגדות. בהמשך, לאחר שביקשה וקיבלה ארכה לכך, הגישה המתנגדת את כתב טענותיה. יחד עמו הגישה המתנגדת בקשה למתן הכרעה מקדמית בחלק מטענותיה. בקשה זו נדחתה לאחר שנתבקשה תשובת מבקשת הפטנט. בסופה הותרתי את שאלת ההוצאות להכרעה בסיוס ההליך.

4. כשבועיים לאחר מכן הגישה בעלת הפטנט בקשה לתיקון הפירוט של בקשת הפטנט. המתנגדת ביקשה ארכה להגשת הודעה האס היא מתנגדת לתיקון אס לאו וכן ביקשה כי יינתן צו לפרטיס נוספיס. בקשה זו נדחתה לאחר שהוגשה תשובה לה מטעם בעלת הפטנט ותשובה לתשובה מטעס המתנגדת. בהחלטתי בעניין אה נדחה הדיון בפסיקת הוצאות בגין הבקשה לשלב סיוס ההליך.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בסמוך לאחר מתן ההחלטה בבקשה למתן צו לפרטיס נוספיס הודיעה המתנגדת כי לא תתנגד לתיקון הפירוט וכי אינה מוותרת על וכותה לפסיקת הוצאות בשל התיקון. בתוס הליכי התיקון ולאחר שהובהר על ידי בעלת הפטנט כי "מוצריס אשר מענייניס את המתנגדת אינס נופליס עוד בגדר תביעות בקשת הפטנט" הודיעה המתנגדת על הסרת ההתנגדות.

מכאן הבקשות לפסיקת הוצאות שבפניי, אשר נתמכו בתצהיריסם ונספחים מרוביס להוכחת שכר הטרחה וההוצאות ששולמו בפועל.

אין מחלוקת כי צד שזכה בדינו אכאי כי ייפסקו לו הוצאותיו בהליך. עוד מוסכס כי צד שזנח את ההליך רואיס אותו כמי שהפסיד בדינו ולפיכך עליו לשאת בהוצאות הצד שכנגד (ר'

למשל, החלטה בעניין התנגדות לרישום פטנט 133957 (בקשה לפסיקת הוצאות) 1269 .6ח] 20060666 נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים,

8).. המחלוקת הינה מי מהצדדים וכה בהליך כאשר ההליך הסתיים בזניחת ההתנגדות לאחר תיקון פירוט בקשת הפטנט וצמצוס התביעות.

אין זו הפעס הראשונה ששני הצדדיס להליך ההתנגדות עותריס לפסיקת הוצאותיהס בהליך במקביל. הצדדים התייחסו לפסיקות השונות של ערכאה זו בסוגיה ועל כן אביאן בקצרה.

תחילה התעוררה השאלה בהתנגדות לבקשות פטנט 143607, 143611, 143612, 143613, 9, 171063 (בקשה לפסיקת הוצאות) טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' 15דאתיה

.4 ,. א (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 23.5.2011). באותו עניין נקבע כי -

"מעיון מעמיק בחומר שלפני עולה כי המבקשת התנגדה לאותם הדכיבים בבקשות הפטנט אשד את תיקונם ביקשה המשיבה לאחד מכן."

על כן נפסקו למתנגדת הוצאות בשיעור של כשליש מן ההוצאות שנתבקשו.

בעניין התנגדות לרישוס פטנט מספר 205466 (בקשות לפסיקת הוצאות ולמתן צו מגן) חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' 8/5 68)תמפא1:.0 .11 ואח' (פורסמה באתר רשות

הפטנטים, 20.12.2016) קבע כב' הרשם (כתוארו אז) א. קלינג כי אין מקוס לפסוק הוצאות לצד מן הצדדיס וזאת מן הטעס שלא מצא כי ידו של אחד הצדדים על העליונה:

"בנסיבות אלה נראה שכפות המאזניים מעויינות וניתן למצוא כי מאמצי שני הצדדיסם הרלבנטיים להליך דנן ולהבאתו לתוצאה הנוכחית, דומים. לפיכך, איני עושה צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו הוא."

באותו ענייו נמשכה ההתנגדות גס לאחר תיקון הפירוט, אשר אושר ללא התנגדות מצד המתנגדת ואולס הרשס סבר כי לא ניתן להתעלם מכך ש'לולא התערבותה של המתנגדת לא יה הפטנט מתוק( כפי שהוחלט בסופו שכ :ום."

עוד הסביר כב' הרשס כי מטרתו של הליך פסיקת ההוצאות אינו ענישתי וזאת בעקבות בג"צ 5 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא- משרד התמ"ת ואח', פ"ד ס(1) 600, 615 (פורסם בנבו, 5) (להלן: "עניין תנובה").

סוגיה ו לא איחרה להתעורר שוב ונדונה בהחלטתי בהתנגדות לבקשת פטנט 195511 (בקשות לפסיקת הוצאות ובקשה למתן צו מגן) טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' א6)ממפאט ז 5 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 18.5.2017). באותו עניין הגישה המתנגדת כתב טענות מתוקן לאחר תיקון הפירוט, ומבקשת הפטנט השיבה לכתב טענות זה. בנסיבות האמורות קבעתי בסעיף 16 להחלטה כך:

"אין ביכולתי לקבוע את הקשר הסיבתי הברור והחד -משמעי בין בקשת תיקון הפידוט לבין כתב טענות המתנגדת. עם זאת, לא *כול להיות ספק שתיקון הפידוט נועד לצבמצס את התביעות שהרי זו הייתה עילת התיקון עליה הצהירת מבקשת הפטנט בשעה שהגישה את בקשתה ביוס 2.2.2015. ספק בעיני שבקשה לתיקון פירוט הייתה מוגשת על ידי מבקשת הפטנט מיוזמתה לולא הליך ההתנגדות בו הייתה מצויה באותה עת."

בסופו של יוס נפסקו באותו עניין חלק מההוצאות הריאליות של המתנגדת.

מקרה בו הוחלט כי קייס קשר ברור דיו בין בקשת התיקון לבין ההתנגדות וזאת לאחר שבין הצדדים הוחלפו טיוטות של נוסח התביעות המתוקן הינו התנגדות לבקשת פטנט 198702 (בקשה לפסיקת הוצאות ובקשה למתן צו מגן) אלביט מערכות ל"א וסיגינט - אלישרא בע "מ נ' אלתא מערכות בע "מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 28.8.2017). באותו עניין נקבע סכוס ההוצאות על דרך האומדן ואולס על הצד הגבוה בשיס לב להוצאות שהוכחו בפועל.

גם בענייננו אין מחלוקת כי בקשת הפטנט צומצמה בבקשה לתיקון הפירוט והדבריס עוליס בבירור הן מנוסח התביעות המתוקנות והן מבקשת התיקון עצמה. במסגרת הצמצוס הוסרו למעשה הננו-מבניס המתכתיים ונותרו אלה שאינס מתכתיים. עס זאת, תיאור ההליך בידי המתנגדת בבקשתה לפסיקת הוצאות מראה כי נעשו על ידיה פעולות מסוימות אשר לא תרמו לתיקון הפירוט ולא היה ביניהן לבין התיקון כל קשר. הכוונה היא לפנייתה המוקדמת למבקשת הפטנט לזנוח את בקשת הפטנט בכללותה ולבקשה למתן הכרעה מקדמית, שנדחתה לבסוף. טענת המתנגדת הינה כי תיקון הפירוט פתר למעשה את הקשייס עליהס הצביעה

המתנגדת בטענותיה ומהווה מענה ישיר שלהם. עיוו בכתב הטענות של המתנגדת מעלה כי חלק גדול מן הטענות נטענו ביחס לננו-מבניס מתכתיים, כגון העדר חידוש והתקדמות המצאתית לאור פרסומיס קודמים 412' ו-926' וחפיפה עס בקשת פטנט 734' שס נתבעו מבניס הכולליס שכבת מתכת. בתיקון הפירוט הוגבלה התביעה למבניס שאינס מתכתייס וכתוצאה מכך הטענות האמורות של המתנגדת התייתרו.

המתנגדת לא התנגדה לתיקון הפירוט וזה אושר ואולס ביקשה צו לפרטיסם נוספיס על מנת לעמוד על היקף האמצאה לאחר התיקון, ובפרט האס מערכת בה יש לה עניין מסחרי נופלת בגדר התביעות, אס לאו. גם בין בקשה וו וההוצאות הכרוכות בה לבין תיקון הפירוט אין כל קשר שהרי בשלב בו קיבלה המתנגדת תשובה שסיפקה אותה, התיקון כבר אושר ואילו בקשת הבינייס נדחתה.

מן האמור עולה כי ההתנגדות נוהלה בהיקף נרחב ביותר, התנהלות שגרמה למתנגדת הוצאות בהיקף משמעותי מאוד. אבחן את ההוצאות אותן הוכיחה המתנגדת בבקשה לפסיקת הוצאות ואת הקשר שלהן לתיקון הפירוט.

מפירוט חשבון נספח מס' 1 על סך של 33,675 ₪ עולה כי נכללו בו שכר טרחה והוצאות בגין פניות מקדמיות למבקשת הפטנט, הגשת הודעת ההתנגדות וניסוח כתב הטענות. ככלל יש לברך על ניסיונות של הצדדיס להגיע לפשרות ככל שאלה מקדמות את האינטרס הציבורי. במקרה דנן, מטרת הפניה אל המבקשת הייתה זניחת בקשת הפטנט במלואה ואיני סבורה כי לשס כך יש לפסוק למתנגדת הוצאות כלשהן. חלק בלבד מן ההוצאות בחשבון זה יוחסו להכנת כתב הטענות ואותן יש לשקלל בפסיקת ההוצאות הסופית.

חשבון מס' 2 על סך 73,695 ₪ כולל שכר טרחה הן בגין ניסוח כתב הטענות והן בגין הבקשה להכרעה מקדמית, ללא הפרדה ברורה ביניהס. נזכיר כי הבקשה להכרעה מקדמית נדחתה ואולס לא נפסקו בגינה הוצאות לצד הזוכה, דהיינו למבקשת הפטנט. מכאן ברי כי ההוצאות בגיו הבקשה לא היו הכרחיות וסבירות וככל שנגרמו למבקשת הפטנט הוצאות בעד הגשת התשובה לבקשה, יש לפסוק אותן לה. במסגרת חשבון זה כלול גסם תשלוס אגרת ארכה להגשת כתב הטענות. כבר נפסק לא פעם כי אין לראות בהוצאות שנגרמו עקב בחירת הצדדיס להגיש בקשות ארכה ככאלה שיש מקוס לשפות בגינן.

בחשבון מס' 3 על סך 20,734 ש"ח חויבה המתנגדת בשכר טרחה בגין הבקשה להכרעה מקדמית, אשר כאמור נדחתה. על כן אין לקחת בחשבון את הוצאות המתנגדת שבחשבון זה.

בחשבון מס' 4 על סך 7,455 ₪ נדרש שכר טרחה בגין גיבוש עמדת המתנגדת לבקשה לתיקון הפירוט, לרבות ניסוח הפנייה לצד השני. מקובל עליי כי נדרשה למתנגדת שהות והושקעה עבודה על מנת לבחון את בקשת התיקון ולבחון את תשובתה ביחס אליה.

עס זאת, כלל ההוצאות שנגרמו למתנגדת בחשבונות הנוספים, חשבונות בנספחים 5 עד 9, אינו הכרחיות וסבירות. הוצאות אלה נגרמו בשל פעולות שעשתה המתנגדת ללא קשר לבקשה לתיקון הפירוט. פעולות אלה הן בקשת ארכה ובקשה למתן צו לפרטיס נוספיס שנדחתה, הכנת כתב טענות מתוקן שלא הוגש לבסוף, כמפורט בחשבון מס' 5; בקשה למחיקת הבקשה לתיקון הפירוט שלא הוגשה, כמפורט בחשבון מס' 6; מעבר על כתב טענות בתשובה בהתנגדות לבקשת פטנט 209734, כמפורט בחשבון מס" 7; טיפול בהודעת המזכירות שתמו לחיכי התיקון, כמפורט בחשבון מס' 8; התייעצויות וזניחת ההתנגדות והכנת בקשה לפסיקת הוצאות, כמפורט בחשבון מס"9.

ביתר פירוט אציין כי בגין הכנת הבקשה לפסיקת הוצאות הכוללת מספר תצהירים סבורה המתנגדת כי יש לפסוק לה מעל 20,000 ₪, סכוס משמעותי מאוד שאינו סביר בנסיבות אלה בהן בסופו של ההליך ניתן הפטנט וההתנגדות נזנחה.

עוד אבהיר כי הפעולות של המתנגדת אשר קבעתי כי לא ניתן לראות בינן לבין תיקון הפירוט קשר ברור או קשר כלשהו, גס גרמו לבעלת הפטנט הוצאות, שהיא זכאית לשיפוי בגינן ולו באופן בחלקי. בעלת הפטנט עצמה הגישה בקשה מפורטת לפסיקת הוצאותיה בהליך. אציין כי בצדק רב ובהתאס לפסיקה הרלוונטית לא כללה בבקשתה הוצאות בגין בקשות ארכה וכן את עלויותיה בגין הכנת הבקשה לפסיקת ההוצאות. זאת ועוד, לא כללה המבקשת את שכר הטרחה בגין שירותיה של היועצת בענייני פטנטיס, אשר ממילא לא פורט מדוע נדרשו.

בענייננו קסיימיס שני שיקולים מנוגדיס לפסיקת ההוצאות לצדדים. מחד, קייס קשר ברור בין חלק מן הטענות בכתב טענות המתנגדת לבין תיקון הפירוט וצמצוס הפטנט אשר לכאורה מזכה את המתנגדת בשיפוי על חלק מהוצאותיה. ואת ועוד, לצמצוס הפטנט למימדיו הראוייס ערך לכלל הציבור ולא רק למתנגדת, הגס שברור וטבעי כי שיקולי המתנגדת בהגשת ההתנגדות הינס מסחריים גרידא.

מאידך, ביצעה המתנגדת פעולות רבות שגרמו הוצאות למבקשת הפטנט ושלא היה להן כל קשר לתיקון הפירוט ולגביהן יש לראות את המתנגדת כמי שהפסידה בדינה. פעולות אלה גרמו לסרבול ההליך ולהתמשכותו שלא לצורך ולהכבדה מיותרת על הצד שכנגד.

בבחינת מכלול הדבריס שהובאו לעיל, נראה כי כפות המאזנייס מעוינות, בשיס לב לאינטרס הציבורי אותו קידמה המתנגדת ולרצון שלא ליצור אפקט מצנן למתנגדיס הפוטנציאלייס בפסיקת הוצאות לטובת מבקשת הפטנט במקרים כגון דא.

על כן כל צד יישא בהוצאותיו.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושליס ביוס | כ"ו תמוז תשע"ח 9 יולי 2018