התנגדות לבקשת פטנט 161628

ההחלטה:

התנגדות לבקשת פטנט 161628 (בקשה למחיקת חלק מראיות מבקשת הפטנט)

המתנגדת: חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ע"י ב"כ: ש. הורוביץ ושות'

המבקשת: ₪ []א\) ₪ ה ד)סאע המד

ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות'

1. בקשת פטנט 161628 (להלן: "בקשת הפטנט") הוגשה על ידי חברת 0233016 :8 ז0ז06זק 6הך ץתקות 0 (להלן: "המבקשת"). בקשת הפטנט מהווה שלב לאומי של בקשה בינלאומית שמספרה 2021/115/2001/043893 מיוס 23.11.2001. בקשת הפטנט נכנסה לשלב הלאומי בישראל ביוס 26.4.2004, נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביוס 31.3.2014.

2 שם המצאה הנתבעת בבקשת הפטנט הינו "תכשיר רוקחות למתן פומי המכיל עטיפה פנימית ועטיפה חיצונית שונה המתמוססת באופן תלוי 11ק". ביתר פירוט בקשת הפטנט עוסקת בתכשיר רוקחות פומי המיועד לפעול בחלקיה התחתוניים של מערכת העיכול (תכשיר בעל ציפוי אנטרי). לפי הידע הקודם, תכשירים אנטריים מגנים על התכשיר מפני חומציות הקיבה, והציפוי מבטיח שתוכנו יתפרק במעי הדק או הגס. המצאה מלמדת על יחידה מוצקה (מונוליתית) של צורת מינון בעלת שתי שכבות ציפוי, בעלות הרכב וסדר מוגדרים העומדות בפני הופעת סדקים במהלך הכנת התכשיר - סדקים אשר פוגעים באפקטיביות של תכשירים מונוליטיים (להבדיל מתכשירים רב-חלקיים אשר בהם התכשיר מורכב ממספר חומרים פעילים בנפרד).

3 חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן: "המתנגדת") הגישה הודעת התנגדות לבקשת הפטנט ביוס 29.6.2014.

4. ביוס 23.11.2015 הגישה המבקשת בקשה להעברת הבעלות בבקשת הפטנט לחברת שסתהּ//\ ,עקת סכ 1160 (להלן: ")/ו"). בהחלטתו מיוס 15.12.2015 קבע כב' הרשם כי הבקשה להעברת בעלות תידון במסגרת הליך ההתנגדות בהתאם להוראות סעיף 71 לחוזר רשם 10/2012 - פטנטים, מדגמים.

5 ביוס 10.10.2016 הגישה המתנגדת את הבקשה שבפניי (להלן: "בקשת המחיקה") למחיקת נספח 19 וסעיפים 145, 149 ו-150 לחוות דעתו של 30016107 0180 .זכ .סק (להלן: "פרופ' בודמאייר"). ביוס 30.11.2016 הגישה המבקשת את תגובה לבקשת המחיקה, ביוס 6 הגישה המתנגדת את תשובתה.

6. נספח 19 הינו מסמך אשר כותרתו היא "1 .סא זזסק6ז [18ח6ות1ז6קא1". המסמך מהווה חלק מתיק ההתנגדות לפטנט האירופאי המקביל 1214534871. המסמך חתוס על בידי .זק ה33[3 תַהּתט) ונושא את התאריך 15.9.2009. במסמך מצוין כי הנתונים שבו נלקחו מדו"ח

פנימי לא מפורסם שנערך ביוס 17.8.2001 לבקשת המבקשת על ידי 118115 501811 .זס.

7 המסמך עוסק בתכשיר [5860./ אשר יוצר על ידי המבקשת, הדו"ח עורך השוואה בין תכשירי 1 במינון של 800 מיליגרס בעלי שכבות ציפוי שונות לבין תכשיר 458601/ במינון של 400

מיליגרס. בניסוי נמצא כי תכשיר 458601/ במינון 800 מיליגרס בעל שתי שכבות ציפוי הוביל לתוצאות הכי קרובות למתן שתי טבליות של 400 מיליגרם. פרופ' בודמאייר מסיק מן הדו"ח האמור כי בעל מקצוע ממוצע בתחום היה שואף לפתח טבליה עם מאפייני שחרור הדומיס

לאלה של טבלית 458601/ במינון של 400 מיליגרס.

עיקר טענות הצדדים

8 המתנגדת טוענת כי נספח 19 מהווה עדות "משולשת" מפי השמועה, דהיינו המומחה, פרופ' בומאייר, מסתמך על דו"ח שערך אדם אחר. דו"ח זה מבוסס על דו"ח פנימי שערך גורם שלישי. לטענתה, פרופ' בודמאייר, לא פיקח על ניסויים ואף לא נחשף לניסויים ולמסמכים המקורייים אשר עליהם מתבסס הדו"ח.

9. המתנגדת טוענת כי הסתמכותו של פרופ' בודמאייר על נספח 19 אינה הסתמכות אשר באה כבסיס לעדות מפי השמועה או הסקת מסקנות של מומחה, אלא באה לבסס טענות עובדתיות בחוות דעתו.

10. המתנגדת טוענת כי המבקשת מתרצת את אי הגשת המסמכים המקורייים בהעברת הבעלות בבקשת הפטנט. המתנגדת צירפה את הסכס העברת הבעלות שבו התחייבה המבקשת בסעיף

6 להסכם למסור כל מסמך אשר נחוץ לרישום הפטנט.

1. המבקשת טוענת כי לאור העברת הבעלות בבקשת הפטנט, המבקשת אינה עוד הבעלים של המצאה ועל כן אין בידיה נגישות למסמכי הניסויים ולעורכיהם. כמו-כן אין ביכולתה לגרום להשתתף עימה פעולה ולתת תצהיר בעניינים אלה. המבקשת טוענת כי גם אם הייתה לה גישה למידע זה, המידע הינו בגדר סוד מסחרי שאין הצדקה לגלותו.

2. המבקשת טוענת כי מהיות נספח 19 חלק מתיק הבחינה של הפטנט האירופאי המקביל ניתן לכלול אותו בהליך ההתנגדות וכי ניתן להגיש אותו ללא צורך בתצהיר.

3. המבקשת טוענת כי הסתמכות פרופ' בודמאייר בחוות דעתו על נספח 19 אינה מהווה עדות מפי השמועה אלא באה להוות הדגמה להסבריו באשר לקושי הידוע בתחום לפורמולציות אנטריות ביחידות מינון גבוהות. כך לטענתה רשאי מומחה הבא לתת חוות דעת להסתמך על מסמכים ולחוות את דעתו בקשר אליהם מבלי שיהיה צורך לחקור את עורכי כל מסמך ומסמך. לבסוף טוענת המבקשת כי קיימת מגמה בדיני הראיות וזו אף אומצה בערכאה זו לעבור מכללי קבילות לכללי משקל.

4. הכלל הפוסל "עדות מפי השמועה" אומץ בפסיקה הישראלית מימיים ימימה (ראה ע"א 48/49 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' סלטי, פ"ד ג(1) 61; ע"פ 64/55 היועץ המשפטי נ' וולפובי\, פ"ד ט(1) 786 ;ד"נ 23/85 מדינת ישראל נ' טובול, פ"ד מבן(4) 309.

5. לעניין ההצדקות שבסיסי הכלל בדיני הראיות, יפים דבריו של י. קדמי, בספרו "על הראיות", חלק שני, (מהדורה משולבת ומעודכנת, תש"ע - 2009) (להלן: "קדמי"):

"אי יכולתו של העד לערוב לאמיתות תוכנו של המידע שנקלט אצלו מפי 'השמועה', משמיט מלכתחילה את הבסיס מתחת לקבילותו של המידע כדאיה, מן הטעם שאין בית-המשפט מקבל דאיה, שלא הונח בסיס לכאודה לאמיתותה; ואי היכולת לחקור בחקירה שכנגד את 'מקוד' המידע - מותיר את המידע ללא ביקורת מצד בית-המשפט, באשר לאמינותו ולכוחו הראייתי", (עמ' 552)

ובהמשך:

"המבחן המעשי המשמש לזיהוי עדות מפי השמועה הוא: האם העד מסוגל להעיד ולהיחקר בחקירה שכנגד על אמיתות הדברים שהוא מוסכם - ובמקום שהתשובה לשאלה זו הינה בשלילה - אות הוא, כי המדובר ב"עדות -מפי- השמועה"." (עמ' 553)

6. לפי קדמי, עדות מפי השמועה יכול שתהיה גס לגבי מידע שנקלט על ידי העד בכתב:

"עדות -מפי -השמועה", יכול שתהיה, אפוא: בעל-פה - כשהעד מעיד על מה ששמע מפי אחר; בכתב - כאשר העד מעיד על מה שקדא במסמך שנערך על -ידי אחד;" (עמ' 555)

ובהמשך:

"דו"ח שעודך אדם - והוא הדין בהצהרה או בהודעה הנמסרדת עכ-ידו - המוגש כדראיה מבלי להעיד את עודו מהווה, כשלעצמו, "עדות מפי השמועה" ; שהגשתו כראיה כמוה כהשמעת עד המעיד על תוכנו," (עמ' 556)

המתנגדת טוענת כי יש להוכיח את העובדות שבבסיס חוות הדעת. הדין בעניין אה עס המתנגדת:

"הכלל הוא, כי התשתית העובדתית - קרי: נתוני הרקע - לחוות דעת מומחה "יש להוכיח בדרך הקבועה בחוק ולא על-ידי עדות שמיעה"; ובמקום שזו שנויה במחלוקת ואינה מוכחת בעדות קבילה, נשמט הבסיס מתחת לחוות הדעת. זאת, כמובן, במידה שחוות הדעת מושתתת על הרקע העובדתי ונעוצה בו; וענלין זה נתון לשיקול דעתו של בית-המשפט." (קדמי, עמ' 606)

גס בערכאה זו נקבע כי דוחות ניסוי אשר מוגשים כראיה על ידי עד אשר לא ערכו אותם מהווים עדות מפי השמועה אשר אינה קבילה כראיה (ראה החלטת סגן הרשם (כתוארו אז) נת שלו שלומוביצ בעניין התנגדות לרישום פטנט מס' 131039 (בקשת ביניים) .:6/ 15זזעסצן נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 15.9.2009)(להלן: "עניין נוברטיס")):

"דוחות הניסוי, כמו גם הניסויים עצמם לא נעדכו על ידי העדים שהגישו אותם, ואף לא פודסמו כחומר מקצועי, אלא שהם ניתנו לעדים, הן העד המומחה והן העד מטעם המבקשת, כפי שהם. במצב זה, הדין כעדות שמועה ובהיעדר טעם, מפי המבקשת שוב אין הס קבילים כראיות."

על מומחה הנותן חוות דעת המבוססת על בדיקות מבצע את הבדיקות בעצמו או שהן מבוצעות בפיקוחו. אמנם לכלל זה קיים חריג:

"שמומחה יסמוך חוות דעתו על ממצאי בדיקות שבוצעו על-ידי מומחה אחד, אם לבקשתו לצורך העניין נושא חוות הדעת ואס לצרכים אחדים: "לפי הגישה הקלאסית... יש להוכיח את העובדות 'החיצוניות' שבבסיס חוות הדעת באופן עצמאי ונפרד כמו כל עובדה אחרת הטעונה הוכחה במשפט [אם היא שנויה במחלוקת]... אך ניסיון החיים והאסמכתאות [בדין האנגלי] מלמדים שאין מדובר כבר בכלל גורף נוקשה... בעיקר אפשר למצוא אמירות לפיהן אפשר לכלול בגידרתה של עדות מומחה נתונים עובדתיים מכלי שני בדבר תוצאות של מסוים שנערך..." (הדגשה במקור) (עמ' 773)

הסתמכותו של פרופ' בודמאייר על הדו"ח מהווה הסתמכות על נתוני עובדתיים מכלי שלישי, כאמור הדו"ח נערך על ידי ם28!8 .₪1 אשר מסתמך על ניסויים לא מפורסמיים שנערכו על ידי אדם שלישי. מכאן שהמומחה אינו יודע כיצד נערך הדו"ח ועל בסיס אילו נתונים וחמור מכך, אילו נתונים נוספים הושמטו מהדו"ח. המומחה מבסס על הדו"ח טענה עובדתית בדבר פעולות שנעשו על ידי המבקשת בהליך הפיתוח וזאת למרות שלא היה שותף לו ואין לו ידיעה אודותיו.

אין לפרופ' בודמאייר ידיעה באשר לניסוי שנערך ובאשר לניסויים נוספים שאולי נערכו, נסיבות עריכתם, התוצאות שלו וכיוצא באלה. בנסיבות אלה לא ניתן לחקור את פרופ' בודמאייר על תוכנו של המסמך ובהעדר אפשרות לחקירה נגדית אפקטיבית תיפגע זכותה של המתנגדת ולא ניתן יהיה לקבוע ממצאיס כלשהם על בסיס הנספח.

טענת המבקשת כי העברת הבעלות בבקשת הפטנט חסמה את גישתה למסמכים ולעורכיהם לא גובתה בתצהיר. ואת ועוד, המבקשת לא צירפה אף אסמכתא או תצהיר המעידים על ניסיון מטעמה לקבל גישה לאותם מסמכים ועל מנת להבהיר את הנסיבות שגרמו לאי יכולתה לגשת אליהם. זאת ועוד, לאור התחייבות המעבירה לספק כל מסמך לנעברת, מתגבר על ספק כי אכן לא ניתן בשום אופן להגיש תצהיר של אותם אנשים המכירים את העובדות מידיעה אישית. בעניין תהיות באשר למאמצים שבהן נקטה המבקשת על מנת להשיג את המסמכים נאמר בעניין נוברטיס:

"לגבי הטענה לכיה לא ניתן להעיד את האנשים, אני מקבל את טענת המתנגדת לפיה לא הוגשו תצהירים התומכים בעובדות שמבססות טענה לפיה לא ניתן להעיד את האנשים שערכו את הניסוי ואת הדוחות, וגם לא ננקטו ההליכים

המקבילים שהיו אמורים להינקט מתוך מטרה להתגבר על היעדר זמינותם של העדים. כגון, בדיקת האפשרות לזמן את העדים, עד כמה שאפשר, (במקרה הקיצוני, וכבר היו מקרים כאלה ברשות הפטנטים, לבקש חיקור דין בערכאה זרה, בהנחה שהם לא תושבי האלץ.

לא נוצו ההליכים ולא נוצו האפשרויות בעניין זה, ולכן אני חושב שהטענה לפיה לא ניתן להעיד את האנשים, רחוקה מאוד מאותו חדיג ומהתנאים שנקבעו בו לחליג של הרחבת עד נפטל." (הדגשה במקור)

טענה נוספת בפי המבקשת הינה כי גם אם היה עולה בידיה להגיש את המסמכים באמצעות עורכיים, הרי כלל־כי בהם סודות מסחריים אשר אינה מעוניינת לחשוף. לא ניתן להסתמך מחד על מסמך כראיה ומאידך לטעון כי הוא כולל סודות מסחריים ועל כן לא ניתן לחשוף

לצד השני (התנגדות לרישום סימן מסחר 258112 "41.5 א" (מעוצב) (בקשה למתן צו חסיון) מה צס ב55\ נ' זד: א ת51 זאזאסאג דצב א5% פיז זה 3 חש ד זוא = זה 1 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 23.6.2016).

בידי המבקשת הברירה לחשוף את הסוד ולהסתמך על המסמך או לבחור בראיות קבילות אחרות.

אכן המבקשת רשאית להגיש את כל מסמכי ההתנגדות של הפטנט המקביל (ראה פסק הדין של בית המשפט המחוזי בע"א (מחוזי ת"א) 34039-01-14 מפעלי פ.מ.ס. מיגון נ' 510 (פורסם בנבו, 12.08.2014). ואולם, המבקשת בחרה מסמך בודד מתוך ההתנגדות והציגה אותו למומחה מטעמה על מנת שיבסס עליו את חוות דעתו לא רק בשאלות שבמומחיותו, אלא לשאלות עובדתיות, כגון, מהן הפעולות שעשתה מבקשת הפטנט בהליך הפיתוח. בחירת מסמכים מתוך מכלול חומר הראיות והצגתו באופן סלקטיבי למומחה מטעמה עלולות להטות את הדיון ולסלף את התמונה העובדתית.

סוף דבר

6. לאור האמור, אני מורה על מחיקת סעיפים 145, 149 ו-150 ונספח 19 לחוות דעתו של פרופ' בודמאייר.

7. על מנת לאפשר למבקשת לפרוש בפניי את מלוא התשתית העובדתית הנדרשת להוכחת כשירות המצאה לפטנט, רשאית המבקשת להשלים את ראיותיה ולהגיש ראיות קבילות נוספות וזאת תוך חודש מהיוס. אם אין בדעת המבקשת להשלים את ראיותיה, תודיע ואת בתוך אותו מועד וזאת על מנת שלא לעכב את המשך הליך ההתנגדות.

8. המועד להגשת ראיות המתנגדת בתשובה יימנה מן המועד בו תוגשנה הראיות האחרונות מטעם המבקשת.

9. המבקשת תישא בהוצאות המתנגדת ובשכר טרחת עורכי דינה בגין בקשה זו בסך 5000 ש"ח הכולל מע"מ.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס יד' טבת תשע"ז 2 ינואר 2017