החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 141905

(בקשה למחיקת ראיות המתנגדת ובקשה לתיקון כתב טענות המתנגדת)

המבקשת: תרכובות ברום בע "מ

ע"י ב"כ לוצאטו את לוצאטו - עורכי פטנטיס

המשיבה: 6.4 אסזדג תסקת 0 ם זה ה זא זה

ע"י ב"כ קבוצת איתן-מהולל - עורכי דין ועורכי פטנטים

ב-14.6.2010, בעקבות חילופי כתבי טענות בין הצדדים, הגישה המתנגדת את ראיותיה באמצעות חוות דעתו של ד"ר מיכאל צביאלי. בחוות הדעת מצורף, בין היתר, פטנט ארה"ב מס' 5677390 (להלן: "הפרסום הקודם") אליו התייחס ד"ר צביאלי ולאורו חיווה דעתו שההמצאה הנתבעת בבקשת פטנט 141905 (להלן: "בקשת הפטנט") נעדרת חידוש והתקדמות אמצאתית.

בהחלטתו מ- 3.1.2011 (להלן: "ההחלטה") הורה סגן רשם הפטנטים דאז, 'על מחיקת כל אזכור של הפרסום הקודם בראיות המתנגדת ככל שהוא עוסק בטענות בדבר חידוש או התקדמות המצאתית. " (סעיף 16 להחלטה).

בעקבות ההחלטה, ב-16.1.2011 הגישה המתנגדת חוות דעת מתוקנת מטעמה (להלן: "חוות הדעת המתוקנת"). בנוסף ובמקביל, המתנגדת ערערה על ההחלטה. ב-8.8.2011 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו את הערעור (ע"ר 47387-01-11). בין היתר, קבעה ערכאת הערעור:

'נוכח כוחם המצטבר של השיקולים שמינתי, מקובלת עליי מסקנת סגן הרשם כי התייחסות לפרסום הקודם (בקשר עם הטענה להעדר חידוש והתקדמות המצאתית) בראיות שהגישה חבלת תרכובות ברום בהליך ההתנגדות, הינה בגדר הרחבת חזית אסורה. " (סעיף 11 להחלטה).

בעקבות זאת, בשלב זה בפניי שתי בקשות ביניים הנוגעות למעשה לאותו עניין: האחת, בקשה למחיקת ראיות המתנגדת בטענה שהן כוללות אזכור אסור של הפרסום הקודם; והשנייה, בקשת המתנגדת לתקן כתב טענותיה במידה ואכן אסור עליה להכליל בראיותיה טענות של העדר חידוש והתקדמות אמצאתית לאורו של הפרסום הקודם. כלומר, שתי הבקשות נוגעות לשאלת הכללתו של אותו פרסום קודם בתיק ההתנגדות.

בקשה למחיקת ראיות המתנגדת

הבקשה למחיקת ראיות המתנגדת (חוות הדעת המתוקנת) הוגשה תחילה ב-7.2.2011 (להלן: "בקשת מחיקת הראיות"), טרס שהגישה המתנגדת ערעור על החלטת סגן הרשם. לאחר שנדחה הערעור, הגישה המתנגדת תגובה ב-12.9.2011 והמבקשת שיבחה לכך ב-25.9.2011.

יוער כי בעקבות חילופי כתבי הטענות האמור לגבי בקשת מחיקת הראיות עוד הוסיפו הצדדים להתכתב ביניהם לעניין זה. המתנגדת הוסיפה ב-26.10.2011 בקשה למחיקת סעיפים מתשובת המבקשת תוך שבבקשה חלופית ביקשה רשות להשיב לתשובה. המבקשת מצידה שיבה בו בזמן לבקשה למחיקת סעיפים תוך כך שטוענת שאין לאפשר זכות תגובה נוספת. המתנגדת הוסיפה והגיבה תגובה מפורטת ב-7.11.2011. אקדיש ואומר כי סבב התנצחות זה לא הוסיף להבהיר את המחלוקת. ממילא לא שוכנעתי בצד הטענה שהמבקשת בתגובתה במסגרת בקשת מחיקת הראיות הוסיפה טענות שאינן ממין התשובה. לפיכך, איני מוצא מקום לתת כל משקל בהחלטתי שלהלן להחלפת כתבי הטענות הנוספות ולא לתוכן הטענות הנוספות שניסו הצדדים להעלות.

אין כל מחלוקת כי חוות הדעת המתוקנת אינה שונה מקדמותה אלא בהחלפת המלה "זהות" במלה "תפיפה". בפתיח חוות הדעת התייחס ד"ר צביאלי להחלטת סגן הרשם. המומחה מעיד על עצמו שלאור ההחלטה צמצם את ההתייחסות לפרסום הקודם שבחוות הדעת לשאלת "חפיפתו" לבקשת הפטנט נשוא ההתנגדות. דהיינו, מקום בו קודם לכן נימק המומחה טענותיו בקשר עם העדר חידוש והתקדמות אמצאתית, עתה הוא טוען כי הפרסום הקודם, והבקשה נושא ההתנגדות "חופפות". הפכתי בטענות המתנגדת לעניין ההבדל כביכול שבין המונח "תפיפה" ובין גילוי המצאה כדי העדר חידוש והתקדמות המצאתית אך לא מצאתי בהן ממש.

טוענת המתנגדת שהחלטת סגן הרשם נגעה רק למניעת העלאת טענות של העדר חידוש והתקדמות אמצאתית בקשר עם הפרסום הקודם ושאינה מנועה מלהעלות טענות ל"תפיפה". זאת, מאחר ש "טענת התפיפה" הוכללה כבר בכתב הטענות הראשון של המתנגדת בקשר עם הפרסום הקודם. כפי שעמד על כך סגן הרשם הנכבד בהחלטתו (סעיף 10 להחלטה), האזכור של הפרסום הקודם בכתב הטענות המקורי של המתנגדת נעשה על דרך הציטוט ולא הועלתה בקשר עם הפרסום הקודם כל טענה שיש בה כדי לסתור את ההתקדמות האמצאתית של

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לא ניתן ליצוק לתוך "טענת התפיפה" כפי שנעשתה בתחילת הדרך תוכן שמשמעו להחליף את טענות העדר החידוש וההתקדמות האמצאתית. עיון בחוות הדעת המתוקנת מעיד כי ד"ר צביאלי מנתח את הפרסום הקודם לפרטי פרטים באופן ממנו הוא מוצא, לשיטתו, מסקנות באשר להעדר חידוש והתקדמות אמצאתית. כך למשל, בסעיף ט' לחוות הדעת המתוקנת :

"לנוכח הידע הקייס בפרסומים הקודמים החופפים במהותם לבקשת הפטנט נשוא ההתנגדות, ולאור הנאמר בסעיפים א)-0) ו-ה) למעלה, המצאה הנטענת בבקשת הפטנט מובנת מאליה לכל בעל המקצוע בתחום. "

מכאן, ש"טענת החפיפה" לבשה בחוות הדעת המתוקנת לבוש אחר לחלוטין מה שהיה לה בכתב הטענות המקורי שלא היה אלא ציטוט סתמי.

לפיכך, חוות הדעת המתוקנת לא תיקנה את הפגמים עליהם עמד סגן הרשם בהחלטה אשר הערעור עליה נדחה. לאור כתבי הטענות מטעם הצדדים כפי שנסגור כרגע בתיק ההתנגדות אני מוצא כי בחוות הדעת המתוקנת כפי שגס בחוות הדעת המקורית מצויה הרחבת חזית אסורה עליה כבר עמד סגן הרשם.

בקשה לתיקון כתב טענות המתנגדת

ב- 12.9.2011 הגישה המתנגדת בקשה לתיקון כתב טענותיה (להלן: "בקשת תיקון כתב הטענות"). מטרת התיקון להכליל בכתב הטענות טענות בדבר העדר חידוש והתקדמות אמצאתית לאור הפרסום הקודם. לשיטת המתנגדת, התיקון אמור לאפשר לה לחזור ולהגיש את חוות הדעת המקורית כפי שהוגשה ובה ההתייחסויות הישירות לפרסום הקודם (זאת במקום "טענת החפיפה" בה נעשה שימוש בחוות הדעת המתוקנת). בין טענותיה סומכת המתנגדת בקשתה על נימוקי טוהר הפנקס והמדיניות המשפטית ביחס לתיקון כתבי טענות.

ב-3.10.2011 השיבה מבקשת הפטנט לבקשת המתנגדת לתיקון כתב טענותיה. המתנגדת השיבה ב-3.11.2011. עיקר טעמה של המבקשת למנוע את התיקון הוא דברי סגן הרשם בשולי ההחלטה לפיה שחס אילו התבקש להתיר תיקון כתב הטענות לא היה נעתר לבקשה שכטו. ערעורה של המתנגדת בפני בית המשפט המחוזי נסב גם על קביעה זו. ערכאת הערעור קבעה כי התייחסות סגן הרשם לנושא זה, אשר ממילא לא היה בפניו, נעשתה אגב אורחא (סעיף 12 לפסק הדין). לפיכך, איני רואה כל מניעה מלדון בבקשת תיקון כתב הטענות.

הפרסום הקודם הוזכר באופן אגבי בכתב הטענות המקורי של המתנגדת. יחד עם זאת, לא נעשתה לגביו כל טענה ספציפית בקשר עם טענה של העדר חידוש או התקדמות אמצאתית.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מכאן, שאין המדובר כאן בפרסום שלא נכלל בכתב הטענות אלא בהרחבת חזית באמצעות טענות אשר לא הוכללו קודם לכן.

כפי שכבר עמדתי על כך בעניין התנגדות לבקשת פטנט 155919, טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואוניפרם בע"מ נ' 4 4570200600 (החלטה מ-5.12.2011), שונה תיקון כתב תביעה

במסגרת הליך אזרחי מהליך תיקון כתב טענות של מתנגד בפני רשם הפטנטים. הבדל וה עשוי להשליך על מידת יישוס הפסיקה לעניין תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד -1984.

בפי המבקשת טענה כי היה על בקשת תיקון כתב הטענות להיתמך בתצהיר. אולם לא תמכה המתנגדת את בקשתה בתצהיר אך נסיבות העניין עולות מהחומרים השונים המצוייס בתיק ההתנגדות. השתלשלות הדברים ברורה בכך שהפרסום הקודם אכן היה בפני המתנגדת עת ערכה את כתבי טענותיה אך זו לא הקנתה לו את החשיבות והמשקל אשר המומחה מטעמה מצא לנכון להעניק עת ערך את ראיותיה בעבורה. איני מוצא שהוספת תצהיר היה מבהיר עניין רלוונטי נוסף כלשהו באשר לשיקולים הנוגעים לשאלת התרת או אי-התרת תיקון כתב הטענות. ואת, בשיס לב שההחלטות הדנות בצורך בתמיכה בתצהיר לתיקון כתב טענות בהתנגדות עוסקות בצורך בתצהיר לשס הצדקת צירופו של פרסום אשר זכרו לא בא בגדר

כתב הטענות המקורי (התנגדות לבקשת פטנט 149319 (בקשה לתיקון כתב טענות) 6%ץיך 1 [03ח16703110ה1 2000 נ' אמ-סיסטמס פלש דיסק פיונירסי בע"מ (החלטה מ-

7), התנגדות לבקשות פטנט 120382 ו-151450, דקסל בע"מ ג' 53 גו6ץצ\ (החלטה מ-1.9.2009)). כאמור, לא כך במקרה דנן.

במצב דברים וה מצוי הפרסום הקודם בתיק ההתנגדות אך אינו מובא בקשר עם טענות להעדר חידוש והתקדמות אמצאתית. לפי סעיף 34 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 בסמכות הרשם להיוקק לכל חומר שנתגלה לו אגב התנגדות לפיו לא היה מקום לקבל את הבקשה מלכתחילה. בין היתר, בסמכות זו של הרשם להיוקק לשאלות על פי סעיף4 ו- 5 לחוק האמור בקשר עם כל מידע המגיע לידיעתו במהלך ההתנגדות. ביןו האפשרות כי החומר יהיה בפני הרשם ללא עמדת הצדדים ובין האפשרות כי החומר יהיה בפניו עם עמדות מנומקות וטענות ברורות נראה כי טעמי יעילות הדיון יכריעו לטובת החלופה השנייה.

הליך ההתנגדות דנן נמצא למעשה בשלב בו טרס הגישה המבקשת את ראיותיה. בשלב זה נזקה של המבקשת עשוי להיות בשנייס: הצורך בתיקון כתב טענותיה לאור התיקון המבוקש לכתב טענות המתנגדת; והמשך דחיית מועד יכולתה לקבל פטנט על אמצאתה במידה ותצא מההליך הנוכחי וידה על העליונה. אין בנזקים כאלה קיפוח זכות דיונית או אחרת וניתן לשקלס בחשבון הוצאות. בחשבון שכוה יש מקום לתת משקל גס לאופן הגשת חוות הדעת המתוקנת אשר לא עמד בקנה אחד עם החלטת סגן הרשם.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

7. בשולי הדברים ובטרם סיכום אציין כי בין טענותיה נסמכת המתנגדת גם על התיקון המוצע לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות). (תיקון), תשע"א-2011. בכל הכבוד, אין תקנות אשר התקנתן טרם נסתיימה כדי לחייב או להנחות ערכאה זו.

סיכום

8. לפיכך, הריני מורה על תיקון כתב הטענות של המתנגדת כמבוקש בריאש בקשת התיקון לגבי סעיף 5 וסעיף 6 של כתב הטענות המקורי. כמבוקש על ידי המתנגדת, ראיותיה בהליך זה יהיו חוות הדעת המקורית מטעם המתנגדת כפי שנעשתה על יד ד"ר מיכאל צביאלי ב- 14.6.2010. המבקשת תהיה רשאית, אך לא חייבת, להגיש כתב טענות מתוקן מטעמה בתוך 90 ימים מועד החלטה זו. באותו מועד תגיש המבקשת ראיותיה. המתנגדת תהא רשאית להגיש ראיות בתשובה בהתאם לתקנה 62 לתקנות.

9. הבקשה למחיקת ראיות המתנגדת (חוות הדעת המתוקנת) מתקבלת כמבוקש.

0. המתנגדת תישא בהוצאות המבקשת ושכר טרחת עו"ד ועו"פ בבקשות דנן בסך 20,000 ₪ בצירוף ריבית והצמדה כדין.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושליס ביוס י"ד טבת, תשע"ב 9 ינואר