בקשת פטנט 203972

ההחלטה:

בקשת פטנט 203972 (השגה על החלטת בוחן)

המבקשת: [OCR Artifact] ע"י ב"כ לוצאטו את לוצאטו

ה ח ל ט ה

1. האם ישדורו יחדיו במרשס בקשות זהות או חופפות לגבי אותה אמצאה כשירות פטנט של אותו מבקש? האם מדובר בוכות של המבקש? מהו הנקודה שעשויה להיגרס עקב רישום כפול? מהם הקריטריונים להעלות ליקוי לאור זהות או חפיפה?

2. בפני השגה של המבקשת בהתאם לתקנה 46(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות") לאחר שבקשתה סורבה במכתב הבוחנת מיום 10.3.2013 בהתאם לתקנה 45 לתקנות.

3. בקשה 203972 דנן (להלן: "בקשת החלוקה") היא בקשת חלוקה מבקשת פטנט 176831 (להלן: "הבקשה ההורה").

4. במכתבה מיום 25.1.2011 מצאה הבוחנת, בין היתר, שאין שינוי מהותי בין תביעות בקשת החלוקה והבקשה ההורה שיהיה בהוות היבט אחר של אותה אמצאה ובכך להביא להיקף הגנה שונה. לפיכך, קבעה הבוחנת שישנה חפיפה מלאה בין בקשת החלוקה והבקשה ההורה.

5. בעקבות זאת הגישה המבקשת גרסה מתוקנת לתביעות בקשת החלוקה אך במכתבה מיום 2 הבוחנת מצאה, כי גם לאחר תיקון התביעות (גרסה 2 לבקשה, בהתאם למכתב המבקשת מיום 22.5.2011) ישנה חפיפה בין תביעות 1 - 23 של בקשת החלוקה (שהן כל תביעות בקשת החלוקה) ובין תביעות 23 - 26 של הבקשה ההורה ולכן על פי הוראות סעיף 2 לחוק הפטנטים, תשכ"ו-1967 (להלן: "החוק" או "חוק הפטנטים") אין בקשת החלוקה כשירה לפטנט. לצורך ליקוי וה נסמכה הבוחנת על החלטת הרשם הנכבד מ' אופיר בעניין בקשה לפטנט 1,16085096 מ03/01/2016 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 22.1.1993) (וכן החלטה בעניין בקשה לפטנט 85096 [OCR Artifact] (פורסם באתר רשות הפטנטים, 3.2.1993)); על

החלטת בית המשפט המחוזי מפי כבוד הנשיא א' וינוגרד בערעור על החלטתו האמורה של הרשם אופיר, ע"ש 477/93 008010 6116016/\ 1116 נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר (פורסם בנבו, 19.8.1993) (ההחלטה ופסק הדין האמור, להלן יחד: "עניין

11606 /") (להשלמת התמונה יוער כי ב-רע"א 5293/93 03110 6116016 /\ שיד

4 נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (לא פורסם) אושרה הסכמת הצדדים לתיקון פירוט הפטנט באמצעות הוספת חלק מתביעות הפטנט למערכת התביעות של הבקשה שהופרדה); וכן על הוראות העבודה ברשות הפטנטים לבחינת בקשת פטנט, נספח א'-ה/23.1 המתייחס לסעיפים 2, 9 ו-19 לחוק (להלן: "הוראות העבודה").

6. במכתבה מיום 15.10.2012 עמדה המבקשת על דעתה כי לא ניתן להסתמך על סעיף 9 לחוק כדי לבטל את כשירותה של בקשה לפטנט על פי הוראות סעיף 2 לחוק. אך גם לאחר שהדברים הועלו בפני הבוחנת בשיחה, זו לא שוכנעה והודיעה על סירוב הבקשה במכתבה מיום 10.3.2013. יוער שגם בשלב זה לא התייחסה המבקשת ליתר הליקויים שצויינו במכתביה הקודמים של הבוחנת.

7. הליקויים האמורים סורבה הבקשה הובהרו במכתב הבוחנת מיום 7.3.2013. לפיהם, מאחר שתשובת המבקשת לליקויים עליהם עוסקת עמדת הבוחנת במכתבה הקודם מיום 26.6.2012 עוסקת אך ורק בעניינים מנהליים הנוגעים לפרשנות הסעיפים 2 ו-9 לחוק הפטנטים, ולא עוסקת בנושאים מהותיים הנוגעים לליקויים עליהם עוסקת עמדת הבוחנת, סורבה הבקשה על מנת שתועלה לדיון בפני רשם הפטנטים אשר יוכל להכריע בעניינים אלו.

8. בעקבות דברי סמוכים אלה, במכתבה מיום 7.4.2013 ביקשה המבקשת להשמיע טענות בפני הרשם. לאחר שהגישה המבקשת סיכום טענותיה ביום 30.6.2013, התקיים דיון ביום 10.7.2013. בהמשך לדיון התאפשר למבקשת להגיש סיכומים קצרים נוספים לעניין משפט משווה שהוגשו בסופו של דבר ביום 2.9.2013 וכללו סקירה של הדינים בארה"ב, אירופה, אוסטרליה, יפן, סין והודו בענייני החלטה זו.

9. כאמור לעיל, במקרה שבפני מצאה הבוחנת כי התביעות בבקשת החלוקה והתביעות בבקשה ההורה אינן זהות וכן חופפות.

10. ההוראות הדרושות לעניין הן סעיפים 2, 8 ו-9 לחוק אשר לשונן, כדלקמן: "2. בעל אמצאה כשירות פטנט זכאי לבקש, לפי חוק זה, שיינתן לו פטנט עליה."

"8. פטנט יינתן על אמצאה אחת בלבד."

"9. נתבקש פטנט על אמצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יינתן הפטנט עליה למי שביקש אותו קודם כדין."

1. הוראות הסעיפים הללו כבר נדונו בעבר בהחלטות הרשם בעניין 76116016 לגביהן בית המשפט קבע שניתן להרשות חלוקת בקשות לפטנט בהן תביעות הנובעות מאמצאה אחת, לשתייסם או יותר בקשות לפטנט בהיותן היבטים שונים של אותה אמצאה, וכפי שעמד על כך כבוד הנשיא א' וינוגרד, בעמוד 3 לפסק הדין:

"איני רואה מדוע לאותרו כמה פטנטים על אותה אמצאה כשבקשה אחת כוללת למשל את התביעות לגבי החומר, בקשה שנייה לגבי התהליך של ייצורו ובקשה אחרת לגבי שימושים שונים של אותו חומר, אם כל אחת מהתביעות הללו לכשעצמה היא אמצאה כשירות פטנט לפי סעיף 3 לחוק וכמובן בתנאי שאין חפיפה בין התביעות שבבקשות השונות." (הדגשה במקור - א.ק.)

לאחר השוואה לדין ור, ממשיך ומסכם כבוד הנשיא את גישתו הכללית לנושא זה, בעמוד 4 לפסק הדין:

"1. מכוח סעיף 2 אין לכלול בבקשה אחת יותר מאמצאה -כשירות -פטנט אחת. זהו ניסוח יותר מדויק מזה שניסת הדשם (דהיינו שאין להעניק יותר מפטנט אחד על אמצאה אחת). זהו הפן השני של סעיף 8 האומר שפטנט יינתן על אמצאה אחת בלבד,

2. ניתן להגיש מספר בקשות הנובעות מאותה אמצאה, או הקשורות אליה, בתנאי שכל אחת מהן כוללת בפני עצמה אמצאה -כשירות -פטנט כאמור בסעיף 3 לחוק (בתנאי שלא תיכללו בבקשה תביעות זהות או חופפות לתביעות שכבר נכללו בבקשה אחת."

2. בעניין [OCR Artifact] נדונו תביעות 1 - 10 לבקשה שם לגבי 'שימוש בחומר אזט בייצור תכשיר לטיפול או למניעת ... ((כאן בא בכל אחת מהתביעות שם של מחלה) " (בעמוד 5 לפסק הדין), לעומת תביעה 15 לפטנט שם לגביה מוצא כבוד הנשיא וינוגרד שההגנה שניתנה על פיה היא לתהליך להכנת פורמולציה המיועדת לטיפול המסוים שהוזכר בפירוט הפטנט. אין עוררין שבעניין [OCR Artifact] אין והות מילולית מלאה בין תביעות 1 - 10 לבקשה ובין תביעה 15 לפטנט. בית המשפט מוצא והוות בהיבטי המצאה הנתבעים שם לאור הסבר בפירוט שבפטנט לגבי הפורמולציה הנזכרת בתביעה 15. בשני המקרים מדובר באמצאה לשימוש בחומר אזט (כפי שה נדון שם) לייצור או הכנה של תכשיר או פורמולציה לטיפול מסוים.

בתביעה 15 של הפטנט שנתבע תהליך להכנת תרופה שכוללת אזט. בתביעות בקשת החלוקה נתבע: "זח6וח60168וח 8 01 מסםהזהק6זק 6ו₪ ם1 1256" לטיפול ב-105 כאשר

התרכובת מכילה אזט. כבוד הרשם אופיר קבע כי 2206655 ו-1256 הנס והיס לאור ההגדרה

המילונית של המליסם ולכן מצא חפיפה בין תביעה ל'תהליך להכנת תרופה' לבין תביעה ל'שימוש בהכנת תרופה'.

כבוד הנשיא וינוגרד למעשה מקבל את קביעותיו של כבוד הרשם אופיר לגבי זהות בין תביעות הבקשה והפטנט שנדונו שם. לגופו של אותו מקרה לא הוסיף בית המשפט לגבי שאלת החפיפה. בכך התקבלו עיקר האבחנות עליהן עמד כבוד הרשם אופיר בהחלטתו אשר היתה בפני בית המשפט שלערעור. כבוד הרשם אופיר מצא כי ההבדל היחיד בין התביעות שבבקשה שם לבין תביעות הפטנט הוא היקף ההגנה הנתבעת - דבר שלטעמו אינו מצביע לכשעצמו על קיום שתי אמצאות (סעיף 13(א) בעמוד 61 להחלטת הרשם בעניין [OCR Artifact]). כבוד הרשםם מצא כי באותו מקרה הייתה "זהות מהותית" בין תביעות 1 - 10 בבקשה ובין תביעה 15 בפטנט שם (סעיף 13(ד) בעמוד 62 להחלטת הרשם בעניין [OCR Artifact]) אותה לאחר מכן אף

מכנה הרשם "זהות מוחלטת" (סעיף 11(א) בעמוד 72 להחלטת הרשם בעניין [OCR Artifact]). ישנם קווי דמיון בין ענייננו ובין עניין [OCR Artifact].

בקשת החלוקה (בקשה 203972) נושאת כותרת "טבליות פרמקולוגיות או טבליות פרמקולוגיות דחוסות ישירות המכילות חלקיקים המכילים מעכב /1-קעכ ותהליכיס להכנתן". הבקשה ההורה (בקשה 176831) נושאת אותה כותרת.

כאמור, הבוחנת מצאה כי ישנה חפיפה בין תביעות 1 - 23 של בקשת החלוקה (בקשה 203972) ובין תביעות 23 - 26 של הבקשה ההורה (בקשה 176831). תביעה 1 היא התביעה הבלתי תלויה היחידה בבקשת החלוקה. בבקשה ההורה תביעות 23 ו-24 תלויות כל אחת בתביעות 1 - 22; תביעה 25 תלויה בתביעה 24; ותביעה 26 תלויה בתביעה 23.

תביעה 1 בבקשת החלוקה עניינה שימוש באבקת טבליה בייצור טבליה פרמצבטית לשימוש בטיפול ברשימה ארוכה של מצבים.

תביעות 23 ו-24 בבקשה ההורה הן לתהליך להכנת טבליה. תביעות 25 ו-26 התלויות בהן בהתאמה גם הן תביעות לתהליך. כאמור, תביעות אלה תלויות בתביעות 1 - 22 של הבקשה ההורה. מתביעות הבקשה ההורה נעדרת רשימת המצבים הכלולה בתביעה 1 של בקשת החלוקה, אך יוזכר כי שתי הבקשות חולקות את אותו הפירוט הכולל בין היתר התייחסות למצבים כאמור.

כפי שעמד על כך המבקשת, אמנם תכונות הטבליה בסופו של דבר יהיו בפרמטרים זהים אך לדבריה בבקשה ההורה נתבע היבט התהליך של האמצאה בעוד שבבקשת החלוקה נתבע שימוש בחומר להכנת הרכב במהלך ייצור, כהיבט נפרד ואחר של אותה אמצאה (פרוטוקול, עמוד 23, שורות 16 - 19).

במכתבה מיום 26.6.2012 סמכה טענותיה על החלטת בית המשפט בעניין [OCR Artifact] וסברה הבוחנת כי ישנה חפיפה בין תביעות אלה שבבקשה ההורה ובבקשת החלוקה, שכן בקשת החלוקה "תובעת שימוש בהרכב המיועד לטיפול במגוון רחב של מחלות והוה להרכבים] הנתבעים בתביעות 1 - 22 בבקשה ההורה. כמו כן, נתבעים בבקשת ההורה תהליכיס להכנת ההרכבים [שכתביעות 23 - 36]. עפ"י הפירוט, הרכבים ותהליכים אלו הנתבעים בבקשת ההורה מיועדים לאותו טיפול (ראה עמ' 10, עמ' 35 [לכקשק]) כפי שנתבע בבקשה דנן". הבוחנת מצאה ששתי הבקשות מתארות מרכיבים והן וכוללות חומר פעיל ותוספים באחוזיים זהים ובגודל חלקיקים זהה.

הבוחנת סברה שתביעות שימוש מגדירות בהכרח תביעות לתהליך כפי שזה נדון בסעיף 3 לחוק. על פניו מצאה הבוחנת שמשום שתביעות 23-26 בבקשה ההורה מתארות תהליך להכנת הרכב הנן חופפות לתביעות השימוש הנתבעות בתביעות 1-26 בבקשת החלוקה על פי אותו פירוט.

המבקשת סבורה כי החלטת הנשיא וינוגרד בעניין [OCR Artifact] אינה מנומקת או מבוססת וכי אין בה הסבר מדוע באמת אין לכלול בשתי בקשות שונות של אותו המבקש תביעות זהות או חופפות.

לשיטת המבקשת, כאשר מדובר בבקשות של אותו מבקש כלל אין צורך לעסוק בשאלת זהות או חפיפה שכן לטעמה יש לקרוא את חוק הפטנטים בישראל ככזה שאינו מגביל את כמות בקשות הפטנט שיכול אותו מבקש להגיש לגבי אמצאה אחת. המבקשת סבורה (פרוטוקול 3, עמוד 2 שורות 1 - 3) שסעיף 2 לחוק הוא דקלרטיבי באשר לזכות המבקש להגיש בקשה לפטנט. לטעמה סעיף זה נעדר נפקות אופרטיבית ואין לפרש את סעיף 2 לחוק כאמצעי להגביל את כמות הבקשות שיכול מבקש להגיש לגבי אותה אמצאה. המבקשת סבורה שאין זה5וגוף וזו

מכאן שבארה"ב הוכרו שני סוגי של אבחנות לצרכי "שתטת6זאק 6[סטס6": האחד, יציר חקיקה המוכר כאשר מדובר באותה אמצאה - "מס1וח6ץח1 6ו50"; והשני, יציר פסיקה הבא למנוע הארכת תקופת ההגנה שלא כדין באמצעות תביעות בפטנט שני שאינן מבדילות למעשה

אמצאה אחרת מצו שבתביעות פטנט ראשון - "9ח1ה015סח0150 ץ[00זה6וסק".

לגבי הסוג הראשון מוסבר בהוראות הבחינה בארה"ב:

ףחוזח6וסק 6!קווס ב זס] 20515 לזסוווזם)5 ם סע הזחוחזז6ו06 חז" הז10ח6טחז 5016 6 15 :15 05660 6 10 מסזו5סוו 6 ,61515 הס66[סיז 1 ]10001100 5 שו " הסוות6טחו 5016" ... ?66זשח 60הום!6 ףוסש 0 .0.5.0 35 ז06חוו פחזוח6וסק 6]פווסה זס] 1651 16מםו[6יד ב .0 ות זז]חז ץ]!םיז6זו] 6 1!ווס6 חסוזס6ו!קקם 6הז חז חזזם]6 ב זסהז6העו 18 ... מחסוסק 106 חז ההזם!6 פהוההסק8סדזס6 0 פחוףחזז][חז ץ]!םיזסזו] זווסת)זעו 6 6וזז הוו[זועו 0115] 101 הסזוה6טחו 6 ]0 6006 חס שיזסת) 15 6 שסוחז 5חז1ם!6 ,החסה יזוס 6הז הכ)... ?יזשו[זס 6 וס זווס ,חזום!6 6חס ]ס וז1ם]6 0 18 .החסז)הסטחז 506 1:6 0616 51111 מז 060יזסטר ץ[וח6יד6 ]ו 506 116 011065 "665חז 36" ]0 הזחַח16 ם פהזטסה זו ₪ ףחחזוססיז 3" ]0 זחָח16 0 חהזטסו] 61ס0ועו 506 6וזז חהזזו6סיז וחום]6 05/0 מסנזתס6טחז

(ההדגשה אינה במקור) "."66]

1. עם ליקוייס מהסוג השני ניתן להתמודד על פי הדין בארה"ב באמצעות הליך מתן הודעת "ז10ת12156181 [התוהח6 1" (שאינו רלבנטי לסוג הראשון) השמור למקרה בו מדובר בבעלות משותפת של שני פטנטיס בהס ריבוי פטנטים על אותה אמצאה, ובמסגרתו מסתלק בעל הפטנט מתקופת הפטנט המאוחר יותר הנמשכת מעבר לתקופת הפטנט הראשון. הצורך ב-

"12156[81101 [8ת1ות6 1" התעורר בארה"ב מאחר ולפי החוק הישן (שקדם לתיקוניס שנעשו בעקבות ה-461/ 6)חס6טח1 168ז6חזג/, 11 [ .1 .פ 466 פוהסטת1 ססוזסחזה הזזהז5-ע1.60 (2011) 285-86 .5701 125 ,3 8 112-29 .סא]) תאריך תפוגת הפטנט נקבע שס על פי תאריך מתן הפטנט ולא על פי תאריך הגשת הבקשה. בעיה זאת אינה עולה על פי הדין בישראל מאחר שכאן במקרה ששתי הבקשות נושאות אותו תאריך הגשה, הן פוקעות באותו היוס. זאת, בין אס משוס שמדובר בבקשות שהוגשו באותו היוס או בין אס מדובר בבקשת חלוקה מבקשה הורה הנהנות שתיהן מאותו מועד דין קדימה.

מכאן שלענייננו נוגע הדיון בארה"ב לגבי פתרונות ליקוייס מסוג - 000216 5/0001

2. הסוגיה של השאלה החפיפה אינה וגרה גס למשרדי פטנטיס אחריסם ברתבי העולם. כך למשל, במשרד הפטנטיס האירופי הנחיות מפורשות לעניין זה:

סט 101 15ח57510 חוסק 051 חז 6!קז6חזזק 06002060 חם 8 . 506 6ו1 זס] ]ה60ו!קקם 5006 6ה] 0) 60ותסז 06 80%ת60 פח6וסק ה]זעו 6660סיזן 10 1הס6ו[קע חס ששוס!! 10 551216וחדזסטן 15 ]1 ... .הסווח6טחז סיזם 5וח6101 116 6'זסו[ע הוסוזק1ז650 506 16 ה מוטסו] 5הסוזס6ו!קעם סטת 1ווסו!5 ...5חסז)ח6טחז 1חסיז6]]ו 10 66060זו חח 56006 מז 157161 6)וגוף סח הזסז] 6001000יז 6 0016 601106]] 5016 6 ]0 5ח0זו60ו!קקט סטם 6 ההסגוסו[1 05 6660סיז 10 ה60שוס!1 56 ז5ווחז ו[600 ,5והנסו!קקם זה6יו6]]ו תה68קסזטם 16 ת1 תסטהתורתהא: זס1 05ת106[1ט2)) ".א 01 ו יזסתוס

(0ם1ת2816 6[מט0כ] 5.4 .566 ,1 חַסזְק6:8 ,63 זזהק ,211106) זתסזגק (ההדגשה אינה במקור - א.ק.)

3. כלומר, גם באירופה לא יאושרו שני פטנטיס לאותו מבקש על אותה אמצאה. יחד עס ואת מודגש כי יותרו שתי בקשות בהן אותו תיאור רק כאשר התביעות שונות באופן ברור בהיקפן ומגדירות אמצאות שונות.

4. בהחלטה של המותב המורחב של משרד הפטנטיס האירופי התייחסות ספציפית לסוגית החפיפה שעלולה להיווצר במקרה של בקשת חלוקה בעניין 5 :1)

7 ,,(07שש000י8[//.50מ121/1510), בפסקא (111)0/\ להחלטה:

6 )5חז-ו5זו] 12200'5 16 ]0 66מ6סיזק 6500011560 16 0 חחזיזס66" ]ספוטו 16 חס זח6יזסכן 6 6אז זוע 65 זז ,65 [מסופוטז. 060ת6חזם 6וזז ת6השר 560ו]6ז 6זם ]10611600 5חסזום6ו!טקם ]חסיזסק חחהוח6ק 116 05 ז000חז-10[661ו5 50716 6וו 5חזום!6 מסוזססו!קקם מס מסזוזםווסיזק 16 ]0 06601156 חסזסק זחסיזסק [160חטיזף זס מסוזססווקקם ו] סח 105 ]הססו!|קקם 6ה1 6056 0 ה56 1 .ףהזוח6וסק 6ומגוסם 'זס] ]ח6]ס ‏ 56600 0 ]0 זחסיזף 6וזז 10 0ח16001 05חז6660סיז חז ז5סיזסוחו

" .הז10ות6טז1 5016 6ו[1

(ההדגשה אינה במקור)

באותו עניין לא מצאה ערכאת הערעור האירופית שישנו למבקש כל אינטרס לגיטימי אשר יצדיק חלוקה שתביא לשתי בקשות או פטנטים הנוגעיס לאותה אמצאה, ובפסקא 13.4 להחלטה נקבע:

6מווסה ]0 חסזוזטווסיזק ]0 6!קזסחזזק 6ו₪ ]10 0660265 סזססם סד" וז סח 05 זהס6ו|!קק חם ]110 20515 6ה) מס 681515 החזח6וסק זס] ]השס 0ח5660 0 ]0 זחסיזף 6 0 חח16001 05חז660ס6סיזק חז ז5סיזסוחו ]סק 6וחסיז 06 5565505סק ש60יז1 6ו₪ ]1 ז0110וז-1[661ו5 6חז50 6וזז 060 הזוס 05חז] 00 1160 16 6יזסן6יז6ו11 זס][0יז6ו1ז 0 10 5ח6חז0ח6חזם סו 00 6 ]0 666נזק 6510011560 הז חן וז 16 השעו 560ו]6יז 0 סז 0166160 6יזם ה10ו60ו!קקם [סמסופוטו הוח 0 05 ז0110ז-1[661ו5 506 1:6 5חזום[6 מסוזס6ו!קקם [סחסופוטו

".)ח6)סק זח6יזסק 60זחסיזף ם יזס ה10ו6ו!קקט זחסיוסק

5. קביעות אלה ומאוחרות יותר נדונו לאחרונה בברטניה במסגרת 1105 6א[411חוח 10 (30) 1959 16 [2014] ,ו[טנת2) 1:06 01 60ת6)ותנצ1 .ט ./\. א 1660165 (להלן: "עניין סכו!ווןש") שס לאחר ניתוח מפורט של ההלכות השונות הנוגעות ל-" 6[פטס6

שתות6זהק" בין פטנטיס של אותו מבקש כמו גם בהקשרן של בקשות חלוקה קבע בית המשפט הבריטי שורה של הנחיות התואמות את הדין הבריטי בראי הוראות אמנת הפטנטיס

האירופית ולפיהן יש להפעיל את איסור ה- "שְתותסזהק 6[פטס":

ץמ 1ז6ו] 6 חב 00105 קזוזסויזכ 506 16 6טםוז ז5ווחז 15חסוסכ סשת שה ד

;(11016 חז 'ז511060550 115 זס) זה6ו!קקם 506 6וזז

שו 507 10 15 01 הסזזוה6טחז 506 6ה זס] 06 ז8ווחז 5חזום[6 סט שד זז ]וח ש6ו[1 הססחז 1 5ווז על חח סח 601[מוו5 6חז50 6וזז יזס] 6 ז5וווח ]0 "0-00 05 60ז00ו5ה60 15 5006 6ו[1 .56006 6וח50 6(ז 6טסן 001660 6ז הוסטם וס [[ועו פחזיזסטו מז 665חסיז6]]וה [סוטזיד1 .50500066 6 0005 וחזום]6 סוס 6 הזע 60065 פ'זסטס6 הזום!6 6חס ]1 זגו .6 ]0 0005 016010 6ו][ז הסוזז ץ]1ז 666550 11815 .5חז1ם!6 1ה06ח6ק06ח1 06 ז8ווחז 5חזזם][6 סטח שת כו סט ]1 .560076 פחוקקט!'זסשיס חס זחזסק 6וזז ][ס מסזז66[סיז וז חזסיז] פשוסווס] 0 ח6050יז סח 15 6יזסו]1 ה6ו]ז 56026 זחסז1]]6 6טה 5חזזם!6 61 ח6ק6חז 506 116 \[זזעו 5וחזום]6 1ה06ח6ק06 מזס)ח60 5וח6וסק 6ה ]1 השעש ז60[טס 0 .0.0 60060 15 1ח6ז0ה6חזם חס ]1 ז6זם] סז זוז זהוסק 116 .6ק560 ה06 6 60 זהוסק 6ו]ו 6056 זסוז חז זול 006% קוונו!גטט ם וזו 601 .ח6ו]]ז

6. יוער כי בית המשפט הבריטי מוצא כי אין חולק שאינטרס לגיטימי כאמור יקוס במקוס בו

בקשת החלוקה תהיה יותר רחבה מהבקשה ההורה, בפסקא 308 להחלטה בעניין 11105חק :

[חסזפוטו0 ₪ חהזחוסופס חז ז65יזסוחז 1616 ם 6טסוז סח 66וח6ו סק 0 ... 6 16 055קו60ה6 זגו החסה יז6הססיזם 6יזם ה6וחעו 5הזזם!6 הזש זה6וסק זזה 0א6 6וזז זה6יזסק 6 ]0 מסזזוגו6ספסזק פהוזגוכ .זחסוטק זחסיוסק 0 ]ס חזזם!6 זסשוסידוסת 0 101 1016016 זווט וחום]6 הססז 0 10 00[601 ענוח 6 לחז ]וול 66 01 לסוח 166ח6וסק 16 .06602160 6 1!ווסעו [0 5ז60ץ ח6ט6 "זס 5 ומסח 6יזסחז קהסחז 660 הזעו זחוסק 6 הזעו סז סז בח 00 6 [זסםש חז שור 15 5וה1 .5!ס6קקס ץז ז55סקן חס 95חו660ס6סיזק

חוסופ0 0 וחטשו עסחז 166ח6וסכ 6 6הז1והם6חז 16 חז יזסט6שוסזז .סקצש

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

פחופחזז[חז חב 60 6חוום] 5[ זסו1ו6קת 60 0 6601056 זתסזף ץןז60 חם 6 10 6]056 שיזסע ₪6 קסחז ו6ווטסיזן פחזףהזיז][חו 16 .ו6גוטסיזכן 6טזוזו6קחזס6 חס 1 -זס]]0 חס חום]6 עוסידזסה 6 הזוזזו וח הסזוח6טחז 5 66וח6וסק 5' )סק 6 זסוו0סיזק וס 0 "ס] 61)זסחז שוסח 15 מז 51076 ץזזםס 6 ץכ 6011500 1055 6וזז ה 6[ססיז6ח[גוט ץזיזם]ווסוזיזסקן 6 קז 655חופגום זס וו 00065 חז 6026500016 עז!גו] 6 01 [[6עו קסחז זה6הז6ףחזזד][חז 6 0 0601065 66ז1ח6וסק 6וז 5גוח'ד .(0 5 67 זזה) 61 1977 6הז ]0 569 עוסיזיזםח 0 הזעו זה6זסק זחסיוסק 6וזז ]0 זהסיזף הזסזכס החם ז6]]ס מס 15 וסועו ]המיז 051 006 (123)3 זז 0ח0 68 6ו₪ ]0 ההמצאה הנתבעת בבקשה הנבחנת, במלואה או בחלקה, נופלת תחת ההיקף הנתבע בבקשה או בפטנט האחריס.

בעניין 111105 נקבע שככלל על שאלת החפיפה להיבחן בהשוואת תביעות בלתי תלויות בלבד (ר' פסקא 310 (₪1ו) להחלטה המצוטטת לעיל). ברס, יש להתייחס לקביעה זו בזהירות. יש להבחין בין מקריס של רכיבים משותפים להס כיסוי משותף על לשון "שתנקקג[ו6טס" לבין חפיפה מלאה מלשון "1060681" או "106011681 518118117 ט5". כך למשל הזהיר עצמו בית המשפט הפדראלי בארה"ב לגבי אבחנת שאלת ה-"שחנקק68טס" בעניין ,56160565 211630)

8 360.ת 753 ,.31 .66 1111660 1 המויזהּו[ 60זבּצ1 .ע .81 .61 .6ח1, בפסקא 111 להחלטה:

₪ 5116 101 6הזוו055 6001 זזגוס6 115 ,65זוקא6 זח6וסק 0 השחשר ,פצוה'ד" מסוזקוהוז055 5')זווס6 6 ,ץ011ה00וו00 .[פווק 6הז סז 5ז5]6חסי -.. הזז 6קוחסא6 זס'1 .15ח6וסק פחזקקם!יז6טס ]0 66ח1510א6 516ז55ס2 6ה 65'זסחףו וס 1101 [ס חסוזטזוקאס הסקוו ,5ווח6/ 0 8וחזם]6 זחסוסק ז5זו] ם 6יזסועו

סז ]0 56006 [!גו] 16 חז6וו6סיזטן וחסיז] 06וו]6א6 6 ]5111 קסוחז 6ו[מוגוכן 6זז

15

.7

.8

.9

.0

85 פ8%ווסזםץ 0 6ח6)סק ]חס6ווך56וו5 10 ₪6 החום!6 [6זוקאס

//

.6101 5ווח6ף "זסויזטן 6 הזווזשו 60 60

השוואת תביעות עצמאיות לצרכי שאלת החפיפה הינה נכונה על פניה אך יש לבחון גם את מכלול מערכות התביעות על מנת שהכלל האמור לא ינוצל לרעה.

בהשוואת תביעות בקשה שחולקה לתביעות בקשה הורה מובן שפרשנות המונחיס תהא והה שכן על פי רוב מדובר באותו פירוט עס מערכת תביעות שונה. לכן בבחינת חפיפה יש לשמור על פרשנות קוהרנטית של מונחיס המשותפים לשתי הבקשות (החולקות למעשה את אותו הפירוט). מכאן שבמקרה שכזה בחינת החפיפה תתמצה בהשוואת מערכות התביעות.

כפי שעלה מעניין 6וחסס611/)\, מבחן עזר לשאלת החפיפה יכול להיות שבמידה ותביעות הבקשות השונות יכולות היו לדור יחד באותה הבקשה בהיותן היבטים שונים של אותה המצאה הרי שבהינתן אינטרס לגיטימי (כגון זזה הנדון בעניין 2111105) אין מניעה שייהנה

המבקש מהיבטי הגנה נפרדים בבקשות נפרדות, כל עוד אינו נהנה מהגנה רחבה או ארוכה יותר העולות מעצס קיומן של שתי בקשות או יותר.

כאמור, בעניין 6וחסס!61/\ קבע בית המשפט שניתן ליתן פטנט בעקבות מספר בקשות הנובעות מאותה המצאה, או הקשורות אליה, בתנאי שכל אחת מהן כוללת בפני עצמה המצאה-כשירת-פטנט כאמור בסעיף 3 לחוק ובתנאי שלא תיכללנה בבקשה תביעות זהות או חופפות לתביעות שכבר נכללו בבקשה אחרת. על פניו, בדרישה שכל אחת מהבקשות תכלול "בפני עצמה המצאה-כשירת-פטנט כאמור בסעיף 3" עולה הדרישה שהבקשה תעמוד בכל דרישות החוק ובכלל וה גס שתהיה בה התקדמות המצאתית כדרישת סעיף 5 לחוק. בבחינת ההבדלים בהיקף ההגנה יש להידרש לשאלה האם מדובר בהיבט נוסף של אותה המצאה כאשר על אותו היבט נוסף להיות כשיר לפטנט ובכלל גה לעמוד בדרישות סעיף 5 לחוק לעניין התקדמות המצאתית.

בהקשר זה ולאור התייחסות בית המשפט בעניין 016ס611/\ לאפשרות ההסתמכות על הוראות סעיף 44 לגבי פטנט מוסף, יוער שיש להבדיל מקריס בהם תימצא חפיפה לבין מקריס בהס ישנס היבטים נוספים הנעדריס התקדמות המצאתית אך היכוליס לבוא בגדר דרישת השכלול והשינוי הנדונות בסעיף 44 לחוק לגבי פטנט מוסף. גם פטנט מוסף על פי סעיף 44 לחוק יהא בגדר המצאה-כשירת-פטנט כאמור בסעיף 3 לחוק. במתן פטנט על פטנט מוסף פוטר המחוקק את המבקש מעמידה בתנאי ההתקדמות המצאתית ומסתפק בדרישת שינוי או שכלול כרף כשירות נמוך יותר. אין פטור דומה מצד המחוקק להקלה על סף הבחינה בחפיפה בין בקשות.

16

.1

.2

.3

בחינת החפיפה יכולה להיעשות הן בין בקשה הורה ובין בקשה שחולקה ממנה, והן בבקשה מוקדמת אשר היקף תביעותיה נכלל בתחוס ההמצאה הנתבעת בבקשה מאוחרת, כמו גס במקרה בו היקף התביעות בבקשה מוקדמת רחב מהיקף התביעות אשר בבקשה המאוחרת, ולהיפך.

מובן שבקשות נפרדות הנושאות תאריך שונה ידונו לפי הוראות סעיף 9 לחוק והוראות תקנה 8 לתקנות לפי היות האחת בקשה מוקדמת והאחרת בקשה מאוחרת ובמידת הצורך אף יופעל סעיף 19 לחוק לעניין דחיית הבחינה.

כאשר מדובר בבקשות שונות של אותו המבקש (בהקשר וה יוער כי על בחינת שאלת החפיפה להיעשות לאור והותו של המבקש המקורי אף אס לאחר מכן נעשתה העברת וכויות) הנושאות תאריך זהה, תעלה שאלת החפיפה המעלה גס שאלת מהו הנזק הנגרס מהרישום הכפול: תוקפן של בקשות אלה יסתייס בישראל באותו היוס - כלומר המבקש לא יקבל תקופה ארוכה יותר ממה שנקבע בחוק לגבי המצאה אחת; בעוד שיתכן ויגרס נזק למרשם מעצס קיומו של רישום כפול לגבי אותה המצאה בפנקס - דבר שיפגע בוודאות הפנקס.

נראה כי השאלה אותה יש לשאול היא מה נלקח מאת הציבור. אס המדובר בהיבטים שונים של אותה המצאה ייתכן ואף תהיה נוחות גדולה יותר לציבור באבחנה בין ההיבטים השונים הנתבעים על דרך של הכללתם בבקשות שונות.

ודוק, אס בענייני נוחות עסקינן יוער שבנהלי הרשות מגבלה על כמות ההיבטים אשר רשאי מבקש לכלול בבקשתו (ר' חוזר רשסמ.נ. 78 "הגבלת מספר התביעות הבלתי תלויות בבקשת פטנט" מיוס 2.2.2010). מגבלה זו נובעת מהערכת היקף העבודה הנדרש לבחינת כל היבט. במידה ויכול היה המבקש לכלול באותה בקשה היבטים רבים של אותה המצאה היה הדבר מגביר את עומס העבודה על הבוחן.

אס נאמר כי ניתן לאפשר הפרדה של בקשות במקרים של היבטים שונים של אותה המצאה אשר לא ייחשבו חפיפה אסורה הרי שיש להידרש למאפייניס השוניסם של תחומיס מיוחדים בהס אבחנת ההיבטים של ההמצאה, מורכבת.

כך למשל, לגבי תחום הביוטכנולוגיה פורטו בחוזר רשם מ.נ.40 "נוהל בעניין בחינת בקשות בתחום הביוטכנולוגיה עפ"י סעיף 8 לחוק הפטנטים" מיוס 13.1.2005, מרכיבים שייחשבו לתביעות המתייחסות להמצאה אחת כמצוות סעיף 8 לחוק.

גס בתחום הכימיה מאפיינים מיוחדים. למשל, במקרה של חפיפה בין שתי בקשות כאשר הבקשה הראשונה כוללת תביעה מסוג נוסחת מרקוש המתייחסת לקבוצה של חומרים, והבקשה השניה מתייחסת לחומר אחד ספציפי, או יותר אשר נכלל באחד המתמירים של נוסחת המרקוש. במקרה כזה על פניו נכלל החומר בבקשה הראשונה במידה שבעל מקצוע

17

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בתחום היה יודע שהחומר כלול בחלופות השונות הבאות בגדרת תביעת מרקוש למרות שלא הוזכר במפורש.

במידה ויוחרג החומר הספציפי מהבקשה הראשונה ובכך לא יקבל הגנה כפולה, וכל עוד בפועל לא ייהנה המבקש מתקופת ההגנה מוארכת, איני רואה מדוע שלא יינתן פטנט נפרד על אופן ביטוי ספציפי של ההמצאה הרחבה כפי שעולה מייצוגה באמצעות תביעת מרקוש - שכן ניתן היה לכלולה בבקשה המקורית כתביעה לחומר הספציפי לצד התביעה הרחבה.

בדומה, גם מבניס גבישייס שונים עשוייס להוות היבטים שונים של אמצאה קודמת אשר ביטאה את ההמצאה באמצעות תצורה גבישית אחרת.

כפי שצויין לעניין 16ת61160// ניתן לתבוע היבטים שונים של אותה המצאה בבקשות נפרדות (כגון מוצר, תהליך לייצורו ושימושיו), כל עוד אין חפיפה בין התביעות שבבקשות השונות. לדוגמא, תביעות תהליך ושימוש עשויות לחפוף זו לזו, כאשר הן מגדירות היקף הגנה זהה, גס אם אין ביניהן והות מילולית; תביעות מסוג "...01 ח8180100ק6זק 116 ז0ס1 0106655 4" ו-

"ץצ 01 תסחהזהקסעק 116 מו % 01 1256" על אף ניסוחן השונה, הן תביעות המהוות הגנה כפולה על תהליך הכנת מוצר. לפיכך, היה ומדובר בתהליך או שימוש להכנת אותו מוצר, ואין הבדל בתהליכיים הנתבעים או המתוארים בפירוט, תביעות אלה ייחשבו חופפות.

5. לאור זאת, כאשר אין זהות מילולית בתביעות אך עולה שאלה של חפיפה, ניתן לפתרה

.6

.7

באמצעות בחינה האם יכולות היו התביעות לדור יחדיו ולהתקבל במסגרת בקשה כשירת פטנט אחת (בין היתר לאור ייחודם של תחומי אמצאות מסוימים אשר חלקם נדון לעיל), ואם כן, הרי שניתן לאשרן גס במסגרת שתי בקשות כשירות פטנט נפרדות של אותו מבקש.

בכל מקרה, אין לקבל מצב בו בוצעה חלוקה, ולא כל שכן חלוקה שהוצעה על ידי הבוחן מכוח סמכות הרשם בסעיף 24(ב) לחוק, ולאחר שזו בוצעה מועלה ליקוי של חפיפה. האחד מן השניים: או שלא היה מקוס לבצע חלוקה; או שהחלוקה בוצעה באופןו שאינו מהווה חלוקה נכונה ומותיר חפיפה. במידה והמדובר במקרה השני הרי שהליקוי אותו יש להעלות הוא חלוקה שאינה מביאה לפתרון ליקוי אחידות ההמצאה שהועלה על פי סעיף 8 לחוק.

כאמור, בענייננו הבוחנת מצאה, כי גס לאחר תיקון התביעות (גרסה 2 לבקשה, בהתאם למכתב המבקשת מיוס 22.5.2011) ישנה חפיפה בין תביעות 1 - 23 של בקשת החלוקה ובין תביעות 23 - 26 של הבקשה ההורה ולכן על פי הוראות סעיף 2 לחוק הפטנטים אין בקשת החלוקה כשירה לפטנט. וכדברי הבוחנת במכתבה מיוס 26.6.2012 ;

"הבקשה דנן תובעת שימוש בהרכב המיועד לטיפול במגוון רחב של מחלות זהה להרכב הנתבעים בתביעות 1-22 בבקשת ההורה. כמו כן, נתבעים בבקשת ההורה תהליכים להכנת ההרכבים ראה תביעות 26 -23. עפ"י הפרוט

הרכבים ותהליכים אלו הנתבעים בבקשת ההורה מלועדים לאותו טיפול (ראה עמ' 0, עמ' כפי שנתבע בבקשה דנן. כפי שפדטתי במכתבי הקודם מיום 25.012011 שתי הבקשות מתאלות ומרכיבים זהים הכולל חומר פעיל ותוספים באחוזים זהים ובגודל חלקיקים זהה. בהחלטה הרשם מיכאל אופיר נקבע שתביעות שימוש מגדירות תהליך בהתאם לסעיף 3 לחוק. על כן, קיימת חפיפה בין תביעות 23-26 המתארות

תהליך להכנת הרכב לבין תביעות שימוש 26 -1 בבקשה דנן."

8. במכתבה הקודם מיוס 25.1.2011 פרטה הבוחנת :

"עפ"י הולאת סעיף 2 לחוק ולאור קיומה של חפיפה בין התביעות 1-46 של בקשת החלוקה דנן לבין התביעה 1.26 של הבקשה ההורה בישראל מס'

1 של מרשתכם, התביעות 1-46 אינן קבילות. מאחר וה( תובעות טבליה המולכבת מהרכב פרמצבטי זהה המכיל את אותו חומר פעיל תוספים באחוזים זהים. הטבליה מתקבלת בתהליך זהה של דחיסה או דחיסה ישירה, שבו 60% מהחלקיקים הס בגודל קטן מ-250 מיקדון, היחס בין עובי הטבליה למשקל הטבליה הוא בין0.002 ל-0.06 מ"מ/מ"ג, כמות המים בטסליה הינה פחות מ -10% לאחר שבוע בטמפרטורה של 25 מעלות צלזיוס ולחות של 60%."

9. כאמור, לצורך שאלת ההמצאה יש לבחון את התביעות העצמאיות. מתוך אלה תביעה תביעה 1

.0

.1

.2

של בקשת החלוקה היא התביעה העצמאית בעוד שתביעות 23 - 26 של הבקשה ההורה הינן תביעות התלויות בכל אחת מ-22 התביעות הקודמות. מכאן שלאור האמור לעיל, על פניו אין מקוס להעלות ליקוי של חפיפה שכן, אין מדובר בהשוואת תביעות עצמאיות. יחד עס ואת, על מנת למנוע ניצול לרעה ופיצול מלאכותי של תביעות עצמאיות יחד עס כאלה התלויות בהן, אין די להסתפק בהשוואה פשוטה של התביעות העצמאיות.

כפי שעמדה על כך הבוחנת במכתבה, בעניין 6116016/\ קבע הרשם (בעמודים 53, 73 להחלטה) שתביעת שימוש היא למעשה תביעה של תהליך בהתאם לסעיף 3 לחוק. בענייננו אין המבקשת חולקת על קביעה זו ממנה איני מוצא לשנות.

כפי שעמדה על כך הבוחנת קריאתן של תביעות 23 - 26 בבקשה ההורה יחד עס התביעות בהן הן תלויות מגלה בהתאמה את כל הרכיבים הנתבעים בתביעות 1 - 23 של בקשת החלוקה.

עיקרו של ההבדל הוא בכך שתביעה 1 בבקשת החלוקה תובעת שימוש לשס ייצור: " 56ט 6 1 68 1116 ת1 ₪56 107 1 18600116נותהרת 6+ מ1 1". בעוד שתביעות 23 -

6 של הבקשה ההורה תובעות תהליך לשס הכנה: " ווזזס! 0 שתוזהקיק ז10 6655סזק

ודוק, ענייננו בשתי הבקשות בתביעות שעניינו ייצור והכנה לאותה מטרה (כפי שזו עולה מפירוט הבקשה ויתר התביעות). לו אחת מהן היתה מוכוונת להשגת תוצאה ספציפית המוחרגת מהאחרת הרי שייתכן וניתן היה לראותן כמעניקות היקף הגנה שונה (השוואת הוראות

19

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הבחינה של משרד הפטנטים האירופי לעניין תביעות שימוש: 108 65ם₪106[1) קת

85) 1256 4.16 ,1 ז6זק88ת:6 ,1 זזה ,,הסוההורתהאת ).

3. בשעת הדיון הציגה המבקשת בקשה חלופית במידה והשגתה לא תתקבל, לפיה יושהה המשך בחינתה של בקשת החלוקה עד תוס הדיון בהתנגדות התלויה ועומדת למתן פטנט על הבקשה ההורה (פרוטוקול עמוד 24 שורות 17 - 26) שכן אס הבקשה ההורה תידחה הרי שסוגיית החפיפה תתאיין מעצמה. ברס בירור ההתנגדות לבקשה ההורה הוקפא בהתאם להוראות חוזר רשם מ.נ. 23 (שהיה תקף באותו מועד) בגיו המשך בחינתה של בקשת החלוקה דנן. איני סבור כי יש לאפשר למבקשת לפסוח על שתי הסעיפים.

64. לפיכך, ככל שאין המבקשת מחריגה מהבקשה ההורה את רשימת המצבים הכלולה בתביעה 1 בבקשת החלוקה, איני מוצא לשנות מקביעתה של הבוחנת וסירובה של בקשת פטנט 203972 עומד בעינו.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס | * כסלו, תשע"ה

2 דצמבר, 2014

סימוכין: 7

20