החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לביטול פטנט 155671 (בקשה למחיקת תצהיר בתשובה)

מבקשת הביטול: רונטל יישומים הנדסיים 2001 (בע "מ)

ע"י ב"כ: מיתר ליקוורניק גבע לשס טל ושות'

בעלת פטנט: אלעד ברקן

ע"י ב"כ: לוטי ושות עו"ד

ה ח ל ט ה

בפניי בקשת מבקשת הביטול למחוק את תצהירו של ד"ר אלעד ברקן, אשר הוגש בתשובה לחוות דעתו של עו"ד סנפורד קולב. חוות הדעת עוסקת בהיקף ההגנה שניתן בפטנט הישראלי מושא ההליך בפניי בהשוואה להגנה הפטנטית שקיבל בעל הפטנט בארצות הברית בגין האמצאה.

בהחלטתי מיוס 18.9.2016, בה דנתי בבקשת מבקשת הביטול למחוק את חוות דעתו של עו"ד קולב, קבעתי כי אני מותירה את חוות הדעת ומאפשרת לבעל הפטנט להגיש חוות דעת מטעמו בתגובה, כדלקמן:

"לאוד האמוד, אני מתירה לבעלת הפטנט להגיש חוות דעת בתשובה לחוות דעתו של עו"ד קולב וזאת עד חודש לפני מועד הדיון. כמו-כן אני מודה על מחיקתם של סעיפים 9-4 לחוות דעת המומחה החס!?."(פס' 38 להחלטה)

מבקשת הביטול טוענת כי תצהירו של ד"ר ברקן מתיימר להוכיח דבריס שבמומחיות שיש להגישס כחוות דעת מומחה. על כן היא עותרת למחיקת התצהיר. עוד טוענת מבקשת הביטול כי תצהירו של ברקן מוסיף טענות חדשות, אשר מטרתן לצמצס את תביעות הפטנט בלי לבקש תיקון פירוט כנדרש.

בעל הפטנט טוען מנגד כי יש לפרש את החלטתי בעניין הגשת חוות דעת בתשובה כקובעת כי ניתן להגיש כל ראיה בתשובה לחוות הדעת. עוד טוען בעל הפטנט עו"ד קולב אינו מומחה לדין הזר ואף אינו מומחה בתחוס האמצאה, ומאחר שכך היה צורך בעדות של מומחה בתחוס ההצפנה אשר ישיב לטענות שהועלו בחוות דעתו וברקן הינו מומחה שכזה.

בתשובה שהגישה מבקשת הביטול אתמול, ואשר הגיעה אליי היוס, מדגישה מבקשת הביטול כי בעל הפטנט בחר לפרש את החלטתי בדרך הנוחה לו ואשר אינה מתיישבת עס לשונה. את ועוד, היא מצביעה על כך שבעל הפטנט עצמו עתר כי אאפשר לו להגיש חוות דעת בתשובה לחוות דעתו של עו"ד קולב וזאת כסעד חלופי באס לא אורה על מחיקת אותה חוות דעת. עוד מצביעה מבקשת הביטול על כך שאדס לא יוכל לשמש הן כבעל דין ועד והן כמומחה באותו הליך.

כאמור, חוות הדעת של עו"ד קולב עוסקת בנושא אחד בלבד והוא היקף התביעות בפטנט הישראלי בהשוואה לפטנטיס האמריקאיסם. בהחלטתי התרתי להגיש ראיה בתשובה לחוות דעת זו ובסעיף 38 להחלטה הוריתי כי ראיה זו תהיה חוות דעת מומחה.

לא יכולה להיות מחלוקת כי נושא חוות הדעת הינו עניין שבמומחיות ואינו עניין עובדתי. ד"ר ברקן הינו בעל דין ועד שמסר תצהיר בהליך זה. אין מחלוקת כי עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בתחוס ההצפנה וכי הוא מבין את תחוס האמצאה. ואולס ד"ר ברקן אינו מומחה בתחוס הפטנטים. מכאן שהוא אינו מוסמך לסייע בגיבוש המסקנה הנדרשת בשאלה אשר לגביה נתן עו"ד קולב חוות דעת מומחה.

כפי שנאמר לעניין זה בספרו של י. קדמי "על הראיות", מהדורה משולבת ומעודכנת, חלק שני, עמ' 756 (2009):

"כאמור, העד הדגיל - להבדיל מן העד המומחה - אינו דשאי להעיד אלא על "עובדות" בלבד. גולש העד הדגיל אל מעבר לגבול "העובדות" - עדותו פסולה כ"עדות שבסביה". הסקת מסקנה (קוי: "סברה"), שאינה "מסקנה שבמומחיות"- שמודה לבית המשפט לבדו; משום שאין לעד, שאינו מומחה, כל "יתדון" על בית המשפט בהקשר זה, ואל לו לשים עצמו בנעלי השופט."

ד"ר ברקן סבור כי חוות הדעת מבוססת על "טעויות מדעיות לגבי היקפו של תביעות הפטנטים" אשר עליהן הוא מבקש להשיב. לא ירדתי לסוף דעתו של ד"ר ברקן בטענה צו. ככל שהטענה היא שעו"ד קולב אינו מבין בתחוס האמצאה, ועל כן המסקנות שהסיק אינן נכונות, גם על כך ניתן היה להשיב בחוות דעת מומחה. זאת ועוד, השאלה האס בעקבות הטעות נטענת של עו"ד קולב מסקנתו היא מוטעית, גם היא שאלה שבמומחיות.

ד"ר ברקן מעיד בחוות דעתו על הדרך הנכונה לקרוא תביעות ולעמוד על היקפן וזאת מתוך הבנת תחוס האמצאה ולא מתוך מומחיות בתחוס הפטנטים (למשל, סעיפים 1.6, 1.7, 1.9, 1.11) ואולס, לטעמי, לא די בהבנת תחוס האמצאה לצורך זה.

גם אס הייתי סבורה כי מומחיותו של ד"ר ברקן מכשירה אותו ליתן חוות דעת בשאלת היקף ההגנה של הפטנט, מקובלת עליי טענת מבקשת הביטול כי קיים קושי לייחס משקל כלשהו לחוות דעתו של אדס אשר מופיע פעם כעד עובדתי ובעל עניין בהליך ופעסם כמומחה באותו הליך ממש (ראה ת.א. (ת"א) 2334/06 משק כרמי - ייצור ושיווק תוצרת חקלאית בע"מ נ' יעדים לשיווק (1972) בע"מ (פורסמה בנבו, 11.11.2009). ערה אני לכך שד"ר ברקן לא הכתיר את העדות כ"חוות דעת מומחה" אלא כ"תצהיר" ואולס אין באמור כדי לסייע, כאשר תוכן התצהיר כולל מסקנות אשר לשמן נדרשת מומחיות.

זאת ועוד, בחלק נכבד מתצהירו, מעיד ד"ר ברקן על ייעוצ משפטי שקיבל, למשל בסעיפים 2, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.37, 1.38 לתצהיר. ייעוצ משפטי אין מקומו בתצהיר, שהרי הוא אינו עובדה שהעד יכול להעיד עליה ולהיחקר עליה, למעט לעצס השאלה האס קיבל ייעוצ משפטי כאמור אס לאו. ואת ועוד, כל ייעוץ משפטי שקיבל העד אינו רלוונטי לשאלות שבמחלוקת שהרי תוכן הייעוצ הוא חוות דעת של היועצ המשפטי ומומחיותו של היועצ המשפטי לא תוכל להחליף את שיקול הדעת השיפוטי הנדרש.

בסעיפים 1.45 - 1.46 מתייחס ד"ר ברקן לבקשת פטנט נוספת שהוגשה בארצות הברית והליך הבחינה לגביה טרס הסתיים. איני רואה מניעה כי ד"ר ברקן יעיד על קיומה של בקשה נוספת זו, שכן עובדה זו אינה עניין שבמומחיות. עם זאת, לעניין וה כבר התייחס ד"ר ברקן בתצהירו הראשון (ראה סעיף 3.36 לתצהיר) כך שאין בהותרת חלק וה בתצהיר כדי להשיב על חוות הדעת.

סוף דבר, אני מורה על מחיקת התצהיר המשלים כולו. הוצאות בקשה זו יילקחו בחשבון בסיוס ההליך, ככל שייפסקו במסגרתו הוצאות לאחד הצדדים.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושליס ביוס י"ט כסלו תשע"ז

9 דצמבר 2016

סימוכין: 5