סיכון מחושב

קול-אייר (עיתון), גיליון אוגוסט 2010

בימ"ש העליון בארה"ב מאשר כי ניתן לקבל פטנט בגין תוכנות ושיטות עסקיות

 

מאת עו"ד אייל שילון ועמית צוקרשטיין

בהחלטה נדירה וחשובה של בימ"ש העליון בארה"ב בנושא פטנטים שניתנה לאחרונה בעניין בילסקי, אשר לה המתינו בציפייה דרוכה כל המתעניינים והעוסקים בעולם הפטנטים, אישרו מחדש השופטים כי ניתן (וכי תמיד היה ניתן) לקבל פטנטים בגין תוכנה ובגין שיטות לעשיית עסקים.

למרות זאת, דחו השופטים את הערעור וקבעו כי בקשת הפטנט הספציפית של בילסקי אינה כשירה לרישום כפטנט משום שההמצאה אבסטרקטית מדי.

תחילת הסיפור בבקשת פטנט שהוגשה בשנת 1997 ע"י ברנרד בילסקי בתחום המכונה "שיטה לעשיית עסקים" ואשר עסקה בשיטה לגידור סיכונים בנוגע למסחר בסחורות. בקשת הפטנט סורבה ע"י בוחני הפטנטים במשרד הפטנטים האמריקאי לפי סעיף 101 לחוק הפדראלי העוסק בפטנטים. הסעיף, אשר ראוי לציין שנוסח בימים בו אנשים נהגו בכרכרות, עוסק בהגדרת התחומים הכשירים לרישום כפטנט.

בילסקי ערער לערכאה אדמיניסטרטיבית של משרד הפטנטים (BPAI) אשר אישרה את סירוב הבוחנים בטענה שתחום ההמצאה אכן אינו כשיר לרישום כפטנט. גם ערעורו לבית המשפט לערעורים של המחוז הפדראלי לא צלח והוחלט גם בבימ"ש כי תביעותיו של בילסקי אינן כשירות לרישום. בימ"ש הציג בהחלטתו מבחן משפטי חדש וקשוח יותר לבחינת מידת הכשירות לרישום של תביעות בבקשת פטנט, מבחן ה– “machine-or-transformation”. לפי מבחן זה על התביעה המבוקשת להיות קשורה למכונה/מכשיר או שהיא משנה פריט (שאינו בהכרח פיזי) למצב או דבר אחר. בעקבות החלטה זו ביקש בילסקי מהערכאה העליונה ביותר, בימ"ש העליון, בקשת ערעור ובימ"ש הסכים לשמוע את ערעורו.

בימ"ש העליון בהחלטתו ציין כי על אף שמבחן “machine-or-transformation” הוא כלי חשוב, הוא אינו המבחן היחיד להחלטה האם תביעה כשירה לרישום או לא.

במזכר שהופץ לאחר קבלת ההחלטה במשרד הפטנטים האמריקאי נקבע שהבוחנים ימשיכו לבחון לפי מבחן ה-“machine-or-transformation” ובמידה ויסברו שאין התביעות בבקשה ראויות לרישום בהתאם למבחן זה, יעבירו את נטל ההוכחה למבקש הפטנט אשר יצטרך להסביר ההפך ולשכנע את הבוחן.
החלטה זו היא ניצחון לגופים פיננסיים, חברות העוסקות במסחר אלקטרוני, משחקים, ביטוח, הימורים וחברות תוכנה, בייחוד לחברות הזנק (סטארט-אפ) אשר פעמים רבות קניינן הרוחני ומכאן ששוויין הכספי נסמך כולו על פטנטים בתחומי התוכנה ושיטות לעשיית עסקים.

ומה הלאה?

על אף אמירתו של בימ"ש כי מבחן “machine-or-transformation” אינו המבחן היחיד, השאיר בימ"ש שאלות פתוחות רבות כגון מהם המבחנים והכלים האחרים שאיתם ניתן לבחון את כשירות התביעות בבקשת פטנט להירשם כפטנט. כעת על בתי המשפט המחוזיים וערכאת הערעור הפדראלית לפתח מבחנים ומגבלות לצורך הבחינה, תהליך שייקח, סביר להניח, מספר שנים.
לאור החלטה זו על מבקשי פטנטים אשר ממתינים לבחינה בתחומים רלוונטיים לבדוק האם יש לבצע שינויים ותוספות בתביעות בבקשתם, על מנת להקל על תהליך הבחינה ולהגדיל את היקף ההגנה.

כמו כן, צפויה עלייה חדה בהגשת בקשות בתחום התוכנה והשיטות העסקיות בארה"ב מאחר ומבקשי בקשות מכל העולם יגישו את בקשתם בתחומים אלו דווקא בארה"ב שלפעמים תהא האופציה היחידה לכך.

הכותבים הם שותפים במשרד עורכי פטנטים שילון צוקרשטיין ושות'