בית המשפט הפדארלי לערעורים פסק בסוף חודש אוגוסט כי החלטה של בוחן הפטנטים וכן ערכאת הערעור של משרד הפטנטים האמריקאי שגה בכך שסירב לרשום פטנט תוך שבית המשפט מוצא מספר שגיאות משפטיות ועובדתיות. מדובר על החלטה שיש לה משמעויות עמוקות לכל ממציא אשר נמצא בהליך רישום פטנט בארה"ב.
ממציא בחברת Stepan Co. פיתח קוטל עשבים חדשני בעל תרכובת חדשנית ומצריך טמפרטורת עבודה ספציפית.
בוחן משרד הפטנטים אשר בחן את הבקשה הגיע למסקנה כי ההמצאה "ברורה מאליה" לאור ידע קודם אותו הוא ציטט בסירובו לרישום הפטנט. מסקנתו היא למרות שהציטוטים אותם הביא לא התייחסו כלל לשילוב של הרכיבים הספציפיים וטמפרטורת העבודה הספציפית תוך הסתמכות על כך ש"איש המקצוע המיומן בתחום" היה מגיע לתוצאה הזו במהלך "אופטימיזציה" של הנוסחה אשר הופיעה בציטוטים שהביא.
בערעור שהגישה החברה לערכאת הערעור של משרד הפטנטים נקבע כי הבוחן צדק בסירובו תוך שהם מתבססים על כך שהחברה "לא הפריכה" את הצהרתו הכללית (והבלתי-מוכחת) של הבוחן. החלטת ערכאת הערעור העבירה למעשה את חובת ההוכחה מהבוחן לחברה וזאת למרות שלא היתה כל ראיה שתתמוך אקטיבית בטענת הבוחן ולמרות ראיות של החברה אשר הראו כי שהציטוטים שהביא הבוחן התייחסו במפורש לטמפרטורת עבודה אחרת ולרכיבים אחרים.
בערעור לבית המשפט הפדראלי לערעורים קבע בית המשפט כי החלטת ערכאת הערעור בטלה לחלוטין. בית המשפט הסביר כי לצורך קביעה כי ההמצאה "ברורה מאליה" על משרד הפטנטים להראות במפורש שאיש המקצוע המיומן בתחום היה חושב לשלב את הידע הקיים בציטוטים השונים וכי היתה לו ציפייה הגיונית להצלחה בעקבות כך וכי מדובר בשאלות עובדתיות שיש להוכיח על ידי ראיות מהותיות ולא על ידי הצהרה כללית.
בית המשפט קבע כי ערכאת הערעור שגתה בכמה עניינים ובכלל זה כי לא הבהירה את הסיבות לקביעתה כי מדובר בהמצאה "מובנת מאליה", היא דחתה את ראיות החברה ללא הסבר ראוי והחשוב מכל, היא העבירה את נטל ההוכחה ממשרד הפטנטים לממציאים – בניגוד לדין.
משמעות ההחלטה היא שהתיק חוזר לדיון נוסף בערכאת הערעור בצירוף הנחיות עבודה שקבע בית המשפט ובכללם- על ערכאת הערעור להסביר במפורש מהי וכיצד "אופטימיזציה" יכולה להוביל לתוצאה שבהמצאה החדשה שהוצגה על ידי החברה ותוך אמירה מפורשת של בית המשפט כי הצהרה כללית לפיה איש מקצוע המיומן בתחום יכול לעשות כך או אחרת אינה מספקת ואינה עומדת בדרישות הדין לצורך סירוב לרישום פטנט וכי על ערכאת הערעור לספק הסברים מפורטים. בנוסף, על ערכאת הערעור נאסר להתעלם מראיות החברה אשר הציגו כשלונות שקשורים לציטוטי הבוחן ואשר מדגימים כי איש מקצוע מיומן בתחום לא היה יכול להגיע מהציטוטים להמצאה החדשה. לבסוף, בית המשפט קבע כי חובת ההוכחה היא אך ורק על משרד הפטנטים להוכיח כי ההמצאה "מובנת מאליה" ולכן לא יכולה ערכאת הערעור לדרוש מהחברה להוכיח מדוע טמפרטורת העבודה הספציפית היא רכיב קריטי בהמצאה.
למרות שלא מדובר בהחלטה תקדימית, שכן זהו הדין המהותי בארה"ב, קשה להגזים בחשיבות ההחלטה שניכר שמטרתה לסיים את הפרקטיקה הפסולה של ערכאת הערעור של משרד הפטנטים האמריקאי לאשרר החלטות סירוב של בוחני הפטנטים למרות שהסירוב אינו עומד בכללי הדין.